MAO:388/19

Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International B.V. > MySoda Oy

tavaramerkki - yksinoikeuden sammuminen - perusteltu aihe

Diaarinumero: 2017/424
Antopäivä: 5.9.2019

ASIA Tavaramerkin loukkausta koskeva riita

ASIAN RIIDATON TAUSTA

Soda-Club (CO2) SA on tavaramerkkien numero 70211 SODASTREAM ja numero 77984 SODASTREAM haltija. Lisäksi Soda-Club (CO2) SA on Euroopan unionin tavaramerkin (jäljempänä myös EU-tavaramerkki) numero 87957 SODA-CLUB haltija.

SodaStream International B.V. on EU-tavaramerkkien numero 295923 SODASTREAM, numero 1039965 SODASTREAM ja numero 1246511 SODASTREAM haltija.

Kantajat myyvät Suomessa SodaStream-merkkisiä hiilihapotuslaitteita. Kyseisten laitteiden myyntipakkauksiin sisältyy muun ohella uudelleentäytettävissä oleva alumiinirunkoinen hiilidioksidipullo, johon on kaiverrettu kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB. Lisäksi kyseiseen hiilidioksidipulloon on kiinnitetty etiketti, joka on myös varustettu kantajien tavaramerkillä SODASTREAM tai SODA-CLUB. Kantajat tarjoavat kyseisiä hiilidioksidipulloja täytettyinä myös erikseen.

MySoda Oy on myynyt ja markkinoinut Suomessa MySoda-merkkisiä hiilihapotuslaitteita. MySoda Oy:n myymiin ja markkinoimiin hiilihapotuslaitteisiin ei ole sisältynyt hiilidioksidipulloa. MySoda Oy on kesäkuusta 2016 lukien myynyt ja markkinoinut Suomessa hiilidioksidipulloja täytettyinä erikseen. Kyseiset MySoda Oy:n tarjoamat hiilidioksidipullot ovat sen omilla etiketeillä varustettuja. MySoda Oy:n tarjoamat hiilidioksidipullot ovat yhteensopivia muun ohella SodaStream-hiilihapotuslaitteiden kanssa.

Edellä mainituista MySoda Oy:n Suomessa myymistä ja markkinoimista täytetyistä hiilidioksidipulloista osa on ollut kantajien alun perin liikkeelle laskemia hiilidoksidipulloja, jotka on varustettu niiden pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkillä SODASTREAM tai SODA-CLUB.

Viimeksi mainittujen kantajien alun perin liikkeelle laskemien hiilidioksidipullojen osalta MySoda Oy on menetellyt siten, että kyseisten hiilidioksidipullojen palauduttua sille tyhjänä uudelleen täyttämistä varten MySoda Oy on ensin poistanut hiilidioksidipulloista niissä olleen kantajien etiketin sekä hiilidioksidipullojen uudelleen täyttämisen jälkeen varustanut pullot MySoda Oy:n omalla etiketillä siten, että hiiilidioksidipulloissa olleet kaiverrukset, mukaan luettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, ovat jääneet näkyviin.

MySoda Oy on myynyt ja markkinoinut kyseisiä sen uudelleen täyttämiä hiilidioksidipulloja, joissa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, kahdenvärisillä etiketeillä: ensinnäkin väritykseltään enimmäkseen vaaleanpunaisella etiketillä (jäljempänä myös vaaleanpunainen etiketti) sekä toiseksi väritykseltään valkoisella etiketillä (jäljempänä myös valkoinen etiketti).

Kantajat eivät ole antaneet MySoda Oy:lle lupaa edellä selostettuun menettelyyn.

Suomessa markkinoilla on myös muiden toimijoiden kuin käsillä olevan asian asianosaisten tarjoamia hiilidioksidipulloja, jotka ovat yhteensopivia niin SodaStream-hiilihapotuslaitteiden kuin MySoda-hiilihapotuslaitteiden kanssa.

MySoda Oy:n toiminimi on 4.7.2017 saakka ollut Brand Handlers Helsinki Oy.

KANNE

Vaatimukset

Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International B.V. ovat vaatineet, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että MySoda Oy on Suomessa loukannut
a) Soda-Club (CO2) SA:n tavaramerkkejä numero 70211 SODASTREAM ja numero 77984 SODASTREAM sekä EU-tavaramerkkiä numero 87957 SODA-CLUB sekä
b) SodaStream International B.V:n EU-tavaramerkkejä numero 295923 SODASTREAM, numero 1039965 SODASTREAM ja numero 1246511 SODASTREAM

käyttämällä mainittuja tavaramerkkejä luvatta elinkeinotoiminnassaan markkinoimalla ja myymällä niillä merkittyjä hiilidioksidipulloja,

i) joihin on kiinnitetty lisäksi MySoda Oy:n oma tavaramerkki ilman kantajien lupaa ja joihin kuuluvat alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä, tai
ii) joihin kuuluvat alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä

taikka edellä mainittuun nähden toissijaisesti vahvistaa, että MySoda Oy on Suomessa loukannut

a) Soda-Club (CO2) SA:n tavaramerkkejä numero 70211 SODASTREAM ja numero 77984 SODASTREAM sekä EU-tavaramerkkiä numero 87957 SODA-CLUB sekä
b) SodaStream International B.V:n EU-tavaramerkkejä numero 295923 SODASTREAM, numero 1039965 SODASTREAM ja numero 1246511 SODASTREAM

käyttämällä mainittuja tavaramerkkejä luvatta elinkeinotoiminnassaan markkinoimalla ja myymällä niillä merkittyjä hiilidioksidipulloja,

i) joihin kuuluvat alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä ja/tai
ii) joihin on kiinnitetty lisäksi MySoda Oy:n oma tavaramerkki ilman kantajien lupaa

2. kieltää MySoda Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta edellä vaatimuskohdassa 1 kuvattua menettelyä ja asettaa kiellon tehosteeksi 100.000 euron uhkasakon

3. velvoittaa MySoda Oy:n suorittamaan

a. Soda-Club (CO2) SA:lle kohtuullisena hyvityksenä edellä vaatimuskohdassa 1 a) yksilöityjen tavaramerkkien oikeudettomasta käytöstä sekä korvauksena muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut, yhteensä vähintään 500.000 euroa viivästyskorkoineen; sekä

b. Soda-Club International B.V:lle kohtuullisena hyvityksenä edellä vaatimuskohdassa 1 b) yksilöityjen tavaramerkkien oikeudettomasta käytöstä sekä korvauksena muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut, yhteensä vähintään 500.000 euroa viivästyskorkoineen.

Lisäksi Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International B.V. ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa MySoda Oy:n korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 339.103,47 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vaatimuskohdan 1 mukaisen ensisijaisen kannevaatimuksen esittämisessä ei ole ollut kyse kielletystä kanteenmuutoksesta. MySoda Oy:n vaatimus kyseisen kannevaatimuksen tutkimatta jättämisestä on siten hylättävä.

MySoda Oy on menettelyllään loukannut Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n tavaramerkkioikeuksia.

Tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin käyttämisen tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen, milloin tavaramerkin haltijalla on siihen perusteltua aihetta ja erityisesti jos tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. Tämä muodostaa poikkeuksen niin sanotusta tavaramerkkioikeuksien sammumisen pääsäännöstä.

MySoda Oy on muuttanut kantajien alun perin liikkeelle laskemien hiilidioksidipullojen, joissa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, sisältöä täyttämällä kyseiset hiilidioksidipullot uudelleen hiilidioksidikaasulla, minkä lisäksi MySoda Oy on uudelleen täyttämisen yhteydessä ilman kantajien lupaa poistanut mainituista hiilidioksidipulloista niissä olleet kantajien tavaramerkeillä varustetut etiketit sekä merkinnyt uudelleen sanotut hiilidioksidipullot liittämällä niihin MySoda Oy:n omalla tavaramerkillä varustetun etiketin.

MySoda Oy:n menettely ei ole täyttänyt unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä määriteltyjä uudelleenpakkaamisen tai uudelleenmerkitsemisen edellytyksiä, eikä menettelylle ole ollut mitään tavaramerkkioikeudellisesti hyväksyttävää syytä.

MySoda Oy on aiheuttanut menettelyllään todellista vaaraa tavaramerkin päätehtävälle eli tuotteen alkuperäfunktiolle. MySoda Oy:n menettely on ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusta kuluttajien keskuudessa. MySoda Oy on pyrkinyt menettelyllään myös hyötymään kantajien tunnettuudesta sekä luomaan virheellisen mielikuvan yhtiöiden välisestä kaupallisesta yhteistyöstä.

Nähdessään kantajien kaiverretun tavaramerkin hiilidioksidipulloissa, joissa on MySoda Oy:n etiketti, kuluttaja on olettanut kyseisten tuotteiden olevan samasta lähteestä kuin kantajien tuotteet ja saavansa samaa laatua kantajien tuotteiden kanssa.

MySoda Oy:n valkoiseen etikettiinsä sisällyttämä maininta siitä, ettei MySoda Oy:llä ole yhteyttä hiilidioksidipullon alkuperäiseen toimittajaan taikka tämän yritykseen tai tavaramerkkiin, ei ole poistanut mielleyhtymää kantajien ja vastaajan kaupallisesta yhteydestä. Kyseinen MySoda Oy:n merkintä on lisäksi esitetty niin pienellä, ettei keskivertokuluttaja ole välttämättä kiinnittänyt siihen huomiota. Sen sijaan hiilidioksidipullon kaulaan kaiverretut tavaramerkit ovat olleet heti kuluttajan nähtävillä ja kiinnittäneet kuluttajan huomion.

Kantajat eivät voi varmistaa, että MySoda Oy noudattaa samoja laatu-, turvallisuus- ja terveysstandardeja sekä viranomaisten määräyksiä kuin kantajat. Mikäli MySoda Oy:n uudelleen täyttämissä hiilidioksidipulloissa ilmenisi vika taikka ne aiheuttaisivat käyttäjälle vahingon, tästä koituisi merkittävä vahinko kantajien maineelle. Sama koskee tilannetta, jossa uudelleen täytettyjen hiilidioksidipullojen sisältämässä hiilidioksidikaasussa ilmenisi turvallisuus- tai terveysriskejä taikka siitä koituisi käyttäjälle vahinkoa.

MySoda Oy:n jälleenmyyjilleen niin sanotusta hiilidioksidipullojen pullopoolista antama ohjeistus on johtanut siihen, että kantajille on tullut täytettäväksi merkittävä määrä hiilidioksidipulloja, joissa on ollut kaiverrettuna kantajien tavaramerkki mutta joista MySoda Oy on poistanut kantajien tavaramerkillä varustetun etiketin ja korvannut kyseisen etiketin omalla etiketillään. Kantajille on koitunut tästä ylimääräisiä kuluja, sillä kantajien on täytynyt tarkistaa hiilidioksidipullot ja vaihtaa etiketit.

Tavaramerkin haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamista ei voida rajoittaa ilman erityisiä perusteita, joita kysymyksessä olevassa asiassa ei ole käsillä. MySoda Oy myy ja markkinoi uudelleen täytettyjä hiilidioksidipulloja myös pulloissa, jotka ovat sen itsensä alun perin liikkeelle laskemia. Siten MySoda Oy voi toimia markkinoilla loukkaamatta kantajien tavaramerkkioikeuksia. Jälleenmyyjät voivat myös palauttaa jokaiselle hiilidioksidipullojen toimittajalle sen omat tyhjät hiilidioksidipullot uudelleen täyttämistä varten. MySoda Oy ei myöskään voi välttää vastuutaan vetoamalla kolmansien tahojen menettelyyn, joka myös mahdollisesti loukkaa kantajien oikeuksia.

Kantajilla on ollut oikeus ja perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n edellä kerrottua menettelyä, johon kantajat eivät ole antaneet lupaa.

Kantajat eivät markkinoi Suomessa MySoda Oy:n eivätkä muiden toimijoiden alun perin liikkeelle laskemia hiilidioksidipulloja, jotka kantajat olisivat täyttäneet uudelleen ja merkinneet omilla tavaramerkeillään. Kantajien toiminta ei ole myöskään ollut kilpailua rajoittavaa, eikä MySoda Oy:n perusteettomilla väitteillä kantajien määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ole merkitystä tavaramerkkioikeuden loukkauksen arvioinnissa.

VASTAUS

Vaatimukset

MySoda Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi MySoda Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n yhteisvastuullisesti korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut yhteensä 180.179,44 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kantajien vasta pääkäsittelyssä esittämä vaatimuskohdan 1 mukainen ensisijainen kannevaatimus tulee jättää tutkimatta kiellettynä kanteen muutoksena tai joka tapauksessa prekluusiota koskevan sääntelyn johdosta. Kyseinen kannevaatimus poikkeaa kantajien asiassa vaatimuskohdan 1 mukaisena toissijaisena kannevaatimuksena esittämästä kannevaatimuksesta, ollen viimeksi mainittua kannevaatimusta laajempi, koska puheena olevassa ensisijaisessa kannevaatimuksessa on yhtenä mahdollisena kieltovaatimuksen kohteena pelkästään kantajien tavaramerkeillä merkityt hiilidioksidipullot, joihin kuuluvat alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä.

Joka tapauksessa kantajien kannevaatimukset on hylättävä.

MySoda Oy ei ole loukannut kantajien tavaramerkkioikeuksia. Kantajien tavaramerkkioikeudet ovat sammuneet, kun kantajat ovat laskeneet hiilidioksidipullonsa, joissa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, ensimmäisen kerran markkinoille. Kantajat ovat lisäksi saaneet realisoitua kyseisiin hiilidioksidipulloihin liittyvän taloudellisen arvon eikä kantajilla ole tavaramerkkioikeuksiinsa vedoten perusteltua aihetta vastustaa kysymyksessä olevaa MySoda Oy:n menettelyä.

MySoda Oy:n täyttäessä hiilidioksidipullot uudestaan MySoda Oy vaihtaa kyseisiin pulloihin kiinnitetyt etiketit siten, että kantajien alun perin liikkeelle laskemissa hiilidioksidipulloissa oleva kaiverrettu tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB jätetään aina näkyviin. Koska MySoda Oy täyttää hiilidioksidipullon uudelleen hiilidioksidilla, on tärkeää, että vanhat ja mahdollisesti kuluneet ja rikkoutuneet sekä aiempaan toiseen täyttäjään viittaavat etiketit poistetaan ja vaihdetaan uusiin. Hiilidioksidipulloista on siten mahdollisimman selvästi havaittavissa sekä sen alun perin liikkeelle laskeneen elinkeinonharjoittajan että kyseisen pullon uudelleen täyttäneen yrityksen tiedot. Lisäksi näin menettelemällä annetaan kuluttajille oleelliset tiedot siitä, kuka on kaikilta osin vastuussa viimeisimmästä hiilidioksidista ja hiilidioksidipullosta uudelleen täyttämisen jälkeen.

Selkeyttä ovat osaltaan edistäneet hiilidioksidipulloihin kiinnitettyjen etikettien erilaiset värit, tekstit ja muut merkinnät. MySoda Oy:n valkoisessa etiketissä on ollut toteamus, jonka mukaan hiilidioksidipullon täyttäneellä yrityksellä ei ole yhteyttä pullon alkuperäiseen toimittajaan taikka tämän yritykseen tai tavaramerkkiin.

MySoda Oy ei ole muuttanut tai huonontanut hiilidioksidipullojen sisältöä. Asiassa ei ole kyse rinnakkaistuonnista tai uudelleen pakkaamisesta.

MySoda Oy:n uudelleen täyttämien hiilidioksidipullojen merkintätavat ovat vastanneet pitkälti muiden toimijoiden vastaavia merkintätapoja, ja ne ovat siten jo vakiintunutta markkinakäytäntöä. Lisäksi on huomattava, että hiilidioksidipulloihin kaiverretuilla tunnuksilla on erilainen funktio kuin pulloihin kiinnitetyissä etiketeissä olevilla tunnuksilla. Kuluttajat eivät käsitä hiilidioksidipulloihin kaiverrettuja tunnuksia viittaukseksi pullon täyttäneeseen yritykseen. Sitä vastoin hiilidioksidipullon etiketti ilmaisee selvästi pullon viimeisimmän täyttäjän eli vastuutahon tiedot. Hiilidioksidipulloissa olevat kaiverrukset ovat sinänsä selvästi etikettitekstiä hankalammin nähtävissä. Tästä huolimatta MySoda Oy ei ole peittänyt niitä alkuperän selvittämisfunktion vuoksi.

MySoda Oy:n menettelyn johdosta ei ole syntynyt kaupallista yhteyttä kantajiin eikä aiheutunut kantajien maineen hyväksikäyttöä eikä vahinkoa kantajille, saati kantajiin yhdistettäviä turvallisuusongelmia. Kantajilla ei ole perusteltua syytä kieltää MySoda Oy:n toimintaa hiilidioksidipullojen uudelleen täyttämisessä.

MySoda Oy on tehnyt merkittäviä investointeja hiilidioksidipulloihin ja toimittanut hiilidioksidipullojen pullopooliin yhteensä noin 100.000 alumiinista hiilidioksidipulloa. Kantajille ei ole myöskään aiheutunut ylimääräisiä kuluja siitä, että ne ovat joutuneet tarkistamaan MySoda Oy:n uudelleen täyttämät ja merkitsemät hiilidioksidipullot, koska tarkistus tehdään joka tapauksessa aina kaikille pulloille. Se, miten markkinat nykyisin hiilidioksidipullojen uudelleen täyttämisen osalta toimivat, ei vähennä kantajien hallussa olevia hiilidioksidipulloja. Yhtenäinen hiilidioksidipullojen pullokanta on lisäksi kuluttajien etu. Kantajille ei myöskään aiheudu MySoda Oy:n toimesta tapahtuvasta hiilidioksidipullojen uudelleen täyttämisestä mitään väitettyä haittaa, vahinkoa tai pullojen laatuun kohdistuvaa huononemista, koska tyhjien hiilidioksidipullojen täyttäminen ammattimaisesti on turvallista ja valvottua toimintaa. Hypoteettiset laatuongelmat eivät ole perusteltu syy vastustaa MySoda Oy:n toimintaa.

Myös muut alan toimijat myyvät ja markkinoivat uudelleen täytettyjä hiilidioksidipulloja niin, että osa pulloista on varustettu toimijoiden omilla kaiverruksilla ja osa muiden toimijoiden kaiverruksilla.

Kantajat ovat Suomessa määräävässä markkina-asemassa. Kantajien kysymyksessä oleva toiminta on katsottavissa määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi. Kantajien kanne tulee siten toissijaisesti hylätä määräävän markkina-aseman väärinkäytön perusteella.

TODISTELU

Asiakirjatodisteet

Soda-Club (CO2) SA ym.

1. Kantajien tavaramerkkejä koskevat rekisteriotteet
- tavaramerkki numero 70211 SODASTREAM
- tavaramerkki numero 77984 SODASTREAM
- EU-tavaramerkki numero 87957 SODA-CLUB
- EU-tavaramerkki numero 295923 SODASTREAM
- EU-tavaramerkki numero 1039965 SODASTREAM
- EU-tavaramerkki numero 1246511 SODASTREAM
2. Kuvia (8 kpl) kantajien hiilidioksidipulloista
3. Kuvia (3 kpl) MySoda-etiketillä varustetuista hiilidioksidipulloista, joissa on ollut kaiverrettuna tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB
4. Kuvia (5 kpl) vastaajan vaaleanpunaisella etiketillä varustetuista hiilidioksidipulloista, joissa on ollut kaiverrettuna tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB ja jotka ovat olleet pakattuja MySoda-pahvikoteloon
5. Kuvia (7 kpl) vastaajan valkoisella etiketillä varustetuista hiilidioksidipulloista, joissa on ollut kaiverrettuna tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB ja jotka ovat olleet pakattuja MySoda-pahvikoteloon
6. Kuvia (4 kpl) vastaajan hiilidioksidipullojen myyntihyllyistä Tokmanni-ketjun liikkeessä
7. Kantajien jälleenmyyjiensä kanssa käyttämät mallisopimukset sekä 28.4.2011 erään jälleenmyyjänsä kanssa tekemä hiilidioksidipullojen myyntisopimus
8. Kuvia ja kuitteja MySoda-etiketeillä varustetuista hiilidioksidipulloista, joissa on ollut kaiverrettuna tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB
- kuitti 1.3.2017 (Tokmanni Espoo Olari) ja 4 kpl kuvia
- kuitti 27.4.2017 (Prisma Iso Omena) ja 2 kpl kuvia
- kuitti 27.4.2017 (Tokmanni Espoontori) ja 2 kpl kuvia
- kuitti 27.4.2017 (Tokmanni Lippulaiva Espoo) ja 2 kpl kuvia
- kuitti 27.4.2017 (Tokmanni Mankkaa) ja 2 kpl kuvia
- kuitti 29.4.2017 (Prisma Kaleva, Tampere) ja 2 kpl kuvia
- kuitti 29.4.2017 (Tokmanni Hervanta) ja 2 kpl kuvia
9. Kantajien kirje 27.4.2017 MySoda Oy:lle
10. MySoda Oy:n kirje 4.5.2017 kantajille
11. Sähköpostikirjeenvaihtoa toimitusjohtaja DS:n (MySoda Oy) ja A (SodaStream International B.V. Suomen sivuliike) välillä
12. MySoda Oy:n kirje 1.8.2017 kantajille
13. Uutisartikkeleita koskien hiilidioksidipullojen aiheuttamia onnettomuuksia
- Kristianstadsbladet 21.3.2014
- Aftonbladet 16.1.2011
- Aftonbladet 28.11.2009
14. Verkkotunnuksia mysodaclub.ch ja mysodastream.ch koskevat rekisteriotteet
15. SodaStream-merkkisen hiilihapotuslaitteen aloituspakkaukseen sisältyvät turvallisuusohjeet
16. Kauppalehden artikkeli 20.9.2018: "MySoda tavoittelee hurjia: haastaa Sodastreamin ja Pepsin"
17. Kantajien hiilidioksidipullojen kaiverrusmerkintöjen selitykset

MySoda Oy

1. Kuva vastaajan liikkeelle laskemasta MYSODA-kaiverrusmerkinnöin varustetusta hiilidioksidipullosta ja siinä olevasta etiketistä
2. Kuva vastaajan uudelleen täyttämästä SODA-CLUB-kaiverrusmerkinnöin varustetusta hiilidioksidipullosta ja siinä olevasta etiketistä
3. Kantajien hiilihapotuslaitepakkauksen sisällä oleva käyttäjälisenssidokumentti
4. Esimerkki kantajien hiilidioksidipullojen etiketeissä olevasta tekstistä
5. Kantajien uutiskirje otsikolla "Hiilidioksideissa on eroa…"
6. Ote verkkosivuilta www.sodastream.fi kohdasta yleisimmät kysymykset
7. Ote kantajien vastauksista kysymyksiin Facebook-sivuillaan
8. Ote kantajien vastauksista kysymyksiin Facebook-sivuillaan
9. Kuvia MySoda Oy:lle Tokmanni Oyj:ltä palautuneista LINDE-kaiverrusmerkinnöin varustetuista hiilidioksidipulloista
10. Saksan kilpailuviranomaisen (Bundeskartellamt) lehdistötiedotteet vuosilta 2006 ja 2015
11. Kuva SODASTREAM-hiilidioksidipullosta ja sen etiketistä Saksasta 6/2017
12. Kuva SODA-CLUB-kaiverrusmerkinnöin varustetusta SODAMAGIC-hiilidioksidipullosta Saksasta 6/2017
13. Kuvia MySoda Oy:lle Suomessa palautuneista SODA-CLUB-kaiverrusmerkinnöin ja AGA-etiketein varustetuista hiilidioksidipulloista
14. Kuva LINDE-, IMETEC-, KAUF-IDEE-, PEARL CO - ja VIKINGSODA-kaiverrusmerkinnöin ja kantajien etiketein varustetuista hiilidioksidipulloista Belgiasta 6/2017
15. Kantajien kirje 8.5.2017 Oy Woikoski Ab:lle
16. Kantajien ohjeistus jälleenmyyjälleen kesäkuu 2017
17. Kuva MySoda Oy:lle palautuneista LINDE-kaiverrusmerkinnöin ja kantajien etiketein varustetuista hiilidioksidipulloista
18. Kuva LINDE-kaiverrusmerkinnöin ja kantajien etiketein varustetuista hiilidioksidipulloista
19. MySoda Oy:n kirje 1.8.2017 SodaStream International B.V:lle
20. Kantajien jälleenmyyjiensä kanssa käyttämät mallisopimukset sekä 28.4.2011 erään jälleenmyyjänsä kanssa tekemä hiilidioksidipullojen myyntisopimus
21. Ote Öljyalan keskusliiton verkkosivuilta kesäkuu 2012
22. Ote Oy AGA Ab:n verkkosivuilta syyskuu 2018

Kirjalliset lausunnot

Soda-Club (CO2) SA ym.

1. Professori B:n lausunto 16.10.2018

MySoda Oy

1. Professori C:n lausunto 10.9.2018

Katselmusesineet

Soda-Club (CO2) SA ym.

1. Kantajien alun perin liikkeelle laskema hiilidioksidipullo
2. Vastaajan vaaleanpunaisella etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkillä
3. Vastaajan valkoisella etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkillä

MySoda Oy

1. Vastaajan vaaleanpunaisella etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella MYSODA, 2017/01
2. Vastaajan valkoisella etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkillä SODA-CLUB, 2011/07
3. Kantajien oranssilla etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella LINDE, 2010/07
4. Kantajien oranssilla etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella KAUF-IDEE, 2009/01
5. Kantajien sinisellä etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella KAUF-IDEE, 2009/04
6. SodaMagic-etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella LINDE, 2009/12
7. SodaMagic-etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella SODA-CLUB, 2013/08
8. AGA-etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella SODA-CLUB, 2007/08
9. AGA-etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella SODA-CLUB, 2008/07
10. Kantajien sinisellä etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella IMETEC, 2011/05
11. Tohtori Tornado -etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella SODA-CLUB, 2008/07
12. Kantajien sini-valko-vihreällä etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella VIKINGSODA, 2011/02
13. Kantajien etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella SODASTREAMFI, 06/81
14. Soda FRESH -etiketillä varustettu hiilidioksidipullo ilman kaiverrusta, 07/87
15. Drinkit Finland Oy:n etiketillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella SODASTREAMFI, 06/85
16. Useilla eri tarroilla ja etiketeillä varustettu hiilidioksidipullo, joka on ollut varustettu sen pintaan kaiverretulla tunnuksella SODASTREAM, 06/89

Henkilötodistelu

Soda-Club (CO2) SA ym.

1. DG, todistelutarkoituksessa
2. TJ

MySoda Oy

1. DS, todistelutarkoituksessa
2. DU
3. JS
4. FA
5. PA

Kuultavat (OK 17 luku 4 § 1 mom.)

1. Professori B
2. Professori C

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Ratkaisu oikeudenkäyntiväitteeseen

1. MySoda Oy on vaatinut, että kantajien esittämä vaatimuskohdan 1 mukainen ensisijainen kannevaatimus jätetään tutkimatta kiellettynä kanteenmuutoksena tai joka tapauksessa prekluusiota koskevan sääntelyn johdosta. MySoda Oy:n esittämän mukaan kantajien vasta pääkäsittelyssä esittämä vaatimuskohdan 1 mukainen ensisijainen kannevaatimus poikkeaa kantajien asiassa vaatimuskohdan 1 mukaisena toissijaisena kannevaatimuksena esittämästä kannevaatimuksesta, ollen viimeksi mainittua kannevaatimusta laajempi, koska puheena olevassa ensisijaisessa kannevaatimuksessa on yhtenä mahdollisena kieltovaatimuksen kohteena pelkästään kantajien tavaramerkeillä merkityt hiilidioksidipullot, joihin kuuluvat alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä.

2. Kantajat ovat vaatineet, että MySoda Oy:n tutkimatta jättämistä koskeva vaatimus hylätään.

3. Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan kannetta riita-asiassa ei saa oikeudenkäynnin aikana muuttaa. Kantajalla on kuitenkin oikeus
1) vaatia muuta kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, milloin vaatimus perustuu oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai vasta silloin kantajan tietoon tulleeseen seikkaan;
2) vaatia vahvistettavaksi sellainen oikeussuhde, joka asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä on riitainen ja jonka selvittämistä asian muun osan ratkaiseminen edellyttää, sekä
3) vaatia korkoa tai tehdä muu sivuvaatimus taikka uusikin vaatimus, mikäli se johtuu olennaisesti samasta perusteesta.

4. Oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan asianosainen ei saa asiassa, jossa sovinto on sallittu, pääkäsittelyssä vedota sellaiseen seikkaan, johon hän ei ole vedonnut valmistelussa, ellei asianosainen saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä.

5. Markkinaoikeus toteaa, että kantajien ennen valmistelun päättämistä esittämän asiassa vaatimuskohdan 1 mukaisena toissijaisena kannevaatimuksena esittämän kannevaatimuksen on sanamuotonsa mukaan katsottava sisältäneen etikettien merkitsemisen osalta kolme vaihtoehtoa: ensinnäkin kirjaimen (i) mukaisen vaihtoehdon, toiseksi kirjaimen (ii) mukaisen vaihtoehdon sekä kolmanneksi vaihtoehdon, joka on muodostunut kirjaimien (i) ja (ii) mukaisten vaihtoehtojen yhdistelmästä. Kyseisen kannevaatimuksen on siten katsottava sisältäneen myös vaihtoehdon, jossa hiilidioksidipullojen alkuperäiset etiketit on pelkästään korvattu uusilla etiketeillä, joka on muodostanut edellä viitatun kirjaimen (i) mukaisen vaihtoehdon.

6. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei kantajien suorittama ensisijaisen vaatimuskohdan 1 mukaisen kannevaatimuksen esittäminen ole merkinnyt MySoda Oy:n esittämin tavoin oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kiellettyä kanteenmuutosta.

7. Koska kantajien ennen valmistelun päättämistä esittämä asiassa vaatimuskohdan 1 mukaisena toissijaisena kannevaatimuksena esittämä kannevaatimus on edellä todetulla tavalla sisältänyt myös vaihtoehdon, jossa hiilidioksidipullojen alkuperäiset etiketit on pelkästään korvattu uusilla etiketeillä, kantajien suorittaman vaatimuskohdan 1 mukaisen ensisijaisen kannevaatimuksen esittämisen ei ole katsottava myöskään muutoin merkinneen uuden vaatimuksen esittämistä. Näin ollen asiassa ei ole myöskään MySoda Oy:n esittämin tavoin prekluusiosääntelystä johtuvaa perustetta ensisijaisen vaatimuskohdan 1 mukaisen kannevaatimuksen tutkimatta jättämiselle.

8. Edellä esitetyn perusteella MySoda Oy:n vaatimus kantajien ensisijaisen vaatimuskohdan 1 mukaisen kannevaatimuksen tutkimatta jättämisestä on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Kysymyksenasettelu

9. Asiassa on kysymys Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n MySoda Oy:tä vastaan nostamasta tavaramerkin loukkausta koskevasta kanteesta.

2 Kantajien tavaramerkeistä

10. Soda-Club (CO2) SA on tavaramerkin numero 70211 SODASTREAM haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity luokan 7 tavaroille "Maskiner för beredning av syrsatta drycker samt delar och tillbehör därtill" ja luokan 32 tavaroille "Alkoholfria drycker, essenser, koncentrat och därav framställda alkoholfria drycker".

11. Soda-Club (CO2) SA on tavaramerkin numero 77984 SODASTREAM haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity luokan 1 tavaroille "Kemiska substanser och kemiska preparat för industriella ändamål, samt gaser för användning vid tillverkning och dispensering av drycker" ja luokan 6 tavaroille "Behållare tillverkade helt eller huvudsakligen av oädla metaller och deras legeringar; samt delar och tillbehör därtill".

12. Soda-Club (CO2) SA on EU-tavaramerkin numero 87957 SODA-CLUB haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity muun ohella luokan 6 seuraaville tavaroille: "Containers made wholly or principally of common metal and their alloys, for use in the aerating and/or dispensing of beverages; parts and fittings therefor", luokan 7 seuraaville tavaroille: "Machines for making aerated beverages, parts and fittings therefor" ja luokan 32 seuraaville tavaroille: "Syrups, all being sweetened with sugar or artificial sweeteners; all included in Class 32 and for all use as preparations for making non-alcoholic beverages with domestic carbonating machines".

13. SodaStream International B.V. on EU-tavaramerkin numero 295923 SODASTREAM haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity luokan 6 seuraaville tavaroille: "Containers made wholly or principally of common metal and their alloys thereof, all in the nature of compressed gas cylinders; parts and fittings included in class 6 for all the aforesaid goods", luokan 7 seuraaville tavaroille: "Machines for making aerated beverages, parts and fittings for machines that make aerated beverages" ja luokan 32 seuraaville tavaroille: "Non-alcoholic drinks and preparations for making such drinks; essences; syrups; fruit juices; concentrates; preparations for making the aforementioned goods".

14. SodaStream International B.V. on EU-tavaramerkin numero 1039965 SODASTREAM haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity muun ohella luokan 37 palveluille "Operation of service stations for handling, maintenance and repair of domestic equipment and accessories for the preparation of soda water" ja luokan 39 palveluille "Gas filling services, also for third parties".

15. SodaStream International B.V. on EU-tavaramerkin numero 1246511 SODASTREAM haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity luokan 21 seuraaville tavaroille: "Hand-operated apparatus for household or kitchen for making aerated beverages; parts and fittings included in class 21 for all the aforesaid goods".

3 Asian keskeisestä tosiseikastosta

16. MySoda Oy on kesäkuusta 2016 lukien myynyt ja markkinoinut Suomessa hiilihapotuslaitteissa käytettäviä hiilidioksidipulloja täytettyinä erikseen. Kyseiset MySoda Oy:n tarjoamat hiilidioksidipullot ovat olleet varustettuja sen omilla etiketeillä. MySoda Oy:n tarjoamat hiilidioksidipullot ovat yhteensopivia muun ohella kantajien hiilihapotuslaitteiden kanssa.

17. Osa edellä mainituista MySoda Oy:n Suomessa myymistä ja markkinoimista täytetyistä hiilidioksidipulloista on ollut kantajien alun perin liikkeelle laskemia pulloja, jotka on varustettu niiden pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkillä SODASTREAM tai SODA-CLUB. Näiden hiilidioksidipullojen osalta MySoda Oy on menetellyt siten, että kyseisten pullojen palauduttua sille tyhjinä uudelleen täyttämistä varten MySoda Oy on ensin poistanut hiilidioksidipulloista niissä olleen etiketin sekä hiilidioksidipullojen uudelleen täyttämisen jälkeen varustanut pullot MySoda Oy:n omalla etiketillä siten, että hiilidioksidipulloissa olleet kaiverrukset, mukaan luettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, ovat jääneet näkyviin.

18. MySoda Oy on myynyt ja markkinoinut edellä mainittuja sen uudelleen täyttämiä hiilidioksidipulloja, joissa on ollut kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, kahdenvärisillä etiketeillä: ensinnäkin väritykseltään enimmäkseen vaaleanpunaisella etiketillä sekä toiseksi väritykseltään valkoisella etiketillä.

19. Edellä mainitussa vaaleanpunaisessa etiketissä, sellaisena kuin se esiintyy kantajien asiakirjatodisteessa 4 ja kantajien katselmusesineessä 2 hiilidioksidipulloon kiinnitettynä, on ollut näkyvissä suurilla kirjaimilla vastaajan logo MySODA ja kyseisen logon vieressä hieman pienemmällä sanat "suomalaista hiilidioksidia hiilihapotuslaitteisiin" sekä sanottuun nähden vastakkaisella puolella hiilidioksidipulloon kiinnitettyä etikettiä sama vastaajan logo MySODA ja kyseisen logon vieressä sanat "koldioxidgas för kolsyremaskiner". Kyseisten logojen välissä etiketissä on lisäksi pienellä kirjasinkoolla kirjoitetun tuotetietoja koskevan tekstin yhteydessä mainittu "Tämän hiilidioksidipullon on täyttänyt Brand Handlers Helsinki. Lisätietoa www.mysoda.fi".

20. Edellä mainitussa valkoisessa etiketissä, sellaisena kuin se esiintyy kantajien asiakirjatodisteessa 5, kantajien katselmusesineessä 3 ja vastaajan asiakirjatodisteessa 2 hiilidioksidipulloon kiinnitettynä, on ollut näkyvissä suurilla kirjaimilla sana hiilidioksidia viidellä kielellä kirjoitettuna. Mainittuun nähden vastakkaisella puolella hiilidioksidipulloon kiinnitettyä etikettiä on etiketissä pienellä kirjasinkoolla kirjoitetun tuotetietoja koskevan tekstin yhteydessä ilmoitettu seuraavaa: "Tämän hiilidioksidipullon on täyttänyt Brand Handlers Helsinki. Brand Handlers Helsingillä ei ole yhteyttä pullon alkuperäiseen toimittajaan tai tämän yritykseen ja tavaramerkkiin, jotka ovat näkyvillä tässä pullossa. Lisätietoa www.mysoda.fi".

21. Puolestaan valkoisessa etiketissä, sellaisena kuin se esiintyy vastaajan katselmusesineessä 2 hiilidioksidipulloon kiinnitettynä, on ollut näkyvissä suurilla kirjaimilla sana hiilidioksidia viidellä kielellä kirjoitettuna. Mainittuun nähden vastakkaisella puolella hiilidioksidipulloon kiinnitettyä etikettiä on etiketissä pienellä kirjasinkoolla kirjoitetun tuotetietoja koskevan tekstin yhteydessä mainittu "Tämän pullon on täyttänyt MySoda Oy. MySoda Oy:llä tai MySoda-tavaramerkillä ei ole yhteyttä pullon alkuperäiseen toimittajaan tai tämän yritykseen, eikä pullossa mainittuihin tavaramerkkeihin.

22. Kantajat eivät ole antaneet MySoda Oy:lle lupaa edellä selostettuun menettelyyn.

4 Asianosaisten käsityksistä ja asian tarkastelun lähtökohdista

23. Kantajat ovat perustaneet kanteensa siihen, että MySoda Oy on menettelyllään loukannut kantajien tavaramerkkioikeuksia.

24. Kantajat ovat puheena olevalta osin lähteneet siitä, että tavaramerkkioikeuksien sammumisen pääsäännöstä huolimatta kantajilla on ollut niin tavaramerkkeihin kuin EU-tavaramerkkeihin sovellettavissa tavaramerkkioikeuden sammumista koskevissa säännöksissä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n menettelyä. Kantajien esittämän mukaan MySoda Oy on muuttanut sekä kantajien alun perin liikkeelle laskemaa hiilidioksidipulloa että sen sisältöä. Kantajien esittämän mukaan MySoda Oy:n menettely on myös ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusta kuluttajien keskuudessa, minkä lisäksi MySoda Oy on pyrkinyt menettelyllään hyötymään kantajien tunnettuudesta sekä luomaan virheellisen mielikuvan yhtiöiden välisestä kaupallisesta yhteistyöstä. Myöskään MySoda Oy:n valkoiseen etikettiinsä sisällyttämä maininta siitä, ettei MySoda Oy:llä ole yhteyttä hiilidioksidipullon alkuperäiseen toimittajaan taikka tämän yritykseen tai tavaramerkkiin, ei ole poistanut mielleyhtymää kantajien ja vastaajan kaupallisesta yhteydestä. Lisäksi kantajat ovat esittäneet, että MySoda Oy:n menettely on myös aiheuttanut kantajille vahinkoa sekä haittaa kantajien maineelle.

25. MySoda Oy on kiistänyt, että se olisi menettelyllään loukannut kantajien tavaramerkkioikeuksia.

26. MySoda Oy:n esittämän mukaan kantajilla ei ole tavaramerkkioikeuksiinsa vedoten perusteltua aihetta vastustaa MySoda Oy:n menettelyä. Kantajat ovat saaneet realisoitua hiilidioksidipulloihinsa liittyvän taloudellisen arvon. MySoda Oy ei ole muuttanut tai huonontanut hiilidioksidipullojen sisältöä. MySoda Oy:n menettelyn johdosta ei ole myöskään syntynyt kaupallista yhteyttä kantajiin eikä aiheutunut kantajien maineen hyväksikäyttöä eikä vahinkoa kantajille, saati kantajiin yhdistettäviä turvallisuusongelmia.

27. MySoda Oy on kanteen kiistämisen tueksi lisäksi vedonnut siihen, että kantajat ovat Suomessa määräävässä markkina-asemassa ja kantajien kysymyksessä oleva toiminta on katsottavissa määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi.

28. Asiassa on siten kysymys siitä, onko kantajilla katsottava olevan sekä tavaramerkkeihin että EU-tavaramerkkeihin sovellettavissa tavaramerkkioikeuden sammumista koskevissa säännöksissä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

29. Markkinaoikeus on valmisteluistunnossaan 27.6.2018 päättänyt asianosaisten pyynnöstä, että markkinaoikeus ottaa tällä välituomiollaan kantaa vain kantajien kannevaatimuksiin 1 ja 2.

5 Sovellettavista säännöksistä

30. Kantajien esittämän mukaan väitetty tavaramerkkien loukkaaminen on alkanut kesäkuussa 2016, eli jo ennen 26.5.2017 tapahtunutta kanteen vireilletuloa, ja jatkuu edelleen.

31. Väitetyn tavaramerkkien loukkaamisen alkaessa voimassa ollut tavaramerkkilaki (7/1964) on kumottu 1.5.2019 voimaan tulleella, lailla 544/2019 säädetyllä tavaramerkkilailla.

32. Markkinaoikeus toteaa viimeksi mainitun, nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain ajallisen soveltamisen osalta, että mainitun lain 107 §:n 1 momentin mukaan lain voimaan tullessa vireillä olevan riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Pykälän 5 momentin mukaan sen estämättä, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä.

33. Viimeksi mainittu, nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain 107 §:n 5 momentin säännös on saanut edellä selostetun muotoilunsa eduskuntakäsittelyn aikana eduskunnan lakivaliokunnan kiinnitettyä antamassaan lausunnossa (LaVL 34/2018 vp s. 12) huomiota siihen, että riita-asioissa tavaramerkin yksinoikeuden loukkaus voi usein vielä jatkua asian tultua vireille markkinaoikeudessa, jolloin loukkaukseen voi joutua soveltamaan sekä vanhan että uuden lain säännöksiä. Valiokunta edellytti lausunnossaan, että lain 107 §:n 1 ja 5 momentin säännöksistä tulee käydä selvästi ilmi se, että 1 momentti muodostaa riita-asioiden osalta pääsäännön ja 5 momentti siitä poikkeuksen niiden riita-asioiden osalta, joissa loukkaus edelleen jatkuu.

34. Tavaramerkkilain (7/1964) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se oli voimassa lailla 56/2000 säädetyssä muodossa aina 31.8.2016 saakka, mukaan mainitun lain 1–3 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Edelleen tavaramerkkilain (7/1964) 4 §:n 3 momentin, sellaisena kuin kyseinen säännös oli voimassa mainitun lain säätämisestä lukien aina 31.8.2016 saakka, mukaan, jos tavara on laskettu liikenteeseen käyttämällä tiettyä tunnusmerkkiä ja jos sen jälkeen muu kuin merkin haltija on tehnyt tavaraan olennaisia muutoksia muokkaamalla, korjaamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla, älköön myöskään, kun tavaraa uudelleen ryhdytään laskemaan liikkeeseen tässä maassa, tunnusmerkkiä käytettäkö, ellei muutosta selvästi ilmoiteta tai ellei se muuten selvästi ilmene.

35. Tavaramerkkilain (7/1964) 10 a §:n 1 momentin, sellaisena kuin se oli voimassa lailla 1715/1995 säädetyssä muodossa aina 31.8.2016 saakka, mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on tätä tavaramerkkiä käyttäen laskenut liikkeeseen Euroopan talousalueella. Pykälän 2 momentin, sellaisena kuin se oli voimassa lailla 1715/1995 säädetyssä muodossa aina 31.8.2016 saakka, mukaan, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeeseen, erityisesti milloin tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeeseen.

36. Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan, joka tuli voimaan 1.9.2016 tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla 616/2016, mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan muun ohella merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin (1 kohta) sekä tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen (2 kohta).

37. Tavaramerkkilain (7/1964) 8 §:n, joka tuli voimaan 1.9.2016 tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla 616/2016, mukaan tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin käyttämisen tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen vain, jos tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille tai tavaramerkin haltijalla on muu perusteltu syy kieltää tavaramerkin käyttäminen.

38. Viimeksi mainitun pykälän säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 24/2016 vp s. 16) on todettu, että kyseinen pykälä vastaa sisällöltään sitä aikaisemmin voimassa ollutta tavaramerkkilain (7/1964) 10 a §:ää.

39. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (jäljempänä myös tavaramerkkidirektiivi), joka oli voimassa aina 14.1.2019 saakka, 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

40. Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen. Artiklan 2 kohdan mukaan, mitä mainitun artiklan 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

41. Kuten edellä on selostettu, tavaramerkkilaki (7/1964) on kumottu 1.5.2019 voimaan tulleella, lailla 544/2019 säädetyllä tavaramerkkilailla.

42. Nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainitun lain 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, jos kysymyksessä on muun ohella merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä (1 kohta) tai tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tarjoamista tai markkinoille saattamista varten merkkiä käyttäen (2 kohta).

43. Nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain 9 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää merkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen. Pykälän 2 momentin mukaan sen estämättä, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käyttämisen tavaroissa, jos tavaramerkin haltijalla on perusteltu syy vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista. Tavaramerkin haltija voi kieltää merkin käyttämisen erityisesti, jos tavaroiden kuntoa on muutettu tai laatua heikennetty sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

44. Nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain esitöissä (HE 201/2018 vp s. 89 ja 90) on todettu, että lain 9 §:n säännös vastaa asiallisesti aikaisemmin voimassa olleen tavaramerkkilain (7/1964) 8 §:ää.

45. Tavaramerkkidirektiivi on kumottu 15.1.2019 voimaan tulleella jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (jäljempänä myös uusi tavaramerkkidirektiivi).

46. Uuden tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan rajoittamatta ennen rekisteröidyn tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää saatujen haltijoiden oikeuksien soveltamista kyseisen rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus estää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa mitään merkkiä tavaroita tai palveluja varten, jos merkki on sama kuin tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

47. Uuden tavaramerkkidirektiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkki ei anna haltijalle oikeutta kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai haltijan suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille unionissa tätä tavaramerkkiä käyttäen. Artiklan 2 kohdan mukaan, mitä mainitun artiklan 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, erityisesti silloin kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

48. Asiaan sovelletaan myös 30.9.2017 saakka voimassa ollutta Euroopan unionin tavaramerkistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (jäljempänä myös EU-tavaramerkkiasetus), sellaisena kuin se on muutettuna yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424, joka on tullut voimaan 23.3.2016.

49. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan, rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaan mainitun artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan muun ohella kieltää erityisesti tunnuksen paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin (a alakohta) sekä tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen (b alakohta).

50. EU-tavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen. Artiklan 2 kohdan mukaan, mitä mainitun artiklan 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

51. EU-tavaramerkkiasetus on kumottu ja kodifioitu 1.10.2017 lähtien sovellettavalla Euroopan unionin tavaramerkistä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (jäljempänä myös uusi EU-tavaramerkkiasetus).

52. Uuden EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity. Uuden EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaan mainitun artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan muun ohella kieltää erityisesti tunnuksen paneminen tavaroihin tai tavaroiden päällyksiin (a alakohta) sekä tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen (b alakohta).

53. Uuden EU-tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen. Artiklan 2 kohdan mukaan, mitä mainitun artiklan 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

6 Asiassa esitetystä näytöstä

6.1 Hiilihapotuslaitteiden markkinoista Suomessa

54. MySoda Oy:n toimitusjohtaja DS, joka on toiminut aikaisemmin vuosina 2012–2016 kantajayhtiöiden Suomen ja Pohjoismaiden johtajana, on häntä markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että SodaStream-merkkiset hiilihapotuslaitteet lanseerattiin uudelleen Suomen markkinoille vuonna 2007. DS:n mukaan SodaStream-merkkisiä hiilihapotuslaitteita oli ollut aikaisemmin Suomen markkinoilla 1970- ja 1980-luvuilla.

55. DS on edelleen kertonut, että MySoda Oy on tuonut Suomen markkinoille MySoda-merkkisen hiilihapotuslaitteensa vuonna 2011.

56. Asiassa esitetyn yhdensuuntaisen todistelun (todistelutarkoituksessa kuullut SodaStream Nordics AB:n toimitusjohtaja DG ja DS sekä todistajina kuullut TJ, JS ja PA) mukaan nykyisin Suomen markkinoilla on myytävänä useamman eri valmistajan hiilihapotuslaitteita. Kaikkien markkinoilla olevien hiilihapotuslaitteiden käyttämiseen tarvitaan uudelleentäytettävissä oleva hiilidioksidipullo. Kyseiset hiilidioksidipullot ovat yhteensopivia eri valmistajien hiilihapotuslaitteiden kanssa.

57. Edelleen asiassa esitetyn yhdensuuntaisen todistelun (todistelutarkoituksessa kuullut DG ja DS sekä todistajana kuultu TJ) mukaan Suomen markkinoilla on myytävänä hiilihapotuslaitteita, joiden myyntipakkauksessa on mukana hiilidioksidipullo, sekä laitteita, joiden myyntipakkaukseen ei sisälly hiilidioksidipulloa. Kantajien myymien SodaStream-merkkisten hiilihapotuslaitteiden myyntipakkaukseen sisältyy yksi hiilidioksidipullo. Sen sijaan MySoda Oy on yhtiön perustamisesta vuodesta 2011 lukien myynyt hiilihapotuslaitteitaan ilman hiilidioksidipulloa.

6.2 Hiilidioksidipullojen markkinoista Suomessa

58. Kuten edellä on selostettu, kaikkien Suomen markkinoilla olevien hiilihapotuslaitteiden käyttämiseen tarvitaan uudelleentäytettävissä oleva hiilidioksidipullo. Kyseiset hiilidioksidipullot ovat yhteensopivia eri valmistajien hiilihapotuslaitteiden kanssa.

59. Asiassa esitetyn yhdensuuntaisen todistelun (todistelutarkoituksessa kuullut DG ja DS sekä todistajina kuullut TJ, JS ja PA) mukaan hiilidioksidipulloja myydään ja markkinoidaan Suomessa myös hiilihapotuslaitteista erillään. Tätä tapahtuu ensinnäkin siten, että kuluttaja voi hankkia itselleen täytetyn hiilidioksidipullon ilman vaihdossa takaisin annettavaa tyhjää pulloa. Tämän lisäksi hiilidioksidipulloja myydään ja markkinoidaan niin sanottuina vaihtopulloina, jolloin kuluttaja luovuttaa vaihdossa tyhjän hiilidioksidipullon maksaen tällöin käytännössä ainoastaan hiilidioksidista.

60. Edelleen asiassa esitetyn yhdensuuntaisen todistelun (todistelutarkoituksessa kuullut DG ja DS sekä todistajana kuultu TJ) mukaan hiilidioksidipulloja nykyisin Suomessa markkinoivat kantajien ja MySoda Oy:n ohella ainakin Oy AGA Ab ja Tohtori Tornado Oy.

61. DG ja DS ovat heitä markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuina kertoneet, että hiilidioksidipullojen täyttötoiminnan osalta Suomessa kantajien markkinaosuus on nykyisin noin 55–60 prosenttia, MySoda Oy:n markkinaosuus on noin 30–35 prosenttia ja Oy AGA Ab:n markkinaosuus on noin 8 prosenttia.

6.3 Kantajien ja MySoda Oy:n käyttämistä hiilidioksidipulloista

62. DG on häntä markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että hiilidioksidipullojen, jotka ovat kantajien alun perin liikkeelle laskemia, alumiinirungon pintaan on kaiverrettu kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB. DG:n mukaan hiilidioksidipulloihin on lisäksi kaiverrettuna teknisiä viitetietoja pullon tarkastuksista sekä tiedot pullon painosta ja valmistajasta. Lisäksi hiilidioksidipullon pohjaan on merkitty uusintatarkastuksen ajankohta.

63. DG:n kertoman mukaan edellä mainitut hiilidioksidipullot ovat lisäksi olleet varustettuja pullon ympäröivällä etiketillä, joka myös on muun ohella sisältänyt kantajien tavaramerkin SODASTREAM tai SODA-CLUB.

64. DS on häntä markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että MySoda Oy on myynyt ja markkinoinut itse täyttämiään hiilidioksidipulloja kesäkuusta 2016 lukien. DS:n mukaan kyseiset hiilidioksidipullot ovat olleet joko MySoda Oy:n itsensä valmistuttamia tai alun perin jonkun toisen toimijan valmistuttamia.

65. DS:n kertoman mukaan hiilidioksidipullojen, jotka ovat olleet MySoda Oy:n itsensä valmistuttamia ja sen itsensä alun perin liikkeelle laskemia, alumiinirungon pintaan on kaiverrettu vastaajan tavaramerkki MySODA.

6.4 Hiilidioksidipullojen markkinoinnista kuluttajille

66. Kuten edellä on selostettu, hiilidioksidipulloja myydään ja markkinoidaan Suomessa hiilihapotuslaitteista erillään ensinnäkin siten, että kuluttaja voi hankkia itselleen täytetyn hiilidioksidipullon ilman vaihdossa takaisin annettavaa tyhjää pulloa. Tämän lisäksi hiilidioksidipulloja myydään ja markkinoidaan niin sanottuina vaihtopulloina, jolloin kuluttaja luovuttaa vaihdossa tyhjän hiilidioksidipullon maksaen tällöin käytännössä ainoastaan hiilidioksidista.

67. Asiassa esitetyn yhdensuuntaisen todistelun (todistelutarkoituksessa kuultu DS sekä todistajina kuullut TJ, JS ja PA) mukaan hiilidioksidipulloja myydään ja markkinoidaan Suomessa kuluttajille, riippuen eri vähittäismyyntiliikkeestä, pääsääntöisesti kolmella eri tavalla. Hiilidioksidipulloja on ensinnäkin myytävänä vähittäismyyntiliikkeiden myymälöiden hyllyillä niin sanotusti hyllytavarana. Tämän lisäksi hiilidioiksidipulloja on myytävänä vähittäismyyntiliikkeissä joko myymälöiden niin sanotuissa infopisteissä tai niiden kassoilla.

68. Edelleen asiassa esitetyn yhdensuuntaisen todistelun (todistelutarkoituksessa kuultu DS sekä todistajina kuullut TJ, JS ja PA) mukaan eri kauppaketjut ottavat vastaan kuluttajan vaihdossa tarjoaman tyhjän hiilidioksidipullon riippumatta siinä olevista etiketeistä tai muista merkinnöistä. Suurimmat alan toimijat, eli kantajat, MySoda Oy ja Oy AGA Ab, ottavat edelleen kauppaketjuilta vastaan tyhjinä palautuspulloina kaikki niille täyttämistä varten toimitettavat hiilidioksidipullot riippumatta pulloissa olevista etiketeistä tai muista merkinnöistä.

69. Hiilidioksidipullon vähittäismyyntihinta on asiassa esitetyn mukaan ollut viime vuosina hieman yli 20 euroa, jos kuluttajalla ei ole ollut antaa vaihdossa tyhjää pulloa, ja vastaavasti noin 10 euroa, jos kuluttajalla on ollut antaa tyhjä hiilidioksidipullo vaihdossa takaisin.

6.5 Hiilidioksidipullojen täyttämisestä ja niiden vaihtamisesta

70. DS on häntä markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että hiilidioksidipullojen täyttämiseen liittyvä toiminta on Suomessa viranomaisvalvonnan alaista. Ennen kyseisen toiminnan aloittamista täyttämiseen käytettävien laitteiden ja tilojen tulee olla tarkastettuja ja hyväksyttyjä.

71. Asiassa esitetyn yhdensuuntaisen todistelun (todistelutarkoituksessa kuullut DG ja DS sekä todistajina kuullut TJ, DU, JS, ja FA) mukaan täytettäessä hiilidioksidipulloa uudelleen on ensinnäkin uudelleen täyttämistä varten palautunut tyhjä hiilidioksidipullo tarkistettava päällisin puolin ja jos esimerkiksi hiilidioksidipullon ympärillä oleva etiketti on vaurioitunut tai se on jonkun muun toimijan kiinnittämä, etiketti on poistettava. Hiilidioksidipullon täyttämisen jälkeen viimeksi mainittuihin pulloihin kiinnitetään täyttäjän oma etiketti.

72. Kuten edellä on selostettu, hiilidioksidipullojen vaihtamiseen liittyvänä vallitsevana käytäntönä on, että eri kauppaketjut ottavat vastaan kuluttajan vaihdossa tarjoaman tyhjän hiilidioksidipullon riippumatta siinä olevista etiketeistä tai muista merkinnöistä. Suurimmat alan toimijat, eli kantajat, MySoda Oy ja Oy AGA Ab, ottavat edelleen kauppaketjuilta vastaan tyhjinä palautuspulloina kaikki niille täyttämistä varten toimitettavat hiilidioksidipullot riippumatta pulloissa olevista etiketeistä tai muista merkinnöistä.

73. DS:n kertoman mukaan MySoda Oy:n suurimmat asiakkaat ovat nykyisin Tokmanni Oyj, S-ryhmä ja Kesko Oyj. Asiassa esitetyn todistelun (todistelutarkoituksessa kuultu DS sekä todistajina kuullut JS ja PA) mukaan aloitettaessa hiilidioksidipullojen vaihtamiseen liittyvä toiminta MySoda Oy:n kanssa sekä Tokmanni Oyj:ssä että S-ryhmässä oli pyritty siihen, että MySoda Oy toimittaa sen täyttämien hiilidioksidipullojen arvioitua myyntimäärää vastaavan määrän pulloja niin sanottuun vaihtopullopooliin vaihtopulloiksi. Sekä Tokmanni Oyj:lle että S-ryhmälle MySoda Oy oli aluksi toimittanut tietyn määrän pulloja vaihtopullopooliin, mikä määrä sekä Tokmanni Oyj:lle että S-ryhmälle toimitettujen pullojen osalta oli sittemmin kasvanut.

74. DG ja DS ovat heitä markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuina kertoneet yhdensuuntaisesti, että uudelleen täytettävien hiilidioksidipullojen määrä Suomessa nykyisin on noin 800.000 kappaletta vuodessa. DG:n esittämän mukaan kantajien vaihtopullopoolin koko Suomessa on noin 250.000–300.000 pulloa. DS:n esittämän mukaan MySoda Oy on puolestaan tuonut vaihtopullopooliin yli 100.000 pulloa.

75. DG ja FA ovat heitä markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa ja vastaavasti todistajana kuultuina kertoneet, että kantajat eivät olleet ottaneet niille eri kauppaketjuilta palautuneita hiilidioksidipulloja, jotka olivat MySoda Oy:n alun perin liikkeelle laskemia ja joiden pintaan oli kaiverrettuna MySoda Oy:n tavaramerkki, uudelleen käyttöönsä Suomen markkinoilla. DG on kertonut, että kantajat ovat varastoineet Alankomaissa sijaitsevalle tehtaalleen noin 3.000 niille eri kauppaketjuilta Suomesta palautunutta hiilidioksidipulloa, jotka ovat olleet MySoda Oy:n alun perin liikkeelle laskemia ja joiden pintaan on ollut kaiverrettuna MySoda Oy:n tavaramerkki. Kyseisiä pulloja ei DG:n mukaan ollut tarkoitus palauttaa vaihdantaan.

6.6 MySoda Oy:n menettelystä

76. Kuten edellä on selostettu, MySoda Oy on kesäkuusta 2016 lukien myynyt ja markkinoinut itse täyttämiään hiilidioksidipulloja, jotka ovat olleet joko MySoda Oy:n itsensä valmistuttamia tai alun perin toisen toimijan valmistuttamia. Hiilidioksidipullojen, jotka ovat olleet MySoda Oy:n itsensä valmistuttamia ja sen itsensä alun perin liikkeelle laskemia, alumiinirungon pintaan on kaiverrettu vastaajan tavaramerkki MySODA.

77. DS on häntä markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että MySoda Oy on kesäkuusta 2016 lukien täyttänyt myös eri kauppaketjuilta palautuneita tyhjiä hiilidioksidipulloja, jotka ovat olleet kantajien alun perin liikkeelle laskemia ja joiden pintaan on kaiverrettu kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB.

78. DS on edelleen kertonut, että sanotulla tavalla toimiessaan MySoda Oy on poistanut kyseisistä hiilidioksidipulloista kantajien etiketit ja pullojen uudelleen täyttämisen jälkeen varustanut ne MySoda Oy:n omilla etiketeillä siten, että hiilidioksidipulloissa olevat kaiverrukset, mukaan luettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, ovat jääneet näkyviin.

79. DS:n kertoman mukaan MySoda Oy:n aloittaessa kesäkuussa 2016 hiilidioksidipullojen täyttämistä koskevan toimintansa edellä perustelukappaleessa 19 kuvatun kaltaista vaaleanpunaista etikettiä oli aluksi käytetty vain hiilidioksidipulloissa, jotka olivat olleet MySoda Oy:n itsensä alun perin liikkeelle laskemia. Sen sijaan hiilidioksidipulloihin, jotka eivät olleet MySoda Oy:n alun perin itsensä liikkeelle laskemia, vaihdettiin aluksi edellä perustelukappaleessa 20 kuvatun kaltainen MySoda Oy:n valkoinen etiketti. DS:n mukaan jonkin ajan kuluttua mainitusta toiminnan aloittamisesta havaittuaan kantajien sekä Oy AGA Ab:n käyttävän omilla tavaramerkeillään varustettuja etikettejä muiden alun perin liikkeelle laskemissa hiilidioksidipulloissa MySoda Oy oli kuitenkin siirtynyt käyttämään edellä mainittua vaaleanpunaista etikettiä myös hiilidioksidipulloissa, jotka eivät olleet MySoda Oy:n itsensä alun perin liikkeelle laskemia. Tätä menettelyä ei DS:n mukaan ollut kuitenkaan kestänyt noin paria kuukautta kauempaa aikaa. Tämän jälkeen MySoda Oy oli DS:n mukaan loppuvuodesta 2016 palannut käyttämään perustelukappaleessa 19 kuvatun kaltaista vaaleanpunaista etikettiä vain hiilidioksidipulloissa, jotka olivat sen itsensä liikkeelle laskemia, ja niissä hiilidioksidipulloissa, jotka eivät olleet MySoda Oy:n itsensä alun perin liikkeelle laskemia, käyttämään MySoda Oy:n valkoista etikettiä, ensiksi perustelukappaleessa 20 kuvatussa muodossa ja myöhemmin yhtiön toiminimen muuttamisen jälkeen edellä perustelukappaleessa 21 kuvatussa muodossa.

7 Asian arviointi

7.1 Kantajien tavaramerkkien tuottamien yksinoikeuksien sammumisesta

80. Kuten edellä sovellettavista säännöksistä -jaksossa selostetusta ilmenee, sekä tavaramerkkien että EU-tavaramerkkien osalta säädetään tavaramerkkien tuottamien yksinoikeuksien sammumisesta. Mainitulta osin sääntelyn tavaramerkkien ja EU-tavaramerkkien välillä ei ole katsottava eroavan toisistaan.

81. Edellä todetusti sekä tavaramerkkeihin että EU-tavaramerkkeihin sovellettavien säännösten osalta on tapahtunut muutoksia sen jälkeen, kun kantajien esittämän mukaan väitetty tavaramerkkien loukkaaminen on kesäkuussa 2016 alkanut. Tavaramerkkien tuottamien yksinoikeuksien sammumista koskevan sääntelyn osalta näiden muutosten ei ole kuitenkaan katsottava merkinneen asiallista muutosta (tavaramerkkilain sammumista koskevien muutosten osalta todettuna ks. esim. HE 24/2016 vp s. 16 sekä HE 201/2018 vp s. 89).

82. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkki antaa tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden, jonka perusteella tavaramerkin haltija saa kieltää muita muun ohella tarjoamasta haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai laskemasta niitä liikkeelle.

83. Tavaramerkin haltijan yksinoikeudelle erään rajoituksen muodostaa tavaramerkin tuottamien yksinoikeuksien sammumista koskeva sääntely. Sammumista koskevan pääsäännön mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku toinen on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen. Yksinoikeus tavaramerkkiin siten päättyy, kun tavaramerkin haltija saattaa tavaramerkillään varustetut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella. Kun tavaramerkin haltijan tavaramerkillä varustettu tavara on kerran saatettu markkinoille tavaramerkin haltijan toimesta tai suostumuksella, tavaramerkin haltija ei sen jälkeen pysty lähtökohtaisesti kieltämään muun ohella kyseisen tavaran jälleenmyyntiä vetoamalla tavaramerkkioikeuteensa.

84. Sanotusta tavaramerkin tuottamien yksinoikeuksien sammumisesta huolimatta tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkkinsä käyttämisen markkinoille saatetuissa tavaroissa tilanteissa, joissa tavaramerkin haltijalla on perusteltu aihe vastustaa kyseisten tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista.

85. Nyt käsillä olevassa asiassa on asianosaisten asiassa esittämän valossa riidatonta, että hiilidioksidipullot, joissa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, on laskettu liikkeelle ensimmäisen kerran Euroopan talousalueella kantajien toimesta. Kantajien tavaramerkkien tuottamien yksinoikeuksien mainittujen hiilidioksidipullojen osalta on katsottava siten sammuneen.

7.2 Kantajien oikeudesta kieltää tavaramerkkiensä käyttäminen sammumisesta huolimatta

86. Kuten edellä on selostettu, tavaramerkin tuottamien yksinoikeuksien sammumisesta huolimatta tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkkinsä käyttämisen markkinoille saatetuissa tavaroissa tilanteissa, joissa tavaramerkin haltijalla on perusteltu aihe vastustaa tavaroiden myöhempää tarjoamista tai markkinoille saattamista.

87. Edellä todetulla tavalla kantajien tavaramerkkien tuottamien yksinoikeuksien niiden hiilidioksidipullojen osalta, joissa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB ja jotka ovat tulleet ensimmäisen kerran luovutetuiksi kuluttajille, on katsottava sammuneen. Käsillä olevassa tapauksessa kysymys onkin siitä, onko kantajilla katsottava olevan tavaramerkkioikeuden sammumista koskevissa säännöksissä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n toimesta tapahtunutta mainittujen hiilidioksidipullojen laskemista liikkeelle uudelleen pullojen uudelleen täyttämisen jälkeen.

88. Kuten edellä on selostettu, MySoda Oy on täyttänyt uudelleen kantajien alun perin liikkeelle laskemia hiilidioksidipulloja, joihin on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB. Näin menetellessään MySoda Oy on toiminut siten, että jos hiilidioksidipullossa on ollut muun elinkeinonharjoittajan kuin MySoda Oy:n etiketti tai jos pullossa on ollut MySoda Oy:n etiketti, mutta kyseinen etiketti on ollut vaurioitunut, MySoda Oy on ensin poistanut etiketin, täyttänyt hiilidioksidipullon uudelleen sekä tämän jälkeen kiinnittänyt pulloon MySoda Oy:n oman etiketin. Viimeksi mainitun uuden etiketin kiinnittäminen on tapahtunut siten, että hiilidioksidipullossa olleet kaiverrukset, mukaan luettuna edellä mainittu kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, ovat jääneet näkyviin. MySoda Oy on myynyt ja markkinoinut edellä mainittuja sen uudelleen täyttämiä hiilidioksidipulloja, joissa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, kahdenvärisillä etiketeillä: ensinnäkin väritykseltään enimmäkseen vaaleanpunaisella etiketillä sekä toiseksi väritykseltään valkoisella etiketillä.

89. Kantajat ovat esittäneet, että MySoda Oy on edellä selostetulla menettelyllään loukannut niiden tavaramerkkioikeuksia. Kantajien esittämän mukaan niillä on ollut perusteltu aihe vastustaa mainittua MySoda Oy:n menettelyä, koska MySoda Oy on muuttanut sekä hiilidioksidipulloa että sen sisältöä. Lisäksi kantajien mukaan niillä on ollut mainittu perusteltu aihe, koska MySoda Oy:n menettely luo virheellisen mielikuvan vastaajan ja kantajien välisestä taloudellisesta yhteydestä sekä aiheuttaa kantajille vahinkoa ja haittaa kantajien maineelle.

90. MySoda Oy on kiistänyt loukanneensa menettelyllään kantajien tavaramerkkioikeuksia. MySoda Oy:n esittämän mukaan se ei ole ensinnäkään muuttanut hiilidioksidipulloa ja sen sisältöä. MySoda Oy:n mukaan se on käyttänyt alalla vakiintunutta merkintätapaa, jossa hiilidioksidipullon kaiverrus viittaa pullon alkuperäiseen liikkeellelaskijaan ja pullon etiketti viittaa puolestaan pullon täyttäneeseen tahoon. MySoda Oy:n mukaan sen menettely ei luo mielikuvaa vastaajan ja kantajien välisestä taloudellisesta yhteydestä eikä aiheuta myöskään vahinkoa kantajille eikä haittaa kantajien maineelle tai kantajien maineen hyväksikäyttöä.

91. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että tavaramerkkidirektiivin 7 artiklassa säännellään tyhjentävästi tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien sammumista koskeva kysymys Euroopan talousalueella markkinoille saatettujen tuotteiden osalta (ks. vastaavasti esim. tuomio 4.11.1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, EU:C:1997:517, 42 kohta).

92. Kuten edellä on selostettu, tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaan, mitä mainitun artiklan 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. Vastaavasti uuden tavaramerkkidirektiivin 15 artiklan 2 kohdan mukaan, mitä mainitun artiklan 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä, erityisesti silloin kun tavaroiden kuntoa on muutettu tai huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille.

93. Edelleen kuten edellä on selostettu, EU-tavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan puolestaan, mitä mainitun artiklan 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle. Vastaavasti uuden EU-tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaan, mitä mainitun artiklan 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai huononnuksia sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.

94. Kantajat ovat esittäneet, että edellä selostettujen säännösten tulkinnan osalta olisi sovellettava unionin tuomioistuimen niin sanotussa Bristol-Myers Squibb -ratkaisussa (tuomio 11.7.1996, Bristol-Myers Squibb ym., C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, 79 kohta) vahvistettuja kriteerejä.

95. Markkinaoikeus toteaa, että kyseinen ratkaisu on koskenut tilannetta, jossa on ollut kysymys rinnakkaistuonnista yhdestä Euroopan unionin jäsenvaltioista toiseen EU:n jäsenvaltioon. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on sen sijaan kyse yhden jäsenvaltion sisällä tapahtuvasta menettelystä.

96. Unionin tuomioistuin on käsitellyt vain yhden jäsenvaltion sisällä tapahtunutta tavaramerkkioikeuksien sammumista 14.7.2011 antamassaan tuomiossa Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485), jossa oli kysymys kaasupullojen uudelleen täyttämisestä ja niiden laskemisesta liikkeelle uudelleen. Unionin tuomioistuin on tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaan liittyen todennut ensinnäkin, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan adverbin "erityisesti" käyttö mainitussa säännöksessä osoittaa, että tilanne, jossa tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan, on mainittu ainoastaan esimerkkinä perustellusta aiheesta (ks. em. tuomion 36 kohta). Edelleen unionin tuomioistuin on todennut, että mainitun kaltainen perusteltu aihe on olemassa myös silloin, kun se, että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki, vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta, tai silloin, kun tällä käytöllä luodaan mielikuva siitä, että tavaramerkin haltijan ja tämän kolmannen välillä on taloudellinen yhteys, ja erityisesti siitä, että sanottu kolmas kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden henkilön välillä on erityinen suhde (ks. em. tuomion 37 kohta).

7.2.1 Väite hiilidioksidipullon ja sen sisällön muuttamisesta

97. Kantajat ovat esittäneet, että edellä tarkoitettu perusteltu aihe on nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa käsillä ensinnäkin sen johdosta, että MySoda Oy on muuttanut tai huonontanut sekä hiilidioksidipulloa, jossa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, että sen sisältöä.

98. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevat hiilidioksidia sisältävä hiilidioksidipullot on tarkoitettu käytettäväksi hiilihapotuslaitteissa hiilihapotettujen juomien valmistamiseksi ja täytettäväksi uudelleen hiilihapolla pullojen tultua tyhjiksi. Sanottuun nähden tyhjän hiilidioksidipullon täyttämisen uudelleen hiilidioksidilla ei jo lähtökohtaisesti ole katsottava merkitsevän pullon sisällön muuttamista. Lisäksi on huomattava, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan hiilidioksidipullon täyttäminen on viranomaissääntelyn piirissä olevaa toimintaa. Sanottuun nähden MySoda Oy:n menettelyn ei ole katsottava merkitsevän myöskään hiilidioksidipullon huonontamista.

99. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei MySoda Oy:n ole menettelyllään näytetty muuttaneen tai huonontaneen hiilidioksidipullon sisältöä siten, että sanotun perusteella kantajilla olisi edellä tarkoitettua perusteltua aihetta vastustaa MySoda Oy:n menettelyä. Kantajien esittämään siitä, että MySoda Oy on menettelyllään muuttanut itse hiilidioksidipulloa, markkinaoikeus viittaa jäljempänä jaksossa 7.2.4 todettuun.

7.2.2 Väite vahingon aiheutumisesta kantajille

100. Kantajat ovat esittäneet, että edellä tarkoitettu perusteltu aihe on nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa käsillä toiseksi sen johdosta, että MySoda Oy:n tarkasteltavana oleva menettely aiheuttaa niille vahinkoa.

101. Kantajien esittämän mukaan MySoda Oy:n jälleenmyyjilleen pullopoolista antama ohjeistus johtaa siihen, että kantajille tulee täytettäväksi hiilidioksidipulloja, joissa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB mutta joista MySoda Oy on poistanut kantajien tavaramerkillä varustetun etiketin ja korvannut kyseisen etiketin omalla etiketillään, mistä kantajille koituu ylimääräisiä kuluja, sillä kantajien täytyy tarkistaa hiilidioksidipullot ja vaihtaa etiketit. Tämän lisäksi kantajat menettävät liikkeelle laskemiaan hiilidioksidipulloja, joissa on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, eri kauppaketjujen palauttaessa haltuunsa saamiaan kyseisiä hiilidioksidipulloja myös MySoda Oy:lle, mikä aiheuttaa kantajille tarpeen investoida uusiin omiin hiilidioksidipulloihin.

102. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn näytön valossa täytettäessä hiilidioksidipulloja uudelleen tulee täyttämistä varten palautunut tyhjä pullo kaikissa tapauksissa tarkistaa päällisin puolin, ja jos esimerkiksi hiilidioksidipullon ympärillä oleva etiketti on vaurioitunut, se on vaihdettava ehjään, tai se on jonkun muun toimijan kiinnittämä, etiketti on poistettava. Asiassa esitetyn näytön mukaan mainitulta osin kyse on täysin rutiininluonteisesta toiminnasta.

103. Asiassa esitetyn näytön valossa kantajien vaihtopullopoolin koko Suomessa on noin 250.000–300.000 pulloa. Edelleen asiassa esitetyn näytön valossa kantajat ovat kesäkuusta 2016 lähtien varastoineet Alankomaissa sijaitsevalle tehtaalleen noin 3.000 niille eri kauppaketjuilta Suomesta palautunutta tyhjää hiilidioksidipulloa, jotka ovat olleet MySoda Oy:n alun perin liikkeelle laskemia ja joiden pintaan on kaiverrettuna MySoda Oy:n tavaramerkki. Markkinaoikeus toteaa, että viimeksi mainitussa tilanteessa kantajat eivät ole esittämänsä mukaan voineet täyttää uudelleen niille palautunutta tyhjää hiilidioksidipulloa, vaan kantajat ovat joutuneet ottamaan käyttöön oman uuden hiilidioksidipullon. Viimeksi mainittu kantajille useamman vuoden aikana palautuneiden pullojen määrä on kuitenkin vastannut ainoastaan noin yhtä prosenttia kantajien Suomen vaihtopullopoolin kokonaismäärästä.

104. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei MySoda Oy:n menettelystä ole näytetty aiheutuvan kantajille sellaista vahinkoa, että sanotun perusteella kantajilla olisi edellä tarkoitettua perusteltua aihetta vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

7.2.3 Väite haitan aiheutumisesta kantajien maineelle

105. Kantajat ovat esittäneet, että edellä tarkoitettu perusteltu aihe on nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa käsillä kolmanneksi sen johdosta, että MySoda Oy:n tarkasteltavana oleva menettely aiheuttaa haittaa niiden maineelle.

106. Kantajien esittämän mukaan kantajat eivät voi varmistaa, että MySoda Oy noudattaa samoja laatu-, turvallisuus- ja terveysstandardeja sekä viranomaisten määräyksiä kuin kantajat. Mikäli MySoda Oy:n uudelleen täyttämissä hiilidioksidipulloissa ilmenisi vika taikka ne aiheuttaisivat käyttäjälle vahingon, tästä koituisi merkittävä vahinko kantajien maineelle. Sama koskee tilannetta, jossa uudelleen täytettyjen hiilidioksidipullojen sisältämässä hiilidioksidikaasussa ilmenisi turvallisuus- tai terveysriskejä taikka siitä koituisi käyttäjälle vahinkoa.

107. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn näytön valossa hiilidioksidipullojen täyttämiseen liittyvä toiminta on Suomessa viranomaisvalvonnan alaista; ennen toiminnan aloittamista täyttämiseen käytettävien laitteiden ja tilojen tulee olla tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Asiassa esitetyn näytön mukaan hiilidioksidipullojen käyttämisen yhteydessä ei Suomessa ole myöskään aiheutunut vahinkotilanteita kuluttajille.

108. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei MySoda Oy:n menettelystä ole näytetty aiheutuvan myöskään sellaista kantajien viittaamaa haittaa niiden maineelle, että sanotun perusteella kantajilla olisi edellä tarkoitettua perusteltua aihetta vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

7.2.4 Väite kantajien ja vastaajan välistä taloudellista yhteyttä koskevan virheellisen mielikuvan aiheutumisesta

109. Kantajat ovat esittäneet, että edellä tarkoitettu perusteltu aihe on nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa käsillä neljänneksi sen johdosta, että MySoda Oy:n tarkasteltavana oleva menettely luo virheellisen mielikuvan vastaajan ja kantajien välisestä taloudellisesta yhteydestä.

110. Kantajien esittämän mukaan MySoda Oy on menettelyllään aiheuttanut todellista vaaraa tavaramerkin päätehtävälle eli tuotteen alkuperäfunktiolle. MySoda Oy:n valkoiseen etikettiinsä sisällyttämä maininta siitä, ettei MySoda Oy:llä ole yhteyttä hiilidioksidipullon alkuperäiseen toimittajaan taikka tämän yritykseen tai tavaramerkkiin ei ole poistanut mielleyhtymää kantajien ja vastaajan kaupallisesta yhteydestä.

111. Kuten edellä on selostettu, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaan liittyen katsottu, että mainitussa säännöksessä tarkoitettu perusteltu aihe on olemassa muun ohella silloin, kun sillä, että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki, luodaan mielikuva siitä, että tavaramerkin haltijan ja tämän kolmannen välillä on taloudellinen yhteys, ja erityisesti siitä, että sanottu kolmas kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden henkilön välillä on erityinen suhde (ks. em. tuomio Viking Gas, 37 kohta).

112. Viimeksi mainittuun liittyen unionin tuomioistuin on mainitussa ennakkoratkaisussaan edelleen todennut, että arvioitaessa sitä, onko sanottujen tahojen välillä sellainen taloudellinen yhteys, joka oikeuttaisi tavaramerkin haltijan vastustamaan kolmannen suorittamaa markkinointia, on otettava huomioon kysymyksessä olevien komposiittipullojen pakkausmerkinnät sekä ne olosuhteet, joissa kyseisiä pulloja vaihdetaan. Komposiittipullojen pakkausmerkinnät ja ne olosuhteet, joissa komposiittipulloja vaihdetaan, eivät saa johtaa siihen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja katsoo, että kysymyksessä olevien kahden yrityksen välillä on yhteys tai että kaasu, jota on käytetty sanottujen pullojen täyttämiseen, on peräisin tavaramerkin haltijalta. Arvioitaessa, vältetäänkö tällainen virheellinen vaikutelma, on otettava huomioon kyseisen alan käytännöt ja erityisesti se, ovatko kuluttajat tottuneet siihen, että muut jälleenmyyjät täyttävät kaasupulloja. Lisäksi on perusteltua olettaa, että kuluttaja, joka kääntyy suoraan kolmannen puoleen joko vaihtaakseen tyhjän kaasupullonsa täytettyyn pulloon tai saadakseen täytetyksi oman pullonsa, kykenee helpommin havaitsemaan sen, että kyseisen yrityksen ja tavaramerkin haltijan välillä ei ole yhteyttä (ks. em. tuomio Viking Gas, 40 kohta).

113. Kuten edellä on selostettu, MySoda Oy on täyttäessään uudelleen kantajien alun perin liikkeelle laskemia hiilidioksidipulloja, joihin on kaiverrettuna kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, menetellyt siten, että jos hiilidioksidipullossa on ollut muun elinkeinonharjoittajan kuin MySoda Oy:n etiketti tai jos pullossa on ollut MySoda Oy:n etiketti, mutta kyseinen etiketti on ollut vaurioitunut, MySoda Oy on ensin poistanut etiketin, täyttänyt hiilidioksidipullon uudelleen sekä tämän jälkeen kiinnittänyt pulloon MySoda Oy:n oman etiketin. Viimeksi mainittuja MySoda Oy:n omia etikettejä on ollut kahdenvärisiä: vaaleanpunaisia sekä valkoisia. Asiassa on sinänsä riidatonta, että MySoda Oy:n toimesta tapahtunut yhtiön oman etiketin kiinnittäminen on tapahtunut siten, että hiilidioksidipullossa olleet kaiverrukset, mukaan luettuna edellä mainittu kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, ovat jääneet näkyviin.

114. Edelleen kuten edellä on selostettu, hiilidioksidipulloja myydään ja markkinoidaan Suomessa kuluttajille, riippuen eri vähittäismyyntiliikkeestä, pääsääntöisesti kolmella eri tavalla. Hiilidioksidipulloja on ensinnäkin myytävänä vähittäismyyntiliikkeiden myymälöiden hyllyillä niin sanotusti hyllytavarana. Tämän lisäksi hiilidioksidipulloja on myytävänä vähittäismyyntiliikkeissä joko myymälöiden niin sanotuissa infopisteissä tai niiden kassoilla.

115. Kuten edellä on todettu, MySoda Oy on edellä selostetulla tavalla menetellessään käyttänyt ensinnäkin edellä perustelukappaleissa 20 ja 21 kuvattuja valkoisia etikettejä.

116. Markkinaoikeus toteaa, että mainituissa etiketeissä hallitsevimmassa asemassa on etiketissä suurilla kirjaimilla oleva sana hiilidioksidia viidellä kielellä kirjoitettuna ilman, että sanotussa yhteydessä olisi ilmoitettu lisäksi minkäänlaista erityistä tuotteen nimeä taikka yrityksen nimeä tai logoa. Perustelukappaleissa 20 ja 21 selostetusta ilmenevällä tavalla mainittuihin valkoisiin etiketteihin on sinänsä sisältynyt myös viittaus vastaajayhtiöön edellä mainittuun sanaan hiilidioksidia nähden vastakkaisella puolella hiilidioksidipulloon kiinnitettyä etikettiä pienellä kirjasinkoolla kirjoitetun tuotetietoja koskevan tekstin yhteydessä. Tämä on kuitenkin tapahtunut samassa yhteydessä, kun tekstissä on ainoastaan ilmoitettu, että MySoda Oy (aikaisemmalta toiminimeltään Brand Handlers Helsinki) on täyttänyt hiilidioksidipullon, sekä tämän ohella nimenomaisesti ilmoitettu, ettei MySoda Oy:llä ole yhteyttä hiilidioksidipullon alkuperäiseen toimittajaan tai tämän yritykseen ja tavaramerkkiin, jotka ovat näkyvillä kyseisessä pullossa.

117. Kun otetaan huomioon edellä nyt tarkasteltavina olevien valkoisten etikettien merkintöjen osalta selostettu, markkinaoikeus katsoo, ettei kyseisten etikettien käyttäminen ole ollut omiaan johtamaan siihen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja katsoisi, että kantajien ja MySoda Oy välillä olisi jotakin taloudellista yhteyttä.

118. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei MySoda Oy:n menettelystä ole nyt mainitulta osin näytetty aiheutuvan sellaista kantajien viittaamaa taloudellista yhteyttä kantajien ja MySoda Oy:n välillä, että sanotun perusteella kantajilla olisi edellä tarkoitettua perusteltua aihetta vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

119. Kuten edellä on todettu, MySoda Oy on edellä selostetulla tavalla menetellessään käyttänyt toiseksi edellä perustelukappaleessa 19 kuvattua vaaleanpunaista etikettiä.

120. Markkinaoikeus toteaa, että viimeksi mainitussa etiketissä hallitsevimmassa asemassa on etiketissä suurilla kirjaimilla kirjoitettu vastaajan logo MySODA ja kyseisen logon vieressä hieman pienemmällä sanat "suomalaista hiilidioksidia hiilihapotuslaitteisiin" sekä sanottuun nähden vastakkaisella puolella hiilidioksidipulloon kiinnitettyä etikettiä sama vastaajan logo MySODA ja kyseisen logon vieressä sanat "koldioxidgas för kolsyremaskiner". Kyseisten logojen välissä etiketissä on lisäksi pienellä kirjasinkoolla kirjoitetun tuotetietoja koskevan tekstin yhteydessä mainittu "Tämän hiilidioksidipullon on täyttänyt Brand Handlers Helsinki. Lisätietoa www.mysoda.fi".

121. Edellä todetulla tavalla asiassa on lisäksi sinänsä riidatonta, että mainitun vaaleanpunaisen etiketin kiinnittäminen MySoda Oy:n toimesta on tapahtunut siten, että hiilidioksidipullossa olleet kaiverrukset, mukaan luettuna edellä mainittu kantajien tavaramerkki SODASTREAM tai SODA-CLUB, ovat jääneet näkyviin. Kyseisten kaiverrusten osalta on kuitenkin todettava, että ne ovat olleet verraten pienellä, eikä kaiverruksia ole välttämättä edes havainnut kuin tarkastelemalla pulloa kädessä pitäen hyvin huolellisesti.

122. Ottaen huomioon sen, että hiilidioksidipullossa olleet kantajien tavaramerkit ovat olleet edellä todetulla tavalla verraten pienellä kaiverrettuna, sekä sen, että MySoda Oy:n kiinnittämässä vaaleanpunaisessa etiketissä sen logo MySODA on ollut suurella kirjasinkoolla, markkinaoikeus katsoo, ettei yksinomaan se, että etiketti on ollut kiinnitetty sillä tavoin, että edellä mainitut kaiverrukset ovat jääneet näkyviin, ole sulkenut pois sitä, ettei kyseisen etiketin kiinnittäminen ole saattanut vaikuttaa siihen, minkälaisen kuvan kuluttaja saa hiilidioksidipullon alkuperästä.

123. Päinvastoin ottaen huomioon edellä esitetyn lisäksi sen, että MySoda Oy:n kiinnittämä vaaleanpunainen etiketti on muodostanut ylivoimaisesti näkyvimmän osan hiilidioksidipulloa ja ettei etikettiin ole myöskään sisältynyt minkäänlaista mainintaa siitä, ettei MySoda Oy:llä ole yhteyttä kantajiin, mainitun etiketin on katsottava olleen omiaan synnyttämään hiilidioksidipulloa tarkastelevassa kuluttajassa kuvan, että hiilidioksidipullo on peräisin MySoda Oy:ltä.

124. Kuten edellä on selostettu, hiilidioksidipullot ovat yleisimmin saatavilla eri kauppaketjujen kautta. Sen paremmin kantajilla kuin MySoda Oy:llä ei asiassa esitetyn mukaan ole omia vähittäismyyntiliikkeitä. Eri vähittäismyyntiliikkeissä hiilidioksidipulloja on edellä selostetulla tavalla myytävänä myymälöiden hyllyillä hyllytavarana taikka niiden infopisteissä tai kassoilla.

125. Ottaen huomioon edellä todettu niistä olosuhteista, joissa hiilidioksidipulloja on saatavilla joko niiden hankkimista tai vaihtamista varten, markkinaoikeus katsoo, että kuluttajalla ei välttämättä kyseisessä yhteydessä ole kovinkaan suurta mahdollisuutta tarkastella yksityiskohtaisesti hiilidioksidipulloa ja siinä olevia merkintöjä.

126. Kun otetaan huomioon edellä lausuttu nyt tarkasteltavana olevan vaaleanpunaisella etiketillä varustetun hiilidioksidipullon osalta yhtäältä sekä niistä olosuhteista, joissa hiilidioksidipullot ovat saatavilla, toisaalta, markkinaoikeus katsoo, että kyseisen etiketin käyttäminen on ollut omiaan luomaan tavanomaisesti valistuneessa ja kohtuullisen tarkkaavaisessa ja huolellisessa keskivertokuluttajassa mielikuvan siitä, että kantajien ja MySoda Oy:n välillä olisi jonkinlainen taloudellinen yhteys.

127. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että MySoda Oy:n menettelyn on nyt mainitulta osin näytetty aiheuttavan sellaisen kantajien viittaaman taloudellisen yhteyden kantajien ja MySoda Oy:n välillä, että sanotun perusteella kantajilla on edellä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n menettelyä kyseiseltä osin.

7.2.5 Yhteenveto

128. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kantajilla on edellä selostetuissa niin tavaramerkkeihin kuin EU-tavaramerkkeihin sovellettavissa tavaramerkkioikeuksien sammumista koskevissa säännöksissä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa nyt kysymyksessä olevaa MySoda Oy:n menettelyä siltä osin kuin MySoda Oy on ensin poistanut hiilidioksidipulloista, jotka on varustettu niiden pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkillä SODASTREAM tai SODA-CLUB, niissä olleen etiketin sekä tämän jälkeen täyttänyt kyseisen hiilidioksidipullon uudelleen ja varustanut sen edellä perustelukappaleessa 19 kuvatulla etiketillä sekä tämän jälkeen myynyt ja markkinoinut kyseisiä hiilidioksidipulloja elinkeinotoiminnassaan. Sen sijaan edellä esitetyillä perusteluilla markkinaoikeus katsoo, ettei kantajilla ole edellä tarkoitettua perusteltua aihetta vastustaa nyt kysymyksessä olevaa MySoda Oy:n menettelyä muilta osin.

7.3 MySoda Oy:n esittämä toissijainen kiistämisperuste

129. MySoda Oy on toissijaisesti esittänyt, että kantajien kanne tulee hylätä sen johdosta, että kantajat ovat Suomessa määräävässä markkina-asemassa ja että kantajien toiminta on katsottavissa määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi.

130. Markkinaoikeus toteaa, että unionin tuomioistuin on edellä mainitussa Viking Gas -ratkaisussaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklaa koskevan tulkinnan osalta kiinnittänyt huomiota siihen, että mainitulta osin on punnittava keskenään yhtäältä tavaramerkin haltijan oikeutettua intressiä hyödyntää tavaramerkkioikeuksia sekä toisaalta tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ostajien oikeutettuja intressejä sekä vääristymättömän kilpailun säilyttämistä koskevaa yleistä intressiä (ks. em. tuomion 31 kohta). Tavaramerkkioikeuksien sammumista koskevien säännösten tulkinnassa ja soveltamisessa tulee siten jo osaltaan otettavaksi huomioon myös vääristymättömän kilpailun turvaamiseen liittyvät näkökohdat.

131. MySoda Oy ei ole esittänyt asiassa myöskään mitään sellaisia konkreettisia seikkoja, joiden vuoksi kantajien menettelyä olisi pidettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä siitäkin huolimatta, että kantajilla katsottaisiin olevan tavaramerkkioikeuksien sammumista koskevissa säännöksissä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa nyt kysymyksessä olevaa MySoda Oy:n menettelyä.

132. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei MySoda Oy:n esittämä toissijainen kiistämisperuste anna aihetta arvioida asiaa toisin siltä osin kuin markkinaoikeus on edellä todennut kantajilla olevan tavaramerkkioikeuksien sammumista koskevissa säännöksissä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa MySoda Oy:n menettelyä.

8 Johtopäätös

133. Kuten edellä on todettu, kantajilla on niin tavaramerkkeihin kuin EU-tavaramerkkeihin sovellettavissa tavaramerkkioikeuksien sammumista koskevissa säännöksissä tarkoitettu perusteltu aihe vastustaa nyt kysymyksessä olevaa MySoda Oy:n menettelyä siltä osin kuin MySoda Oy on ensin poistanut hiilidioksidipulloista, jotka on varustettu niiden pintaan kaiverretulla kantajien tavaramerkillä SODASTREAM tai SODA-CLUB, niissä olleen etiketin sekä tämän jälkeen täyttänyt kyseisen hiilidioksidipullon uudelleen ja varustanut sen edellä perustelukappaleessa 19 kuvatulla etiketillä sekä tämän jälkeen myynyt ja markkinoinut kyseisiä hiilidioksidipulloja elinkeinotoiminnassaan.

134. Menetellessään edellä kerrotulla tavalla ilman kantajien lupaa MySoda Oy:n on katsottava loukanneen Soda-Club (CO2) SA:n tavaramerkkejä numero 70211 SODASTREAM ja numero 77984 SODASTREAM sekä EU-tavaramerkkiä numero 87957 SODA-CLUB sekä SodaStream International B.V:n EU-tavaramerkkejä numero 295923 SODASTREAM, numero 1039965 SODASTREAM ja numero 1246511 SODASTREAM.

135. Nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain 62 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Uuden EU-tavaramerkkiasetuksen 130 artiklan 1 kohdan mukaan, jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan.

136. Edellä mainittu huomioon ottaen kantajien kannevaatimukset 1 ja 2 on näin ollen hyväksyttävä edellä mainituilta osin.

137. Sen sijaan muilta osin MySoda Oy:n ei ole katsottava kantajien esittämän perusteella loukanneen kantajien edellä mainittuja tavaramerkkejä. Kantajien kannevaatimukset 1 ja 2 on näin ollen hylättävä muilta osin.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

138. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:n mukaan kysymyksessä olevaan asiaan tulee oikeudenkäyntikulujen osalta soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

139. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

140. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

141. Markkinaoikeus toteaa, että tällä välituomiolla ratkaistavista Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n kannevaatimuksista 1 ja 2 mainitut kannevaatimukset hyväksytään osaksi ja hylätään muilta osin. Lisäksi kantajien esittämästä, aikaisemmin jo hylätystä turvaamistoimivaatimuksesta aiheutuneet kulut ovat muodostaneet ainoastaan vähäisen osan asianosaisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärästä.

142. Sanotun johdosta, edellä selostettu oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:stä ilmenevä oikeusohje huomioon ottaen, markkinaoikeus katsoo, että asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus vahvistaa, että MySoda Oy on poistamalla hiilidioksidipulloista, jotka on varustettu niiden pintaan kaiverretulla tavaramerkillä SODASTREAM tai SODA-CLUB, niissä olleen etiketin sekä tämän jälkeen täyttämällä kyseiset hiilidioksidipullot uudelleen ja varustamalla ne edellä perustelukappaleessa 19 kuvatulla etiketillä sekä tämän jälkeen myymällä ja markkinoimalla Suomessa kyseisiä hiilidioksidipulloja elinkeinotoiminnassaan loukannut Soda-Club (CO2) SA:n tavaramerkkejä numero 70211 SODASTREAM ja numero 77984 SODASTREAM sekä EU-tavaramerkkiä numero 87957 SODA-CLUB sekä SodaStream International B.V:n EU-tavaramerkkejä numero 295923 SODASTREAM, numero 1039965 SODASTREAM ja numero 1246511 SODASTREAM.

Markkinaoikeus kieltää MySoda Oy:tä jatkamasta tai toistamasta edellä kerrottua menettelyä nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n nyt käsitellyt kannevaatimukset 1 ja 2 muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää asiassa esitetyt oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 4.11.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Jaakko Ritvala.

LAINVOIMAISUUS

Ei lainvoimainen

 
Julkaistu 6.9.2019