MAO:153/​2026

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.4.2024 (liitteenä) patenttihakemuksen numero FI 20195225 hylkäämisestä

Asian tausta

Haahtela-kehitys Oy (jäljempänä myös ”valittaja”) on 25.3.2019 hakenut suomalaista patenttia keksinnölle nimeltä ”Transformaatiot rakennusta ja sen käyttöä kuvaavien tietomallien välillä”. Patenttihakemus on Patentti- ja rekisterihallituksessa saanut numeron FI 20195225.

Patentti- ja rekisterihallitus on 2.4.2024 tekemällään päätöksellä hylännyt edellä mainitun patenttihakemuksen.

Haahtela-kehitys Oy on valittanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä markkinaoikeuteen.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle patentin myöntämiseksi ensisijaisesti valituksenalaisessa päätöksessä tarkastellun patenttivaatimusasetelman (jäljempänä ”ensisijaisen patenttivaatimusasetelman”) tai toissijaisesti valituksen yhteydessä markkinaoikeuteen toimitetun vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman mukaisessa muodossa.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään virheellisesti katsonut, ettei ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitetty keksintö olisi uusi ja keksinnöllinen ja että itsenäiset patenttivaatimukset 1 ja 7 käsittäisivät sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt patenttihakemuksen varaamatta valittajalle tilaisuutta lausua mainitussa päätöksessä patenttihakemuksen hyväksymisen esteenä esitetystä lisätystä materiaalista.

Patentti- ja rekisterihallitus on ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnön patentoitavuutta arvioidessaan jättänyt ottamatta huomioon patenttivaatimuksissa esitettyjä keksinnön piirteitä eikä ole valituksenalaisessa päätöksessään perustellut, miksi piirteitä ei ole otettu huomioon. Valituksenalaista päätöstä ei siten ole perusteltu hallintolain edellyttämällä tavalla.

Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäisten patenttivaatimusten kaikki piirteet eivät käy ilmi viitejulkaisusta D1 tai D2, joten kyseisissä patenttivaatimuksissa esitetty keksintö on uusi mainituista viitejulkaisuista tunnettuun nähden.

Alkuperäisissä patenttivaatimuksissa käytetyn ilmaisun ”tietomalli” muuttaminen ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksissa 1 ja 7 ilmaisuksi ”tieto” perustuu patenttihakemuksen perusasiakirjaan. Mainitut patenttivaatimukset eivät siten käsitä sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty sellaista, jonka perusteella valituksenalainen päätös olisi kumottava.

Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnön uutuutta arvioitaessa ei ole otettu huomioon epäteknisiksi katsottuja piirteitä. Kyseisen keksinnön tekninen sisältö on rakennuksen virtuaalimallin automaattisesti tuottavan menetelmän toteutus tietoteknisillä välineillä, mikä on tunnettua viitejulkaisusta D1 tai D2 ja on asianomaisella tekniikan alalla ilmeinen ratkaisu.

Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, ettei patenttivaatimuksiin 1 ja 7 tehtyä muutosta voida hyväksyä, koska muutos ei täytä patenttilain 13 §:n vaatimuksia, mutta tätä ei ole esitetty patenttihakemuksen hylkäysperusteena valituksenalaisen päätöksen Yhteenveto-kohdassa. Patenttihakemus on hylätty sillä perusteella, ettei itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitetty keksintö ole täyttänyt patenttilain 2 §:ssä säädettyjä patentin myöntämisen edellytyksiä.

Ilmaisu ”tietomalli” ei ole rinnastettavissa ilmaisuun ”tieto”, koska viimeksi mainittu on laajempi käsite kuin ensin mainittu. Patenttivaatimuksiin ennen patenttihakemuksen hylkäämistä tehty muutos ei ole ollut hyväksyttävissä, koska muutoksen jälkeen patenttia on haettu sellaiseen, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä.

Valittajan lausuma

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt lausunnossaan, ettei patenttivaatimuksiin tehtyjä muutoksia ole voitu tutkia, koska ne ovat olleet patenttilain 13 §:n vastaisia. Lisätty materiaali on siten tosiasiassa ollut yksi patenttihakemuksen hylkäysperusteista, joten valituksenalaisessa päätöksessä on esitetty sellainen hylkäysperuste, josta valittajalla ei patenttihakemusta Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltäessä ole ollut mahdollisuutta antaa lausumaansa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on valittajan markkinaoikeudessa esittämän perusteella ensisijaisesti kysymys siitä, onko Patentti- ja rekisterihallitus ennen asian ratkaisemista valituksenalaisella päätöksellään varannut valittajalle tilaisuutta antaa selitys sellaisesta selvityksestä, joka on vaikuttanut asian ratkaisemiseen, ja onko valituksenalaisessa päätöksessä esitetty patenttihakemuksen hyväksymiselle sellainen este, josta valittajalla ei ole ollut tilaisuutta antaa lausumaansa ennen patenttihakemuksen hylkäämistä. Toissijaisesti asiassa voi olla kysymys siitä, sisältävätkö ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimukset 1 ja 7 lisättyä materiaalia sekä täyttyvätkö muutkin patentoitavuuden edellytykset ensisijaisen ja vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman osalta.

2 Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä.

Patenttilain 16 §:n mukaan hakemus on hylättävä, jos vielä lausuman antamisen jälkeen katsotaan olevan este hakemuksen hyväksymiselle ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestä ja jos ei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä.

Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

3 Patenttivaatimusasetelmat

Markkinaoikeudessa tarkasteltavana olevissa ensisijaisessa ja vaihtoehtoisessa patenttivaatimusasetelmassa on palvelimeen kohdistuva itsenäinen patenttivaatimus 1, palvelimeen kohdistuvat epäitsenäiset patenttivaatimukset 2–6, menetelmään kohdistuva itsenäinen patenttivaatimus 7 ja tietokoneohjelman kohdistuva itsenäinen patenttivaatimus 8.

Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

Palvelin, joka on sovitettu:
vastaanottamaan käyttäjältä käyttäjän toimintaa palvelevan rakennuksen tilojen tarkoitettua toimintaa, käyttötarkoitusta ja käyttötapaa kuvaava tieto;
mainitun vastaanotetun tiedon perusteella, palvelin on lisäksi automaattisesti sovitettu:
muuntamaan mainitun toiminnan kuvaava tieto virtuaalisen rakennuksen tiloja ja rakennuskohteen vaatimuksia kuvaavaksi tietomalliksi;
jolloin palvelin on lisäksi sovitettu määrittämään muunnoksessa tilojen ja rakennuskohteen vaatimukseksi tilan koko, tarkoitus ja ominaisuudet mainitun toiminnan perusteella;
jolloin palvelin on lisäksi sovitettu määrittää muunnos tilojen tapahtumien perusteella, jolloin tapahtuma edustaa tarkoitusta, ja jolloin jokainen tapahtuma vastaa tilan palvelukykyä, ja jokainen tapahtuma sisältää arvofunktiot tilan ominaisuuksien toteutuksen kannalta;
jossa palvelin on lisäksi sovitettu määrittää muunnos tilan kunkin tapahtuman arvofunktioiden yhdistelmän perusteella;
muuntamaan virtuaalisen rakennuksen tiloja ja rakennuskohteen vaatimuksia kuvaava tieto virtuaalisen rakennuksen massoittelua kuvaavaksi tiedoksi;
muuntamaan virtuaalisen rakennuksen massoittelua kuvaava tieto virtuaalisen rakennuksen rakennusosiksi ja käyttöosiksi, jolloin mainittu virtuaalinen rakennus vastaa fyysistä rakennusta ja sen käyttöä, jolloin virtuaalinen rakennus saadaan mainittujen muunnosten perusteella edellisen muunnoksen ollessa lähtökohtaisesti seuraavaan muunnoksen perusta ilman rakennuksen tietomallia, BIM; ja jolloin mainittu virtuaalinen rakennus on sovitettu tuotettavaksi automaattisesti palvelimen toimesta käyttäjälle, perustuen lähtökohdiltaan ainoastaan rakennuksen käyttäjän toiminnan tavoitetietoon.

Itsenäinen patenttivaatimus 7 kuuluu seuraavasti:

Menetelmä, joka käsittää:
vastaanotetaan käyttäjältä käyttäjän toimintaa palvelevan rakennuksen tilojen tarkoitettua toimintaa ja käyttötarkoitusta kuvaava tieto;
muunnetaan, automaattisesti palvelimella, mainittua toimintaa kuvaava tieto virtuaalisen rakennuksen tiloja ja rakennuskohteen vaatimuksia kuvaavaksi tietomalliksi, jolloin palvelin on lisäksi sovitettu määrittämään muunnoksessa tilojen ja rakennuskohteen vaatimukseksi tilan koko, tarkoitus ja ominaisuudet mainitun toiminnan perusteella;
jolloin palvelin lisäksi määrittää muunnoksen tilojen tapahtumien perusteella, jolloin tapahtuma edustaa tarkoitusta, ja jolloin jokainen tapahtuma vastaa tilan palvelukykyä, ja jokainen tapahtuma sisältää arvofunktiot tilan ominaisuuksien toteutuksen kannalta;
jossa palvelin lisäksi määrittää muunnoksen tilan kunkin tapahtuman arvofunktioiden yhdistelmän perusteella;
muunnetaan, automaattisesti palvelimella, virtuaalisen rakennuksen tiloja ja rakennuskohteen vaatimuksia kuvaava tieto virtuaalisen rakennuksen massoittelua kuvaavaksi tiedoksi;
muunnetaan, automaattisesti palvelimella, virtuaalisen rakennuksen tiloja ja rakennuskohteen vaatimuksia sekä massoittelua kuvaava tieto sen rakennusosiksi ja käyttöosiksi, jolloin mainittu virtuaalinen rakennus vastaa fyysistä rakennusta, jolloin virtuaalinen rakennus saadaan mainittujen muunnosten perusteella edellisen muunnoksen ollessa lähtökohtaisesti seuraavaan muunnoksen perusta ilman rakennuksen tietomallia, BIM;
jolloin mainittu virtuaalinen rakennus on sovitettu tuotettavaksi automaattisesti palvelimen toimesta käyttäjälle, perustuen lähtökohdiltaan ainoastaan rakennuksen käyttäjän toiminnan tavoitetietoon.

Itsenäinen patenttivaatimus 8 kuuluu seuraavasti:

Tietokoneohjelma, joka käsittää ohjelmoitavaa koodia, joka on palvelimen sitä suorittaessa sovitettu suorittamaan patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmä.

4 Patenttihakemuksen käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa

Valittaja on tehnyt tarkasteltavana olevan patenttihakemuksen numero FI 20195225 Patentti- ja rekisterihallitukselle 25.3.2019. Patenttihakemukseen on sitä tehtäessä sisältynyt patenttivaatimusasetelma, jossa on ollut patenttivaatimukset 1–9.

Patentti- ja rekisterihallitus on 26.6.2019 antanut patenttihakemukselle ensimmäisen teknisen välipäätöksen, jossa se on muun ohella todennut, että patenttivaatimuksissa 1–9 esitetty keksintö ei ole uusi välipäätöksessä tarkasteltuun tunnettuun tekniikkaan nähden, minkä vuoksi kyseisiä patenttivaatimuksia ei ole voitu hyväksyä.

Valittaja on 29.11.2019 antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle vastauksen edellä mainittuun tekniseen välipäätökseen ja toimittanut vastauksen yhteydessä muutetut patenttivaatimukset 1–8.

Patentti- ja rekisterihallitus on 2.10.2020 antanut patenttihakemukselle toisen teknisen välipäätöksen, jonka mukaan 29.11.2019 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetuissa patenttivaatimuksissa 1–8 esitetty keksintö ei ole uusi välipäätöksessä tarkasteltuun tunnettuun tekniikkaan nähden, minkä vuoksi kyseisiä patenttivaatimuksia ei ole voitu hyväksyä.

Valittaja on 30.11.2020 antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle vastauksen toiseen tekniseen välipäätökseen ja toimittanut vastauksen yhteydessä muutetut patenttivaatimukset 1–8.

Patentti- ja rekisterihallitus on 17.3.2022 antanut patenttihakemukselle kolmannen teknisen välipäätöksen, jossa se on muun ohella todennut, että 30.11.2020 toimitetuissa patenttivaatimuksissa 1–8 esitetty keksintö ei ole uusi välipäätöksessä tarkasteltuun tunnettuun tekniikkaan nähden ja että patenttivaatimus 8 on epätäsmällinen, minkä vuoksi kyseiset patenttivaatimukset eivät ole olleet hyväksyttävissä. Kyseisessä välipäätöksessään Patentti- ja rekisterihallitus on kehottanut valittajaa toimittamaan uudet patenttivaatimukset siinä tapauksessa, että valittaja katsoo patenttihakemuksen sisältävän patentilla suojattavissa olevan keksinnön.

Valittaja on 16.6.2022 antanut Patentti- ja rekisterihallitukselle vastauksen kolmanteen tekniseen välipäätökseen ja toimittanut vastauksen yhteydessä muutetut patenttivaatimukset 1–8.

Valittajan kolmanteen tekniseen välipäätökseen antaman vastauksen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan patenttihakemuksen sillä perusteella, että itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1, 7 ja 8 esitetty keksintö ei ole uusi päätöksessä tarkasteltuun tunnettuun tekniikkaan nähden. Valituksenalaisen päätöksen perusteluosassa Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi esittänyt, että 16.6.2022 toimitetut muutetut patenttivaatimukset 1 ja 7 käsittävät sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä.

5 Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa tarkasteltavana oleva ensisijainen patenttivaatimusasetelma vastaa valittajan Patentti- ja rekisterihallitukselle patenttihakemuksen käsittelyn yhteydessä 16.6.2022 toimittamaa patenttivaatimusasetelmaa. Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 voidaan jakaa piirteisiin seuraavasti:

Palvelin, joka on sovitettu
P1: vastaanottamaan käyttäjältä käyttäjän toimintaa palvelevan rakennuksen tilojen tarkoitettua toimintaa, käyttötarkoitusta ja käyttötapaa kuvaava tieto;
P2: mainitun vastaanotetun tiedon perusteella, palvelin on lisäksi automaattisesti sovitettu muuntamaan mainitun toiminnan kuvaava tieto virtuaalisen rakennuksen tiloja ja rakennuskohteen vaatimuksia kuvaavaksi tietomalliksi;
P3: jolloin palvelin on lisäksi sovitettu määrittämään muunnoksessa tilojen ja rakennuskohteen vaatimukseksi tilan koko, tarkoitus ja ominaisuudet mainitun toiminnan perusteella;
P4: jolloin palvelin on lisäksi sovitettu määrittää muunnos tilojen tapahtumien perusteella, jolloin tapahtuma edustaa tarkoitusta, ja jolloin jokainen tapahtuma vastaa tilan palvelukykyä, ja jokainen tapahtuma sisältää arvofunktiot tilan ominaisuuksien toteutuksen kannalta;
P5: jossa palvelin on lisäksi sovitettu määrittää muunnos tilan kunkin tapahtuman arvofunktioiden yhdistelmän perusteella;
P6: muuntamaan virtuaalisen rakennuksen tiloja ja rakennuskohteen vaatimuksia kuvaava tieto virtuaalisen rakennuksen massoittelua kuvaavaksi tiedoksi;
P7: muuntamaan virtuaalisen rakennuksen massoittelua kuvaava tieto virtuaalisen rakennuksen rakennusosiksi ja käyttöosiksi, jolloin mainittu virtuaalinen rakennus vastaa fyysistä rakennusta ja sen käyttöä, jolloin virtuaalinen rakennus saadaan mainittujen muunnosten perusteella edellisen muunnoksen ollessa lähtökohtaisesti seuraavaan muunnoksen perusta ilman rakennuksen tietomallia, BIM; ja
P8: jolloin mainittu virtuaalinen rakennus on sovitettu tuotettavaksi automaattisesti palvelimen toimesta käyttäjälle, perustuen lähtökohdiltaan ainoastaan rakennuksen käyttäjän toiminnan tavoitetietoon.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että patenttivaatimus 1 sisältää sekä itsessään teknisiä että itsessään epäteknisiä piirteitä. Euroopan patenttiviraston valituslautakunnat ovat tällaisten keksintöjen patentoitavuutta arvioidessaan vakiintuneesti käyttäneet niin sanottua COMVIK-tarkastelua, jossa keksinnöllisyyden arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tekniset ja epätekniset piirteet, jotka myötävaikuttavat keksinnön tekniseen luonteeseen, ja jätetään huomiotta tekniset ja epätekniset piirteet, joilla ei ole tällaista myötävaikutusta (ks. esim. G 1/19 kohdat 31–33). Patenttivaatimuksessa esitetyn keksinnön piirre ei siten jää pois uutuus- ja keksinnöllisyysarvioinnista pelkästään sillä perusteella, että piirre on itsessään epätekninen. Jos patenttivaatimuksessa esitetyssä keksinnössä on kysymys epäteknisen menetelmän teknisestä toteutuksesta ja jos epätekninen menetelmä ei myötävaikuta keksinnön tekniseen luonteeseen, keksinnöllisyysarviointia ei yleensä voi tehdä jättämällä epäteknisen menetelmän piirteet täysin huomiotta, koska kyseinen epätekninen menetelmä on yleensä syynä sen tekniseen toteutukseen liittyvien piirteiden yhdistämiseen patenttivaatimuksessa esitetyllä tavalla (ks. esim. T 1249/22 kohta 13.1).

Tarkasteltavana oleva patenttivaatimus 1 eroaa valittajan Patentti- ja rekisterihallitukselle 30.11.2020 toimittaman patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksesta 1 siten, että ensin mainitun piirteissä P1, P2, P6 ja P7 ilmaisu ”tietomalli” on muutettu ilmaisuksi ”tieto”, ensin mainittuun on lisätty piirteet P4 ja P5 ja ensin mainitun piirteeseen P7 on lisätty piirre ”ilman rakennuksen tietomallia, BIM”. Vastaavat muutokset on tehty myös tarkasteltavana olevan patenttivaatimusasetelman patenttivaatimukseen 7.

Valittajan 16.6.2022 antaman välipäätösvastauksen ja muutettujen patenttivaatimusten sen yhteydessä toimittamisen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus on uutta teknistä välipäätöstä antamatta hylännyt patenttihakemuksen valituksenalaisella päätöksellään. Päätöksen Yhteenveto-kohdassa Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, ettei sille 16.6.2022 toimitetun patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksia voida hyväksyä, koska mainitun patenttivaatimusasetelman itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1, 7 ja 8 esitetty keksintö ei ole uusi, ja todennut, että patenttihakemuksen hylkäysperuste on kerrottu valittajalle aikaisemmassa teknisessä välipäätöksessä ja että valittajalla on ollut tilaisuus antaa vastine kyseiseen välipäätökseen.

Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan tarkasteltavana olevan patenttivaatimuksen 1 piirteet P1, P2, P3, P6, P7 osittain ja P8 käyvät ilmi sekä viitejulkaisusta D1 että D2. Patentti- ja rekisterihallitus on siten valituksenalaisessa päätöksessään esittänyt, että patenttivaatimuksen 1 muut kuin edellä todetut muutetut ja lisätyt piirteet käyvät ilmi molemmista mainituista viitejulkaisuista. Valituksenalaisen päätöksen perusteluissa Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi esittänyt, että ilmaisun ”tietomalli” muuttamista ilmaisuksi ”tieto” ei voida hyväksyä, koska kyseisen muutoksen johdosta patenttia on haettu sellaiseen, mikä ei ole käynyt selville patenttihakemuksesta, kun patenttihakemus on tehty.

Valituksenalaisessa päätöksessä viitatussa aikaisemmassa, 17.3.2022 annetussa teknisessä välipäätöksessä Patentti- ja rekisterihallitus on myös esittänyt, että tarkasteltavana olevan patenttivaatimuksen 1 piirteitä P1, P2, P3, P6 ja P8 kokonaisuudessaan sekä piirrettä P7 osittain vastaavat Patentti- ja rekisterihallitukselle 30.11.2020 toimitetun patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 piirteet käyvät ilmi sekä viitejulkaisusta D1 että D2. Mainitussa välipäätöksessä Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi esittänyt, että sille 30.11.2020 toimitetun patenttivaatimusasetelman epäitsenäisten patenttivaatimusten 2–6 piirteet käyvät ilmi molemmista mainituista viitejulkaisuista. Kyseisessä välipäätöksessä ei ole tarkasteltu patenttihakemuksen selitysosassa esitettyjä piirteitä, joihin patenttivaatimuksiin 16.6.2022 tehdyt muutokset ovat valittajan mukaan perustuneet. Patentti- ja rekisterihallituksen 17.3.2022 antamassa teknisessä välipäätöksessä ei siten ole esitetty, että patenttivaatimuksen 1 edellä todetut muutetut ja lisätyt piirteet kävisivät ilmi viitejulkaisusta D1 tai D2.

Markkinaoikeudelle antamassaan lausunnossa Patentti- ja rekisterihallitus on muun ohella esittänyt, että valituksenalaisessa päätöksessä ei ole uutuuden arvioinnissa otettu huomioon patenttivaatimusten epäteknisiksi katsottuja piirteitä ja että lisättyä materiaalia ei ole valituksenalaisessa päätöksessä esitetty patenttihakemuksen hylkäysperusteena, vaan sitä on ainoastaan kommentoitu lyhyesti.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus toteaa, että valituksenalaisessa päätöksessä tai siinä viitatussa aiemmassa teknisessä välipäätöksessä ei ole esitetty, että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman piirteet P4 ja P5 sekä piirteeseen P7 lisätty piirre ”ilman rakennuksen tietomallia, BIM” kävisivät ilmi viitejulkaisusta D1 tai D2. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallituksen asiassa antaman lausunnon perusteella kyseiset piirteet on valituksenalaisessa päätöksessä katsottu epäteknisiksi eikä niitä ole tästä syystä otettu huomioon uutuuden arvioinnissa. Koska Patentti- ja rekisterihallitus on uutta teknistä välipäätöstä antamatta hylännyt patenttihakemuksen, mainittujen piirteiden epäteknisyyden ja uutuuden arvioinnissa huomioimatta jättämisen osalta on katsottava olevan kysymys sellaisesta asian ratkaisuun vaikuttaneesta selvityksestä, jonka Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt vain valituksenalaisessa päätöksessään ja josta valittajalla ei siten ole ollut hallintolain 34 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla mahdollisuutta antaa selitystään ennen asian ratkaisemista.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisen päätöksensä perusteluja koskevan osan Patenttihakemuksen muutokset (PatL 13 §) -kohdassa esitetyn perusteella katsonut, että perusasiakirjan patenttivaatimuksissa esiintyvän ilmaisun ”tietomalli” muuttamista ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksissa 1 ja 7 esiintyväksi ilmaisuksi ”tieto” ei ole voitu hyväksyä, koska kyseisten muutosten jälkeen patenttia olisi haettu sellaiseen, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta. Vaikka kyseistä patenttivaatimusten muutosta ei Patentti- ja rekisterihallituksen asiassa antaman lausunnon mukaan ole esitetty valituksenalaisessa päätöksessä patenttihakemuksen hylkäysperusteena, kyseinen muutos ei valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan kuitenkaan ole ollut hyväksyttävissä, eikä valituksenalaisesta päätöksestä käy ilmi sellaista, jonka perusteella patenttihakemus olisi kyseisestä muutoksesta huolimatta tullut hyväksytyksi, jos patenttivaatimukset 1 ja 7 olisivat muutoin täyttäneet laissa säädetyt hyväksymisen edellytykset. Patentti- ja rekisterihallituksen on siten katsottava esittäneen kyseisen patenttivaatimusten muutoksen patenttilain 16 §:ssä tarkoitettuna patenttihakemuksen hyväksymisen esteenä. Koska Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt kyseisen esteen vain valituksenalaisessa päätöksessään, valittajalla ei ole ollut kyseisessä säännöksessä edellytettyä tilaisuutta antaa lausumaansa esteestä ennen patenttihakemuksen hylkäämistä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään esittänyt ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäisten patenttivaatimusten 1, 7 ja 8 uutuuden puuttumisen perusteeksi sellaisen asian ratkaisuun vaikuttaneen selvityksen, josta valittajalle ei ole ennen asian ratkaisemista varattu tilaisuutta antaa selitystään. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on mainitussa päätöksessään esittänyt patenttihakemuksen hyväksymiselle esteen, josta valittajalla ei ole ollut tilaisuutta antaa lausumaansa ennen patenttihakemuksen hylkäämistä. Koska mainittu selvitys ja este ovat johtaneet patenttihakemuksen hylkäämiseen, valittajan kuulemista koskeva virhe ei ole ollut luonteeltaan sellainen, että asia voitaisiin ratkaista markkinaoikeudessa palauttamatta sitä Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

6 Johtopäätös

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös patenttihakemuksen numero FI 20195225 hylkäämisestä on perustunut selvitykseen ja esteeseen, joista valittajalla ei ole ollut hallintolain 34 §:n 1 momentissa ja patenttilain 16 §:ssä tarkoitettua tilaisuutta lausua ennen asian ratkaisemista. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on siten kumottava, ja asia on palautettava sitä asiallisesti lainkaan ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 2.4.2024 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinöörit Pasi Nikkonen ja Merja Heikkinen-Keinänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitetiedostot

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.4.2024