MAO:717/​2025

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.10.2024 (liitteenä)

Asian tausta

Enregis GmbH on 12.5.2022 tekemällään hakemuksella vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää Innotek Oy:n tavaramerkin numero 256571 SMART WATER menetetyksi kokonaisuudessaan tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi. Tavaramerkki oli rekisteröity luokassa 11 tavaroille valaistus-, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, ilmastointi-, vesihuolto- ja saniteettilaitteet sekä luokassa 37 palveluille Rakentamispalvelut ja rakentaminen; Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihto-, sähkötekniikka, jäähdytys-, kulunvalvonta-, televiestintä- ja dataviestintä ja palontorjunta sekä rakennusautomaatio järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Saniteettilaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Energiansäästölaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito ja luokassa 42 palveluille Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.

Patentti- ja rekisterihallitus on 21.12.2023 tekemällään päätöksellä määrännyt tavaramerkin numero 256571 SMART WATER rekisteröinnin menetetyksi osittain siten, että rekisteröinti on jäänyt voimaan luokassa 11 tavaroille suihkut ja suihkuletkut.

Päätöksen perusteluissa on todettu muun ohella, että osassa merkin haltijan toimittamasta näytöstä ei ole esiintynyt mitään tavaramerkkiä ja osassa näyttöä on esiintynyt kuviomerkki, jossa on suurin kirjaimin kirjoitettu sana energo sekä huomattavasti pienemmällä teksti SMART WATER. Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, että kuviomerkki energo SMART WATER on poikennut hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä siinä määrin, että se vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyyn, eikä käyttönäyttö tältä osin ole osoittanut tavaramerkin SMART WATER tosiasiallista käyttöä. Siltä osin kuin käyttönäyttö koski kuviomerkkejä, joissa tipanmuotoisen kuvion sisällä esiintyi isolla kirjoitettu teksti SMART WATER tai SMART WATER energo.fi, Patentti- ja rekisterihallitus katsoi, että teksti SMAR WATER muodosti merkkien määräävän osan ja etteivät merkit poikenneet rekisteröidystä merkistä siinä määrin, että muutokset vaikuttaisivat tavaramerkin erottamiskykyyn. Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin katsonut, ettei käyttönäyttö tältä tai muiltakaan osin osoittanut tavaramerkkiä SMART WATER käytetyn luokkien 37 ja 42 palvelujen yhteydessä. Patentti- ja rekisterihallitus katsoi tavaramerkkiä SMART WATER käytetyn ainoastaan luokan 11 tavaroihin kuuluvien tavaroiden suihkut ja suihkuletkut yhteydessä.

Innotek Oy valitti Patentti- ja rekisterihallituksen 21.12.2023 tekemästä päätöksestä markkinaoikeuteen siltä osin kuin tavaramerkin numero 256571 SMART WATER rekisteröinti oli määrätty menetettäväksi ja toimitti valituksensa liitteenä uutta todistelua ja selvitystä tavaramerkin käytöstä. Valituksen johdosta markkinaoikeus kumosi päätöksellään 24.9.2024 numero 525/2024 Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palautti tavaramerkin rekisteröinnin menettämistä koskevan asian sitä asiallisesti ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi valittajan toimittaman uuden todistelun ja selvityksen huomioon ottamiseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen kohteena olevalla päätöksellä 11.10.2024 määrännyt tavaramerkin numero 256571 SMART WATER rekisteröinnin menetetyksi osittain siten, että rekisteröinti on jäänyt voimaan luokan 11 tavaroille suihkut ja suihkuletkut.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus ja sen täydennys

Vaatimukset

Innotek Oy on katsottava vaatineen, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin tavaramerkin numero 256571 SMART WATER rekisteröinti on määrätty menetetyksi luokan 11 tavaroille ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet”, luokan 37 palveluille: ”Rakentamispalvelut ja rakentaminen; Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihto-, sähkötekniikka, jäähdytys-, kulunvalvonta-, televiestintä- ja dataviestintä ja palontorjunta sekä rakennusautomaatio järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Saniteettilaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Energiansäästölaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito” sekä luokan 42 palveluille: ”Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen”.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään arvioinut valittajan tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä esittämää näyttöä liian rajoittavasti ja vaatinut näytöltä liiallista konkreettisuutta ottaen erityisesti huomioon tavaroiden ja palvelujen todelliset olosuhteet, ominaispiirteet ja kaupalliset realiteetit. Lisäksi se on jättänyt tekemättä asiassa esitetyn näytön kokonaisvaltaisen arvioinnin, eikä päätöksessä ole otettu vaadittavalla tarkkuudella kantaa uuteen näyttöön.

Valittajan asiassa esittämän laajan käyttönäytön perusteella tavaramerkkiä on katsottava käytetyn tosiasiallisesti ainakin luokan 11 tavaroille ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet”, sekä rekisteröidyille luokan 37 ja 42 palveluille.

Valittaja tarjoaa tavaroitaan ja palvelujaan yritysasiakkaille, kuten suurille kiinteistönomistajille ja -hallinnointitahoille. Tavaroiden ja palvelujen luonteen, kaupallisten olosuhteiden sekä muiden asiaan vaikuttavien seikkojen vuoksi käyttönäyttö on monitahoista. Kokonaisuutena arvioiden käyttönäyttö osoittaa kuitenkin selkeän, tosiasiallisen ja jatkuvan tavaramerkin käytön elinkeinotoiminnassa sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli erottamaan haltijansa tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Patentti- ja rekisterihallitus on todistelun kokonaisarvioinnin sijaan vain käynyt asiassa esitettyä näyttöä läpi erikseen ja yksitellen.

Patentti- ja rekisterihallitus on tulkinnut tavaramerkin käyttöä liian rajoittavasti siitä lähtökohdasta, että vain suora ja nimenomainen maininta tavaramerkistä palvelujen yhteydessä tai myynnissä olisi arvioinnissa huomioon otettavaa näyttöä. Sen päätöksessä ei ole otettu huomioon tavaramerkin käytön moninaisuutta ja epäsuoria vaikutuskeinoja merkin arvon ylläpitämisessä.

Kun Patentti- ja rekisterihallitus on hylännyt käyttönäytön osia erillään toisistaan, se ei ole tehnyt kokonaisvaltaista arviointia.

Tavaramerkin SMART WATER käyttö vesipisaran sisällä lisätyn sanaosan energo kanssa ei ole vaikuttanut tavaramerkin erottamiskykyyn. Energo on ollut valittajan aputoiminimi ja tavaramerkki, ja näin käytettynä tavaramerkkiä on käytetty sen rekisteröidyssä muodossa.

Myös Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) mitätöintiosaston tämän asian osapuolten välisessä EU-tavaramerkin SMART WATER menettämistä koskevassa asiassa 12.6.2024 antamassa päätöksessä numero C 54 621 on todettu, että tavaramerkkiä SMART WATER on katsottava käytetyn sen rekisteröidyssä muodossa silloinkin, kun sitä on käytetty muun muassa vesipisaran sisällä ja lisäelementin ENERGO kanssa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Tavaramerkin käytöstä toimitettua näyttöä on arvioitu kokonaisuutena. Valittajan toimittama näyttö osoittaa, että se on käyttänyt kaupallista alkuperää osoittavana tunnusmerkkinä lähinnä kuviomerkkikokonaisuutta energo SMART WATER, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä siinä määrin, että se vaikuttaa merkin erottamiskykyyn. Kuviomerkkikokonaisuuden energo SMART WATER ei voida katsoa osoittavan rekisteröidyn merkin SMART WATER tosiasiallista käyttöä.

Sanalla energo ei ole merkityssisältöä, ja se on erottamiskyvyltään vahva. Teksti smart water on kirjoitettu kuviomerkissä huomattavasti pienemmällä, ja se mielletään merkin heikommaksi osaksi. Sanaa smart käytetään nykyään hyvin yleisesti erilaisten tuotteiden ja palvelujen yhteydessä ilmaisemaan, että kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyy jokin älykäs toiminto. Merkin SMART WATER erottamiskyky ei siten ole kovin korkea. Vesikalusteiden ja niitä koskevien palvelujen yhteydessä teksti SMART WATER voidaan nykyään mieltää tavaroita ja palveluja kuvailevaksi, sillä kyseessä voivat olla järkevään vedenkäyttämiseen liittyvät tavarat ja palvelut.

Vaikka sana energo esiintyy kuviomerkissä SMART WATER -sanaosan sisältävän sinisen tipan edessä, ei heikompaa sanaosaa SMART WATER mielletä kaupallista alkuperää osoittavaksi erilliseksi elementiksi, vaan lähinnä energo -merkkisiä tavaroita ja palveluja kuvailevaksi elementiksi. Elementit energo ja SMART WATER eivät siten muodosta kahta erillistä merkkiä, joita käytetään samanaikaisesti vierekkäin, vaan ne muodostavat merkkikokonaisuuden, jossa määräävänä elementtinä on sana energo. Näin ollen kuviomerkki energo SMART WATER poikkeaa rekisteröidystä merkistä siinä määrin, että se vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyyn.

Valittajan voidaan katsoa osoittaneen rekisteröidyn merkin SMART WATER tai siihen rinnastettavissa olevan merkin käytön vain suihkujen ja suihkuletkujen yhteydessä. Luokan 11 nimikkeet ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet” kattavat myös muita tavaroita, jotka poikkeavat huomattavasti suihkuista ja suihkuletkuista. Näin ollen toimitetun näytön ei voida katsoa osoittavan merkin käyttöä nimikkeelle ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet” kokonaisuudessaan.

EUIPO:n mitätöintiosaston päätös numero C 54 621 ei ole lainvoimainen eikä sillä ole tässä asiassa sitovaa vaikutusta.

Vastaajan vastaus

Vaatimukset

Vastaaja on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on ratkaissut asian oikein.

Valittajan tavaramerkkiä SMART WATER ei ole käytetty menettämisvaatimuksen esittämistä edeltävän viiden vuoden aikana muille kuin korkeintaan luokan 11 tavaroille ”suihkut ja suihkuletkut”.

Valittajan toimittama näyttö ei ole ollut merkitykselliseltä ajanjaksolta tai se ei ole osoittanut tavaramerkkiä käytetyn rekisteröinnin kattamille tavaroille tai palveluille taikka merkin rekisteröidyssä muodossa. Näyttö on ollut osin päiväämätöntä, osassa näytöstä ei ole esiintynyt mitään tavaramerkkiä ja osa näytöstä osoittaa vain valittajan organisaation sisäistä tavaramerkin käyttöä. Näyttöä kokonaisuutena arvioiden on päädyttävä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaiseen lopputulokseen.

Valittaja on luetellut valituksessaan yleisiä esimerkkejä epäsuorista- tai aihetodisteista, mutta ei ole esittänyt sellaista todistelua. Jotta epäsuoralla näytöllä voitaisiin katsoa olevan asiassa merkitystä, tulisi sen lisäksi esittää suoraa objektiivista näyttöä, mitä valittaja ei myöskään ole tehnyt.

EUIPO:n mitätöintiosaston päätös numero C 54 621 ei ole lainvoimainen eikä Suomen rekisteriviranomaista tai tuomioistuinta sitova.

Valittajan tavaramerkin ei tule jäädä voimaan luokan 11 osalta tavaroille ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet”, mikäli merkkiä on tosiasiallisesti käytetty ainoastaan tavaroille ”suihkut ja suihkuletkut”.

”Vesihuolto- ja saniteettilaitteet” on laaja kategoria, ja se sisältää paljon tavaroita, jotka poikkeavat suihkuista ja suihkuletkuista. Siten ”suihkut ja suihkuletkut” muodostavat vesihuolto- ja saniteettilaitteiden erillisen alakategorian. Esimerkiksi vesihuoltoon sisältyy muun muassa vedenhankinta, talousveden käsittely ja jakelu sekä jätevesien käsittely eli viemäröinti ja puhdistus. Tällaisiin erilaisiin vesihuollon tehtäviin liittyvät tavarat poikkeavat toisistaan esimerkiksi käyttötarkoitukseltaan, kohderyhmiltään ja jakelukanaviltaan.

Tavaroille ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet” on siten tunnistettavissa useita itsenäisiä ja selviä alakategorioita, ja mikäli näyttöä tavaramerkin käytöstä on esitetty vain jollekin näistä alakategorioista, tulee myös rekisteröinnin jäädä voimaan vain sen osalta.

Valittajan lausuma

Kaikki valittajan esittämä käyttönäyttö koskee tavaramerkin SMART WATER käyttöä sen rekisteröidyssä muodossa. Hyödyntääkseen tavaramerkkiään kaupallisesti valittaja käyttää rekisteröityä tavaramerkkiään sanamerkkinä SMART WATER vesipisaran sisällä ja toisen merkin, eli energo -tavaramerkin kanssa. Tällä tavoin valittaja voi erottamiskykyä menettämättä sopeuttaa SMART WATER tavaramerkkinsä paremmin markkinoiden vaatimuksiin ja edistää kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiä. Valittajan toimittama aineisto osoittaa tavaramerkin SMART WATER tosiasiallisen käytön merkin rekisteröidyssä muodossa tai muodoissa, jotka ovat sen sallittuja muunnelmia.

Rekisteröidyillä tavaramerkeillä on vähintään heikko erottamiskyky, eikä ilmaisun smart water voida siten katsoa olevan kuvaileva tai erottamiskyvyltään alhainen. Ilmaisu smart water on mielikuvituksellinen, koska siinä yhdistyy odottamattomalla tavalla adjektiivi ja substantiivi. Vesipisarakuvio, jonka sisällä merkkiä on käytetty, on ollut muodoltaan yksinkertainen ja sen sininen tausta ei ole lisännyt merkkiin mitään erityistä. Myöskään kirjainten tavanomainen fontti estä kuluttajia lukemasta niitä.

Tavaramerkin SMART WATER käytössä yhdessä energo -merkin kanssa on ollut kyse riippumattomien merkkien samanaikaisesta käytöstä, kuten myös EUIPO:n mitätöintiosasto on katsonut. Merkkien samanaikaisen käytön tarkoituksena on ilmaista, että energo on yritysmerkki ja SMART WATER sen alabrändi, eikä energo -merkin käyttö yritysmerkkinä vähennä tavaramerkin SMART WATER alkuperäfunktion toteutumista. Vaikka merkkejä käytetään yhdessä, ne pysyvät toisistaan erillisinä sekä riippumattomina. Tällainen samanaikainen käyttö on tavanomaista ja siihen tottunut kohdeyleisö osaa mieltää merkit toisistaan erillisinä.

Valittajan toimittama näyttö sisältää myös runsaasti aineistoa, joka osoittaa tavaramerkin SMART WATER käytön sellaisenaan.

Valittaja on toimittanut huomattavasti näyttöä tavaramerkin käyttämisestä myös muille tavaroille kuin suihkuille ja suihkuletkuille. Näyttö osoittaa laajasti tavaramerkin SMART WATER tosiasiallisen käytön esimerkiksi seuraavien luokan 11 tavaroiden yhteydessä: pesuallas- ja suihkuhanat, käsi- ja pääsuihkut, sekoittajien säätimet, hanan säätimet ja suihkusäätimet, kaksitoimiset huuhtelumekanismit, suihkuletkut, wc-istuimet ja ilmastuslaitteet. Koska nimikkeen sisällä ei ole mahdollista jaotella alaryhmiä järkevällä tavalla, näiden tavaroiden käyttö osoittaa selvästi tavaramerkin SMART WATER tosiasiallisen käytön luokan 11 tavaroille vesihuolto- ja saniteettilaitteet.

Valittajan tuotteiden ja palvelujen luonteen perusteella on selvää, ettei niitä hankita usein ja että niiden erityispiirteet tekevät niistä varsin teknisiä. Niitä hankitaan kertaluonteisina ostoina ja asennuksina tai ajan kuluessa vaadittavina huoltoina. Kyse on erikoistuotteista ja -palveluista. Valittaja on tämän niche
-markkinan johtava yritys Suomessa ja käyttää tavaramerkkiään SMART WATER aktiivisesti tuotteidensa ja palvelujensa tarjoamisessa ja markkinoinnissa. Visuaalisten todisteiden edellyttäminen jokaisesta tavaramerkistä ei vastaa valittajan toimialan kaupallisia olosuhteita, koska kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ei voida edellyttää samanlaista todistemateriaalia kuin esimerkiksi kuluttajille tarjottavien massatuotteiden osalta. Yritysten keskinäisissä liiketoimissaan käyttämät kirjalliset asiakirjat ovat tärkeitä tavaramerkkien kaupallisen käytön ymmärtämisessä aloilla, joilla visuaalista brändäystä ei toteuteta samalla tavalla kuin kuluttajatuotteissa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Oikeusohjeet

Tavaramerkin menettämistä voidaan tavaramerkkilain 53 §:ssä säädetyn mukaisesti vaatia paitsi kanteella tuomioistuimessa myös hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa, mistä nyt on kyse.

Tavaramerkkilain 46 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää, jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, jollei haltija osoita käyttämättömyydelle päteviä syitä.

Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

Tavaramerkkilain 46 §:n 3 momentilla on osaltaan pantu täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) 16 artiklan 5 kohta (HE 201/2018 vp s. 147).

Euroopan unionin tuomioistuin on aiemmin voimassa olleen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan osalta, joka vastaa asiallisesti tavaramerkkidirektiivin 16 artiklan 5 alakohdan a alakohtaa, todennut, että tarkoitus on antaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin asianomaisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin (tuomio 25.10.2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, kohta 21).

Pykälän 5 momentin mukaan, jos rekisteröinnin tosiasiallinen käyttämättömyys koskee vain joitakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti voidaan menettää vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Tavaramerkkilain 57 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin menettämistä koskeva asia ratkaistaan hallinnollisessa menettelyssä hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Pykälän 2 momentin mukaan, jos menettämistä koskeva hakemus perustuu tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen eikä tavaramerkin haltija ole esittänyt selvitystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tavaramerkin rekisteröinti menetetään hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

2 Kysymyksenasettelu

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko Patentti- ja rekisterihallitus menetellyt virheellisesti, kun se on määrännyt 31.8.2012 rekisteröidyn tavaramerkin numero 256571 SMART WATER rekisteröinnin menetetyksi tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta: ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet” luokassa 11, ”Rakentamispalvelut ja rakentaminen; Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihto-, sähkötekniikka, jäähdytys-, kulunvalvonta-, televiestintä- ja dataviestintä ja palontorjunta sekä rakennusautomaatio järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Saniteettilaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Energiansäästölaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito” luokassa 42, sekä ”Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja
-ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen” luokassa 42.

Enregis GmbH on 12.5.2022 tekemässään tavaramerkin rekisteröinnin menettämistä koskevassa hakemuksessaan esittänyt, että tavaramerkkiä ei ole käytetty hakemusta edeltävien viiden vuoden aikana. Tässä asiassa merkityksellinen ajanjakso on siten 11.5.2017–11.5.2022. Markkinaoikeudessa on näin ollen arvioitavana kysymys siitä, onko tavaramerkkiä numero 256571 SMART WATER tosiasiallisesti käytetty edellä mainituille tavaroille ja palveluille tällä ajanjaksolla.

Ottaen huomioon valituksessa esitetty vaatimus, valituksenalaisen päätöksen lainmukaisuus ei ole markkinaoikeudessa arvioitavana siltä osin, kun tavaramerkki SMART WATER on määrätty menetettäväksi luokan 11 tavaroille ”valaistus, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys- kuivatus- ja ilmastointilaitteet”.

Asiassa on ensin arvioitava, onko osa valittajan esittämästä käyttönäytöstä valituksenalaisessa päätöksessä todetun mukaisesti koskenut merkin käyttöä muodossa, joka on poikennut rekisteröidystä merkistä sen erottamiskykyyn vaikuttavalla tavalla, jolloin siinä ei tavaramerkkilain 46 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan ole kyse tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

Tämän jälkeen asiassa on arvioitava, onko valittaja esittänyt vaatimustensa tueksi riittävän näytön tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ajanjaksolla 11.5.2017–11.5.2022 niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten rekisteröintiä valitus koskee.

3 Asian arviointi

3.1 Tavaramerkin käyttö muussa kuin rekisteröidyssä muodossa

Tosiasiallista käyttöä koskevan arvioinnin kohteena oleva rekisteröity tavaramerkki SMART WATER on sanamerkki, joka muodostuu sanaosista smart, joka tarkoittaa muun ohella järkevää, sekä water, joka tarkoittaa vettä.

Valittaja on vedonnut tavaramerkin SMART WATER rekisteröinnin menettämistä koskevan asian käsittelyssä merkin tosiasiallisena käyttönä yhtäältä sen käyttöön sellaisenaan sanamerkkinä ja toisaalta sen käyttöön alla kuvatuissa muodoissa. Viimeksi mainitulta osin on ensinnäkin kyse käytöstä, jossa sanat smart water on kirjoitettu siniseen vesipisarakuvioon, joka on sijoitettu rinnakkain erillisen sanan energo kanssa (kuva 1). Toiseksi kyse on käytöstä, jossa päällekkäin asetellut sanat smart ja water on kirjoitettu eri suuntiin aseteltuihin sinisiin vesipisarakuvioihin sellaisenaan tai yhdessä sanaelementin energo.fi kanssa (kuva 2). Kolmanneksi valittaja vetoaa merkin käyttöön muodossa, jossa sanat smart ja water on kirjoitettu sinisen vesipisaran sisälle yhdessä sanaosan HOUSE, vuosiluvun sekä sanaosan energo.fi kanssa (kuva 3):

Patentti- ja rekisterihallitus on todennut valituksenalaisessa päätöksessään, että osassa näyttöä on esiintynyt kuviomerkki, jossa on kirjoitettu sana energo sekä huomattavasti pienemmällä teksti SMART WATER, joka on kirjoitettu sinisen vesipisaran muotoisen kuvion sisään. Päätöksen mukaan sana energo mielletään osaksi merkkikokonaisuutta, josta heikompaa osaa SMART WATER ei mielletä kaupallista alkuperää osoittavaksi erilliseksi elementiksi, vaan energo-merkkisiä tavaroita ja palveluja kuvailevaksi elementiksi. Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, että kuviomerkki energo SMART WATER (kuva 1) on poikennut hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä siinä määrin, että se vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyyn, eikä käyttönäyttö tältä osin ole osoittanut tavaramerkin SMART WATER tosiasiallista käyttöä.

Edelleen päätöksen mukaan valittaja on toimittanut valokuvia liiketilan ikkunasta, kokoushuoneen lasiseinästä, suihkuista ja suihkuletkuista, joissa esiintyy tipanmuotoisen kuvion sisällä suuraakkosin kirjoitettu teksti SMART WATER tai SMART WATER energo.fi (kuva 2). Kuvissa esiintyvissä merkissä määräävän osan muodostaa teksti SMART WATER ja sen käytön voidaan katsoa olevan merkin käyttöä rekisteröidyssä muodossa, sillä merkit eivät poikkea rekisteröidystä merkistä siinä määrin, että muutokset vaikuttaisivat tavaramerkin erottamiskykyyn.

Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut myös, että kuviomerkki SMART WATER HOUSE ENERGO.FI (kuva 3) poikkeaa rekisteröidystä sanatavaramerkistä SMART WATER siinä määrin, ettei sen voida katsoa olevan sanamerkkiin rinnastettavissa.

Markkinaoikeus toteaa, että tässä asiassa on vaadittu tavaramerkin SMART WATER menettämistä käyttämättömyyden perusteella. Tavaramerkin pätevyyttä ei sen sijaan ole kyseenalaistettu erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi. Siltä osin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on kuitenkin todettu, että teksti SMART WATER voidaan vesikalusteiden ja niitä koskevien palvelujen yhteydessä nykyään mieltää jopa tavaroita ja palveluja kuvailevaksi markkinaoikeus toteaa, että rekisteröityjä tavaramerkkejä on pidettävä ainakin heikosti erottamiskykyisinä (ks. vastaavasti Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, 41 ja 47 kohdat).

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että valittajan tavaramerkin SMART WATER kanssa on käytetty sinistä vesipisaran muotoista kuviota, joka on yksinkertainen ja veteen eli myös sanaan water viittaava, ja josta ei sellaisenaan seuraa, että merkin käyttö poikkeaisi rekisteröidystä merkistä siten, että poikkeaminen vaikuttaisi merkin erottamiskykyyn.

Tavaramerkin SMART WATER kanssa on sinisen vesipisaran lisäksi kuitenkin kuvan 1 mukaisesti käytetty ensinnäkin tunnusta energo, joka vastaa sanamerkkinä valittajalle rekisteröityä tavaramerkkiä numero 221137 energo. Tältä osin kyseessä on valittajan mukaan riippumattomien merkkien samanaikainen käyttö.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys voi täyttyä silloin, kun tavaramerkkiä käytetään vain toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa tilanteessa, jossa molempien tavaramerkkien yhdistelmä on rekisteröity tavaramerkiksi, kunhan tavaramerkki edelleen mielletään osoitukseksi kyseisen tavaran alkuperästä (tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym.,
C-252/12, EU:C:2013:497, 26 kohta).

Kuvan 1 mukaisessa merkkikokonaisuudessa sana energo on kokonsa ja sijaintinsa vuoksi merkkikokonaisuuden hallitsevin osa. Sanalla energo ei ole sellaisenaan merkityssisältöä, minkä vuoksi sitä on myös pidettävä vähintään keskitasoisesti erottamiskykyisenä. Vesipisaran värin kirkkaus ja sanaosan SMART WATER valkoinen väritys luovat sinänsä mahdollista huomiota herättävän vastakohdan tummansinisellä esitettyyn sanaan energo. Tästä huolimatta sanayhdistelmän SMART WATER sisältävää vesipisaraa on pidettävä erottamiskyvyltään heikompana kuin sanaa energo ottaen huomioon erityisesti sen pienempi koko ja sijoittuminen sanan energo jälkeen, sekä ainakin tavaroiden ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet” osalta myös se, että kyseisellä sanayhdistelmällä ja pisaralla on veteen viittaava merkitys.

Käänteisen värityksen lisäksi sana energo on kirjoitettu kooltaan selvästi suuremmilla pienaakkosilla sekä eri fontilla ja värillä kuin vesipisaran sisällä esiintyvä suuraakkosin kirjoitettu sanaosa SMART WATER. Edellä todettu huomioon ottaen sana energo ja sanaosan SMART WATER sisältävä vesipisara voidaan merkkikokonaisuudessa mieltää erillisiksi osiksi. Koska sanaosan SMART WATER sisältävää vesipisaraa on lisäksi näytetty käytetyn sellaisenaan, markkinaoikeus katsoo, että kuvan 1 mukaisen merkkikokonaisuuden käytössä on ollut kyse tavaramerkin SMART WATER käytöstä yhdessä toisen tavaramerkin kanssa. Näin käytettynä vesipisara, johon on sisällytetty sanaosa SMART WATER, on valittajankin esittämin tavoin miellettävissä tunnuksen energo alabrändiksi, joka myös yhdessä sanan energo kanssa käytettynä kykenee ilmaisemaan tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän. Sanan energo yhtäaikainen käyttö tavaramerkin SMART WATER kanssa ei ole siten vaikuttanut tavaramerkin SMART WATER erottamiskykyyn. Näin ollen kuvan 1 mukainen käyttö voidaan ottaa merkin tosiasiallista käyttöä koskevassa arvioinnissa huomioon.

Myöskään tavaramerkin SMART WATER käyttö kuvasta 2 ilmenevissä muodoissa, joissa se on esitetty vesipisaran sisällä ja osin yhdessä huomattavasti pienemmällä kirjoitetun tekstin energo.fi kanssa, ei voida katsoa poikkeavan rekisteröidystä merkistä siten, että poikkeaminen vaikuttaisi tavaramerkin SMART WATER erottamiskykyyn, vaan tällainen käyttö on edellä todettua vastaavasti miellettävä kahden tavaramerkin käyttämiseksi yhdessä. Edellä todetun perusteella myös tavaramerkin SMART WATER kuvan 2 mukainen käyttö on siten otettava huomioon merkin tosiasiallista käyttöä koskevassa arvioinnissa.

Markkinaoikeus toteaa kuvan 3 mukaisen käytön osalta, että sinisen vesipisaran muotoisen kuvion ja sanaosan energo.fi ei edellä todetulla tavalla voida katsoa vaikuttavan tavaramerkin SMART WATER erottamiskykyyn. Vesipisaraan lisätyn sanan house sekä vuosiluvun voidaan mieltää kuvailevan esimerkiksi palvelujen toteuttamiskohdetta ja -ajankohtaa, eikä myöskään niiden lisäämisen voida katsoa vaikuttavan tavaramerkin SMART WATER erottamiskykyyn. Myös kuvan 3 mukainen tavaramerkin SMART WATER käyttö on siten otettava huomioon merkin tosiasiallista käyttöä koskevassa arvioinnissa.

3.2 Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva arviointi

3.2.1 Yleistä

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli erottamaan haltijansa tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Tosiasiallista käyttöä ei ole pelkästään symbolinen käyttö, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet ja estämään mahdollinen menettämisvaatimus. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän. Tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja yleisyys (tuomio 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, 43 kohta ja vastaavasti esimerkiksi tuomio 31.1.2019, Pandalis v. EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, 83 kohta).

Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä (edellä mainittu tuomio Ansul, 37 kohta).

Tosiasialliselle käytölle ei unionin tuomioistuimen mukaan ole mahdollista määrittää mitään abstraktia määrällistä vähimmäisvaatimusta, vaan kansallisen tuomioistuimen on voitava ottaa asiaa koskevassa arvioinnissa huomioon kaikki olosuhteet (määräys 27.1.2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, 25 kohta). Tavaramerkin käytön ei aina edellytetä olevan määrältään huomattavaa, jotta sitä pidettäisiin tosiasiallisena, koska käytön tosiasiallisuus riippuu tavaran tai palvelun ominaispiirteistä markkinoilla (edellä mainittu tuomio Ansul, 39 kohta). Käyttö voi tapauskohtaisista olosuhteista riippuen olla tosiasiallista, vaikka tavaroita olisi myyty vain yhdelle ainoalle asiakkaalle ja käytön alueellinen merkityksellisyys on vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa (edellä mainittu määräys La Mer Technology, 24 kohta ja vastaavasti tuomio 11.5.2006, Sunrider v. EUIPO, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 76 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on lisäksi todettu, että tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon ainoastaan seikat, jotka ovat tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja näin ollen ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä. Mahdollisia vaatimuksen tekemisen jälkeen tapahtuneita seikkoja voidaan kuitenkin tarvittaessa ottaa huomioon arvioitaessa käytön tosiasiallisuutta merkityksellisen ajanjakson kuluessa. Tällaisilla seikoilla voidaan varmistua tavaramerkin käytön laajuudesta merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja tavaramerkin haltijan todellisista aikomuksista kyseisen ajanjakson kuluessa tai arvioida näitä paremmin (edellä mainittu määräys La Mer Technology, 30 ja 31 kohta).

3.2.2 Arviointi luokan 11 tavaroiden ja luokan 37 palvelujen osalta

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että kuvien 1–3 mukainen käyttö on tässä asiassa kyseessä olevan rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan esittämään näyttöön sisältyvistä valokuvista ilmenee, että valittajan myymälä- ja esittelytilojen seinillä ja kalusteissa on esiintynyt kuvan 1 mukainen energo SMART WATER kuviomerkki. Tiloissa on ollut esillä muun ohella myytävinä pidettyjä poresuuttimia, suihkuletkuja, suihkuliukuja, suihkupäitä ja kattosuihkuja sekä digitaalisia kylpyhuoneiden hallintalaitteita. Lisäksi tilojen ikkunoihin on teipattu sanat smart water suuraakkosin, ja ikkunalla on ollut esillä muun muassa suihkupäitä, suihkuletkuja, suihkukahvoja, vesihanoja. Myös tiloissa sijaitsevan neuvotteluhuoneen sisäikkunassa on käytetty teippausta smart water, ja ikkunalla on ollut esillä edellä mainittuja esittelytuotteita ja tuotteiden esitteitä.

Edellä mainitut valokuvat eivät ole päivättyjä. Valittaja on kuitenkin toimittanut muun ohella kuvakaappauksen Google Street View -karttapalvelusta lokakuussa 2020 otetusta kuvasta, jossa näkyy ulkoapäin valittajan myymälätila, jonka ikkunoissa on edellä mainitut smart water -teippaukset. Valittaja on vedonnut myös Kojamo Oyj:n yksikönjohtajan lausuntoon, jonka mukaan hän on vieraillut valittajan esittely- ja toimitiloissa 1–2 kertaa vuodessa syyskuun 2017 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana, ja havainnut edellä kuvattuja ikkunateippauksia ja tuotteita. Todetun perusteella kyseiset valokuvat voidaan ottaa huomioon ajanjaksolle 11.5.2017–11.5.2022 sijoittuvana käyttönäyttönä.

Valittaja on esittänyt näyttönä myös varastotiloissa otettuja valokuvia tuotteista ja niiden pakkauksista, joista käy ilmi, että valittajan varaosapaketteihin on sisältynyt teksti, jossa on mainittu ”Smart Water® painevakioidut hanasuuttimet ja suihkut”. Lisäksi varasosapaketin pussissa on lukenut SMART WATER sinisen vesipisaran sisällä ja valittajan suihkuletkuissa on ollut kaiverrettuna teksti SMART WATER. Valokuvista käy myös ilmi, että käsi- ja kattosuihkujen tukkupakkauksissa on esiintynyt kuvan 1 mukainen energo SMART WATER -kuviomerkki ja että yksittäispakatun suihkuletkun pakkauksen kannessa on ollut kuvan 2 mukainen kuviomerkki.

Valittaja on esittänyt näyttönä toteutuneista tilauksista ja tehdyistä huolloista tai asennuksista asiakkaiden lausuntoja, auditointiraportteja, asennusluetteloita, kohdelistauksia, tarjouspyyntöjä, asiakkaille lähetettyjä tarjouksia, sähköpostikirjeenvaihtoa asiakkaiden kanssa sekä urakkasopimuksia ajanjaksolta 11.5.2017–11.5.2022. Valittajan asiakkaiden lausunnoista ilmenee, että valittaja on tilannut ja myynyt merkityksellisen ajanjakson aikana useita tuhansia kappaleita erilaisia tavaroita. Esimerkiksi Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n kiinteistöjohtajan antaman lausunnon perusteella yhtiö on tilannut valittajalta ”Smart Water -tuotteita ja palveluita” valtakunnallisesti Suomessa heinäkuun 2017 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana käsittäen muun ohella tuhansia käsi- ja kattosuihkuja, keittiö- pesuallas- ja suihkuhanojen vakiovirtausporesuuttimia, vakiovirtaussuihkuletkuja, sekä kymmeniä yksitoimisiin WC-istuimiin jälkiasennettavia kaksoistoimihuuhtelumekanismeja. Vastaavasti Urheiluhallit Oy:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n teknisen asiantuntijan antaman lausunnon mukaan valittaja on toimittanut yhtiöille useita tilauksia Smart Water brändillä syyskuun 2017 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana, käsittäen muun ohella käsi- ja kattosuihkuja, keittiö- ja pesuallassuihkuhanojen vakiovirtausporesuuttimia ja vakiovirtauksella varustettuja suihkuletkuja.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan esittämissä auditointiraporteissa, urakkasopimuksissa, asiakkaille lähetetyissä tarjouksissa ja sähköpostikirjeenvaihdossa ajanjaksolla 11.5.2017–11.5.2022 on näkyvillä kuvan 1 mukainen kuviomerkki. Auditointiraportit ovat koskeneet kymmeniä asuinhuoneistoja ja ne ovat käsittäneet muun ohella keittiö-, kylpyhuone- ja saunatilojen kosteusmittauksia, sekä hanojen ja suihkujen sekä WC-istuinten kunto- ja virtaustarkastuksia ja toimenpide-ehdotuksia. Edellä mainituista urakkasopimuksista sekä hyväksytyistä tarjouksista ilmenee lisäksi, että valittajan suorittamiin toimenpiteisiin on sisältynyt muun ohella yksitoimisten WC-istuinten muuntaminen kaksitoimisiksi, suihkujen virtaamien vakiointi, painevakioitujen kalkkivapaiden suihkukahvojen asentaminen, kalkkivapaiden kattosuihkujen asentaminen, hanojen virtaamien säätäminen, vettä säästävien painevakiosuuttimien asentaminen sekä suihkuletkun, suihkukahvan, KT-hanasuuttimen ja KP-hanasuuttimen sisältävien varaosapakettien tarjoaminen ja lisätuotteiden (bidee-käsisuihku, keittiöhanan X-tiiviste, suihkuliuku, suihkuripustin, suihkuvaihdin, hanan säätöosa ja suihkuletku pyörivällä holkilla) asentaminen.

Näyttönä on edelleen toimitettu muun ohella sähköpostikirjeenvaihtoa keväältä 2018 koskien valittajan Elävä Itämeri Säätiölle tekemää lahjoitusta, jonka perusteena valittaja on ilmoittanut olevan muun ohella 1880 kappaletta ”Smart Water tunnuksiin” oikeuttavia kohteita. Näyttönä on lisäksi toimitettu päiväämätön kooste Euroopan Unionin, Venäjän federaation ja Suomen tasavallan rahoittamasta ENI Karelia CBC -ohjelmaan kuuluvasta CBC NatureBeST -hankkeesta, josta käy ilmi, että Laitalan lomat -kohteeseen on asennettu uudet vettä säästävät suihkupäät, hanoihin vakiopainesuuttimet, minkä lisäksi kohteessa on tarkistettu WC-istuinten ja niiden tiivisteiden kunto. Koosteessa on tekninen toteutus -kohtaan merkitty ”Innotek Oy ja Smart Water (www.innotek.fi ja www.energo.fi)”. Valittajan mukaan hanke on toteuttu lokakuun 2018 ja syyskuun 2021 välisenä aikana, mitä osaltaan tukee Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta valittajan edustajalle tammikuussa 2021 lähetetty sähköpostiviesti, jossa tiedustellaan, onko Laitala oikeutettu ”Smart Water House” sertifikaattiin nyt, kun vesipisteet on käyty läpi ja huollettu valittajan toimesta. Kyseiseen hankkeeseen liittyen valittaja on lisäksi toimittanut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Biosfäärialuekoordinaattorin lausunnon, jossa edellä mainittu toteutusajankohta on vahvistettu ja jonka mukaan valittaja on ollut mukana hankkeessa sen ”Smart Water tavaramerkin tuotteilla ja palveluilla”.

Valittaja on esittänyt relevantilta ajalta vuosilta 2017–2022 näyttöä erilaisista asukastiedotteista, joissa on ilmoitettu asuinhuoneistojen vesikalusteiden tarkastus-, asennus- ja huoltotoimenpiteistä ja joissa osassa on käytetty tavaramerkkiä SMART WATER kuvan 1 mukaisella tavalla. Valittaja on myös toimittanut sähköpostiviestin elokuulta 2017, josta käy ilmi, että valittaja on tilannut kyseisiä asukastiedotteita. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n kiinteistöjohtajan antaman lausunnon mukaan kyseisiä asukastiedotteita on myös sovittu jaettavan asuinhuoneistoihin. Näyttöön sisältyy myös valittajan sähköposteja vuosilta 2014, 2015 ja 2018, joissa se on tilannut kuvan 3 kuviomerkin mukaisia ovitarroja sekä valokuvia, joissa näkyy näitä tarroja kiinnitettyinä useiden kiinteistöjen oviin.

Valittajan esittämän erään autohuoltoyrityksen toimitusjohtajan lausunnon perusteella kyseinen yritys on maaliskuun 2018 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana huoltanut useita valittajan pakettiautoja, joiden kyljessä on lukenut smart water siniselle pohjalle kirjoitettuna. Vaikka asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, minkä tavaroiden tai palvelujen yhteydessä pakettiautoja on käytetty, markkinaoikeus pitää yhdessä edellä kuvatun yksilöityjä kohteita ja tilauksia koskevan näytön kanssa arvioituna uskottavana, että kyseisiä pakettiautoja on valittajan esittämin tavoin käytetty niissä tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen.

Myös valittajan verkkosivuiltaan vuosilta 2020 ja 2021 toimittamissa otteissa on esiintynyt sanat smart water sivujen www.energo.fi valikoissa vedensäästökalusteiden ja -palvelujen, sekä huoltopalvelujen yhteydessä. Otteissa näkyy myös kuvien 2 ja 3 mukaisia kuviomerkkejä.

Edellä todettu sekä muun ohella tarjouksista ja auditointiraporteista ilmenevä kuvan 1 mukaisen kuviomerkin käyttö tukee myös osaltaan käsitystä, jonka mukaan edellä kuvatuissa lausunnoissa olevat maininnat Smart Water tavaramerkeistä ovat koskeneet rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä sellaisenaan, tai kuvien 1–3 mukaisessa muodossa.

Markkinaoikeus toteaa, että osa edellä kuvatusta SMART WATER tavaramerkin käyttöä koskevasta näytöstä on ollut siten epäsuoraa, että siitä ei välittömästi käy ilmi tavaramerkin käyttö kyseessä oleville luokan 11 tavaroille. Valittajan esittämän näytön perusteella on kuitenkin kokonaisuutena arvioiden pääteltävissä, että valittaja on käyttänyt SMART WATER tavaramerkkiä ainakin seuraaville luokan 11 vesihuolto- ja saniteettilaitteisiin lukeutuville tavaroille: poresuuttimet, suihkuletkut, vakiovirtaussuihkuletkut, suihkutangot, suihkupäät, kattosuihkut, kylpyhuoneiden hallintalaitteet, vesihanat, hanasuuttimet, ja yksitoimisten WC-istuinten jälkiasennettavat kaksoistoimihuuhtelumekanismit.

Markkinaoikeus katsoo, että luokan 11 vesihuolto- ja saniteettilaitteiden tavaranimikkeestä ei ole erotettavissa kyseisten tavaroiden muodostamaa suppeampaa itsenäistä alaryhmää, joka olennaisesti poikkeaisi tavaranimikkeeseen sisältyvistä muista tavaroista. Näin ollen valittaja on näyttänyt käyttäneensä tavaramerkkiä SMART WATER tosiasiallisesti asiassa merkityksellisenä ajanjaksona luokan 11 tavaroille ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet”.

Markkinaoikeus katsoo luokan 37 palvelujen osalta, että valittaja on näyttänyt käyttäneensä tavaramerkkiä SMART WATER tosiasiallisesti asiassa merkityksellisenä ajanjaksona myös edellä mainittujen luokan 11 tavaroiden asennusten, huoltojen, korjausten ja kunnossapidon yhteydessä. Edellä todettujen luokan 11 tavaroiden voidaan katsoa sisältyvän saniteettilaitteisiin sekä vesitekniikkalaitteisiin, joiden asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut tavaramerkin SMART WATER rekisteröinti luokassa 37 kattaa. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo valittajan näyttäneen, että tavaramerkkiä SMART WATER on tosiasiallisesti käytetty asiassa merkityksellisenä ajanjaksona luokan 37 mukaisille palveluille ”vesitekniikka- ja saniteettilaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito”.

Asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että asiassa on sen sijaan jäänyt näyttämättä, että tavaramerkkiä SMART WATER olisi tosiasiallisesti käytetty asiassa merkityksellisenä ajanjaksona luokan 37 palveluille: ”Rakentamispalvelut ja rakentaminen; Taloteknisten järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Lämmitys-, ja ilmanvaihto-, sähkötekniikka, jäähdytys-, kulunvalvonta-, televiestintä- ja dataviestintä ja palontorjunta sekä rakennusautomaatio järjestelmien ja laitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito; Energiansäästölaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito”.

3.2.3 Arviointi luokan 42 palvelujen osalta

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on esittänyt otteita ohjelmistonsa käyttöliittymästä, joissa on näkyvissä kuvan 1 ja 2 mukaisia kuviomerkkejä. Näyttöön sisältyy lisäksi sähköposti keväältä 2021, jossa asiakas on pyytänyt valittajalta ohjelmiston avulla tuotettavaa malliraporttia vastuullisuusauditointia varten, sekä kopio malliraportista, jossa jokaisen sivun ylälaidassa näkyy kuvan 2 mukainen kuviomerkki.

Näytöstä ei kuitenkaan käy ilmi, että ohjelmistosuunnittelua tai -kehittämistä olisi tehty asiakkaille tarjottuna palveluna. Ohjelmiston avulla on voitu tarkastella tehtyihin asennuksiin, huoltoihin, korjauksiin ja kunnossapitotoimiin liittyviä tietoja, ja erään yhtiön perustajan antaman lausunnon perusteella yhtiö on tarjonnut valittajalle tällaisen ohjelmiston suunnittelu- ja kehityspalveluja syksyllä 2020. Sellaista selvitystä ei kuitenkaan ole toimitettu, jonka perusteella ohjelmistokehitystä olisi tehty muussa tarkoituksessa, kuin valittajan omaan käyttöön tulevan ohjelmistoon liittyen. Näin ollen valittajan ei voida katsoa tarjonneen luokan 42 tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu- ja kehittämispalveluja.

Vaikka valittaja on edellä todetusti toimittanut näyttönä auditointiraportteja, jotka koskevat asuinhuoneistoissa tehtyjä kosteus- ja muita kartoituksia, asiassa esitetyn perusteella valittajan toteuttamilla kartoituksilla ei ole ollut sellaista teollista luonnetta, että niitä voitaisiin pitää luokan 42 teollisina tutkimus- ja analyysipalveluina. Kun valittaja ei muutoinkaan ole selvittänyt tarjonneensa teollisia tutkimus- ja analyysipalveluja, markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkkiä SMART WATER ei ole osoitettu käytetyn luokan 42 teollisille analyysi- ja tutkimuspalveluille.

Kyseisiä auditointiraportteja ei myöskään voida pitää tieteellisinä ja teknologisina palveluina, eikä toimitetun näytön perusteella muutoinkaan ole pääteltävissä, että valittaja olisi tarjonnut mainittuja palveluja.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkkiä SMART WATER ei ole tosiasiallisesti käytetty asiassa merkityksellisenä ajanjaksona luokan 42 palveluille: ”Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen”.

4. Johtopäätös

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkkiä numero 256571 SMART WATER on tosiasiallisesti käytetty asiassa merkityksellisenä ajanjaksona 11.5.2017–11.5.2022 luokan 11 tavaroille ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet” ja luokan 37 palveluille ”vesitekniikka- ja saniteettilaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito”.

Sen sijaan valittaja ei ole näyttänyt, että se olisi tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä numero 256571 SMART WATER mainitulla ajanjaksolla muille luokan 37 palveluille tai luokan 42 palveluille. Valituksenalaisen päätöksen kumoamiselle ei siten ole aihetta kyseisiltä osin.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 11.10.2024 tekemän päätöksen siltä osin kuin tavaramerkin numero 256571 SMART WATER rekisteröinti on siinä määrätty menetettäväksi luokan 11 tavaroiden ”vesihuolto- ja saniteettilaitteet” ja luokan 37 palvelujen ”vesitekniikka- ja saniteettilaitteiden asennus, huolto, korjaus ja kunnossapito” osalta sekä määrätty koskemaan luokan 11 osalta ainoastaan tavaroita ”Suihkut ja suihkuletkut”.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Sanna Holkeri ja Tobias von Schantz.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitetiedostot

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.10.2024