Kanne

Vaatimukset

Game Heaven Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että LW Group Oy:n verkkotunnuksen takkaarteco.com tai ilmaisujen Takka Arteco ja takkaarteco käyttö takkojen rakennustöitä, takkojen, takkasydänten, kamiinoiden ja hormien maahantuontia sekä myyntiä koskevassa elinkeinotoiminnassa loukkaa kantajan yksinoikeutta rekisteröityyn tavaramerkkiin Takka Arteco
   
   
2. kieltää LW Group Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta vaatimuksen 1 mukaista menettelyä
   
   
3. velvoittaa LW Group Oy:n suorittamaan Game Heaven Oy:lle kohtuullisena hyvityksenä tavaramerkkioikeuden loukkauksesta 20.000 euroa viivästyskorkoineen 28.9.2021 lukien
   
   
4. vahvistaa, että LW Group Oy:n verkkotunnuksen takkaarteco.com tai ilmaisujen Takka Arteco ja takkaarteco käyttö takkojen rakennustöitä, takkojen, takkasydänten, kamiinoiden ja hormien maahantuontia sekä myyntiä koskevassa elinkeinotoiminnassa loukkaa kantajan yksinoikeutta aputoiminimeen Takka Arteco
   
   
5. kieltää LW Group Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta vaatimuksen 4 mukaista menettelyä
   
   
6. velvoittaa LW Group Oy:n suorittamaan Game Heaven Oy:lle kohtuullisena hyvityksenä aputoiminimen loukkauksesta 20.000 euroa viivästyskorkoineen 31.8.2022 lukien.

Lisäksi Game Heaven Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa LW Group Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 218,37 eurolla ja palkkion osalta 13.504,76 eurolla eli yhteensä 13.723,13 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Game Heaven Oy:llä on 26.2.2008 rekisteröity aputoiminimi Takka Arteco, jonka toimiala on ”Rakennustyöt, takkojen, takkasydänten, kamiinoiden ja hormien maahantuonti ja myynti”.

LW Group Oy käyttää takkoja ja muurauspalveluita koskevassa liiketoiminnassaan verkkotunnusta www.takkaarteco.com, joka sisältää Game Heaven Oy:n aputoiminimen. LW Group Oy on siten loukannut Game Heaven Oy:n yksinoikeutta aputoiminimeensä.

Game Heaven Oy ei ole hyväksynyt aputoiminimen loukkausta, vaan on pyrkinyt estämään sen. LW Group Oy:n omistaja A:n LW Group Oy:lle hakema verkkotunnus takkaarteco.fi, on 25.10.2012 peruutettu Game Heaven Oy:n tekemän vaatimuksen johdosta.

Game Heaven Oy:llä on lisäksi 25.8.2020 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 278308 Takka Arteco, joka koskee tavaroita ”Takat” luokassa 11. A käyttää Game Heaven Oy:n edellä mainittua tavaramerkkiä luvatta LW Group Oy:n takkojen ja takkamuurauspalveluiden markkinointiin ja markkinoille saattamiseen sekä verkkotunnuksen osana että käyttäen sosiaalisessa mediassa tunnuksia #takkaarteco ja takkaarteco.com. Merkitystä ei ole sillä, että verkkotunnus takkaarteco.com on rekisteröity A:lle, vaan sillä, että LW Group Oy käyttää verkkotunnusta. Verkkotunnus on omiaan aiheuttamaan yleisön keskuudessa sekaannusvaaran Game Heaven Oy:n tavaramerkkiin. LW Group Oy:n harjoittama takkamuurausliiketoiminta on samankaltaista kuin Game Heaven Oy:n tavaramerkin kattamat tavarat. Lisäksi LW Group Oy:n toimialaan kuuluu rakennusalan tuotteiden ja osien myynti. Rakennustarvikkeet todennäköisesti liittyvät takkojen muuraukseen. LW Group Oy:n toiminta ei ole niin kapea-alaista kuin yhtiö on esittänyt.

Game Heaven Oy ei ole harjoittanut takkoja koskevaa liiketoimintaa sen jälkeen, kun A on jättänyt yhtiön vuonna 2012. Game Heaven Oy:llä on kuitenkin valmius kyseisen liiketoiminnan harjoittamiseen muun ohella takanvalmistuksen sertifioinnissa. Tavaramerkin ja aputoiminimen tosiasiallisesta käytöstä tai käyttöaikomuksista riippumatta Game Heaven Oy:llä on tavaramerkkiin ja aputoiminimeen perustuva yksinoikeus. LW Group Oy ei ole oikeutettu käyttämään tavaramerkkiä ja aputoiminimeä, vaikka sen omistaja A on aiemmin ollut Game Heaven Oy:n osakkaana ja tällöin osallistunut kyseiseen liiketoimintaan.

Tavaramerkin ja aputoiminimen loukkauksista on aiheutunut sekaantumista myös tosiasiallisesti, kun kolmannet osapuolet eivät ole erottaneet LW Group Oy:tä ja Game Heaven Oy:tä toisistaan.

Hyvitysvaatimuksen määrä perustuu arvioon lisenssimaksusta. Kohtuullisena korvauksena aputoiminimen ja tavaramerkin käytöstä on pidettävä 800 euroa kuukaudessa. Vaikka loukkaukset jatkuvat edelleen, kohtuullinen hyvitys kummankin loukkauksen osalta on 20.000 euroa.

Vastaus kanteeseen ja vastakanteet

Vaatimukset

LW Group Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. hylkää Game Heaven Oy:n kanteen
   
   
2. mitätöi Game Heaven Oy:lle rekisteröidyn tavaramerkin numero 278308 Takka Arteco
   
   
3. kumoaa Game Heaven Oy:lle rekisteröidyn aputoiminimen Takka Arteco.

LW Group Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Game Heaven Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat palkkiosta muodostuvat oikeudenkäyntikulut 9.375 eurolla sekä asianosaiskulut 625 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vastaus Game Heaven Oy:n kanteeseen

Game Heaven Oy:n kanne on kokonaisuudessaan perusteeton. Game Heaven Oy ei ole käyttänyt loukatuksi väitettyä aputoiminimeä, ja se on kumottava. Lisäksi Game Heaven Oy on hakenut loukatuksi väitettyä tavaramerkkiä vilpillisessä mielessä, joten se on mitätöitävä. Takka Arteco on sen sijaan käytön perusteella vakiintunut LW Group Oy:n takkamuuraustoiminnan tavaramerkiksi ja Game Heaven Oy:n myöhemmin rekisteröity tavaramerkki aiheuttaa siihen sekaannusvaaran.

A on harjoittanut käsityönä tulisijojen muuraustoimintaa jo vuodesta 1991 alkaen. A on harjoittanut kyseistä toimintaa Game Heaven Oy:ssä vuodesta 2005 vuoteen 2012, jolloin hän on ollut yhtiön osakkaana. A on hakenut aputoiminimen Takka Arteco rekisteröintiä Game Heaven Oy:lle vuonna 2008 ja käyttänyt aputoiminimeä työskennellessään Game Heaven Oy:ssä. Verkkotunnuksen takkaarteco.com A on rekisteröinyt vuonna 2008 itselleen henkilökohtaisesti.

Vuodesta 2012 A on jatkanut takkojen muuraustoimintaansa LW Group Oy:ssä ja käyttänyt toiminnassaan tunnusta Takka Arteco sekä verkkotunnusta takkaarteco.com. Tunnusta Takka Arteco LW Group Oy ei ole käyttänyt enää vuosiin, vaan mainonnassa on käytetty verkkotunnusta takkaarteco.com.

Asiassa on kysymys yksinomaan Game Heaven Oy:n toisen silloisen osakkaan B:n A:han kohdistamasta kiusanteosta. A on jättänyt Game Heaven Oy:n vuonna 2012 riitaannuttuaan B:n kanssa. B ja A ovat aikaisemmin toimineet Game Heaven Oy:ssä kumpikin itsenäisesti. B on kyseisenä ajanjaksona ollut helikopterilentäjä ja laskuttanut tekemänsä lentotyön Game Heaven Oy:n nimissä. B:n ja A:n liiketoiminnoilla ei ole ollut mitään tekemistä keskenään.

Game Heaven Oy on harjoittanut liiketoimintaa aputoiminimellä Takka Arteco ainoastaan silloin, kun A on ollut yhtiön osakas. A:n jätettyä yhtiön vuonna 2012 Game Heaven Oy ei ole harjoittanut minkäänlaista takkojen muuraustoimintaa, vaan kyseinen liiketoiminta on lakannut täysin. Näin ollen Game Heaven Oy:n ja LW Group Oy:n liiketoiminnoista ei voi aiheutua minkäänlaista sekaannusvaaraa, eikä LW Group Oy:n toiminnasta voi aiheutua vahinkoa Game Heaven Oy:lle.

Takka Arteco on vakiintunut LW Group Oy:n takkamuurauspalvelujen tavaramerkiksi viimeistään vuonna 2012. Kohdeyleisö yhdistää sen A:han ja hänen LW Group Oy:ssä harjoittamaansa takkamuurausliiketoimintaan A:n yli 15 vuoden ajan harjoittaman liiketoiminnan perusteella. A:lla on muuraustoimintaan liittyen paljon alalla tunnettuja yhteistyökumppaneita, jotka suosittelevat Takka Artecoa tai joiden jälleenmyyjänä Takka Arteco toimii. Lisäksi LW Group Oy on julkaissut mainoksia Omakoti-lehdessä tunnuksella Takka Arteco vuodesta 2013 alkaen.

Koska LW Group Oy ei ole loukannut aputoiminimeä tai tavaramerkkiä, myös hyvitysvaatimukset ovat perusteettomia ja määrältään näyttämättömiä.

Aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista koskeva vastakanne

Game Heaven Oy:n aputoiminimen Takka Arteco rekisteröinti on kumottava, koska edellä todetuin tavoin aputoiminimeä ei ole käytetty yhtiön liiketoiminnassa vuoden 2012 jälkeen eikä siten toiminimilaissa tarkoitetulla tavalla viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. LW Group Oy:n harjoittamaa toimintaa ei ole pidettävä hyväksyttävänä syynä Game Heaven Oy:n aputoiminimen käyttämättä jättämiselle. LW Group Oy harjoittaa takkojen muurausta eikä valmista elementtitakkoja tai takkasydämiä. Game Heaven Oy ei ole ollut aloittamassa takkojen muuraustoimintaa.

Tavaramerkkirekisteröinnin mitätöintiä koskeva vastakanne

Game Heaven Oy:n tavaramerkin Takka Arteco rekisteröinti on mitätöitävä, koska yhtiö on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä ja kysymys on siten oikeuden väärinkäytöstä. Game Heaven Oy on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä vuonna 2020 eli kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun A on jättänyt yhtiön. Koko tänä aikana yhtiö ei ole harjoittanut minkäänlaista takkojen muurausta koskevaa liiketoimintaa. Vaikka Game Heaven Oy on hakenut aputoiminimen mukaisen tunnuksen rekisteröintiä tavaramerkiksi, rekisteröintiä on haettu ainoana tarkoituksena häiritä ja estää LW Group Oy:n takkamuuraustoiminnan harjoittaminen käyttäen tunnusta Takka Arteco.

Lisäksi Game Heaven Oy:n tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran edellä todettuun LW Group Oy:lle käytön perusteella aiemmin käytön perusteella vakiintuneeseen tavaramerkkiin.

Vastaus vastakanteisiin

Vaatimukset

Game Heaven Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää vastakanteet ja velvoittaa LW Group Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Yleistä

Game Heaven Oy:llä on rekisteröinteihin perustuvat yksinoikeudet aputoiminimeen Takka Arteco ja kansalliseen tavaramerkkiin numero 278308 Takka Arteco. Aputoiminimi Takka Arteco on vuonna 2008 rekisteröity Game Heaven Oy:lle eikä A:lle henkilökohtaisesti. Rekisteröinti on tapahtunut ennen kuin A on jättänyt yhtiön. Asiassa ei ole merkitystä sillä, että aputoiminimen rekisteröinnin Game Heaven Oy:lle on suorittanut A tai että A on harjoittanut takkojen muuraamista Game Heaven Oy:ssa vuosina 2005–2012. Jätettyään Game Heaven Oy:n A on perustanut uuden yrityksen ja harjoittanut liiketoimintaansa käyttämällä tunnusta Takka Arteco loukaten samalla Game Heaven Oy:n yksinoikeutta aputoiminimeen.

LW Group Oy on väittänyt tunnuksen Takka Arteco vakiintuneen sen tavaramerkiksi käytön kautta. A:n työskennellessä Game Heaven Oy:ssä tunnus on voinut käytössä vakiintua Game Heaven Oy:lle, mutta ei A:lle henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen väitetty vakiintuminen on tapahtunut ajanjaksona, jolloin LW Group Oy on oikeudettomasti käyttänyt ja loukannut Game Heaven Oy:n aputoiminimeä, johon vakiintuneeksi väitetty tavaramerkki on sekoitettavissa. Tavaramerkki ei ole voinut vakiintua oikeudettoman käytön perusteella. Game Heaven Oy on myös ryhtynyt toimiin merkin oikeudettoman käytön estämiseksi. Takka Arteco ei ole LW Group Oy:n käytöllä saavuttanut riittävää tunnettuutta, jotta se olisi vakiintunut LW Group Oy:n tavaramerkiksi.

Aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista koskeva vastakanne

Game Heaven Oy ei ole harjoittanut takkaliiketoimintaa sen jälkeen, kun A on jättänyt yhtiön. Game Heaven Oy:llä on kuitenkin valmius ja pyrkimys takkaliiketoiminnan harjoittamiseen. Kyseistä liiketoimintaa ei ole toistaiseksi harjoitettu siitä syystä, että LW Group Oy on loukannut Game Heaven Oy:n aputoiminimeä ja tästä on aiheutunut edellä todetuin tavoin sekaannusta. LW Group Oy:n loukkaava toiminta on toiminimilaissa tarkoitettu hyväksyttävä syy sille, että Game Heaven Oy ei ole käyttänyt aputoiminimeä. Game Heaven Oy ei ole väärinkäyttänyt oikeuksiaan eikä myöskään ole ollut passiivinen, vaan on puolustanut oikeuksiaan. Game Heaven Oy on vuonna 2012 tehnyt A:lle myönnettyä verkkotunnusta takkaarteco.fi koskevan peruutusvaatimuksen. Verkkotunnus on peruutettu ja siiretty Game Heaven Oy:lle.

Tavaramerkkirekisteröinnin mitätöintiä koskeva vastakanne

Game Heaven Oy ei ole hakenut tavaramerkin Takka Arteco rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, eikä kysymys ole ollut oikeuden väärinkäytöstä. Game Heaven Oy:llä on ollut oikeus aputoiminimeen Takka Arteco, kun se on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä. Pyrkimys rekisteröidä oman aikaisemman aputoiminimen kanssa samanlainen tavaramerkki ei voi olla luonteeltaan vilpillistä. Rekisteröinnin hakemisen tarkoituksena ei ole myöskään ollut kiusaamistarkoituksessa estää LW Group Oy:tä markkinoimasta tuotteitaan tai harjoittamasta liiketoimintaansa.

LW Group Oy:n oikeudetta käyttämä tunnus loukkaa Game Heaven Oy:n aputoiminimeä. LW Group Oy voi harjoittaa toimintaansa käyttämällä muuta tunnusta. Lisäksi LW Group Oy:n oikeudeton aputoiminimen käyttö on aiheuttanut haittaa Game Heaven Oy:lle. Game Heaven Oy on saanut tratan LW Group Oy:n maksamattoman laskun johdosta.

Asiassa ei ole merkitystä sillä, että Game Heaven Oy ei ole käyttänyt tavaramerkkiä Takka Arteco. Tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää, jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön. Kyseinen viiden vuoden määräaika ei kuitenkaan ole kulunut umpeen. Joka tapauksessa Game Heaven Oy:llä on valmius tavaramerkin hyödyntämiseen muun muassa takanvalmistuksen sertifioinnissa. Toiminnan käynnistämistä on vaikeuttanut, että LW Group Oy on luvatta käyttänyt Game Heaven Oy:n aputoiminimeä.

Game Heaven Oy:llä on ollut vuonna 2021 kahden eri alihankkijan kanssa neuvotteluyhteys muuraustoiminnan jatkamisesta, mutta molemmissa tapauksissa on päätetty edetä vasta sitten, kun LW Group Oy:n oikeudeton toiminta on saatu päättymään. Game Heaven Oy:llä on lisäksi koulutettu sisustussuunnittelija käytettävissään, mikäli takkojen valmistuksen ohella päädytään käyttämään aputoiminimeä osana sisustussuunnittelupalveluja.

Game Heaven Oy:n tavaramerkki Takka Arteco ei myöskään aiheuta sekaannusvaaraa LW Group Oy:n vakiintuneeksi väitettyyn tavaramerkkiin, koska edellä todetuin tavoin tunnus ei ole voinut vakiintua LW Group Oy:n tavaramerkiksi.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Game Heaven Oy

1. Viestintäviraston päätös 25.10.2012
2. Hallinto-oikeuden päätös 2.10.2013
3. Tratta 17.12.2021
4. Sähköpostiviesti 17.3.2021
5. Sähköpostiviesti 13.11.2014
6. Sähköpostiviesti 17.11.2014
7. Viestinvaihto LinkedInin kanssa 20.4.2022
8. Viesti Business Web 9.1.2019
9. Viesti Traficom 9.1.2019
10. Viesti 18.11.2014 Media Potentia Oy ja viestin liitetiedosto
11. Viestinvaihto Omakotilehdet
12. Viestinvaihto Yritystele
13. Viesti Omakotilehdet 17.3.2014
14. Viesti kirjanpitäjälle 24.1.2014
15. Viesti kirjanpitäjälle 13.3.2013
16. Sähköposti – Webinfo 24.1.2013
17. Kuvakaappaus LinkedIn-verkkosivustolta
18. Kuvakaappaus sivustolta takkaarteco.com
19. Kaupparekisteriote 20.9.2022, LW Group Oy
20. Laskut, takkaarteco.com (4kpl)
21. Päiväkirjat Game Heaven Oy:n kirjanpidosta (4 kpl)
22. Viestintäviraston päätös 25.10.2012
23. PRH:n lausumapyyntö 4.8.2022 liitteineen (28 sivua)
24. Viestintäviraston ja Game Heaven Oy:n sähköpostiviesti 12.4.2012
25. Kotisivukone.fi sähköpostiviesti
26. Viestintäviraston sähköpostiviesti 2.7.2012
27. Viestintäviraston sähköpostiviestit 30.10.2012
28. Sähköpostiviestit 13.12.2012
29. Sähköpostiviestit 31.1.–2.2.2013
30. Tutkinnan päätös 9.9.2013
31. Sähköpostiviesti 23.1.2013 Kotisivukone.fi
32. Kuvat sivustolta takkaarteco.fi vuodelta 2012
33. Kuvakaappaus sivustolta takkaarteco.com
34. Viestit B:n ja viestintäviraston välillä 30.1.2013–9.1.2019
35. Viestit B:n ja Fonectan asiakaspalvelun välillä 21.4.2012–29.11.2013
36. Viestit 16.1.2013–23.1.2013 B:n ja Kotisivukone.fi:n välillä
37. Viestit B:n ja Facebookin välillä 10.5.2021–19.5.2021
38. Viestit B:n ja Datainfo Telian välillä 13.12.2012–10.1.2019

LW Group Oy

1. Helsingin hovioikeuden tuomio 17/104529 (asianumero R15/104529) 3.2.2017
2. Mainos Lammi Kivitalojen asiakasesitteeseen sekä sitä koskeva sähköpostivahvistus Uudenmaan aluemyyntipäälliköltä
3. Sähköpostivahvistus Takkamaailman edustajalta sekä lasku mallitakkojen asennustyöstä ja materiaaleista
4. Myyntitilausvahvistus Scheidel Savuhormistot Oy:ltä koskien Takka Artecon siltä ostamia materiaaleja takkojen rakentamiseen omalle asiakkaalleen
5. Tilausvahvistus Tulikivi Oyj:ltä koskien Takka Artecon siltä ostamia materiaaleja takkojen rakentamiseen omalle asiakkaallensa
6. Omakoti-lehti tilausvahvistus vuodelta 2013 koskien Takka Arteco-lehti-ilmoitusta sekä Omakoti -lehdessä oleva Takka Artecon mainos
7. Sähköpostiviestit Kotisivukone.fi:n kanssa
8. Sähköpostiviesti Takkataikurit Oy:ltä
9. Sähköpostiviestejä Media Potentia Oy:n ja B:n välillä
10. LW Group Oy:n saamia ja maksamia laskuja
11. Game Heaven Oy:n tilinpäätöstiedot vuosilta 2018 ja 2020
12. Sähköpostiviestejä eri osoitepalveluista
13. Sähköpostiviesti Tulikivi Oy:ltä 28.9.2022
14. Tulikivi Oy:n korjattu lasku 3.1.2022

Henkilötodistelu

Game Heaven Oy

1. B, hallituksen jäsen, todistelutarkoituksessa

LW Group Oy

1. A, hallituksen jäsen, todistelutarkoituksessa

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Game Heaven Oy:lle on 26.2.2008 rekisteröity aputoiminimi Takka Arteco, jonka toimiala on ”Rakennustyöt, takkojen, takkasydänten, kamiinoiden ja hormien maahantuonti ja myynti”. Game Heaven Oy:lle on lisäksi 27.2.2020 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 278308 Takka Arteco, joka kattaa ”Takat” luokassa 11.

2. Game Heaven Oy:n kanteen perusteella asiassa on kysymys siitä, onko LW Group Oy loukannut edellä mainittuja aputoiminimeä ja tavaramerkkiä sekä lisäksi mahdollisten loukkausten perusteella määrättävistä seuraamuksista.

3. LW Group Oy on 15.3.2023 vireille tulleella vastakanteella vaatinut Game Heaven Oy:n aputoiminimen kumoamista sillä perusteella, että aputoiminimeä ei ole käytetty toiminimilaissa edellytetyllä tavalla viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Lisäksi LW Group Oy on 13.12.2021 vireille tulleella toisella vastakanteella vaatinut Game Heaven Oy:n tavaramerkin mitätöintiä, koska LW Group Oy:n mukaan tavaramerkin rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä ja tavaramerkki lisäksi aiheuttaa sekaannusvaaran LW Group Oy:n väitetysti vakiintuneeseen aikaisempaan tavaramerkkiin.

4. Aputoiminimen kumoamista ja tavaramerkin mitätöintiä koskevat LW Group Oy:n vastakanteet käsitellään samassa oikeudenkäynnissä kuin Game Heaven Oy:n loukkauskanne oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 20 §:n 2 momentin nojalla.

5. Asiassa on ensin arvioitava LW Group Oy:n vastakanteiden johdosta, onko Game Heaven Oy:n aputoiminimi Takka Arteco kumottava ja tavaramerkki numero 278308 Takka Arteco mitätöitävä LW Group Oy:n esittämin perustein. Niiltä osin kuin vastakanteet eivät menesty, tämän jälkeen on tarvittaessa arvioitava, onko LW Group Oy loukannut Game Heaven Oy:n aputoiminimeä ja tavaramerkkiä.

2. Aputoiminimen kumoamista koskeva LW Group Oy:n vaatimus

6. Toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toiminimi voidaan kumota, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä sanotussa laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

7. LW Group Oy on vaatinut aputoiminimen Takka Arteco rekisteröinnin kumoamista sillä perusteella, että aputoiminimeä ei ole käytetty Game Heaven Oy:n liiketoiminnassa vuoden 2012 jälkeen, eikä siten toiminimilaissa tarkoitetulla tavalla viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana.

8. Markkinaoikeus toteaa, että Game Heaven Oy ei ole edes väittänyt käyttäneensä aputoiminimeä Takka Arteco edellä tarkoitettuna ajanjaksona. Sen sijaan Game Heaven Oy:n mukaan sillä on ollut hyväksyttävä syy olla käyttämättä aputoiminimeä. Game Heaven Oy:n mukaan se ei ole harjoittanut kyseisellä aputoiminimellä liiketoimintaa, koska LW Group Oy on loukannut aputoiminimeä ja tästä on aiheutunut sekaannusta. Lisäksi Game Heaven Oy:n mukaan sillä on kuitenkin valmius ja pyrkimys takkaliiketoiminnan harjoittamiseen.

9. Edellä todetun perusteella asiassa on aputoiminimen kumoamisvaatimuksen osalta arvioitavana yksinomaan kysymys siitä, onko Game Heaven Oy:llä ollut hyväksyttävä syy olla käyttämättä aputoiminimeä.

10. Kuten korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2022:41 todennut, toiminimiä koskevaa sääntelyä ei ole Euroopan unionin oikeudessa yhdenmukaistettu, mutta unionin tuomioistuimen tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenevät suuntaviivat voidaan kuitenkin toiminimen ja tavaramerkin välisistä yhtäläisyyksistä johtuen ottaa soveltuvin osin huomioon, kun arvioidaan toiminimen tai aputoiminimen käyttöä (kohta 14).

11. Markkinaoikeus katsoo, että myös aputoiminimen käyttämättömyyttä koskevan hyväksyttävän syyn arvioinnin osalta unionin tuomioistuimen tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenevät suuntaviivat voidaan ottaa soveltuvin osin huomioon edellä todetuin tavoin toiminimen ja tavaramerkin välisistä yhtäläisyyksistä johtuen.

12. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävän syyn tavaramerkin käyttämättä jättämiseen muodostavat esteet, joilla on välitön yhteys tavaramerkkiin ja jotka tekevät kyseisen tavaramerkin käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi sekä jotka ovat riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta (tuomio 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, 55 kohta). Oikeuskirjallisuudessa (Salmi et al., Tavaramerkki, 2008, s. 551–552) on esitetty, että hyväksyttäviä syitä käyttämättömyydelle voisivat olla esimerkiksi luonnonkatastrofit, maahantuonti- ja maastavientikiellot sekä lakiin tai viranomaisten päätöksiin perustuvat myynti- ja mainontakiellot. Toisaalta tällaiseksi syyksi ei voitane katsoa merkin haltijan liiketoimintaan liittyviä normaaleja ongelmia tai merkin haltijan huolestuneisuutta mahdollisista loukkausoikeudenkäynneistä.

13. Edelleen oikeuskirjallisuudessa (Castrén, Toiminimi, 2008, s. 290) on esitetty, että mitä pidemmän ajan rekisteröity toiminimi on ehtinyt olla käyttämättä, sitä painavamman ja toiminimen haltijan vaikutusmahdollisuudesta riippumattomamman on toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan hyväksyttävän syyn oltava.

14. Aputoiminimi Takka Arteco on ollut käyttämättä noin yksitoista vuotta sitä koskevan kumoamisvaatimuksen esittämiseen mennessä. Kyseinen huomattavan pitkä aika huomioon ottaen hyväksyttävän syyn aputoiminimen käyttämättömyydelle tulisi olla erityisen painava ja riippumaton aputoimen haltijan vaikutusmahdollisuuksista.

15. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole edes väitetty, että Game Heaven Oy:n aputoiminimeen Takka Arteco olisi kohdistunut sellaisia vaatimuksia tai prosesseja, jotka tekisivät tämän aputoiminimen käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi. Game Heaven Oy:llä on puolestaan ollut mahdollisuus puuttua menettelyyn, jonka se väittää loukkaavan aputoiminimeään Takka Arteco. Game Heaven Oy:n nostaessa aputoiminimen loukkausta koskevan kanteen vuonna 2021 aputoiminimeä ei ollut käytetty noin yhdeksään vuoteen. Puuttuminen loukkaukseen on toiminimilain mukaisen suojajärjestelmän lähtökohtana. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että aputoiminimen Takka Arteco väitetty loukkaus ei ole sellainen Game Heaven Oy:stä riippumaton syy, joka tulisi ottaa huomioon hyväksyttävänä syynä kyseisen aputoiminimen käyttämättä jättämiselle.

16. Edellä lausutuilla perusteilla aputoiminimen Takka Arteco käyttämättömyydelle ei ole ollut toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua hyväksyttävää syytä. Aputoiminimi on näin ollen kumottava.

3 Tavaramerkin mitätöintiä koskeva LW Group Oy:n vaatimus

17. LW Group Oy on vaatinut tavaramerkin numero 278308 Takka Arteco mitätöintiä ensinnäkin sillä perusteella, että Game Heaven Oy on tehnyt tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Lisäksi LW Group Oy:n mukaan Takka Arteco on käytön perusteella vakiintunut sen tavaramerkiksi, johon Game Heaven Oy:n myöhempi tavaramerkki aiheuttaa sekaannusvaaran. Markkinaoikeus arvioi ensiksi vilpilliseen mieleen perustuvaa mitätöintiperustetta.

18. Tavaramerkkilain 48 §:n mukaan tavaramerkin mitätöintiperusteista säädetään muun ohella lain 12 §:ssä. Mitätöinnissä on lisäksi huomioitava mahdolliset muuttuneet olosuhteet. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin mukaan tavaramerkki on mitätöitävä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

19. Tavaramerkkilain tulkinnassa voidaan ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Sen mukaan arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta).

20. Edelleen mainitussa ratkaisussa (43–47 kohta) on tuotu esiin, että aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä, ja näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei täytä keskeistä tehtäväänsä eli sitä, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä. Samoin se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä.

21. Tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä koskeva arviointi on kokonaisarviointia, jossa tulee ottaa huomioon kaikki merkitykselliset tekijät. Edellä todetuin tavoin yhtenä seikkana vilpillisen mielen arvioinnissa on otettava huomioon etenkin se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentin tarkoituksena on muun ohella estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella (HE 201/2018 vp s. 99).

22. Asiassa on riidatonta, että LW Group Oy:n perustaja A on työskennellyt Game Heaven Oy:ssä vuoteen 2012, jolloin hän on jättänyt Game Heaven Oy:n ja perustanut LW Group Oy:n. Asiassa on niin ikään riidatonta, että LW Group Oy on vuodesta 2012 käyttänyt tunnusta www.takkaarteco.com takkojen muurauspalveluita koskevassa liiketoiminnassaan, joka on samankaltaista kuin Game Heaven Oy:n tavaramerkin kattamat tavarat eli takat.

23. Markkinaoikeus toteaa aluksi, että Game Heaven Oy on tavaramerkin Takka Arteco rekisteröintiä hakiessaan 27.2.2020 ollut tietoinen siitä, että LW Group on käyttänyt joko samaa tai sekaannusvaaran aiheuttavaa samankaltaista tunnusta eikä Game Heaven Oy ole tätä edes kiistänyt. Game Heaven Oy:n tietoisuudesta on osoituksena ensinnäkin se, että A:n vuonna 2012 LW Group Oy:lle hakema verkkotunnus takkaarteco.fi on samana vuonna peruutettu Game Heaven Oy:n vaatimuksen johdosta. Lisäksi Game Heaven Oy on oikeudenkäynnissä vedonnut useisiin asiakirjatodisteisiin pääosin vuosilta 2013 ja 2014, jotka sen mukaan osoittavat tunnuksen Takka Arteco tai takkaarteco.fi käytöstä aiheutunutta sekaannusta.

24. Oikeuskäytännössä todetun mukaisesti yksinomaan Game Heaven Oy:n tietoisuus LW Group Oy:n käyttämästä merkistä ei kuitenkaan riitä sen toteamiseksi, että Game Heaven Oy olisi tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä (ks. esim. em. tuomio Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, 40 kohta). Asiassa on tältä osin vielä arvioitava muiden objektiivisten seikkojen perusteella Game Heaven Oy:n subjektiivista aikomusta tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekohetkellä ja sitä, onko sillä mainitusta tietoisuudestaan huolimatta katsottava olleen hyväksyttävä syy rekisteröintihakemuksen tekemiselle.

25. Asiassa on siten seuraavaksi arvioitava, onko Game Heaven Oy tehnyt rekisteröintihakemuksen LW Group Oy:n väittämällä tavalla yksinomaan estääkseen LW Group Oy:tä harjoittamasta liiketoimintaansa.

26. Markkinaoikeus toteaa, että Game Heaven Oy ei ole edes väittänyt itse käyttäneensä tavaramerkkiä. Sen sijaan Game Heaven Oy on esittänyt, että käyttämättömyydellä ei ole tässä asiassa merkitystä, koska tavaramerkin rekisteröinnistä ei ole kulunut viittä vuotta. Asiassa todistelutarkoituksessa kuultu B on kertonut Game Heaven Oy:n valmiudesta käyttää tavaramerkkiä ja tähän liittyvistä yhteistyösuunnitelmista kolmansien osapuolien kanssa. Markkinaoikeus toteaa, että Game Heaven Oy ei ole B:n kertomuksen lisäksi esittänyt mitään näyttöä tällaisista suunnitelmista. Kun otetaan huomioon, että Game Heaven Oy ei ollut tavaramerkin Takka Arteco rekisteröintiä vuonna 2020 hakiessaan käyttänyt identtistä aputoiminimeä Takka Arteco vuoden 2012 jälkeen, markkinaoikeus katsoo olevan uskottavaa, että tavaramerkkirekisteröinnin pääasiallisena tarkoituksena on ollut estää LW Group Oy:tä käyttämästä vastaavaa tunnusta liiketoiminnassaan. Tältä osin on merkitystä myös sillä, että Game Heaven Oy:n B:llä ei asiassa esitetyn mukaan ole takkaliiketoimintaan liittyvää koulutusta tai kokemusta toisin kuin LW Group Oy:n A:lla.

27. Koska Game Heaven Oy:n aputoiminimen Takka Arteco rekisteröinti on edellä todetusti kumottava käyttämättömyyden perusteella, Game Heaven Oy:n vilpillistä mieltä arvioitaessa ei ole annettava merkitystä sen väitteelle, että LW Group Oy olisi tunnuksia Takka Arteco tai takkaarteco.com käyttäessään loukannut aputoiminimeä. Tässä tilanteessa vilpillisen mielen arvioinnissaei ole annettava merkitystä myöskään sille, että Game Heaven Oy:llä on tavaramerkin rekisteröintiä hakiessaan ollut identtinen aikaisempi aputoiminimi.

28. Game Heaven Oy on edellä todetusti ollut tietoinen siitä, että LW Group Oy on käyttänyt tunnuksia Takka Arteco ja takkaarteco.com jo useiden vuosien ajan ennen tavaramerkkirekisteröinnin hakemista. Game Heaven Oy ei ole itse käyttänyt tavaramerkkiään tai sen kanssa identtistä aputoiminimeään eikä esittänyt uskottavaa selvitystä aikomuksesta käyttää tavaramerkkiä. Nämä seikat huomioon ottaen ja asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että Game Heaven Oy on tehnyt tavaramerkin numero 278308 Takka Arteco rekisteröintihakemuksen tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä. Tavaramerkki on siten mitätöitävä. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen lausua toisesta mitätöintivaatimuksen tueksi esitetystä perusteesta eli sekaannusvaarasta LW Group Oy:n vakiintuneeksi väitettyyn tavaramerkkiin.

4 Aputoiminimen ja tavaramerkin loukkaukseen perustetut Game Heaven Oy:n vaatimukset

29. Game Heaven Oy:n aputoiminimen ja tavaramerkin loukkaukseen perustetut vaatimukset eivät saata menestyä, kun aputoiminimi edellä todetusti on kumottava ja tavaramerkki mitätöitävä. Game Heaven Oy:n kanne on siten hylättävä.

5 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

30. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

31. Game Heaven Oy on hävinnyt asian, joten se on velvoitettava korvaamaan lähtökohtaisesti kaikki LW Group Oy:n oikeudenkäyntikulut.

32. LW Group Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Game Heaven Oy korvaamaan sen asiamiehen palkkiosta koostuvat arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.375 eurolla viivästyskorkoineen. Game Heaven Oy:llä ei ole ollut huomauttamista LW Group Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrästä.

33. Markkinaoikeus katsoo, että Game Heaven Oy on velvoitettava korvaamaan LW Group Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditusti 9.375 eurolla viivästyskorkoineen.

34. LW Group Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Game Heaven Oy korvaamaan sen asianosaiskuluja 625 eurolla. Vaatimus koostuu yhtiön edustajan osallistumisesta valmisteluistuntoihin ja pääkäsittelyyn yhteensä 10 tunnin ajan. Game Heaven Oy on kiistänyt LW Group Oy asianosaiskuluvaatimuksen perusteeltaan. Game Heaven Oy:n mukaan asianosaiskulut eivät ole olleet välttämättömiä, kun LW Group Oy:llä on ollut markkinaoikeudessa asiamies.

35. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentissa on säädetty korvattavista oikeudenkäyntikuluista. Säännöksen mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

36. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n esitöiden (HE 107/1998 vp s. 19) mukaan asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Kun LW Group Oy:tä on edustanut asiamies, eikä asiassa ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella Game Heaven Oy olisi velvoitettava korvaamaan LW Group Oy:n asianosaiskuluja, LW Group Oy:n vaatimus asianosaiskulujensa korvaamisesta on hylättävä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää Game Heaven Oy:n kanteen ja sen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta sekä pääkanteen että vastakanteiden osalta.

Markkinaoikeus kumoaa Game Heaven Oy:n aputoiminimen Takka Arteco ja mitätöi Game Heaven Oy:n tavaramerkin numero 278308 Takka Arteco.

Markkinaoikeus velvoittaa Game Heaven Oy:n korvaamaan LW Group Oy:n oikeudenkäyntikulut 9.375 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

LW Group Oy:n vaatimus asianosaiskulujen korvaamisesta hylätään.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 24.10.2023.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Reima Jussila ja Markus Mattila.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

‍