MAO:39/21

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 4.12.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Hankintatukku Arno Latvus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 4.12.2019 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin VITAALI itsehoidon asiantuntija rekisteröimistä varten.

Perusteet

Haettu merkki VITAALI - itsehoidon asiantuntija on erottamiskykyinen luokan 5 tavaroille.

Haettu merkki on saavuttanut käytön kautta erottamiskyvyn luokan 5 tavaroille niiden yli 17 vuoden aikana, kun kyseistä merkkiä on käytetty luokassa 16 rekisteröitynä tavaramerkkinä ja valittaja on julkaissut samannimistä markkinointilehteään. Valittajan lehden levikki on ollut 1,2–1,4 miljoonaa kappaletta, ja sitä on jaettu suorajakeluna lähes kaikkiin kotitalouksiin. Tällä menettelyllä lehti VITAALI - itsehoidon asiantuntija on muodostunut erottamiskykyiseksi ja helposti tunnistettavaksi lehdeksi, jota valittaja julkaisee ja levittää valtakunnallisesti.

Haettu merkki on otettu myös valittajan ravintolisien uuden tuotesarjan nimeksi. Valittaja tuo vuoden 2020 aikana markkinoille 30 kappaletta erilaisia VITAALI - itsehoidon asiantuntija -tuotteita. Luokassa 16 rekisteröidyllä tavaramerkillä ja nyt luokassa 5 haetulla merkillä VITAALI - itsehoidon asiantuntija on vahva analoginen yhteys, koska valittajan valmistamia ravintolisiä markkinoidaan samannimisessä lehdessä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on erottamiskyvytön. Valittajan esittämästä näytöstä ei ole käynyt ilmi, että haettua merkkiä olisi käytetty luokan 5 tavaroiden yhteydessä. Valittaja ei ole siten osoittanut, että merkki olisi tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi.

Valittajan lausuma

Valittaja on markkinoinut luokkaan 5 kuuluvia ravintolisiä VITAALI - itsehoidon asiantuntija -lehdessään vuodesta 2001 lähtien. Lehden numeroissa on useimmiten markkinoitu 25–30 erilaista, luokkaan 5 kuuluvaa ravintolisää, joten haettu merkki on saavuttanut laaja-alaisen ja pitkäkestoisen markkinoinnin tuloksena erittäin vakiintuneen aseman.

Haetun merkin erottamiskyky on osoitettu jo Patentti- ja rekisterihallituksen 31.1.2003 tekemällä päätöksellä, jolla valittajalle on myönnetty tavaramerkki VITAALI - itsehoidon asiantuntija painotuotteiden osalta luokassa 16. Yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla tavaramerkkisuoja on ulotettava myös ravintolisiin luokassa 5.

Valittaja on tuonut markkinoille kahdeksan tuotteen tuotesarjan VITAALI - itsehoidon asiantuntija -nimellä. Markkinoille on tarkoitus tuoda kesällä 2020 kymmenen lisätuotetta ja kolmas erä vielä loppuvuodesta 2020, jolloin tuotesarjan kokonaislukumäärä on vuoden 2020 loppuun mennessä 30.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa, 4.12.2019 tekemässään päätöksessä katsonut, että haettu merkki VITAALI - itsehoidon asiantuntija ei ole erottamiskykyinen, ja hylännyt valittajan tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen seuraaville luokan 5 tavaroille:

”A-vitamiinivalmisteet; Acai-jauheesta koostuvat ravintolisät; Alginaatti lisäravinteena; Aminohapoista koostuvat ravintolisät; Antioksidantit; Antioksidantit dieettikäyttöön; Antioksidantit lääkinnälliseen käyttöön; Antioksidanttiset ravintolisäaineet; Antioksidantti-valmisteet; Astmatee; Aterian korvaavat valmisteet jauheen muodossa; Aterian korvikkeena käytettävät ravitsevat juomasekoitukset; B-vitamiinivalmisteet; C vitamiini-valmisteet; D-vitamiinivalmisteet; Dieetti- ja ravintolisäaineet; Dieetti- ja ravintovalmisteet; Dieettien täydennysaineet, jotka sisältävät vitamiineja; Dieettijuomat lääkinnälliseen käyttöön; Dieettilisäaineina käytettävät funktionaaliset elintarvikkeet; Dieettiravinnonlisä-juomasekoitukset; Dieettiravintoaineet kolesterolin hallintaan; Dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön; Dieettiravintolisäjuomat; Dieettiravintolisät muunnettua paastoamista varten; Dieettiruoat käytettäväksi kliinisessä ravitsemisessa; Dieettiruokavalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin; Dieettiuutteet lääkinnälliseen käyttöön; Dieettivalmisteet lääkinnälliseen käyttöön; Elimistölle välttämättömiä vitamiineja ja hivenaineita sisältävät valmisteet; Entsyymejä sisältävät antioksidantit; Entsyymit lisäravinteena; Foolihappoja sisältävät dieettiravintolisät; Hiivalisäravinteet; Hivenaineista koostuvat ravintolisät; Hunajasta peräisin olevat antioksidantit; Kaarna terveysvaikutteisiin tarkoituksiin; Kaarnauutteet terveysvaikutteiseen käyttöön; Kalanmaksaöljy; Kalaöljy lääkinnällisiin tarkoituksiin; Kalsiumia sisältävät karamellit lääkintätarkoituksiin; Kaseiini lisäravinteena; Kivennäisaineet ravintolisäaineina; Kivennäisaineita sisältävät ravintolisät ihmisille; Kivennäisravintolisäaineet; Kivennäissuola; Kuitu (Ravinto-); Kuivattu merilevä lääkinnällisiin tarkoituksiin; Kuningatarhyytelö lääketieteellisiin tarkoituksiin; L karnitiini painonpudotukseen; Lääkeaineita sisältävät eläinten ravintolisät; Lääkeaineita sisältävät lisäravinteet; Lääkkeenomaisia valmisteita sisältävät vahvistavat lisäravinteet ennalta ehkäisevään käyttöön ja toipilaille; Laihdutuskapselit; Laihdutuspillerit; Laihdutustee lääkintäkäyttöön; Lesitiini lisäravinteena; Lisäravinteet eläimille; Lisäravinteet ihmisille; Lisäravintoaineet; Lisäravintoaineet erikoisruokavalioita noudattaville; Lysiinivalmisteet; Männyn siitepöly ravintolisänä; Mehiläishyytelö (royal jelly) lisäravinteena; Mehiläisliima (propolis) lisäravinteena; Mehiläissiitepöly käytettäväksi terveysvaikutteisena elintarvikkeena; Minttu lääketieteellisiin tarkoituksiin; Monivitamiinivalmisteet; Nestemäiset ravintolisät; Nestemäiset vitamiinilisät; Nestemäiset yrttiravintolisät; Nutraseuttiset tuotteet ihmisille; Pääasiassa kalsiumista koostuvat ravintolisät; Pääasiassa magnesiumista koostuvat ravintolisät; Pääasiassa raudasta koostuvat ravintolisät; Pääasiassa sinkistä koostuvat ravintolisät; Pääosin kivennäisaineista valmistetut lisäravinteet; Pääosin vitamiineista valmistetut lisäravinteet; Pellavansiemenet lisäravinteena; Pellavansiemenkuiturouhe käytettäväksi dieettilisänä; Pellavansiemenöljy lisäravinteena; Prebioottiset ravintolisät; Probioottiset ravinnelisät; Proteiinijauhe ravintolisänä; Proteiinilisäravinteet eläimille; Proteiinit lisäravinteena; Ravinnonlisät, jotka koostuvat pääasiassa raudasta; Ravinnonlisät, jotka koostuvat pääasiassa magnesiumista; Ravinnonlisät, jotka koostuvat pääasiassa kalsiumista; Ravintokuidut ruoansulatuksen edistämiseen; Ravintolisää sisältävät aterian korvaavat patukat; Ravintolisät ihmisille ja eläimille; Ravintolisät, jotka vaikuttavat kosmeettisesti; Ravintolisät parantamaan kuntoa ja kestävyyttä; Ravintolisät urheilijoille; Ravintolisinä käytettävät juomasekoitukset jauheina; Ruokahalua heikentävät valmisteet lääkinnälliseen käyttöön; Ruokahalua hillitsevät valmisteet; Ruokahalua lisäävät valmisteet; Ruokavalion lisäravinteet ihmisille muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön; Sieniuutteista koostuvat ravintolisät; Siitepöly käytettäväksi dieettiravintolisänä; Siitepöly lisäravinteena; Sinkkilisänä toimivat imeskelypastillit; Soijan isoflavonoideja sisältävät ravintolisät; Soijaproteiinia sisältävät dieettiravintolisät; Terveysvaikutteiset elintarvikevalmisteet terapeuttisiin tai lääkinnällisiin tarkoituksiin; Turskanmaksaöljykapselit; Turskanmaksa-öljytipat; Vehnäalkiot lisäravinteena; Vehnäpohjaiset dieettiravintolisät; Viljanjalostuksen sivutuotteet lääkinnälliseen käyttöön tai dieettitarkoituksiin; Vitamiini- ja kivennäislisäaineet; Vitamiini- ja kivennäisvalmisteet; Vitamiinijuomat; Vitamiinikaramellit; Vitamiinilisät; Vitamiiniporetabletit; Vitamiinit ja vitamiinivalmisteet; Vitamiinitabletit; Vitamiinitipat; Vitamiinivalmisteet; Vitamiinivalmisteet elintarvikelisinä; Vitamiinivalmiste-sekoitukset; Yrteistä saadut antioksidantit; Yrttejä sisältävät ravintolisäaineet erikoisruokavaliota noudattaville; Yrttiravintolisät”.

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko haettu merkki VITAALI - itsehoidon asiantuntija katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi edellä mainituille luokan 5 tavaroille. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko haettu merkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa hakijan tavaroiden merkkinä.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2).

Tavaramerkkilain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta.

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos merkki ei ole mainitun lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa pykälän 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

2 Haetun merkin erottamiskyky sellaisenaan

Tavaramerkkilain 11 §:ssä todetuin tavoin kuvailevaa merkkiä ei pidetä erottamiskykyisenä. Merkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Merkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat ymmärtävät merkin.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevat rekisteröitäväksi haetun merkin kattamat luokan 5 tavarat ovat pääasiassa erilaisia ravintolisiä taikka muita lääkinnälliseen tai terveysvaikutteiseen käyttöön tarkoitettuja valmisteita. Kyseisten tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä terveysalan ammattilaisille että suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Kohderyhmän tarkkaavaisuusaste on tavanomainen tai tavanomaista korkeampi.

Edellä esitetty huomioon ottaen rekisteröitäväksi haetun merkin VITAALI - itsehoidon asiantuntija merkityksen pohjalta on arvioitava, onko edellä mainitun kohdeyleisön näkökulmasta katsottava haetun merkin ja sen kattamien tavaroiden välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Haettu merkki VITAALI - itsehoidon asiantuntija on sanamerkki, joka muodostuu sanasta ”vitaali” sekä toisen osan muodostavista sanoista ”itsehoidon” ja ”asiantuntija”. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana ”vitaali” rinnastuu sanaan ”vitaalinen” ja tarkoittaa elinvoimaista, vireää sekä elämälle välttämätöntä ja elintärkeää. Haetun sanamerkin toinen osa ”itsehoidon asiantuntija” viittaa puolestaan henkilöön, jolla on asiantuntemusta itsehoidon alalta. Haettu sanamerkki kokonaisuutena ilmaisee siten kysymyksessä olevien tavaroiden liittyvän elinvoimaan ja itsehoitoon sekä itsehoidon alan asiantuntemukseen. Kohdeyleisön on katsottava erityisesti merkin jälkimmäisen osan ”itsehoidon asiantuntija” ja merkistä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella ymmärtävän välittömästi, että haettu merkki ilmaisee kysymyksessä olevien tavaroiden käyttötarkoitusta.

Edellä esitetyin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki VITAALI - itsehoidon asiantuntija ole sellaisenaan erottamiskykyinen sen kattamille tavaroille luokassa 5.

Asiaa ei ole arvioitava toisin sillä valittajan esittämällä perusteella, että Patentti- ja rekisterihallitus on aiemmin rekisteröinyt tavaramerkin numero 226335 VITAALI - itsehoidon asiantuntija luokassa 16. Ratkaisun tavaramerkin erottamiskyvystä on perustuttava kussakin yksittäistapauksessa tehtävään arviointiin, jossa on otettava huomioon etenkin haetun merkin kattamat tavarat tai palvelut.

3 Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Asiassa on vielä arvioitava, onko haettu merkki VITAALI - itsehoidon asiantuntija tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa merkin hakijan tavaroiden merkkinä. Jotta merkki voidaan rekisteröidä erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen on tullut olla erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä, eli esillä olevassa asiassa 23.8.2019.

Myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen kohderyhmä oletettavasti mieltää merkin.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin esitöissä (HE 201/2018 vp s. 100) on esitetty, että merkki, joka ei alun perin ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta. Merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa nimenomaisesti merkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. Mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on, sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä vaaditaan erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen luonteen, että sen perusteella voidaan tunnistaa kyseisen tavaran tai palvelun alkuperä, on arvioitava kokonaisuutena, ja tätä arvioitaessa voidaan myös ottaa huomioon tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja myynninedistämiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden ammatillisten yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. tuomio 7.7.2005, Nestlé v. Mars, C-353/03, EU:C:2005:432, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Viimeksi mainitussa tuomiossa on lisäksi katsottu, että sen, että tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavaran tai palvelun tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä (26 kohta).

Valittaja on esittänyt markkinoineensa luokkaan 5 kuuluvia ravintolisiä VITAALI - itsehoidon asiantuntija -lehdessään vuodesta 2001 lähtien ja toimittanut tästä näyttönä mainitun lehden numeroita vuodesta 2010 alkaen ja kopioita Suomen Suoramainonta Oy:n laskuista vuosilta 2018–2020. Valittajan mukaan sen edellä mainitun lehden numeroissa on useimmiten markkinoitu 25–30 erilaista, luokkaan 5 kuuluvaa ravintolisää.

Lisäksi valittaja on esittänyt haettua merkkiä koskevana näyttönä VITAALI - itsehoidon asiantuntija -tuotesarjan tuote-etikettejä sekä apteekkien henkilökuntaa ja kuluttajia varten laadittua markkinointimateriaalia mainitusta tuotesarjasta, jonka valittaja on ilmoittanut tuovansa markkinoille vuoden 2020 aikana. Valittajan mainitusta tuotesarjastaan esittämässä materiaalissa ei ole kuitenkaan käytetty haettua merkkiä VITAALI - itsehoidon asiantuntija kokonaisuudessaan vaan ainoastaan sanaa ”Vitaali”. Siltä osin kuin kyseisestä materiaalista ilmenee päivämäärä tai muu ajankohta, materiaali on vuodelta 2020.

Markkinaoikeus toteaa, ettei valittajan markkinaoikeudelle toimittama käyttönäyttö osoita, että haettua merkkiä olisi hakemuspäivään mennessä käytetty muutoin kuin valittajan samannimisen markkinointilehden nimenä. Kyseisessä lehdessä on sinänsä useiden vuosien ajan markkinoitu rekisteröintihakemuksen kohteena olevia luokan 5 tavaroita eri tuotemerkeillä. Valittajan esittämä näyttö ei kuitenkaan osoita, että haettua merkkiä olisi sellaisenaan hakemuspäivään mennessä käytetty tavaramerkinomaisesti nyt kyseessä olevien luokan 5 tavaroiden kaupallista alkuperää ilmaisevana tunnuksena.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröitäväksi haetun merkin VITAALI - itsehoidon asiantuntija voida katsoa tulleen valittajan luokan 5 tavaroiden merkkinä käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa ennen merkin rekisteröintihakemuksen tekoa 23.8.2019.

4 Johtopäätös

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki VITAALI- itsehoidon asiantuntija ole tavaramerkkilain 11 tai 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen hakemuksen kohteena oleville tavaroille luokassa 5. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Pasi Yli-Ikkelä ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.