MAO:510/20

Oy Novopak Ab > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2020/83
Antopäivä: 17.11.2020


Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 16.12.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Oy Novopak Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Vantaan Tilitoimisto rekisteröimistä varten.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut valituksenalaista päätöstä sillä, että haettu merkki ilmaisisi kyseessä olevan Vantaalla tapahtuvat tilitoimistopalvelut. Perustelu on väärä. Mikäli tavaramerkkihakemuksen kohteena olisi ollut merkki "vantaalainen tilitoimisto", kyseinen merkki ilmaisisi sen, että tilitoimistopalvelut tapahtuisivat Vantaalla, eikä tällaista rekisteröintihakemusta olisi voitu hyväksyä. Haettu merkki Vantaan Tilitoimisto on merkitykseltään ja sisällöltään eri kuin vantaalainen tilitoimisto.

Rekisteröitäväksi haettu merkki Vantaan Tilitoimisto on sidoksissa Oy Novopak Ab:n vastuuhenkilöihin, jotka ovat toimineet nimen Vantaan Tilitoimisto alla yhtäjaksoisesti vuodesta 1980 alkaen. Nimitys Vantaan Tilitoimisto on vakiintunut Oy Novopak Ab:n vastuuhenkilöille, ja vastuuhenkilöt ovat vakiintuneet Vantaan Tilitoimistoon jo 40 vuoden ajan.

Oy Novapak Ab on saanut asiakkailtaan vahvistuskirjeitä, joista ilmenee se, että asiakkaat kokevat Vantaan Tilitoimiston olevan täysin sama kuin Oy Novopak Ab:n vastuuhenkilöt.

Patentti- ja rekisterihallitukselta puhelimitse asiassa annetun välipäätöksen jälkeen saadun ohjeen mukaan, kun nimi Vantaan Tilitoimisto henkilöityy tiettyihin henkilöihin, tämä puoltaisi tavaramerkkihakemuksen hyväksymistä.

Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole otettu huomioon sitä, että aikaisemmin yrityksiä on nimetty kuvaamaan paikkaa ja tuotettua palvelua tai tuotetta. Mikäli tällainen toiminimi on edelleen käytössä, tulee sille antaa tavaramerkkisuoja sen mukaisena. Mikäli yritykselle on rekisteröity aputoiminimi, sen tulee olla rekisteröitävissä myös tavaramerkiksi, kun aputoiminimen rekisteröintikelpoisuus on todettu jo rekisteröintivaiheessa. Tavaramerkin oikeusvaikutus ei voi olla voimakkaampi kuin toiminimen tai aputoiminimen.

Asiassa on myös otettava huomioon se, että Vantaan Tilitoimiston sivutoimipistettä on pidetty Vantaalla vuodesta 2002 alkaen. Ainoastaan vuosina 1994–2002 Vantaan Tilitoimistolla ei ole ollut toimipistettä Vantaalla.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi esittänyt, että riippumatta siitä, olisiko haetussa merkissä Vantaan tilitoimisto tai vantaalainen tilitoimisto, merkki kuvaa maantieteellistä alkuperää.

Toiminimiä ja tavaramerkkejä koskee eri lainsäädäntö ja niiden rekisteröimiskelpoisuutta arvioidaan eri perustein. Aiempi rekisteröity toiminimi tai aputoiminimi ei tuota suoraan oikeutta tavaramerkkiin, vaan tavaramerkin rekisteröitävyys arvioidaan tapauskohtaisesti tavaramerkkejä koskevan lainsäädännön perusteella. Lisäksi toiminimien ja tavaramerkkien suoja-alat taikka suoja-alan tarkoitusperät eivät ole identtiset.

Valittajan lausuma ja sen täydennys

Oy Novopak Ab on esittänyt muun ohella haetun merkin Vantaan Tilitoimisto olevan rekisteröitävissä oleva tavaramerkki, kun samansisältöinen toiminimi on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta vuonna 1978 yritystietojärjestelmään, vaikka toiminimeä ja tavaramerkkiä koskee eri lainsäädäntö.

Tavaramerkkirekisteriin on rekisteröity tavaramerkkejä, kuten Armas, Voima ja Kunto, jotka ovat yleisnimiä.

Myös se, että Liikenne- ja viestintävirasto on merkinnyt verkkotunnuksen vantaantilitoimisto.fi Oy Novopak Ab:n käyttöön, vaikka verkkotunnuksen käyttäjänä on ollut toinen taho, tukee valituksessa esitettyä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on kysymys siitä, onko rekisteröitäväksi haettu merkki Vantaan Tilitoimisto katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi hakemuksen luokassa 35 kattamille palveluille "kirjanpito". Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko haettu merkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan palvelujen merkkinä.

Valituksen perusteina on muun ohella esitetty, että mikäli yritykselle on rekisteröity aputoiminimi, sen tulee olla rekisteröitävissä myös tavaramerkiksi, vaikka toiminimeä ja tavaramerkkiä koskee eri lainsäädäntö. Lisäksi tavaramerkin oikeusvaikutus ei voi olla voimakkaampi kuin toiminimen tai aputoiminimen.

Markkinaoikeus toteaa tältä osin, että toiminimen tarkoituksena on yksilöidä yritys, kun taas tavaramerkin tarkoitus on erottaa merkinhaltijan tavarat tai palvelut muiden vastaavista tavaroista tai palveluista. Toiminimilaissa toiminimelle asetetut rekisteröinnin edellytykset poikkeavat tavaramerkille tavaramerkkilaissa asetetuista rekisteröinnin edellytyksistä. Näin ollen toiminimien ja tavaramerkkien rekisteröimiskelpoisuutta eli rekisteröitävyyttä arvioidaan eri perustein, kuten Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt asiassa. Tästä seuraa, että toiminimen rekisteröinnistä ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että vastaavanlainen tunnusmerkki olisi tavaramerkkinä erottamiskykyinen ja rekisteröitävissä. Myöskään sillä seikalla, että Oy Novopak Ab:lle on merkitty verkkotunnus vantaantilitoimisto.fi ei ole merkitystä arvioitaessa rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskykyä.

2 Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2).

Tavaramerkkilain 11 §:n 2 momentin mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta (kohta 1), josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta (kohta 2) tai jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista (kohta 3).

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

3 Erottamiskyvyn arviointi

3.1 Haetun merkin erottamiskyky sellaisenaan

Tavaramerkkilain 11 §:ssä todetuin tavoin kuvailevaa merkkiä ei pidetä erottamiskykyisenä. Merkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröintihakemuksen kattamiin palveluihin. Merkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin. Arvioinnin kussakin yksittäistapauksessa tulee perustua tavaramerkkilain säännöksiin.

Haettu merkki käsittää luokassa 35 kirjanpitopalvelut, jotka ovat muille yrityksille suunnattuja tukipalveluja. Kyseisten palvelujen tarkoitus on tukea tai auttaa muita yrityksiä hoitamaan tai parantamaan liiketoimintaansa, ja niiden voidaan katsoa olevan suunnattuja ammattilaisille. Tässä asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa ammattilaiset, johon kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaista keskivertokuluttajista koostuvaa kohdeyleisöä korkeampana.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin 1 kohtaa koskevissa esitöissä (HE 201/2018 vp s. 91 ja 92) on esitetty, että erottamiskykyä arvioitaessa on huomioitava, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja haettujen tavaroiden ja palvelujen välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde. Sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu riittävän suoran ja konkreettisen yhteyden olevan olemassa, jos kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta.

Haettu merkki on kahdesta sanasta muodostuva ensimmäisen sanan osalta genetiivimuodossa oleva sanamerkki Vantaan Tilitoimisto. Sana "Vantaan" viittaa eteläsuomalaiseen kaupunkiin, jota voidaan pitää Suomessa yleisesti tunnettuna. Sanan "Tilitoimisto" puolestaan voidaan katsoa viittaavan paikkaan, jossa tarjotaan tilitoimistopalveluja, kuten kirjanpitopalveluja.

Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevien kirjanpitopalvelujen yhteydessä kohdeyleisö ymmärtää haetun merkin Vantaan Tilitoimisto ilmaisevan, että kyseessä ovat Vantaalla tuotettavat tilitoimistopalvelut. Kohdeyleisön on siten katsottava ymmärtävän välittömästi, että haettu merkki ilmaisee kysymyksessä olevien palvelujen maantieteellistä alkuperää ja lajia, eikä se ole omiaan erottamaan hakijan tarjoamia palveluja toisten tarjoamista vastaavista palveluista. Sillä seikalla, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on edellä todettu olevan tavanomaista korkeampi, ei kuitenkaan ole itsenäistä merkitystä arvioitaessa kysymyksessä olevan merkin erottamiskykyä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki Vantaan Tilitoimisto ole sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokan 35 palveluille.

3.2 Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Asiassa on vielä arvioitava, onko haettu merkki Vantaan Tilitoimisto tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa merkin hakijan palvelujen merkkinä. Jotta merkki voidaan rekisteröidä erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen on tullut olla erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä, eli nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa 5.9.2019.

Myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten palvelujen kohderyhmä oletettavasti mieltää merkin.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin esitöissä (HE 201/2018 vp s. 100) on esitetty, että merkki, joka ei alun perin ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta. Tavaramerkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa nimenomaisesti tavaramerkin hakijan tavaroiden ja palvelujen merkkinä. Mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on, sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä vaaditaan erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen luonteen, että sen perusteella voidaan tunnistaa kyseisen tavaran tai palvelun alkuperä, on arvioitava kokonaisuutena, ja tätä arvioitaessa voidaan myös ottaa huomioon tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja myynninedistämiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden ammatillisten yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. tuomio 7.7.2005, Nestlé v. Mars, C-353/03, EU:C:2005:432, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kyseisessä tuomiossa on lisäksi katsottu, että sen, että tavaroiden kohderyhmässä tavaroiden tai palvelujen tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä (26 kohta).

Oy Novopak Ab on markkinaoikeudessa viitannut Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamaansa selvitykseen haetun merkin Vantaan Tilitoimisto käytöstä ja esittänyt, että yhtiön vastuuhenkilöt ovat toimineet kyseisen nimen alla yhtäjaksoisesti vuodesta 1980. Oy Novopak Ab on myös esittänyt, että haettu merkki Vantaan Tilitoimisto on vakiintunut yhtiön vastuuhenkilöille.

Selvityksenä on esitetty kolmen eri osakeyhtiön antama "Todistus"-niminen asiakirja, jossa kukin yhtiö ilmaisee käyttäneensä Vantaan Tilitoimiston tilitoimistopalveluja kymmeniä vuosia. Asiakirjoista kaksi on päivätty joulukuulle 2019 ja yksi on päiväämätön. Lisäksi kyseisissä asiakirjoissa on mainittu henkilöt, jotka ovat olleet Vantaan Tilitoimiston vastuuhenkilöinä. Selvityksenä on myös esitetty kyseisille osakeyhtiöille laadittuja laskuja yhteensä kolme kappaletta, joiden yläreunassa on teksti "Vantaan Tilitoimisto". Kyseisistä laskuista yksi on päivätty 27.3.2019 ja kaksi laskua 11.9.2019.

Lisäksi Oy Novopak Ab on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiötä koskevan otteen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Otteesta ilmenee, että yhtiölle on rekisteröity aputoiminimi Vantaan Tilitoimisto 16.12.2011. Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetussa selvityksessä on ollut myös Baltic Helicopters Ltd Oy:tä ja Myyrin yritys- ja rahoituskeskus Oy:tä koskevat otteet yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, joista ensimmäisestä ilmenee Baltic Helicopters Ltd Oy:n toiminimen olleen 18.8.1993–28.11.1995 Vantaan Tilitoimisto Ky ja jälkimmäisestä, että Myyrin yritys- ja rahoituskeskus Oy:n toiminimi on ollut aiemmin Vantaan Tilitoimisto Oy.

Vielä selvityksenä Patentti- ja rekisterihallitukselle on toimitettu Kaartin Notariaatti Oy:stä 6.11.2019 luotu kaupparekisteriote, josta ilmenee, että kyseisen yhtiön aputoiminimi on 29.11.1995–15.12.2011 ollut Vantaan Tilitoimisto.

Markkinaoikeus toteaa esitettyyn selvitykseen sisältyvistä yritystietojärjestelmän otteista ja kaupparekisteriotteista ilmenevän sen, että toiminimi tai aputoiminimi Vantaan Tilitoimisto on ollut rekisteröitynä eri yrityksille sinänsä useita kymmeniä vuosia. Sanotusta selvityksestä ei ilmene se, että haettua merkkiä Vantaan Tilitoimisto olisi käytetty tavaramerkkinä, vaan se, että kyseinen toiminimi tai aputoiminimi on ollut ja on edelleen rekisteröitynä kaupparekisterissä. Kyseisen selvityksen ei voida katsoa osoittavan toiminimen tai aputoiminimen Vantaan Tilitoimisto käyttöä tavaramerkkinä.

Selvityksenä esitetyistä kolmen osakeyhtiön antamista todistuksista ja näille yhtiöille laadituista laskuista ilmenee se, että kyseiset kolme yritystä ovat käyttäneet Vantaan Tilitoimiston tuottamia tilitoimistopalveluja useita kymmeniä vuosia ja että Vantaan Tilitoimiston vastuuhenkilöt ovat pitkään olleet samoja. Markkinaoikeus katsoo, että kyseisestä käyttönäyttönä esitetystä selvityksestä ei ilmene se, että haettua merkkiä Vantaan Tilitoimisto olisi käytetty tavaramerkinomaisesti kysymyksessä olevien palvelujen tunnuksena. Selvityksestä ei myöskään ilmene, että haettua merkkiä Vantaan Tilitoimisto olisi käytetty laajasti merkin hakijan palvelujen merkkinä.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo asiaa kokonaisuutena arvioiden, ettei Oy Novopak Ab ole esittänyt asiassa näyttöä, joka osoittaisi, että haettua merkkiä Vantaan Tilitoimisto olisi käytetty tavaramerkkinä niin kauan ja laajalti, että se olisi saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta ennen merkin rekisteröintihakemuksen tekoa 5.9.2019.

4 Johtopäätös

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että rekisteröitäväksi haettu merkki Vantaan Tilistoimisto on erottamiskyvytön hakemuksen luokassa 35 kattamille palveluille "kirjanpito". Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Jari Tiainen.


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 24.11.2020