MAO:270/20

Päätös, josta valitettaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 22.5.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Total SA on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen.

Perusteet

Tavaramerkki numero 272816 Suomen Kuljetusinstituutti Oy (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran Total SA:n aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 17481789 TOTAL (kuvio).

Tavaramerkkien sekaannusvaaraa arvioitaessa on otettava huomioon se, että myöhemmän tavaramerkin sanaelementti "Suomen Kuljetusinstituutti Oy" on vailla erottamiskykyä merkin luokassa 41 kattamille palveluille. Sanaelementti kuvailee suoraan ja välittömästi kyseisten palvelujen lajia ja ominaispiirteitä. Kyseinen sanaelementti tulee jättää kyseessä olevien tavaramerkkien vertailun ulkopuolelle.

Kotimaisten kielten keskuksen ylläpitämän Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana instituutti tarkoittaa tutkimuslaitosta ja toisen asteen ammatillista koulutusta antavaa oppilaitosta. Sana kuljetusinstituutti tarkoittaa siten instituuttia tai koulutuslaitosta, joka tarjoaa kuljetuspalveluihin liittyviä koulutus- ja valmennuspalveluita.

Sana kuljetus viittaa puolestaan suoraan ja välittömästi ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Tästä johtuen sanaelementin "Suomen Kuljetusinstituutti Oy" voidaan ymmärtää kuvailevan laitosta tai yritystä, joka tarjoaa kuljetukseen liittyviä koulutus- ja valmennuspalveluja Suomessa.

Koska aikaisemman EU-tavaramerkin sisältämä sana TOTAL ei ole kyseisen merkin hallitsevin ja mieleenpainuvin osa, tavaramerkkien vertailu tulee tehdä ainoastaan niiden sisältämien kuvioelementtien välillä. Vertailtavien tavaramerkkien kuvioelementit ovat käytännössä identtiset tai niiden samankaltaisuuden aste on erittäin korkea. Kuvioelementtien muotoilu, asemointi, ulottuvuudet ja mittasuhteet ovat identtiset. Puolet kuvioelementtien väreistä on samoja. Kuvioelementtien marginaalisina eroina ovat pienet erot niiden värityksessä sekä se, että myöhemmän tavaramerkin kuvioelementti on peilikuva aikaisemman EU-tavaramerkin kuvioelementtiin nähden. Kohdeyleisönä olevan keskivertokuluttajan näkökulmasta vertailtavat kuvioelementit ovat samat.

Aikaisemman EU-tavaramerkin kuvioelementin erottamiskyvyn aste on erittäin korkea.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Epstep Oy:n vastaus

Vaatimukset

Epstep Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Vertailtavat merkit ovat lausuntatavaltaan erilaiset, koska ne käsittävät eri sanat ja lisäksi ne ovat eri pituiset. Merkit eroavat visuaalisesti toisistaan, vaikka niissä on yhteisenä elementtinä yksinkertainen geometrinen kuvio. Myöhemmässä tavaramerkissä on kahdelle riville kirjoitettuna sanat Suomen Kuljetusinstituutti Oy ja puolestaan aikaisemmassa EU-tavaramerkissä sana TOTAL. Merkkien sisältämän tekstielementin rivitys, sanojen värit, isot ja pienet kirjaimet sekä kirjaisin eroavat toisistaan. Merkkien sisältämät pallokuviot ovat eri väriset. Merkeissä on enemmän visuaalisia eroavaisuuksia kuin samankaltaisuuksia. Merkeissä ei ole myöskään käsitteellistä samankaltaisuutta, koska merkkien sisältämät sanaelementit viittaavat eri asioihin.

Tavaramerkkejä tulee arvioida kokonaisuutena, eikä arviointia voida pilkkoa osiin valituksessa esitetyllä tavalla. Samankaltaisuusarvioinnissa ei voida jättää tiettyjä merkin osia kokonaan arvioinnin ulkopuolelle.

Vertailtavien merkkien hallitsevana elementteinä eivät ole niiden sisältämät pallokuviot, vaan merkkien sanaelementit. Sekaannusvaaraa ei synny siitä, että niihin molempiin sisältyy yksinkertainen ja yleisesti käytetty geometrinen kuvio. Vaikka merkkien sisältämät pallokuviot katsottaisiin merkkien hallitseviksi osiksi, vertailtavien merkkien sanaelementit ovat riittävän erilaiset erottamaan merkit toisistaan.

Asiassa ei ole tarpeen arvioida sitä, onko sanaelementti "Suomen Kuljetusinstituutti Oy" erottamiskykyinen tavaramerkkejä koskevien oikeusohjeiden mukaan. Vaikka sanaelementti katsottaisiinkin erottamiskyvyttömäksi, ei tällä ole merkitystä tavaramerkkien välisessä sekaannusvaaran arvioinnissa.

Total SA:n lausuma

Total SA on esittänyt muun ohella, että merkkien sisältämät kuvioelementit ovat erottamiskykyisiä ja että tavaramerkit kattavat identtiset palvelut. Samankaltaiset kuvioelementit yhdistettynä alhaisen, tai olemattoman erottamiskyvyn sanaelementteihin ovat omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran relevantin kohdeyleisön keskuudessa.

Myöhemmän tavaramerkin sisältämän sanaelementin ollessa selvästi erottamiskyvytön sen lausuntatavan tai merkityssisällön tarkastelu ei kuulu kyseessä olevaan asiaan.

Vertailtavien merkkien sisältämää lähes samanlaista kuvioelementtiä ei voida pitää alhaisen erottamiskyvyn omaavana elementtinä. Elementtiä ei voida pitää myöskään yksinkertaisena pallokuviona, vaikka sen ulkoreunat muodostavatkin epätäydellisen pallomaisen kuvion. Tosiasiassa kuvioelementit muodostuvat useista toisiinsa nähden päällekkäisistä ja epäsymmetrisistä kaarista. Kaaret saavat aikaan voimakkaan kolmiulotteisen vaikutelman, joka kiinnittää relevantin kohdeyleisön edustajan huomion ja kiinnostuksen. Aikaisempaan EU-tavaramerkkiin sisältyvä kuvioelementti on myös rekisteröity sellaisenaan EU-tavaramerkiksi, mikä osoittaa kuvioelementin olevan erittäin erottamiskykyinen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako 29.5.2018 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity tavaramerkki numero 272816 Suomen Kuljetusinstituutti Oy (kuvio) sekaannusvaaran 15.11.2017 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 17481789 TOTAL (kuvio).

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2. Palvelujen vertailu

Tavaramerkki Suomen Kuljetusinstituutti Oy (kuvio) on rekisteröity luokassa 41 seuraaville palveluille:

Aikuiskoulutus; Aikuisopetus; Aikuisopetuspalvelut; Ajo-opastus edistyneille autonkuljettajille; Ajo-opetus; Ajoneuvojen huoltoon liittyvät opetuspalvelut; Ajoneuvojen huoltoon liittyvä opetus; Ajoneuvojen korjaukseen liittyvä opastus; Ajoturvallisuuskoulutus; Ammatilliseen koulutukseen ja valmennukseen liittyvät palvelut; Ammatilliseen valmennukseen liittyvät koulutuspalvelut; Ammatillisesti suunnattu opastus; Ammatillisten koulutuskurssien tarjoaminen; Ammatillisten taitojen koulutuksen tarjoaminen; Ammatillisten taitojen opetuspalvelut; Autokoulupalvelut; Autonkuljettajien koulutus; Ensiapuun liittyvät koulutuspalvelut.

EU-tavaramerkki TOTAL (kuvio) on rekisteröity muun ohella luokassa 41 seuraaville palveluille:

Koulutus; Koulutuksen järjestäminen; Ajanviete; Urheilu- ja kulttuuritoiminnat; Kaikissa muodoissa olevien julkaisujen (muiden kuin mainontaan liittyvien) kustantaminen; Urheilukisojen, -arpajaisten ja -kilpailujen järjestäminen ja ohjaaminen; Kollokvioiden, konferenssien, kongressien, foorumien ja seminaarien järjestäminen ja ohjaaminen; Esitysten ja elokuvien tuottaminen; Näyttelyjen järjestäminen kulttuuri- ja opetustarkoituksiin; Tiedotuskampanjoiden järjestäminen.

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että tavaramerkki Suomen Kuljetusinstituutti Oy (kuvio) ja EU-tavaramerkki TOTAL (kuvio) kattavat samoja palveluja siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu.

3. Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan otettava huomioon asianomaisen palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen palveluryhmän mukaan.

Luokassa 41 samoiksi katsotut palvelut on suunnattu pääosin suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien palvelujen osalta pidettävä tavanomaista korkeampana. Toisaalta osa luokan 41 palveluista on suunnattu ammattilaisille, joiden tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi.

Edelleen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi.

Edellä esitetty huomioon ottaen tässä asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa kaikkien kysymyksessä olevien palvelujen osalta suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

4. Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. OHIM – Waibel (idea),

T-112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. OHIM – Unoe Bank (1e1), T-61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännön mukaan, kun tavaramerkin tietyillä osilla kuvaillaan tavaroita ja palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, näiden osien erottamiskyvyn on katsottava olevan heikko tai jopa hyvin heikko. Yleisö ei yleensä pidä tavaramerkin kuvailevia osia niiden heikon tai jopa hyvin heikon erottamiskyvyn takia hallitsevina tavaramerkin muodostamassa kokonaisvaikutelmassa paitsi silloin, kun ne voivat muun muassa sijaintinsa tai kokonsa vuoksi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että tavaramerkin kuvailevat osat olisivat välttämättä merkityksettömiä tavaramerkin muodostamassa kokonaisvaikutelmassa. Tältä osin on erityisesti tarkasteltava, voivatko tavaramerkin muut osat sellaisinaan hallita yleisön muistiin jäävää mielikuvaa tavaramerkistä (ks. esim. tuomio 22.6.2010, CM Capital Markets Holding v. SMHV - Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance), T-490/08, EU:T:2010:250, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat kuviotavaramerkit:

Tavaramerkki numero 272816:

tavaramerkki numero 272816 Suomen Kuljetusinstituutti Oy (kuvio)

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 17481789:

EU-tavaramerkki numero 17481789 Total (kuvio)

Myöhemmän tavaramerkin ja aikaisemman EU-tavaramerkin ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin niihin kumpaankin sisältyy kaarevista ulkoreunaan päin kapenevista viivoista muodostuva palloa muistuttava kuvioelementti. Kuvion sisällä oleva myöhemmän tavaramerkin vaaleansininen ja aikaisemman EU-tavaramerkin syvänsininen viiva esiintyy vertailtavissa merkeissä peilikuvana. Muilta osin kuvion viivat eivät ole asemoitu vertailtavissa merkeissä peilikuvina, joskin viivoissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä. Vertailtavat merkit eroavat kuvioiden ulkoasun värityksen osalta. Myöhemmässä tavaramerkissä viivojen värityksenä on käytetty pääosin sinisen kahta eri sävyä ja osin vihreää, kun taas aikaisemmassa EU-tavaramerkissä värityksenä on käytetty pääosin punaista ja sinisen kahta eri sävyä sekä lisäksi keltaista. Vertailtavien merkkien kuvioelementit on sijoitettu suhteessa sanaelementtiin samalla tavoin merkkien vasemmalle puolelle.

Myöhempään tavaramerkkiin sisältyvä sanaelementti "Suomen Kuljetusinstituutti Oy" on kirjoitettu tavanomaisella kirjaisintyypillä ja sen värityksenä on käytetty harmaata ja sinistä väriä. Aikaisempaan EU-tavaramerkkiin sisältyvä sanaelementti "TOTAL" on kirjoitettu tavanomaista paksummalla kirjaisintyypillä ja se on väriltään punainen. Sanaelementit käsittävät suurimman osan vertailtavien merkkien koosta.

Vertailtavien merkkien sanaelementit "Suomen Kuljetusinstituutti Oy" ja "TOTAL" ovat lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään täysin erilaisia.

Kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän myöhemmän tavaramerkin sanaelementin "Suomen Kuljetusinstituutti Oy" kahden ensimmäisen sanan tarkoittavan suomalaista kuljetusalan oppilaitosta. Sanaelementin loppuosa "Oy" viittaa puolestaan osakeyhtiöön. Myöhemmän tavaramerkin sanaelementin voidaan katsoa suoraan kuvailevan merkin kattamia palveluja. Aikaisemman EU-tavaramerkin sisältämä sana "TOTAL" tarkoittaa suomeksi kokonaista, täydellistä, kokonaismäärää. Kyseinen EU-tavaramerkin osa on jossain määrin kuvaileva.

Edellä todetun ei voida kuitenkaan katsoa merkitsevän sitä, että merkkien hallitsevimpana osana olisi pidettävä pelkästään merkeissä olevaa kuvioelementtiä. Kyseiset kuvio-osat eivät kokonsa ja asettelunsa puolesta erotu merkistä, eikä mitään merkkien osaa voida pitää siten merkityksettömänä, että niillä ei olisi vaikutusta samankaltaisuusarvioinnissa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkejä on arvioitava niiden antaman kokonaisvaikutelman perusteella.

5. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi.

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä TOTAL (kuvio) on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville palveluille. Vertailtavien merkkien kattamien palvelujen on edellä todettu olevan samoja.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että kuvio-osat sekä sanayhdistelmät "Suomen Kuljetusinstituutti Oy" ja "TOTAL" ovat vertailtavissa merkeissä yhtä hallitsevia. Merkkien sisältämiä sanaelementtejä ei voida pitää merkityksettöminä merkkien ulkoasun kannalta, ottaen huomioon sen, että ne sijaintinsa ja kokonsa vuoksi hallitsevat keskivertokuluttajan mieltämistapaa merkeistä ja jäävät tämän muistiin. Vertailtavien merkkien ulkoasussa on tiettyä samankaltaisuutta ainoastaan kuvioelementin osalta, vaikka myös kuvioelementeissä on eroja niiden värityksen ja asettelun osalta. Joka tapauksessa myöhemmän tavaramerkin yleisilme on väritykseltään sininen ja aikaisemman EU-tavaramerkin puolestaan punainen. Kokonaisvaikutelmaltaan merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan varsin paljon. Lisäksi vertailtavien merkkien sanaelementit eroavat myös kirjoitustyyliltään ja ulkoasultaan.

Koska molemmat merkit sisältävät erilaisen sanaelementin, merkit ovat lausuntatavaltaan ja myös merkityssisällöltään erilaisia.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt vertailtavina olevissa merkeissä olevasta samankaltaisesta kuvioelementistä huolimatta vertailtavat merkit ovat niitä kokonaisuutena arvioiden siinä määrin erilaisia, ettei merkkien välille aiheudu sekaannusvaaraa.

6. Johtopäätös

Tavaramerkin numero 272816 Suomen Kuljetusinstituutti Oy (kuvio) ja aikaisemman EU-tavaramerkin numero 17481789 TOTAL (kuvio) välillä ei edellä todetuin tavoin ole tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua sekaannusvaaraa. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Jari Tiainen.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta