MAO:265/20

A ym. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - prosessuaalinen palautus

Diaarinumero: 2019/271
Antopäivä: 11.6.2020

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.5.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

A ja B ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansallisen tavaramerkin numero 271316 MINETIT poistamiseksi tavaramerkkirekisteristä. Sen varalta, ettei kyseinen vaatimus menesty, valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus vahvistaa valittajille rinnakkaiskäyttöoikeuden tavaramerkkiin MINETIT omassa elinkeinotoiminnassaan.

Perusteet

Valittajat ovat esittäneet, että Tampereen Voimistelijat ry on tehnyt kansallisen tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä ja että, toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, valittajat ovat käyttäneet Minetit-tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan.

Vaikka valittajat ovat olleet työ- ja sopimussuhteessa Tampereen Voimistelijat ry:hyn vuosina 2011–2017, Minetit-joukkueeseen liittyvä voimistelu- ja kilpailutoiminta on ollut nimenomaisesti valittajien eikä Tampereen Voimistelijat ry:n vastuulla. Rekisteröimätöntä Minetit-tavaramerkkiä koskeva päätöksenteko ja käyttö on siten tosiasiassa tapahtunut valittajien toimesta osana Minetit-joukkuetta. Kyseinen tavaramerkin käyttö on perustunut tosiasialliseen toimintaan käsittäen voimisteluun liittyvän valmennus-, kilpailu-, sponsori-, mainonta- ja markkinointitoiminnan. Joukkueen nimen käyttämisestä eivät voi päättää muut tahot kuin Minetit-joukkue ja sen vastuuhenkilöt.

Tunnusmerkin käyttö elinkeinotoiminnassa ei välttämättä edellytä varsinaisen voiton tuottamista, vaan riittävää on tähtääminen taloudellisen hyödyn saamiseen tai menekin lisäämiseen. Merkin käyttöä täysin yksityisessä kontekstissa ei pidetä elinkeinotoimintana. Valittajat eivät ole käyttäneet Minetit-tavaramerkkiä täysin yksityisesti.

Merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa on katsottu esimerkiksi se, että merkkiä koskevista markkinointitoimenpiteistä on sovittu.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnon mukaan valituksenalainen päätös on perustunut siihen, että valittajien on näytetty toimineen pitkään Minetit-voimistelujoukkueen valmentajina, mutta etteivät he olleet osoittaneet käyttäneensä sanaa MINETIT elinkeinotoiminnassaan rekisteröinnin kattamille palveluille. Näin ollen tavaramerkin haltija ei ollut rekisteröintihakemusta tehdessään toiminut vilpillisessä mielessä tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valituksessa esitetyn toissijaisen rinnakkaiskäyttöoikeuden vahvistamista koskevan vaatimuksen hyväksyminen ei ole mahdollista valitusasiassa, joka koskee Patentti- ja rekisterihallituksen antamaa päätöstä väiteasiassa.

Tampereen Voimistelijat ry:n vastaus

Vaatimukset

Tampereen Voimistelijat ry on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Perusteet

Nykyisin tunnettu huippuvoimistelun brändi ja ilmiö Minetit on luotu Tampereen Voimistelijat ry:n kehittämänä vuosina 2011–2017.

Minetit-tiimiin on kuulunut useita Minetit-joukkueita. Kyseiset joukkueet ovat olleet Tampereen Voimistelijat ry:n joukkueita, eivätkä yhdistyksen työsuhteisten valmentajien, kuten valittajien. Kaikki toiminnan rahaliikenne on mennyt Tampereen Voimistelijat ry:n kautta, eivätkä valittajat, joukkue tai sen voimistelijat ole harjoittaneet yhdistyksen ulkopuolella omaa elinkeinotoimintaa.

Tampereen Voimistelijat ry on päätynyt puheena olevan tavaramerkin rekisteröintiin, koska brändi Minetit on ollut merkittävä osa sen elinkeinotoimintaa. Kyseinen brändi on vakiintunut jo vuosina 2011–2017 Tampereen Voimistelijat ry:n tavaramerkiksi.

Valittajien lausuma

Valittajat ovat lausumassaan toistaneet lähinnä aiemmin esittämänsä ja lisäksi esittäneet, että tavaramerkki MINETIT on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Jo Patentti- ja rekisterihallituksen olisi vilpillistä mieltä koskevan väitteen johdosta tullut tutkia myös harhaanjohtavuutta koskeva ehdoton rekisteröinnin este, sillä väitteessä esitetyt perusteet ovat antaneet aiheen arvioida asiaa myös siitä näkökulmasta. Nyt markkinaoikeuden tulee arvioida tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä myös harhaanjohtavuuden perusteella.

Minetit-joukkue ja sen urheilijat ovat tehneet rekisteröimättömän Minetit-tunnuksen erityisen tunnetuksi. Joukkueen seurasiirrossa pois Tampereen Voimistelijat ry:stä vuonna 2018 on ollut kysymys kokonaisen Minetit-nimisen toimintayksikön siirtymisestä. Rekisteröity tavaramerkki antaa virheellisen ja harhaanjohtavan vaikutelman tosiasiallisesta tilanteesta ja siitä, että Minetit-joukkue olisi edelleen osa Tampereen Voimistelijat ry:tä. Rekisteröity tavaramerkki antaa siten virheellisen kuvan palvelun ominaisuuksista ja alkuperästä.

Pyydetyt lisälausumat

Markkinaoikeus on varannut Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä vastaajalle tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma valittajien lausuman johdosta, ja pyytänyt niitä lausumaan erityisesti valittajien esittämästä uudesta selvityksestä liittyen väitettyyn vilpilliseen mieleen ja väitetystä harhaanjohtavuudesta.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt lausumassaan ensinnäkin, ettei valittajien lausumassa esitetyt lisäperustelut ja selvitykset anna aihetta arvioida vilpillistä mieltä toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on tehty. Toiseksi Patentti- ja rekisterihallitus ei ole ottanut eikä sen ole kuulunutkaan ottaa väitemenettelyssä kantaa muihin kuin väitteessä vedottuihin rekisteröinnin esteisiin. Väitemenettelyssä ei ole viran puolesta tehtävää estetutkimusta, ja väitteen käsittely rajoittuu ainoastaan väitteessä vedottuihin seikkoihin. Näin ollen asiaa ei ole arvioitu valituksenalaisessa päätöksessä harhaanjohtavuuden näkökulmasta. Valitusasiaa ratkaistaessa ei tule arvioida tavaramerkin harhaanjohtavuutta.

Vastaaja on esittänyt lausumassaan, ettei puheena olevaa tavaramerkkiä ole rekisteröity vilpillisessä mielessä eikä se ole harhaanjohtava.

Markkinaoikeus on varannut valittajille tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma Patentti- ja rekisterihallituksen sekä vastaajan lausumien johdosta.

Valittajat ovat lausumassaan esittäneet ennen muuta, että harhaanjohtavuuden arvioinnin tekemättä jättäminen merkitsisi sitä koskevan säännöksen taustalla olevan yleisen edun vaarantumista. Kyseisen seikan arviointi valitusasian yhteydessä on prosessiekonomian kannalta edullista.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asiassa on kysymys oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa tarkoitetusta valitusasiasta, jossa valituksenalainen päätös on Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkien rekisteriviranomaisena tekemä hallintopäätös. Valituksenalaisessa päätöksessä on sovellettu 1.5.2019 saakka voimassa ollutta tavaramerkkilakia (7/1964).

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa lain 4 luvun 16 §:n perusteella siltä osin kuin kyseisessä laissa taikka 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1 tai 5–14 kohdassa mainitussa laissa, kuten tavaramerkkilaissa, ei toisin säädetä, valitusasian käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 125 §:n 1 momentin mukaan kyseinen laki on tullut voimaan 1.1.2020, ja mainitun pykälän 2 momentin mukaan kyseisellä lailla on kumottu hallintolainkäyttölaki (586/1996). Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 126 §:n 1 momentin perusteella muutoksenhaussa ennen kyseisen lain voimaantuloa tehtyyn hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan kyseisen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ottaen huomioon, että valituksenalainen hallintopäätös on tehty 29.5.2019 eli ennen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantuloa, käsillä olevaan muutoksenhakuun markkinaoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia.

Hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2013:99 on ollut kysymys valitusperusteiden esittämisestä tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa väiteasiassa vasta Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa, joka aiemmin oli ensimmäinen muutoksenhakuaste tällaisessa asiassa. Päätöksen mukaan valittaja oli valituksessaan valituslautakunnalle uudistanut väitevaatimuksensa rekisteröinnin kumoamisesta ja valituslautakunnalle antamassaan vastaselityksessä täsmentänyt vaatimuksensa perusteita viittaamalla Patentti- ja rekisterihallituksessa esittämiensä väiteperusteidensa lisäksi eräisiin muihin rekisteröinnin esteisiin, kuten harhaanjohtavuuteen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei valittaja näin toimimalla ollut muuttanut alkuperäistä vaatimustaan eikä esittänyt sellaisia uusia valitusperusteita, joiden johdosta asia olisi muuttunut valituslautakunnassa toiseksi. Näin ollen valituslautakunnan ei hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentti huomioon ottaen olisi tullut jättää asiaa näiltä osin tutkimatta vaan sen olisi tullut joko tutkia kysymyksessä olevat valitusperusteet itse tai palauttaa asia Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Edelleen korkein hallinto-oikeus totesi, että tavaramerkin harhaanjohtavuus on ehdoton rekisteröinnin este. Korkein hallinto-oikeus palautti asian harhaanjohtavuuden arvioimiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltäväksi.

Valittajat ovat esittäneet markkinaoikeudessa nimenomaisen väitteen valituksenalaisen tavaramerkin harhaanjohtavuudesta vasta valitusajan päättymisen jälkeen. Markkinaoikeus katsoo ottaen huomioon vuosikirjapäätöksessä KHO 2013:99 harhaanjohtavuuden osalta todetun, ettei asia ole puheena olevan valitusperusteen esittämisen johdosta muuttunut markkinaoikeudessa toiseksi. Näin ollen tämä valitusperuste on otettava asiaa arvioitaessa huomioon. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole rekisteröidyn tavaramerkin harhaanjohtavuuden osalta esittänyt markkinaoikeudessa mitään aineellista kannanottoa.

Valittajien vasta markkinaoikeudessa esittämän uuden perusteen johdosta asia on tullut uuteen tilaan. Markkinaoikeus ei ota ensi asteena ratkaistavakseen, mikä merkitys harhaanjohtavuutta koskevalle valitusperusteelle on annettava.

Valituksenalaisessa päätöksessä on esikysymyksen luonteisesti suhteessa hakijan vilpilliseen mieleen katsottu, että väitteentekijät eivät olleet näyttäneet, että he olisivat käyttäneet tavaramerkkiä MINETIT elinkeinotoiminnassa rekisteröinnin kattamille palveluille. Markkinaoikeudessa valittajat ovat esittäneet runsaasti sellaista todistelua ja selvitystä sekä tavaramerkin käytöstään että tavaramerkin haltijan vilpillisestä mielestä, jota väitemenettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa ei ollut esitetty. Hallintolainkäyttölaissa ei ole rajoitettu uuden todistelun esittämistä. Valittajien vasta markkinaoikeudessa esittämä edellä viitattu todistelu on otettava asiaa arvioitaessa huomioon. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole tältä osin lausunut markkinaoikeudessa muuta kuin, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Markkinaoikeus ei ota ensi asteena ratkaistavakseen myöskään sitä, mikä merkitys valittajien vasta markkinaoikeudessa esittämälle uudelle todistelulle liittyen valittajien tavaramerkin käytöstään ja tavaramerkin haltijan vilpillisestä mielestä esittämään on annettava.

Markkinaoikeus palauttaa asian kaikilta osin sitä asiallisesti ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 29.5.2019 tekemän päätöksen ja palauttaa kansallisen tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröinnin kumoamista koskevan asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n 1 momentin perusteella tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund ja Sami Myöhänen sekä asessori Anu Pitkänen.


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen

 
Julkaistu 22.6.2020