MAO:134/20

S.A. Vichy Catalan > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky - maantieteellinen alkuperä

Diaarinumero: 2019/216
Antopäivä: 31.3.2020

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 30.4.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

S.A. Vichy Catalan on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun tavaramerkin VICHY BARCELONA rekisteröimiseksi kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Perusteet

Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sisältämät sanat vichy ja Barcelona muodostavat yhdessä erottamiskykyisen kokonaisuuden. Sanalla vichy on useita eri merkityksiä sen viitatessa S.A. Vichy Catalanin toiminimeen ja sen omaan lähteeseen Vichy Catalan. Sana Barcelona viittaa espanjalaiseen kaupunkiin.

Yksinomaan sen perusteella, että S.A. Vichy Catalanin pääkonttori ja toimistot sijaitsevat Barcelonassa ei kuitenkaan voida katsoa, että haettu tavaramerkki olisi kuvaileva hakemuksen luokan 32 tavaroille. Asiassa on arvioitava sitä, voidaanko maantieteellisen nimityksen katsoa kuvailevan hakemuksen kattamien tavaroiden objektiivisia ominaisuuksia.

Barcelona ei ole tunnettu kivennäisvesistä suomalaisten kuluttajien keskuudessa, joten ne eivät tulkitse tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden olevan peräisin Barcelonasta tai siellä valmistettuja. Vaikka suomalaiset kuluttajat voivatkin yhdistää Espanjan esimerkiksi turismiin, autoteollisuuteen tai viinin valmistukseen, samanlaista yhteyttä ei muodostu kivennäisvesien kohdalla. Tästä syystä, ja vaikka kuluttajat sinänsä tuntisivat Barcelonan kaupungin, ei haettua tavaramerkkiä voida pitää kuvailevana yksinomaan tällä perusteella.

Asian arvioinnissa on otettava huomioon aiempi rekisteröintikäytäntö ja muun ohella S.A. Vichy Catalanille aiemmin rekisteröity
EU-tavaramerkki numero 016872574 VICHY BARCELONA. Kyseinen EU-tavaramerkki on katsottu erottamiskykyiseksi luokan 32 tavaroille ja merkin rekisteröinnin jälkeen tehty erillinen mitätöintihakemus on myös tullut hylätyksi Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston 11.6.2019 antamalla päätöksellä.

Luokan 32 tavaroille haettujen tavaramerkkien osalta on tavanomaista, että niihin sisältyy maantieteellinen sana, ja myös Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt lukuisia tämäntyyppisiä merkkejä. Lisäksi Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on rekisteröinyt useita Barcelona-sanan sisältämiä EU-tavaramerkkejä eri luokissa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi esittänyt, että se ei ole sidottu Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston tekemiin ratkaisuihin, vaan se arvioi tavaramerkin rekisteröintiedellytyksiä Suomessa suomalaisen kohdeyleisön näkökulmasta.

Valittajan lausuma

S.A. Vichy Catalan on esittänyt, että Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut asian käsittelyssä kiinnittää huomiota Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston ratkaisutoimintaan lainsäädännön harmonisointitavoitteiden mukaisesti.

Myös Euroopan unionin tavaramerkistä annettua asetusta koskevalle oikeuskäytännölle ja ratkaisukäytännölle voidaan antaa merkitystä arvioitaessa tavaramerkin rekisteröintiedellytyksiä Suomessa. Vaikka Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston ratkaisuista ei seuraa suoraa oikeudellista sidonnaisuutta kansalliselle rekisteriviranomaiselle, ei kyseessä olevassa asiassa ole sellaisia perusteita, joiden johdosta kansallisen tavaramerkkihakemuksen osalta tulisi päätyä eri lopputulokseen.

Tavaramerkki VICHY BARCELONA on rekisteröity luokan 32 tavaroille myös Tanskassa ja Tšekin tasavallassa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, onko rekisteröitäväksi haettua merkkiä VICHY BARCELONA pidettävä erottamiskykyisenä seuraaville hakemuksen luokassa 32 kattamille tavaroille: "Kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat, vitamiineja sisältävät juomat; tonic-vesi (ei-lääkinnälliset juomat); hedelmäpohjaiset juomat ja hedelmäpohjaiset tuoremehut; oluet; makuainetta sisältävät hiilihappojuomat."

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436, uudelleenlaadittu (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia ei saa rekisteröidä.

Erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröintihakemuksen kattamiin tavaroihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten näiden tavaroiden kohdeyleisö ymmärtää merkin.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta.

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuuden.

Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että maantieteellisiä nimiä ei voida rekisteröidä tavaramerkeiksi yhtäältä silloin, kun ne ovat sellaisten paikkojen nimiä, jotka ovat jo tunnettuja tai tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden osalta ja jotka asianomainen kohderyhmä yhdistää näihin tavaroihin. Maantieteellisen nimityksen arvioinnissa on määriteltävä, ymmärtääkö kohdeyleisö sen maantieteelliseksi nimitykseksi. Jos maantieteellistä nimeä ei tällä hetkellä yhdistetä asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava, onko kohtuudella oletettavissa, että tällaista nimeä voidaan vastaisuudessa pitää asianomaisessa kohderyhmässä tällaisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittavana ilmauksena. Tässä arvioinnissa on erityisesti otettava huomioon kyseisen maantieteellisen nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmässä sekä nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet (Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 37 kohta).

Kysymyksessä olevat luokan 32 tavarat ovat erilaisia juomia ja ne on suunnattu suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Keskivertokuluttajien tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä.

Rekisteröitäväksi haettu merkki VICHY BARCELONA koostuu sanoista vichy ja Barcelona. Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana vichy merkitsee hiilihappoista kivennäisvettä. Suuren suomen kielen sanakirjan (Gummerus, 2004) mukaan sana vichy merkitsee erästä vahvasti hiilihappoista kivennäisvettä (ranskalaisen Vichyn kaupungin mukaan). Sanan vichy voidaan siten katsoa myös viittaavan ranskalaiseen Vichyn kaupunkiin, jota ei kuitenkaan ole pidettävä suomalaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta niin tunnettuna kuin kyseisen sanan juomiin viittaavaa merkitystä. Sana Barcelona puolestaan viittaa Espanjassa sijaitsevaan kaupunkiin.

Markkinaoikeus katsoo, että erityisesti nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää sanan vichy merkitsevän ensisijaisesti edellä sanakirjoissa mainittuja juomia. Rekisteröitäväksi haetun merkin alkuosa "vichy" on siten heikosti erottamiskykyinen hakemuksen kattamille tavaroille. Tältä osin ei ole merkitystä sanan vichy muilla merkityksillä.

Merkin loppuosan "Barcelona" osalta suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa tuntevan, että kysymyksessä on Espanjassa sijaitseva suurkaupunki. Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella kohdeyleisö yhdistäisi sanan Barcelona rekisteröintihakemuksen kattamiin tavaroihin luokassa 32. Asiassa tulee kuitenkin arvioida, miten kohdeyleisö ymmärtää rekisteröitäväksi haetun merkin VICHY BARCELONA kokonaisuutena. Tässä arvioinnissa markkinaoikeus katsoo, että kun maantieteellisen nimen eteen lisätään heikosti erottamiskykyinen kysymyksessä olevia tavaroita kuvaileva sana, kohdeyleisö tässä tapauksessa mieltää, että merkin loppuosa Barcelona kuvaa tavaroiden maantieteellistä alkuperää.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää merkin VICHY BARCELONA kokonaisuudessaan ilmaisevan, että kyseessä ovat Barcelonasta peräisin olevat tai siellä valmistetut hiilihappoiset kivennäisvedet.

Kuten edellä on todettu, merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita merkin muodostamat sanat kuvailevat suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara sisältyy. Rekisteröitäväksi haetun merkin kuvailevuutta on arvioitava erikseen kunkin tavaran osalta. Merkki on kuvaileva, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee kyseisten tavaroiden ominaisuuden.

Markkinaoikeus katsoo, että rekisteröitäväksi haettua merkkiä VICHY BARCELONA on pidettävä edellä selostetussa merkityksessä kuvailevana luokassa 32 tavaroiden "kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat, vitamiineja sisältävät juomat; tonic-vesi (ei-lääkinnälliset juomat); hedelmäpohjaiset juomat; makuainetta sisältävät hiilihappojuomat" osalta.

Sen sijaan merkin yhteys hakemuksen luokassa 32 kattamiin tavaroihin "hedelmäpohjaiset tuoremehut; oluet" on siten etäisempi, ettei keskivertokuluttaja pysty yhdistämään merkkiä riittävän suoraan ja konkreettisesti sanottuihin tavaroihin, jotta tämä voisi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita, niiden alkuperää tai tiettyä ominaisuutta. Rekisteröitäväksi haettua merkkiä ei siten ole pidettävä kuvailevana näiden tavaroiden osalta.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan KHO 2008:89 todennut, että Suomen kansallisen rekisteröintiviranomaisen tulisi ratkaisutoiminnassaan yhdenmukaistamistavoitteiden mukaisesti kiinnittää huomiota siihen, miten Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden viranomaiset menettelevät samoja tavaroita tai palveluja koskevan saman tavaramerkin rekisteröintiin liittyvässä ratkaisutoiminnassaan. Kun rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskykyä arvioidaan nimenomaan suomalaisen kohdeyleisön näkökulmasta, markkinaoikeus katsoo, että johtopäätökseen merkin kuvailevuudesta ja siten erottamiskyvyttömyydestä osalle tavaroita ei nyt esillä olevassa asiassa vaikuta se, että VICHY BARCELONA on rekisteröity EU-tavaramerkkinä sekä lisäksi kansallisena tavaramerkkinä eräissä muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Johtopäätös

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että rekisteröitäväksi haettu merkki VICHY BARCELONA on erottamiskyvytön luokan 32 tavaroille "kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat, vitamiineja sisältävät juomat; tonic-vesi (ei-lääkinnälliset juomat); hedelmäpohjaiset juomat; makuainetta sisältävät hiilihappojuomat". Valitus on siten näiltä osin hylättävä ja valituksenalainen päätös on kumottava luokan 32 tavaroiden "hedelmäpohjaiset tuoremehut; oluet" osalta.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 30.4.2019 tekemän päätöksen siltä osin kuin S.A. Vichy Catalanin hakemus tavaramerkin VICHY BARCELONA rekisteröimiseksi luokan 32 tavaroille "hedelmäpohjaiset tuoremehut; oluet" on hylätty ja palauttaa asian mainituilta osin Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Jari Tiainen.


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Muutokenhaku

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.4.2020