MAO:17/20

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 30.1.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Mr. Panini Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Mr. Panini (kuvio) rekisteröimistä varten.

Perusteet

Haettu tavaramerkki ei asiaa kokonaisuutena arvioiden aiheuta sekaannusvaaraa estemerkeiksi asetettuihin EU-tavaramerkkeihin MISTER PANINO (kuvio) ja mr.panino (kuvio). Vertailtavat merkit tai vertailtavien merkkien kattamat tavarat ja palvelut eivät ole samoja tai samankaltaisia. Esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, jotka pystyvät vaikeudetta erottamaan vertailtavat merkit toisistaan.

Vertailtavien merkkien ulkoasujen samankaltaisuuden aste on vähäinen tai vähäistä matalampi, koska merkit ovat ulkoasuiltaan täysin erilaiset. Haetun merkin ja rekisteröinnin esteeksi asetettujen EU-tavaramerkkien graafinen toteutus, ulkoasu ja visuaalinen ilme poikkeavat merkittävästi toisistaan. Merkeistä saatava kokonaisvaikutelma on täysin erilainen ulkoasussa olevista useista ja selkeistä eroista johtuen, ja merkeissä oleva kuviollisuus riittää poistamaan väitetyn merkkien välisen sekaannusvaaran. Haetulla merkillä ja estemerkeillä markkinoitavat tuotteet ovat elintarvikkeita, joita myydään suoraan kuluttaja-asiakkaille päivittäistavarakaupoissa ja ravitsemusliikkeissä, mikä korostaa merkkien ulkoasun ja niiden välisten erojen merkitystä asiassa.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan samankaltaisuuden aste on vähäinen. Haetussa merkissä ja estemerkeissä on eri sanat.

Myös vertailtavien merkkien merkityssisällön samankaltaisuuden aste on vähäinen. Oikeuskäytännössä on katsottu, että pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä mielleyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkityssisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

Asian arvioinnissa tulee sekaannusvaaraa vähentävänä tekijänä ottaa huomioon myös se, että estemerkit kuvailevat niiden kattamia tavaroita ja palveluita ja ovat siten heikosti erottamiskykyisiä ja että vertailtavat merkit ovat päällekkäisiä ja samankaltaisia ainoastaan erottamiskyvyttömien osatekijöiden osalta. Estemerkkien heikosti erottamiskykyisille ja kuvaileville osatekijöille ei tule antaa painoarvoa sekaannusvaaraa arvioitaessa. Erottamiskyvyttömät osatekijät itsessään eivät nauti tavaramerkeille annettavaa suojaa, ja niillä on myös vapaana pitoa koskeva tarve markkinoilla.

Vertailtavien merkkien sanaosat "Mr." ja "Mister" ovat yleisesti käytettyjä Euroopan unionin alueella elintarvikkeiden tunnuksina, ja ne ovat siten erottamiskyvyttömiä. Estemerkkien sanaosa "Panino" puolestaan on erottamiskyvytön sen kuvailevuudesta johtuen. Myös estemerkkien kuvio-osat ovat suoraan tuotteita ja palveluita kuvaavia ja siten merkkien erottamiskyvyttömiä osatekijöitä.

Tosiasiallista sekaannusvaaraa vähentää myös se, että vertailtavilla merkeillä varustettujen tuotteiden myynti- ja jakelutavat eroavat toisistaan. Arvioinnin tulee perustua markkinoiden realiteetteihin eli kaupan vakiintuneisiin tapoihin. Valittajan Mr. Panini -merkillä varustetut tuotteet ovat niin sanottuja konseptituotteita, joiden esillepano ja markkinointi perustuvat konseptin omistajan ennalta määrittämään ja vakiintuneeseen markkinointimateriaaliin. Valittajan tuotteet eroavat erityisesti muotonsa ja ulkoasunsa perusteella estemerkeillä varustetuista tuotteista siten, että keskivertokuluttaja ei erehdy pitämään valittajan merkillä varustettua tavaraa toisena tai olettamaan, että vertailtavien merkkien välillä olisi taloudellinen yhteys.

Rekisteröinnin esteeksi asetetut EU-tavaramerkit on rekisteröity 11.4.2000 ja 29.6.2004. Valittajalla on jo olemassa tämän jälkeen haettuja ja rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä. Kyseiset valittajan merkit ovat nyt haetun merkin kanssa lähes identtiset ja ne kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita kuin nyt haettu merkki. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole tuolloin asettanut rekisteröintiesteeksi nyt esteeksi asetettuja EU-tavaramerkkejä. Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös poikkeaa siten sen aiemmasta johdonmukaisesta käytännöstä ja tulkinnasta ja loukkaa valittajan oikeusturvaa ja ­-varmuutta.

Valittaja on käyttänyt nyt kysymyksessä olevaa kansallista tavaramerkkihakemusta kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen kantahakemuksena. Kansainvälinen hakemus on 26.10.2018 hyväksytty ja rekisteröity Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Edellä mainituista ainakin Viron rekisteriviranomainen tutkii aikaisemmat estemerkit viran puolesta, eikä kyseinen rekisteröintiviranomainen ole pitänyt Patentti- ja rekisterihallituksen vetoamia EU-tavaramerkkejä esteenä valittajan tavaramerkin rekisteröimiselle Virossa. EU tavaramerkkien suojan tulisi olla yhtenäinen, ja tavaramerkkien tulisi saada suojaa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

Mikäli markkinaoikeus vastoin valittajan näkemystä katsoisi, että valittajan merkki aiheuttaa sekaannusvaaran estemerkkeihin, esillä olevassa asiassa ei tule soveltaa tavaramerkkioikeudellista aikaprioriteettia koskevaa pääsääntöä ja haettu merkki tulee rekisteröidä sekaannusvaarasta huolimatta. Rekisteröitäväksi haettu valittajan merkki on vuonna 2015 tai viimeistään vuonna 2016 vakiintunut käytön kautta Suomessa valittajan merkiksi, eikä tätä aiemmin rekisteröityjen EU tavaramerkkien haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin valittajan myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytön estämiseksi. Myöhemmin vakiinnutettu merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä, ja estemerkkien oikeudenhaltija on menettänyt tavaramerkkilain 10a §:n nojalla mahdollisuutensa puuttua myöhemmän merkin käyttämiseen. Haetun merkin rekisteröinnin hylkääminen olisi valittajan kannalta kohtuutonta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valituksenalainen päätös on Patentti- ja rekisterihallituksen aiemman linjan mukainen, sillä valittajan aiempi tavaramerkkihakemus numero T201203725 Mr. Panini (kuvio) on hylätty samojen estemerkkien perusteella kuin nyt kysymyksessä oleva hakemus. Valittajan oikeusturvan ei voida katsoa vaarantuneen.

Valittajan toissijainen vaatimus ei sovellu esillä olevaan tapaukseen, koska asiassa ei ole kysymys vakiintuneen tavaramerkin asemasta vaan haetun merkin rekisteröinnistä.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt, että Patentti- ja rekisterihallituksen lausumassa mainittu valittajan aiempi tavaramerkkihakemus koskien merkkiä Mr. Panini (kuvio) on virheellisesti hylätty samojen estemerkkien perusteella kuin nyt. Kyseinen, vuonna 2013 annettu hylkäyspäätös on poikennut viraston aikaisemmin omaksumasta johdonmukaisesta linjasta, eikä kyseistä virheellistä päätöstä tule ottaa huomioon nyt esillä olevassa asiassa valittajan vahingoksi. Patentti- ja rekisterihallituksen hylkäyspäätöksestä poiketen Ruotsin rekisteriviranomainen, joka on viran puolesta tutkinut rekisteröintiesteet, ei ole tuolloin asettanut kyseisiä estemerkkejä rekisteröinnin esteeksi. Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi aiemmin valittajan tavaramerkkiä PANINI koskevassa väiteasiassa vuonna 2005 nimenomaisesti todennut tavaramerkin kuvio-osan olevan hallitseva ja sanaosan jäävän toissijaiseen asemaan. Kyseinen tavaramerkki on lähes identtinen nyt haetun merkin kanssa. Patentti- ja rekisterihallituksen vuonna 2013 ja nyt haetun merkin osalta käyttämää perustelua voidaan näin ollen perustellusti pitää ristiriitaisena aikaisempaan rekisteröintikäytäntöön nähden.

Valittaja on käyttänyt haettua merkkiä tuotteidensa tunnuksena vuodesta 2015 lähtien, ja tätä aikaisemmin tuotteiden tunnuksena on käytetty haetun merkin kanssa lähes identtisiä rekisteröityjä kuviotavaramerkkejä. Valittajan nyt hakeman merkin ja esteeksi asetettujen EU-tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, koska suomalainen kohdeyleisö tuntee rekisteröitäväksi haetun merkin valittajan tunnuksena eikä merkki aiheuta vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden ja palveluiden alkuperän takaamiselle kuluttajille. Merkkien rinnakkaiskäyttö on ollut pitkäaikaista ja rauhanomaista siten, ettei rinnakkain käytetyistä tunnuksista ole ollut tuomioistuimessa tai hallinnollisessa menettelyssä riitaa. Estemerkkien oikeudenhaltija on kuitenkin muiden merkkiensä osalta huolehtinut aktiivisesti oikeuksien puolustamisesta muun ohella tekemällä väitteitä tiettyjä EU-tavaramerkkejä vastaan.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako haettu merkki Mr. Panini (kuvio) sekaannusvaaran aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numero 1113315 MISTER PANINO (kuvio) ja numero 3008208 mr.panino (kuvio). Lisäksi valittaja on esittänyt, että vaikka merkkien välillä olisi sekaannusvaara, haettu merkki tulisi rekisteröidä rinnakkain edellä mainittujen EU-tavaramerkkien kanssa tavaramerkkien rinnakkaiskäyttöön perustuen.

Asiassa sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n (616/2016) 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n (616/2016) 2 momentin mukaan, mitä kyseisessä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2 Tavaroiden ja palveluiden vertailu

2.1 Yleistä tavaroiden ja palveluiden vertailusta

Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta. Tässä arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden ja palveluiden tavanomainen alkuperä.

Tavaroita ja palvelut voidaan pitää samoina, kun aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut sisältyvät myöhemmän merkin yleisempään luokkaan tai kun myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamaan yleisempään luokkaan (ks. tuomio 7.9.2006, Meric v. SMHV – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T 133/05, EU:T:2006:247, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 13.6.2019, Pielczyk v. EUIPO – Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM), T-398/18, EU:T:2019:415, 95 kohta).

2.2 Haetun merkin ja EU-tavaramerkin numero 1113315 MISTER PANINO (kuvio) kattamien tavaroiden ja palveluiden vertailu

Haettu merkki Mr. Panini (kuvio) kattaa seuraavat tavarat ja palvelut:

Luokka 29: Liha; kala; siipikarjanliha; riista; lihauutteet; säilötyt hedelmät; jäädytetyt hedelmät; kuivatut hedelmät; keitetyt hedelmät; vihannekset, säilötyt; pakastevihannekset; vihannekset, kuivatut; vihannekset, keitetyt; hyytelöt, hillot, hillokkeet, hedelmä- ja vihanneslevitteet; munat; maito; maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat.

Luokka 30: Kahvi; tee; kaakao; riisi; tapioka; saago; kahvinkorvike; jauhot; viljavalmisteet; leipä; leivonnaiset; makeiset; jäätelöt; sokeri, hunaja, siirappi; hiiva; leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää.

Luokka 43: Kestityspalvelut (ravitseminen); tilapäismajoitus.

Esteeksi asetettu 11.4.2000 rekisteröity EU-tavaramerkki numero 1113315 MISTER PANINO (kuvio) kattaa puolestaan seuraavat tavarat ja palvelut:

Luokka 29: Liha, kala, siipikarja ja riista; tuore, säilötty, kuivattu, umpioitu ja pakastettu liha; suolalihat; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat.

Luokka 30: Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipä, keksit, tuoreet ja pakastetut leipomotuotteet; leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet.

Luokka 42: Ruokapalvelut ja tähän luokkaan kuuluvan ruoan ja juoman tarjoaminen; ateriapalvelu.

Valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että edellä mainitut EU tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja ja samankaltaisia kuin haetun merkin kattamat tavarat ja palvelu "ravitseminen" ja lisäksi että edellä mainitut EU tavaramerkin kattamat palvelut ovat samoja ja samankaltaisia kuin haetun merkin kattamat palvelut.

Valittaja on esittänyt, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ja palvelut eivät ole samoja tai samankaltaisia. Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on tältä osin viitannut ainoastaan siihen, että merkeillä varustettujen tuotteiden markkinointi sekä tosiasialliset myynti- ja jakelukanavat eroavat toisistaan sen vuoksi, että valittajan merkillä varustetut tuotteet ovat niin sanottuja konseptituotteita, joiden esillepano ja markkinointi perustuvat konseptin omistajan ennalta määrittämään ja vakiintuneeseen markkinointimateriaaliin. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arviointi suoritetaan rekisteriin merkittyjen tavara- ja palveluluetteloiden perusteella, eikä sillä, mille tavaroille tai palveluille tai miten merkkiä tosiasiallisesti käytetään, ole merkitystä tätä arviointia tehtäessä.

Muilta osin asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että haettu merkki Mr. Panini (kuvio) ja EU-tavaramerkki numero 1113315 MISTER PANINO (kuvio) kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu.

2.3 Haetun merkin ja EU-tavaramerkin numero 3008208 mr.panino (kuvio) kattamien palveluiden vertailu

Esteeksi asetettu 29.6.2004 rekisteröity EU-tavaramerkki numero 3008208 mr.panino (kuvio) kattaa luokassa 43 seuraavat palvelut: "Juoman ja ruoan tarjoamispalvelut; ravitseminen; ruokapaikkojen ylläpito; pikaruokabaarit; pizzeriat; noutoravintolat; pikaruokaravintolat; ateriapalvelut."

Valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että edellä mainitut EU tavaramerkin kattamat palvelut ovat samoja ja samankaltaisia kuin haetun merkin kattamat palvelut.

Valittaja on esittänyt, että vertailtavien merkkien kattamat palvelut eivät ole samoja tai samankaltaisia. Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on edellä todetuin tavoin viitannut tältä osin ainoastaan siihen, että merkeillä varustettujen tuotteiden markkinointi sekä tosiasialliset myynti- ja jakelukanavat eroavat toisistaan sen vuoksi, että valittajan merkillä varustetut tuotteet ovat konseptituotteita. Tältä osin markkinaoikeus viittaa edellä todettuun ja toteaa, että sillä, mille palveluille tai miten merkkiä tosiasiallisesti käytetään, ei ole merkitystä palveluiden samankaltaisuutta arvioitaessa.

Muilta osin asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että haettu merkki Mr. Panini (kuvio) ja EU-tavaramerkki numero 3008208 mr.panino (kuvio) kattavat samoja tai samankaltaisia palveluita siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu.

3 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevien luokkien 29 ja 30 tavaroiden ja luokkien 42 ja 43 palveluiden osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

4 Merkkien vertailu

4.1 Yleistä merkkien vertailusta

Vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa arvioitaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. esim. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta). Sen sijaan, jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. esim. tuomio 14.7.2005, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, 37 kohta). Toisaalta kahden tavaramerkin keskinäinen samankaltaisuus ei edellytä, että niiden yhteinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka haettu tavaramerkki luo, vaan tältä osin on riittävää, että mainittu yhteinen osatekijä ei ole merkityksetön (ks. tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännön mukaan kun tavaramerkin tietyillä osilla kuvaillaan tavaroita ja palveluita, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai tavaroita ja palveluita, joita rekisteröintihakemuksessa tarkoitetaan, näiden osien erottamiskyvyn on katsottava olevan heikko tai jopa hyvin heikko. Yleisö ei yleensä pidä tavaramerkin kuvailevia osia niiden heikon tai jopa hyvin heikon erottamiskyvyn takia hallitsevina tavaramerkin muodostamassa kokonaisvaikutelmassa paitsi silloin, kun ne voivat muun muassa sijaintinsa tai kokonsa vuoksi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että tavaramerkin kuvailevat osat olisivat välttämättä merkityksettömiä tavaramerkin muodostamassa kokonaisvaikutelmassa. Tältä osin on erityisesti tarkasteltava, voivatko tavaramerkin muut osat sellaisinaan hallita yleisön muistiin jäävää mielikuvaa tavaramerkistä (ks. esim. tuomio 22.6.2010, CM Capital Markets v OHMI - Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance), T-490/08, EU:T:2010:250, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännön mukaan on välttämätöntä erottaa aikaisemman merkin erottamiskyky, jonka nojalla määritetään kyseiselle merkille annettu suoja, ja erottamiskyky, joka on moniosaisen merkin osatekijällä ja jonka nojalla määritetään sen hallitsevuus merkin välittämässä kokonaisvaikutelmassa (ks. määräys 27.4.2006, Flexi Air, C 235/05 P, EU:C:2006:271, 43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Moniosaisen merkin osatekijän erottamiskyky on tutkittava merkkien samankaltaisuuden arviointivaiheessa, mutta aikaisemman merkin erottamiskyvyn aste on osatekijä, joka on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä. Siksi ei ole asianmukaista ottaa huomioon mahdollista aikaisemman merkin vähäistä erottamiskykyä merkkien samankaltaisuuden arviointivaiheessa (ks. esim. tuomio 25.3.2010, Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe, T-5/08–T 7/08, EU:T:2010:123, 65 kohta.

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat kuviomerkit:

- Haettu merkki Mr. Panini (kuvio)

- EU-tavaramerkki 1113315 MISTER PANINO (kuvio)

- EU-tavaramerkki 3008208 mr.panino (kuvio)

4.2 Haetun merkin ja EU-tavaramerkin numero 1113315 MISTER PANINO (kuvio) vertailu

Nyt kysymyksessä oleva haettu merkki on kuviomerkki, joka muodostuu vähäisessä määrin tyylitellystä sanaosasta "Mr. Panini" ja sen yläpuolella olevasta mieshenkilöstä, joka pitelee kädessään täytettyä leipää. Nämä osat on sijoitettu keltaisella väritetyn ympyrän keskelle. Sanaosan alkuosa "Mr." on lyhenne sanasta "mister", joka on englantia ja tarkoittaa herraa. Sana "panini" sen sijaan tarkoittaa paniinia, joka on Kielitoimiston sanakirjan mukaan "vaalea, täytetty, vars. patongista valmistettu lounasleipä, panini".

Myös esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 1113315 on kuviomerkki. Se muodostuu merkin ylävasemmalle sijoitetusta, vähäisessä määrin tyylitellystä ja suuraakkosin kirjoitetusta sanaosasta "MISTER PANINO" ja mieshenkilöstä, joka pitelee kädessään täytettyä leipää. Näiden osien taustalla ja osittain takana on tummalla väritetty vaaleareunainen hieman soikea ympyrä. Merkki on mustavalkoinen ja kattaa näin ollen vakiintuneen käytännön mukaan kaikki väriyhdistelmät. Edellä todetuin tavoin sana "mister" tarkoittaa suomeksi herraa. Sana "panino" puolestaan on italiaa ja tarkoittaa muun ohella voileipää tai sämpylää.

Molempiin merkkeihin sisältyvän leipäkuvion ja sanan "panini" / "panino" voidaan katsoa suoraan kuvailevan merkkien kattamia tavaroita "leipä". Myös EU-tavaramerkin kattamien tavaroiden "tuoreet ja pakastetut leipomotuotteet" osalta kyseiset EU-tavaramerkin osat ovat jossain määrin kuvailevia. Tältä osin kyseisille elementeille on annettava merkkien kokonaisvaikutelman arvioinnissa vähäisempi merkitys. Muilta osin tai merkkien kattamien muiden tavaroiden ja palveluiden osalta merkkien tiettyjen yksittäisten osien ei voida katsoa olevan kuvailevia tai muutoinkaan erottamiskyvyttömiä valittajan esittämin tavoin.

Edellä todetun ei voida kuitenkaan katsoa esillä olevassa asiassa merkitsevän sitä, että merkkien hallitsevimpana osana edes leipätuotteiden osalta olisi pidettävä pelkästään merkeissä olevaa täytettyä leipää pitelevää mieshenkilöä. Kyseisen kuvio-osan voidaan katsoa vahvistavan merkkien sanaosan sisällöllistä merkitystä, eikä mitään merkkien osaa voida pitää siten merkityksettömänä, että se voitaisiin jättää merkkien vertailussa huomioimatta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkejä on arvioitava niiden antaman kokonaisvaikutelman perusteella.

Ulkoasultaan vertailtavia merkkejä voidaan niiden yksityiskohdissa olevista eroavaisuuksista huolimatta pitää kokonaisuutena arvioiden keskimääräistä enemmän samankaltaisina. Merkkien merkityssisältö ja lausuntatapa puolestaan ovat lähes identtiset.

4.3 Haetun merkin ja EU-tavaramerkin numero 3008208 mr.panino (kuvio) vertailu

Haetun merkin osalta markkinaoikeus viittaa edellä todettuun. EU tavaramerkki numero 3008208 puolestaan on mustavalkoinen kuviomerkki, joka koostuu vähäisessä määrin tyylitellyistä sanaosista "mr." ja "panino" sekä sanan "mr." ympärillä olevasta, melko yksinkertaisesta kuvioelementistä. Edellä todetuin tavoin "mr." on lyhenne sanasta "mister", joka tarkoittaa herraa, ja sana "panino" puolestaan tarkoittaa italiaksi muun ohella voileipää tai sämpylää.

Kyseisen EU-tavaramerkin minkään yksittäisten osan ei voida katsoa kuvailevan merkin kattamia palveluita tai olevan muutoinkaan erottamiskyvytön valittajan esittämin tavoin. Kyseisen merkin hallitsevana ja erottamiskykyisimpänä osana on pidettävä sen sanaosia.

Ottaen huomioon erityisesti haetun merkin kuvio-osat vertailtavia merkkejä voidaan ulkoasultaan pitää vähäisessä määrin samankaltaisina. Merkkien lausuntatapa puolestaan on lähes identtinen. Ottaen huomioon, että haetun merkin sisältävän mieshenkilön, joka pitää kädessään täytettyä leipää, voidaan edellä todetuin tavoin katsoa vahvistavan merkin sanaosan sisällöllistä merkitystä, myös vertailtavien merkkien merkityssisältöä voidaan pitää lähes identtisenä.

5 Kokonaisarviointi

5.1 Yleistä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Erityisesti keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Sen arvioimiseksi, missä määrin kysymyksessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 27 kohta; tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333, 36 kohta ja määräys 7.4.2016, Harper Hygienics v. EUIPO, C-475/15 P, EU:C:2016:264, 72 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta). Toisaalta vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (tuomio 15.6.2005, Shaker v. SMHV – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T 7/04, EU:T:2008:481, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös määräys 15.1.2010, Messer Group v. Air Products and Chemicals ja SMHV, C 579/08 P, EU:C:2010:18, 68 ja 70 kohta).

5.2 Haetun merkin ja EU-tavaramerkin numero 1113315 MISTER PANINO (kuvio) välisen sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Markkinaoikeus on edellä todennut, että haettu merkki ja EU tavaramerkin numero 1113315 MISTER PANINO (kuvio) kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita ja että merkit ovat ulkoasultaan keskimääräistä enemmän samankaltaisina sekä merkityssisällöltään ja lausuntatavaltaan lähes identtisiä.

Siltä osin kuin asiassa on kysymys merkkien kattamista tavaroista markkinaoikeus toteaa, että merkkien ulkoasujen välisille eroille voidaan nyt esillä olevassa asiassa antaa enemmän painoarvoa kuin lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksille, koska kysymyksessä olevia elintarvikkeita myydään tyypillisesti ruokatavaroita myyvissä myymälöissä, kuten marketeissa, joissa tuotteiden ja tavaramerkkien ulkoasun voidaan katsoa ohjaavan suureen yleisöön kuuluvaa kuluttajaa hänen valitessaan tuotteita myymälän hyllyiltä.

Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin numero 1113315 voidaan katsoa kokonaisuutena jossain määrin kuvailevan sen kattamia palveluita "Ruokapalvelut ja tähän luokkaan kuuluvan ruoan ja juoman tarjoaminen; ateriapalvelu" sekä tavaroita "leipä" sekä "tuoreet ja pakastetut leipomotuotteet". Näin ollen kyseisten tavaroiden ja palveluiden osalta merkin erottamiskykyä on pidettävä jossain määrin tavanomaista heikompana. Muiden kuin edellä mainittujen tavaroiden osalta merkkiä ei voida kokonaisuutena tarkasteltuna pitää kuvailevana tai muutoin erottamiskyvyltään tavanomaista heikompana.

Kun otetaan huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ja niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden samuudesta tai samankaltaisuudesta edellä todettu sekä se, että kohdeyleisöllä on epätäydellinen muistikuva merkistä ja merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden merkkien ulkoasujen yksityiskohtien eroavaisuudet eivät riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa. Merkeistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

5.3 Haetun merkin ja EU-tavaramerkin numero 3008208 mr.panino (kuvio) välisen sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Markkinaoikeus on edellä todennut, että haettu merkki ja EU tavaramerkki numero 3008208 mr.panino (kuvio) kattavat samoja tai samankaltaisia palveluita ja että merkit ovat ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisia mutta merkityssisällöltään ja lausuntatavaltaan lähes identtisiä.

Ottaen huomioon, että nyt kysymyksessä oleva EU-tavaramerkki kattaa ainoastaan palveluita eikä siihen sisälly ruoan tarjoilemiseen viittavia kuvioelementtejä, sen ei voida katsoa olevan kokonaisuutena tarkastellen erottamiskyvyltään tavanomaista heikompi.

Kun otetaan huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ja niiden kattamien palveluiden samuudesta tai samankaltaisuudesta edellä todettu sekä se, että kohdeyleisöllä on epätäydellinen muistikuva merkistä ja merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden merkkien ulkoasujen yksityiskohtien eroavaisuudet eivät riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa ottaen lisäksi huomioon, että merkkien kattamien palveluiden luonteen vuoksi merkkien ulkonäön ei voida katsoa erityisesti ohjaavan keskivertokuluttajaa hänen valitessaan palveluita. Merkeistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

5.4 Vertailtavien merkkien rauhanomainen rinnakkaiselo

Valittaja on vedonnut asiassa lisäksi siihen, että sen haetun merkin kanssa identtistä merkkiä ja lähes identtisiä merkkejä on jo pitkään käytetty rauhanomaisesti rinnakkain nyt esteeksi asetettujen EU tavaramerkkien kanssa ja että tämä on poistanut sekaannusvaaran kyseisten merkkien välillä.

Aikaisemman tavaramerkin haltija ei voi saada julistettua mitättömäksi tavaramerkkinsä kanssa samanlaista myöhempää tavaramerkkiä, jota käytetään samoja tavaroita varten, tilanteessa, jossa näitä kahta tavaramerkkiä on käytetty pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti, koska tämä käyttö ei pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaamiselle kuluttajille (tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 84 kohta).

Unionin tuomioistuin on arvioinut rinnakkaiskäytön merkitystä myös tavaramerkin rekisteröintitilanteessa ja tällöin todennut, ettei voida sulkea pois sitä, että kahden tavaramerkin samanaikainen käyttö markkinoilla voi mahdollisesti yhdessä muiden tekijöiden kanssa vähentää sekaannusvaaraa näiden kahden tavaramerkin välillä kohdeyleisön keskuudessa, tiettyjen edellytysten vielä tämän lisäksi täyttyessä. Sekaannusvaaran poissaolo voidaan erityisesti päätellä siitä, että kyseessä olevien tavaramerkkien samanaikaisesti tapahtuva käyttö relevanteilla markkinoilla on luonteeltaan "rauhanomaista" (tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, 82 kohta ja siinä viitatun julkisasiamies Mazákin ratkaisuehdotuksen 28 ja 29 kohta).

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan KHO 2017:109 todennut, että edellä mainituista unionin tuomioistuimen tuomioista voi päätellä, että rauhanomainen rinnakkaiskäyttö kuuluu niihin tekijöihin, jotka tulee ottaa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon. Jotta kyseisen vuosikirjaratkaisun mukaan voitaisiin katsoa, ettei rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja estemerkkien välillä ole aikaisemman rinnakkaiskäytön vuoksi sekaannusvaaraa, on osoitettava, ettei rekisteröinnistä aiheudu tai voi aiheutua vahinkoa estemerkkien tehtävälle osoittaa tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä eli niin kutsutulle alkuperäfunktiolle. Tämä edellyttää muun ohella, että rinnakkain käytetyt tunnukset ovat vertailukelpoisia niihin tavaramerkkeihin nähden, joiden mahdollisesti aiheuttamasta sekaannusvaarasta on kysymys. Rinnakkaiskäytön on oltava pitkäaikaista ja rauhanomaista siten, ettei rinnakkain käytetyistä tunnuksista ole ollut tuomioistuimessa tai hallinnollisessa menettelyssä riitaa.

Markkinaoikeus toteaa, että sekaannusvaaraa on arvioitava suomalaisen kohdeyleisön näkökulmasta. Valittaja ei ole esittänyt asiassa mitään selvitystä siitä, että esteeksi asetettuja EU-tavaramerkkejä olisi käytetty Suomessa. Jo tästä seuraa, ettei asiassa ole osoitettu, ettei valittajan haetun merkin rekisteröimisestä Suomessa aiheutuisi tai voisi aiheutua vahinkoa esteeksi asetettujen EU tavaramerkkien tehtävälle osoittaa tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä (niin kutsuttu alkuperäfunktio).

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että valittajan esittämällä väitteellä merkkien rauhanomaisesta rinnakkaiselosta ei ole vaikutusta aiemmin esitettyyn sekaannusvaaran kokonaisarviointiin.

6 Johtopäätös

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että haettu merkki Mr. Panini (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU tavaramerkkeihin numero 1113315 MISTER PANINO (kuvio) ja numero 3008208 mr.panino (kuvio).

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan viittaamasta Patentti- ja rekisterihallituksen aiemmasta, muita merkkejä koskevasta ratkaisukäytännöstä tai haetun merkin perusteella haetun kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymisestä tietyissä muissa maissa ei voida esillä olevassa asiassa päätellä, että vertailtavien merkkien välillä ei olisi katsottava olevan sekaannusvaaraa.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että esillä olevassa asiassa on kysymys haetun merkin rekisteröimisestä sekä kyseisen merkin ja aiemmin rekisteröityjen EU tavaramerkkien välisestä sekaannusvaarasta. Patentti ja rekisterihallitus on viran puolesta asettanut haetun merkin rekisteröimisen esteeksi kyseiset EU-tavaramerkit, eikä kyseisten EU tavaramerkkien haltija ole esillä olevassa asiassa osapuolena. Valittajan viittaama tavaramerkkilain (7/1964) 10a §:n 1 momentti, jonka perusteella yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin säilyy tietyin edellytyksin aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, ei välittömästi sovellu tavaramerkin rekisteröimisen edellytysten arviointiin, vaan säännös koskee tavaramerkin väitettyä loukkaamista koskevan kollisiotilanteen ratkaisemista. Valittajan oman väitetysti vakiintuneen tavaramerkin tunnettuuden asteella ei myöskään ole merkitystä sekaannusvaaran arvioinnissa, koska asiassa esitetyn mukaan se on joka tapauksessa otettu käyttöön esteeksi asetettujen EU tavaramerkkien rekisteröimisen jälkeen (ks. esim. tuomio 3.9.2009, asia C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, EU:C:2009:503, 84 kohta). Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa valittajan väitteeseen sen merkin vakiintumisesta tai myöskään edellä todettua laajemmin valittajan väitteeseen siitä, että EU tavaramerkkien haltija olisi passiivisuudestaan johtuen menettänyt oikeutensa vedota EU-tavaramerkkeihinsä.

Edellä todetuin perustein valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Mirva Näsi.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.