MAO:563/19

Puma SE > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2019/312
Antopäivä: 27.12.2019

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 24.7.2019 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Puma SE on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 274056 Ruma (kuvio) poistamiseksi rekisteristä.

Perusteet

Tavaramerkki numero 274056 Ruma (kuvio) on erottamiskyvytön. Tavaramerkki koostuu ainoastaan sanasta ruma, joka on tavaroiden laatua ja ulkoisia ominaisuuksia kuvaileva adjektiivi. Asiassa ei ole merkitystä sillä, minkä laatuista tämä kuvailevuus on eli kuvaileeko adjektiivi tavaroiden positiivisia tai negatiivisia ominaisuuksia. Sana ruma on aivan yhtä kuvaileva kuin sana tyylikäs.

Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole lausuttu tavaramerkin Ruma (kuvio) erottamiskyvyttömyydestä. Päätös on jo yksin tällä perusteella virheellinen ja se tulee kumota. Valituksenalaisessa päätöksessä on lisäksi todettu virheellisesti, että merkin alussa olevan r-kirjaimen kääntäminen vaikuttaa erottamiskykyyn. Merkissä käytetty kirjasintyyppi on tavanomainen ja merkin hallitseva osa on sana ruma. Vaikka rekisteriviranomainen on todennut tavaramerkillä olevan selkeä merkityssisältö, päätöksessä ei ole todettu, mikä tämä merkityssisältö on.

Tavaramerkin numero 274056 Ruma (kuvio) ja Puma SE:n aiemman EU-tavaramerkin numero 12579728 PUMA (kuvio) välillä on sekaannusvaara. Kysymyksessä olevat vertailtavat merkit kattavat samoja tavaroita luokassa 25.

Vertailtavien merkkien samankaltaisuuden aste on korkea. Vertailtavat merkit koostuvat nelikirjaimisista sanoista, jotka ovat pääosin identtiset. Merkit ovat ulkoasun ja lausuntatavan osalta samankaltaisia. Erityisesti ulkoasun osalta eroavuudet ovat hyvin vähäisiä. Ainoastaan pieni viiva r-kirjaimen ulkoasussa erottaa sen p-kirjaimesta. Samankaltaisuutta ei poista se, että r-kirjain merkin alussa on käännetty toisin päin. Korkea samankaltaisuuden aste aiheuttaa jo itsessään sekaannusvaaran.

Sekaannusvaaraa lisäävät toisaalta PUMA-tavaramerkin tunnettuus ja vahva erottamiskyky sekä toisaalta Ruma-tavaramerkin heikko erottamiskyky. PUMA-tavaramerkki ei millään tavalla kuvaile sen kattamia tavaroita eikä edes viittaa niihin. Lisäksi se on saavuttanut vahvan erottamiskyvyn laajan käytön perusteella. Markkinatutkimusten mukaan Hollannissa yli 70 prosenttia ja Saksassa 80 prosenttia kuluttajista yhdistää PUMA-tavaramerkin urheilu- ja vapaa-ajan vaatteisiin sekä kenkiin ja mieltävät merkin osoittavan tavaroiden kaupallista alkuperää. Suomen osalta vastaavan tutkimuksen tulokset olisivat hyvin todennäköisesti samanlaiset, sillä Suomi on Hollannin ja Saksan tavoin EU-jäsenvaltio ja kuluttajamarkkinat ovat Suomessa hyvin samankaltaiset.

Tavaramerkki Ruma (kuvio) puolestaan kuvailee suoraan rekisteröinnin kattamien tavaroiden laatua. Valituksenalaisen päätöksen mukaan tämä tavaramerkin merkityssisältö ainoastaan heikentää sen erottamiskykyä, eikä merkityssisällöllä ei ole asiassa muuta merkitystä. Kuitenkin aiemman vahvasti erottamiskykyisen ja myöhemmän heikosti erottamiskykyisen tavaramerkin välillä on hyvin todennäköisesti sekaannusvaara erityisesti, kun tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja.

Kysymyksessä olevien tavaramerkkien kattamia tavaroita myydään urheilukaupoissa ja tavaratalojen urheiluosastoilla sekä kuntosaleilla. Tavarat voivat olla näissä myyntipisteissä vierekkäin, jolloin sekaannusvaara on suuri kohdeyleisön tarkastellessa tavaroiden ulkoasua.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Tavaramerkin numero 274056 Ruma (kuvio) erottamiskykyä ei ole katsottu erilliseksi väiteperusteeksi, sillä väitteessä erottamiskyvystä on lausuttu merkkien väliseen sekaannusvaaraan liittyen. Erottamiskykyä ei ole arvioitu erikseen, koska väitteen on katsottu perustuvan aiempaan EU-tavaramerkkiin numero 12579728 PUMA (kuvio).

Tavaramerkki numero 274056 Ruma (kuvio) on kuitenkin erottamiskykyinen kaikille rekisteröinnin kattamille tavaroille luokassa 25.

Sana ruma on adjektiivi, joka merkitsee muun ohella ulkoisilta ominaisuuksiltaan epämiellyttävää, vastenmielistä, pahannäköistä ja epäesteettistä. Sana on kuitenkin negatiivissävytteisenä sen luonteinen, ettei sen voida katsoa ilmaisevan tavaroiden laatua siinä tarkoituksessa, että se olisi katsottava erottamiskyvyttömäksi tavaroiden laatua kuvailevana sanana. Myöskään muuhun seikkaan perustuvaa vapaana pidon tarvetta ei sanalle ruma ole olemassa.

Toisin kuin Puma SE on esittänyt, valituksenalaisessa päätöksessä ei ole todettu, että merkin Ruma merkityssisältö ainoastaan alentaa merkin erottamiskyvyn astetta ja tällä merkityssisällöllä ei ole merkitystä nyt esillä olevassa asiassa. Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että kysymyksessä olevien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa ottaen huomioon varsinkin huomattavat erot niiden lausuntatavassa ja merkityssisällössä, vaikka tunnettuus olisi nostanut PUMA-tavaramerkkien erottamiskykyä ja sanalla ruma olisi mahdollisesti alhaisempi erottamiskyvyn aste. Valituksessa ei ole muiltakaan osin esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

A:n vastaus

Tavaramerkin numero 274056 Ruma (kuvio) ja Puma SE:n aiemman tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa. Vertailtavat merkit eroavat huomattavasti lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

Puma SE:n lausuma

Tavaramerkkirekisteröintiä koskevassa väitteessä on lausuttu useaan kertaan, että rekisteröinti olisi tullut hylätä merkin puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi. Väiteperusteena on siten ollut sekaannusvaaran lisäksi puuttuva erottamiskyky.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan vertailtavat merkit eroavat toisistaan huomattavasti lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Rekisteriviranomainen on näin myöntänyt, että merkit ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaisia. Kun otetaan huomioon kysymyksessä olevat tavarat, ulkoasu on merkkien vertailun tärkein osa. Lisäksi kirjainten p ja r lausuntatapojen ero ei ole huomattava.

Tavaramerkin Ruma (kuvio) merkityssisältö on yksiselitteinen ja kuvaileva. Tavaramerkillä PUMA (kuvio) ei ole suomenkielistä merkityssisältöä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

A:lle on 5.12.2018 tehdyn hakemuksen perusteella 3.1.2019 rekisteröity tavaramerkki numero 274056 Ruma (kuvio) luokassa 25 seuraaville tavaroille: "Jalkineet; Päähineet; Vaatteet".

Puma SE on 11.3.2019 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen edellä mainittua tavaramerkkirekisteröintiä vastaan. Puma SE on perustanut väitteensä tavaramerkin Ruma (kuvio) puuttuvaan erottamiskykyyn ja siihen, että merkki aiheuttaa sekaannusvaaran sen aiempaan EU-tavaramerkkiin numero 12579728 PUMA (kuvio).

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella 24.7.2019 päivätyllä päätöksellä hylännyt väitteen.

Puma SE on myös markkinaoikeudessa perustanut valituksensa sekaannusvaaran ohella tavaramerkin Ruma (kuvio) puuttuvaan erottamiskykyyn.

Asiassa on näin ollen ensiksi ratkaistava kysymys tavaramerkin Ruma (kuvio) erottamiskyvystä edellä mainituille tavaroille luokassa 25. Tämän jälkeen on tarvittaessa arvioitava kysymystä tavaramerkkien sekaannusvaarasta.

2 Erottamiskyky

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan muun ohella merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436, uudelleenlaadittu (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia ei saa rekisteröidä.

Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut arvioidessaan yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) 7 artiklan 1 c kohtaa, joka on vastannut edellä mainittua tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, että tavaran siinä tarkoitetun ominaisuuden on oltava objektiivinen ja tavaran luonteesta johtuva piirre (tuomio 6.9.2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise v. EUIPO, C 488/16 P, EU:C:2018:673, 44 kohta).

Oikeuskirjallisuudessa (Salmi et. al.: Tavaramerkki, 2008, s. 177) on todettu, että tavaroiden ja palveluiden laatumääreille sekä niihin pohjautuville sanonnoille ei voida myöntää monopolia tavaramerkin muodossa ja tavaramerkin erottamiskykyä koskeva säännös kattaa sekä ylistelevät termit että tavaroiden luontaiseen laatuun viittaavat merkit.

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Tavaramerkin Ruma (kuvio) luokassa 25 kattamat tavarat ovat suunnattu suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä.

Markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö ymmärtää kysymyksessä olevan tavaramerkin sisältävän sanan ruma siitä huolimatta, että sanan ensimmäinen kirjain on käänteinen r-kirjain, jolla ei ole suomen kielessä merkitystä. Tällä seikalla ja tavaramerkin ulkoasulla ei ole olennaista merkitystä tavaramerkin erottamiskyvyn kannalta.

Sanan ruma merkitys on Kielitoimiston sanakirjan mukaan "ulkoisilta ominaisuuksiltaan epämiellyttävä, vastenmielinen, pahannäköinen, epäesteettinen". Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin kuvaama ominaisuus eli rumuus ei ole objektiivinen ominaisuus, joka sellaisenaan liittyisi tässä asiassa kysymyksessä olevan luokan 25 kattamien tavaroiden luontaiseen laatuun. Asiassa ei ole merkityksellistä, että nämä tavarat saattavat olla rumia, koska tämä seikka riippuu tavaroita tarkastelevan keskivertokuluttajan henkilökohtaisesta subjektiivisesta arviosta eikä keskivertokuluttaja miellä tavaramerkin Ruma (kuvio) kuvailevan tavaroiden laatua. Tavaramerkkiä ei näin ollen ole pidettävä erottamiskyvyttömänä tällä perusteella.

Koska sanan ruma merkitys mielletään negatiiviseksi, tavaramerkki ei myöskään ole ylistävä eikä tavaramerkkiä ole pidettävä erottamiskyvyttömänä tälläkään perusteella. Koska asiassa ei ole perusteita katsoa, että tavaramerkki Ruma (kuvio) olisi Puma SE:n esittämin tavoin erottamiskyvytön, vaatimus tavaramerkkirekisteröinnin kumoamisesta puuttuvan erottamiskyvyn perusteella on hylättävä.

Asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava kysymystä tavaramerkin Ruma (kuvio) ja Puma SE:n aiemman EU-tavaramerkin välisestä sekaannusvaarasta.

3. Sekaannusvaara

3.1 Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla, taikka mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena. Huomioon on tällöin otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.

Edelleen unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen.

3.2 Tavaroiden vertailu

Tavaramerkki Ruma (kuvio) on rekisteröity yllä kuvatusti luokan 25 tavaroille "jalkineet, päähineet, vaatteet".

Puma SE:n aiempi EU-tavaramerkki numero 12579728 PUMA (kuvio), jota koskevan rekisteröinnin hakemispäivä on 6.2.2014, on rekisteröity 30.6.2014 muun ohella luokan 25 tavaroille "vaatteet, jalkineet, päähineet".

Tavarat ovat samoja eikä asiassa edes ole muuta esitetty.

3.3 Merkkien vertailu ja sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat tavaramerkit:

- tavaramerkki numero 274056 Ruma (kuvio):

- Puma SE:n aiempi EU-tavaramerkki numero 12579728 PUMA (kuvio):

Vertailtavat merkit koostuvat nelikirjaimisista sanoista ruma ja puma. Tavaramerkissä Ruma (kuvio) ensimmäisenä oleva käänteinen R-kirjain on kirjoitettu isolla. Muut kirjaimet on kirjoitettu pienellä. Tavaramerkissä käytetty kirjasintyyppi on varsin tavanomainen. Tavaramerkissä PUMA (kuvio) on jossain määrin tyylitelty kirjasintyyppi ja kaikki kirjaimet on kirjoitettu isolla.

Ulkoasun osalta vertailtavat merkit ovat samankaltaisia kolmen viimeisen kirjaimen uma ja UMA osalta. Merkit eroavat alkukirjainten P ja R osalta sekä merkeissä käytettyjen kirjasintyyppien osalta. Lisäksi on otettava huomioon merkin Ruma käänteinen R-kirjain ja se, että toinen merkki on kirjoitettu osittain pienillä kirjaimilla ja toinen isoilla kirjaimilla. Vaikka vertailtavat merkit ovat lyhyitä ja niiden ulkoasussa on edellä mainitut eroavuudet, merkit kuitenkin ovat ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia, kun otetaan huomioon, että merkeissä eroavat alkukirjaimet P ja R muistuttavat toisiaan. Markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin Ruma (kuvio) alkukirjaimen olevan R siitä huolimatta, että se on käänteinen.

Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit eroavat niiden alussa olevien kirjaimien P ja R osalta muiden kirjaimien ollessa samat. Nämä merkkien alussa olevat kirjaimet eroavat lausuttaessa selkeästi toisistaan. Lisäksi ainakin osa kohdeyleisöstä saattaa jäljempänä todettu merkityssisältö huomioon ottaen lausua merkin PUMA (kuvio) kahdella u-kirjaimella "puuma", jolloin vertailtavien merkkien lausuntatavat eroavat myös tämän pidentyneen u-äänteen osalta. Sen sijaan tavaramerkin Ruma (kuvio) kohdeyleisö lausuu lyhyellä u-äänteellä merkin merkityssisältö huomioon ottaen. Markkinaoikeus katsoo, että edellä todetut eroavaisuudet huomioon ottaen vertailtavat merkit ovat lausuntatavaltaan erilaisia.

Tavaramerkin Ruma (kuvio) merkitys on edellä todetuin tavoin Kielitoimiston sanakirjan mukaan "ulkoisilta ominaisuuksiltaan epämiellyttävä, vastenmielinen, pahannäköinen, epäesteettinen". Puma SE:n tavaramerkissä oleva sana puma merkitsee ruotsiksi tai englanniksi puumaa, joka on kissaeläin. Markkinaoikeus katsoo, että suomenkielinen kohdeyleisö ymmärtää merkin tämän merkityksen. Vertailtavat merkit ovat merkityssisällöltään erilaisia.

Puma SE on esittänyt PUMA-tavaramerkin tunnettuuden ja tästä seuraavan lisääntyneen erottamiskyvyn lisäävän sekaannusvaaraa. Selvityksenä merkin tunnettuudesta Puma SE on esittänyt markkinatutkimusraportit Hollannissa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa suoritetuista tutkimuksista. Vaikka kyseisten tutkimusten perusteella PUMA-tunnuksella saattaa olla tunnettuutta edellä mainituissa maissa, niiden perusteella ei ole tehtävissä johtopäätöksiä Suomen osalta. Näin ollen ja kun muutakaan selvitystä asiasta ei ole esitetty, Puma SE:n PUMA-tavaramerkkiä ei ole esillä olevassa asiassa pidettävä tavanomaista erottamiskykyisempänä kysymyksessä oleville tavaroille.

Vertailtavat merkit ovat edellä todetuin tavoin ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia, mutta eroavat lausuntatavaltaan ja erityisesti merkityssisällöltään. Vaikka kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste ei ole erityisen korkea, markkinaoikeus katsoo kohdeyleisön kiinnittävän huomiota erityisesti merkityssisältöjen eroihin. Kun vielä otetaan huomioon, että vertailtavat merkit ovat melko lyhyitä ja kohdeyleisö kiinnittää lähtökohtaisesti enemmän huomiota merkkien alkuosiin, joiden osalta merkit eroavat toisistaan, markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat merkit ovat kokonaisuutena arvioiden siinä määrin erilaisia, että niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa merkkien kattamien tavaroiden samuudesta huolimatta. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Jari Tiainen.

PRHn päätös.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.1.2020