MAO:511/19

ICEPRO Oy > Rai-Ta Sport Oy

patentti - patentin rajoittaminen

Diaarinumero: 2017/541
Antopäivä: 28.11.2019

ASIAN TAUSTA

Rai-Ta Sport Oy:lle on 9.4.2014 myönnetty eurooppapatentti numero EP 2 170 471 keksinnölle nimeltä "Board Structure for an Ice-Hockey Rink" (suomeksi "Jääkiekkokaukalon laitarakenne"). Mainittu eurooppapatentti on sittemmin saatettu voimaan Suomessa. Kyseisen eurooppapatentin käsittelykieli on englanti.

Edellä mainittu eurooppapatentti numero EP 2 170 471 on perustunut 16.6.2008 suomen kielellä tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen PCT/FI2008/050364, jota on sittemmin jatkettu eurooppapatenttihakemuksena. Hakemuksessa patentille on vaadittu etuoikeutta kansallisesta patenttihakemuksesta FI 2007545, jonka tekemispäivä on ollut 15.6.2007.

Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 170 471 (jäljempänä myös riitapatentti) tarkoittama keksintö muodostuu patenttivaatimuksista 1–15.

Riitapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

A board structure for an ice-hockey rink, comprising interconnectable board elements (102) having an upper edge (104), transparent shielding panels (101) located above the board elements and having an upper edge, as well as support posts (100) for connecting the shielding panels to the board elements, which support posts have an upper end, the distance between the upper end of the support post and the upper edge of the board element being substantially shorter than the distance between the upper edge of the shielding panel and the upper edge of the board element, characterized in that, at the upper end of the support post, an upper insert (107) is arranged, having a support face (503) to be set against the shielding panel, the width of the upper insert being substantially greater than the width of the support post.

Riitapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suomenkielinen käännös kuuluu seuraavasti:

Jääkiekkokaukalon laitarakenne, jossa on toisiinsa kiinnittyviä laitaelementtejä (102), joissa on yläreuna (104), laitaelementtien yläpuolella olevia läpinäkyviä suojapaneeleja (101), joissa on yläreuna, ja tukitolppia (100) suojapaneelien kiinnittämiseksi laitaelementteihin, joissa tukitolpissa on yläpää, tukitolpan yläpään ja laitaelementin yläreunan välisen etäisyyden ollessa olennaisesti pienempi kuin suojapaneelin yläreunan ja laitaelementin yläreunan välinen etäisyys, tunnettu siitä, että tukitolpan yläpäähän on järjestetty yläkappale (107), jossa on suojapaneelia vasten asettuva tukipinta (503), jolloin yläkappaleen leveys on olennaisesti suurempi kuin tukitolpan leveys.

LOUKKAUSKANNE JA PATENTIN MITÄTTÖMÄKSI JULISTAMISTA KOSKEVA VASTAKANNE

Rai-Ta Sport Oy on 31.5.2017 nostanut markkinaoikeudessa patentin loukkausta koskevan kanteen ICEPRO Oy:tä vastaan eurooppapatenttiin numero FI/EP 2 170 471 perustettuna (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/450).

ICEPRO Oy on sittemmin 3.8.2017 nostanut markkinaoikeudessa vastakanteen Rai-Ta Sport Oy:tä vastaan eurooppapatentin numero FI/EP 2 170 471 julistamisesta mitättömäksi.

Kyseisen patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Rai-Ta Sport Oy on tehnyt riitapatentin rajoittamista koskevan pyynnön.

PATENTIN RAJOITTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Vaatimukset

Rai-Ta Sport Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus rajoittaa Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 170 471 olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 1 ja 2 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Perusteet

Rajoittamispyyntö täyttää kaikki patenttilain 53 b §:ssä patentin rajoittamisen hyväksymiselle säädetyt edellytykset.

Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 on muodostettu siirtämällä ensinnäkin riitapatentin epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta 4 piirre "the support post (100) comprises a hollow first part (105; 301)" ("tukitolppa (100) käsittää onton ensimmäisen osan (105; 301)") osaksi rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 1. Edelleen osaksi rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 1 on siirretty epäitsenäinen patenttivaatimus 5 seuraavalta osin "that the upper insert (107) of the support post is arranged to be fitted into the upper end (106; 306) of the first part (105; 301) of the support post (100) so, that part of the upper insert is inside the first part of the support post and the support face (503) of the upper insert is lying against the outer face of the shielding panel (101)" ("tukitolpan yläkappale (107) on järjestetty sovitettavaksi tukitolpan (100) ensimmäisen osan (105; 301) yläpäähän (106; 306) niin, että osa yläkappaleesta on tukitolpan ensimmäisen osan sisällä ja yläkappaleen tukipinta (503) on suojapaneelin (101) ulkosivua vasten").

Rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset täyttävät ensinnäkin patenttilain 53 b §:n 1 kohdan mukaiset edellytykset patentin rajoittamiselle.

Rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 on katsottava olevan alan ammattimiehelle hänen yleistietonsa valossa ymmärrettävä.

Riitapatentin itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 ei esitetä, että tukitolpan pitäisi jakautua ensimmäiseen osaan ja toiseen osaan. On kuitenkin ilmiselvää, että tukitolpassa on ainakin yksi osa eli ensimmäinen osa. Toinen osa ei ole tukitolpan olennainen eikä edes välttämätön piirre. Näin ollen se, että epäitsenäinen patenttivaatimus 4 on siirretty vain osittain osaksi rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 1, ei tee viimeksi mainitusta patenttivaatimuksesta epätäsmällistä.

Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus ei myöskään sisällä toistoa, eikä ristiriitaisia määritelmiä.

Rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset täyttävät myös patenttilain 53 b §:n 2 kohdan mukaiset edellytykset patentin rajoittamiselle.

Ensisijaisesti perusteltuna olisi pidettävä sitä, että puheena olevaa kysymystä arvioitaisiin Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä myös Euroopan patenttisopimus tai EPC) 70 artiklan 1 kappaleen mukaisen tekstin eli englanninkielisen tekstin valossa.

Joka tapauksessa, vaikka niin sanottuna perusasiakirjana pidettäisiin suomen kielellä tehtyä kansainvälistä patenttihakemusta PCT/FI2008/050364, niin sanotun tuen rajoittamispyynnön mukaiselle itsenäiselle patenttivaatimukselle 1 on katsottava löytyvän.

Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 on muodostettu siten, että riitapatentin itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on otettu sen epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta 4 piirre "tukitolppa käsittää onton ensimmäisen osan" sekä osa riitapatentin epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta 5. Nämä ovat sisältyneet jo edellä mainittuun perusasiakirjaan. Näin ollen rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei käsitä mitään sellaista, mikä ei olisi ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä.

Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien oikeuskäytännön mukaan yksittäisen piirteen irrottaminen piirteiden joukosta on mahdollista, jos piirteiden välillä ei ole rakenteellista tai toiminnallista yhteyttä.

Rajoittamispyynnön mukaisessa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 esitetylle keksinnölle löytyy joka tapauksessa tuki perusasiakirjasta.

Riitapatentin epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta 4 siirretty piirre on kuvattu edellä mainitun perusasiakirjan selityksen sivulla 7 (rivit 23–26) ja sivulla 9 (rivit 33–36) sekä piirustuksissa (kuviot 1 ja 3).

Rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisällytetty riitapatentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 4 piirre "ensimmäinen osa on ontto" mahdollistaa sen, että yläkappale voidaan sovittaa osittain ensimmäisen osan sisään. Kyseisellä piirteellä on toiminnallinen yhteys ainoastaan yläkappaleeseen. Näin ollen on pidettävä selvänä, että riitapatentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 4 piirteellä "toinen osa on listamainen" ei ole mitään rakenteellista tai toiminnallista yhteyttä siihen, että ensimmäinen osa on ontto. Listamaisella toisella osalla ei myöskään ole mitään rakenteellista tai toiminnallista yhteyttä yläkappaleeseen.

Riitapatentin epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta 5 siirretyt piirteet on puolestaan kuvattu edellä mainitun perusasiakirjan selityksen sivulla 11 (rivit 6–17) ja piirustuksissa (kuvio 5).

Edellä mainitun perusasiakirjan perusteella on selvänä lisäksi pidettävä sitä, että termeillä "tukipinta" ja "tukikappale" tarkoitetaan samaa yläkappaleen osaa.

Rajoittamispyynnön mukaiselle itsenäiselle patenttivaatimukselle 1 löytyy joka tapauksessa tuki jo pelkästään edellä mainitun perusasiakirjan piirustuksista.

Vielä rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset täyttävät patenttilain 53 b §:n 3 kohdan mukaiset edellytykset patentin rajoittamiselle.

Rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on sisällytetty kokonaisuudessaan riitapatentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 5 tunnusmerkkiosa. Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 sisältää siten sellaisia teknisiä piirteitä, joita riitapatentin itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 ei lainkaan ollut ja jotka siten rajoittavat patenttivaatimuksen suojapiiriä. Rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suojapiiri on siten selvästi suppeampi kuin riitapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suojapiiri.

VASTAUS

Vaatimukset

ICEPRO Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Rai-Ta Sport Oy:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Perusteet

Rajoittamispyyntö ei täytä patenttilain 53 b §:ssä patentin rajoittamisen hyväksymiselle säädettyjä edellytyksiä.

Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei ensinnäkään täytä patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytyksiä patentin rajoittamiselle.

Tukitolpan jakaantuminen ensimmäiseen osaan ja toiseen osaan on olennainen piirre, joka ei ilmene edes implisiittisesti riitapatentin itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1. Riitapatentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 4 siirtäminen vain osittain osaksi rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 1 tekee viimeksi mainitusta patenttivaatimuksesta epätäsmällisen.

Rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 ei ole katsottava täyttävän patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytystä myöskään sen johdosta, että siihen sisältyy toistoa ja ristiriitaisia määrittelyjä.

Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei täytä myöskään patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytyksiä patentin rajoittamiselle.

Patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytyksen täyttymisen kannalta merkityksellisenä niin sanottuna perusasiakirjana on pidettävä 16.6.2008 suomen kielellä tehtyä kansainvälistä patenttihakemusta PCT/FI2008/050364.

Riitapatentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 4 siirtäminen osittain osaksi rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 1 tekee viimeksi mainitun mukaisesta ratkaisusta sellaisen, joka ei ole ilmennyt edellä mainitusta perusasiakirjasta. Perusasiakirja ei esitä ratkaisua, jossa on vain tukitolpan ensimmäinen osa, eikä tämä ilmene myöskään implisiittisesti riitapatentin itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1. Kyseinen riitapatentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 4 osittainen siirtäminen osaksi rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 1 rikkoo riitapatentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 4 sisältämän läheisen toiminnallisen ja rakenteellisen suhteen.

Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 sisältää lisäksi riitapatentin patenttivaatimuksista poikkeavia termejä, joille ei löydy niin sanottua tukea edellä mainitusta perusasiakirjasta. Mikään perusasiakirjassa ei viittaa siihen, että termin "tukisivu" käyttämisen taustalla olisi ollut virhe. Hyväksyttävää perustetta termin "tukipinta" käyttämiselle riitapatentin mukaisessa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 ei näin ole katsottava olevan.

Vielä rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei täytä patenttilain 53 b §:n 3 kohdan edellytyksiä patentin rajoittamiselle.

Riitapatentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 4 siirtäminen osittain osaksi rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 1 laajentaa itsenäisen patenttivaatimuksen suojapiiriä. Riitapatentin suoja-ala ei ole käsittänyt sellaista tukitolpan ratkaisua, joka muodostuisi vain ja ainoastaan yksiosaisesta tukitolpasta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

1. Asiassa on kysymys ICEPRO Oy:n Rai-Ta Sport Oy:tä vastaan nostaman Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 170 471 mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Rai-Ta Sport Oy:n tekemästä patentin rajoittamista koskevasta pyynnöstä.

2. Rai-Ta Sport Oy on pyytänyt, että Suomessa voimaan saatettu eurooppapatentti numero FI/EP 2 170 471 rajoitetaan olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 1 ja 2 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

3. ICEPRO Oy on vaatinut, että Rai-Ta Sport Oy:n esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö hylätään.

Riitapatentista

4. Rai-Ta Sport Oy:lle on 9.4.2014 myönnetty eurooppapatentti numero EP 2 170 471 keksinnölle nimeltä "Board Structure for an

Ice-Hockey Rink" (suomeksi "Jääkiekkokaukalon laitarakenne"). Mainittu eurooppapatentti on sittemmin saatettu voimaan Suomessa. Kyseisen eurooppapatentin käsittelykieli on englanti.

5. Edellä mainittu eurooppapatentti numero EP 2 170 471 on perustunut 16.6.2008 suomen kielellä tehtyyn kansainväliseen patenttihakemukseen PCT/FI2008/050364, jota on sittemmin jatkettu eurooppapatenttihakemuksena. Hakemuksessa patentille on vaadittu etuoikeutta kansallisesta patenttihakemuksesta FI 2007545, jonka tekemispäivä on ollut 15.6.2007.

6. Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 170 471 (edellä mainittu riitapatentti) tarkoittama keksintö muodostuu patenttivaatimuksista 1–15.

7. Riitapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

A board structure for an ice-hockey rink, comprising interconnectable board elements (102) having an upper edge (104), transparent shielding panels (101) located above the board elements and having an upper edge, as well as support posts (100) for connecting the shielding panels to the board elements, which support posts have an upper end, the distance between the upper end of the support post and the upper edge of the board element being substantially shorter than the distance between the upper edge of the shielding panel and the upper edge of the board element, characterized in that, at the upper end of the support post, an upper insert (107) is arranged, having a support face (503) to be set against the shielding panel, the width of the upper insert being substantially greater than the width of the support post.

8. Riitapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suomenkielinen käännös kuuluu seuraavasti:

Jääkiekkokaukalon laitarakenne, jossa on toisiinsa kiinnittyviä laitaelementtejä (102), joissa on yläreuna (104), laitaelementtien yläpuolella olevia läpinäkyviä suojapaneeleja (101), joissa on yläreuna, ja tukitolppia (100) suojapaneelien kiinnittämiseksi laitaelementteihin, joissa tukitolpissa on yläpää, tukitolpan yläpään ja laitaelementin yläreunan välisen etäisyyden ollessa olennaisesti pienempi kuin suojapaneelin yläreunan ja laitaelementin yläreunan välinen etäisyys, tunnettu siitä, että tukitolpan yläpäähän on järjestetty yläkappale (107), jossa on suojapaneelia vasten asettuva tukipinta (503), jolloin yläkappaleen leveys on olennaisesti suurempi kuin tukitolpan leveys.

Patentin rajoittamiseen liittyvistä oikeusohjeista

9. Patenttilain 70 g §:n mukaan Suomea koskevalla eurooppapatentilla on sama oikeusvaikutus kuin Suomen patenttiviranomaisen myöntämällä patentilla ja siihen sovelletaan Suomessa myönnettyä patenttia koskevia säännöksiä, jollei mainitun lain 9 b luvussa muuta säädetä.

10. Patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamisen on täytettävä mainitun lain 53 b §:n mukaiset edellytykset.

11. Patenttilain 53 b §:n mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä patenttiviranomaisessa tai tuomioistuimessa on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti täyttää seuraavat ehdot:
1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;
2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä; ja
3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

12. Hallituksen esityksessä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta on todettu tuomioistuimissa tapahtuvaan patentin rajoittamiseen liittyen, että sääntelyn tarkoituksena on antaa patentinhaltijalle oikeus puolustautua mitätöintikannetta vastaan patenttivaatimuksia muuttamalla (HE 92/2005 vp s. 14).

13. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että tuomioistuimessa tapahtuvan patentin rajoittamisen on täytettävä patenttiviranomaisen suorittamaa rajoittamismenettelyä vastaavat edellytykset (HE 92/2005 vp s. 14–15).

14. Kansallisessa patenttiviranomaisessa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta mainitussa hallituksen esityksessä on puolestaan todettu, että patenttilaissa ehdotetaan säädettäväksi Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien rajoittamismenettelystä kansallisesti Euroopan patenttisopimukseen sisällytettyjen määräysten mukaisesti. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi säännökset kansallisten patenttien rajoittamismenettelystä. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamista koskeva menettely patenttiviranomaisessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 14).

15. Edellä mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on ensinnäkin patenttilain 52 §:ään liittyen todettu muun ohella, että kuten patentin rajoittaminen patenttiviranomaisessa, patentin rajoittaminen tuomioistuimessa tapahtuu aina patenttivaatimuksia rajoittamalla. Niistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta rajoittamispyyntö voidaan hyväksyä, säädetään patenttilain 53 b §:ssä (HE 92/2005 vp s. 38).

16. Mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on lisäksi patenttilain 53 a §:ään liittyen todettu, että pykälä koskee patentin rajoittamista kansallisesti. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamismenettely Suomessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 38–39).

17. Sanotun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on vielä patenttilain 53 b §:ään liittyen todettu, että pykälässä säädetään niistä ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta patenttiviranomainen voi hyväksyä rajoittamispyynnön. Pykälän sisältämät ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi myös tuomioistuimessa tapahtuvaan patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaiseen patentin rajoittamispyynnön käsittelyyn (HE 92/2005 vp s. 39).

18. Samassa yhteydessä hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että muutetun patentin mukaisen keksinnön tulee olla niin selvästi esitetty, että ammattimies voi patentin perusteella käyttää keksintöä. Patenttia ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville patenttihakemuksesta, kun se tehtiin. Muutetut patenttivaatimukset eivät saa laajentaa patenttisuojaa myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä muutetun patentin käsittämästä suoja-alasta (HE 92/2005 vp s. 39–40).

19. Lisäksi hallituksen esityksessä on vielä todettu, että patenttiviranomainen ei suorita uutuus- ja patentoitavuustutkimusta patentin rajoittamismenettelyssä. Patentin rajoittamisen tulee kuitenkin olla todellinen siten, että patentin suoja-alaa on rajoitettava. Rajoitettujen patenttivaatimusten tulee käsittää patenttisuojan rajoitus siihen nähden, mitä myönnetyn patentin tai myöhemmin muutetun patentin patenttivaatimukset sisältävät. Patentinhaltijan ei siis ole mahdollista muotoilla patenttivaatimuksia uudelleen esimerkiksi vain patenttivaatimusten selventämiseksi tai käyttämällä toisenlaista terminologiaa eli rajoittaa patenttiaan vain näennäisesti (HE 92/2005 vp s. 40).

20. Euroopan patenttisopimuksessa eurooppapatentin rajoittamisesta määrätään sopimuksen 105 b artiklassa. Mainitun artiklan 1 kappaleen mukaan Euroopan patenttivirasto tutkii, täyttyvätkö Euroopan patenttisopimusta koskevissa soveltamismääräyksissä tarkoitetut edellytykset eurooppapatentin rajoittamiselle. Artiklan 2 kappaleen mukaan, jos Euroopan patenttivirasto katsoo eurooppapatenttia koskevan rajoittamispyynnön täyttävän nämä edellytykset, se päättää eurooppapatentin rajoittamisesta soveltamismääräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa sen on hylättävä pyyntö.

21. Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten, jotka muodostavat erottamattoman osan Euroopan patenttisopimusta, säännön 95 mukaan, jos eurooppapatentin rajoittamista koskeva pyyntö täyttää tutkimisen edellytykset, Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosaston tulee tutkia, muodostavatko muutetut patenttivaatimukset todellisen rajoituksen suhteessa alun perin myönnettyihin tai väitemenettelyn kuluessa muutettuihin tai aikaisemmin rajoitettuihin patenttivaatimuksiin nähden, sekä täyttävätkö ne Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan ja 123 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräykset. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä näitä vaatimuksia, patentoitavuustutkimusosaston tulee antaa rajoittamispyynnön tekijälle yksi tilaisuus korjata havaitut puutteet ja muuttaa vaatimukset sekä tarvittaessa selitys ja piirustukset määräajassa (sääntö 95(2)).

22. Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukaan patenttivaatimuksissa on määriteltävä se, mitä patentilla halutaan suojata. Vaatimusten tulee olla selkeitä ja täsmällisiä, ja patenttiselityksen on tuettava niitä.

23. Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 1 kappaleen mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia voidaan muuttaa Euroopan patenttivirastossa toimitettavassa käsittelyssä soveltamismääräysten mukaisesti. Hakijalle on kuitenkin annettava ainakin yksi mahdollisuus hakemuksen muuttamiseen haluamallaan tavalla. Kyseisen artiklan 2 kappaleen mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee siitä, mikä on esitetty hakemuksessa sitä tehtäessä. Kyseisen artiklan 3 kappaleen mukaan eurooppapatenttia ei saa muuttaa niin, että sen suojapiiri laajenee.

24. Euroopan patenttivirastossa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta edellä mainitussa hallituksen esityksessä on todettu muun ohella, että jos rajoittamispyyntö otetaan tutkittavaksi, Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosasto tutkii, onko kyseessä todellinen alkuperäisten tai aikaisemmin rajoitettujen patenttivaatimusten rajoittaminen. Sen tulee tutkia, täyttyvätkö Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa esitetyt määräykset ja soveltaa mainitun sopimuksen 123 artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisia yleisiä menettelysääntöjä. Sen sijaan patentoitavuustutkimusosasto ei ole velvoitettu tutkimaan, onko rajoitettu patentti enää patentoitavissa Euroopan patenttisopimuksen

52–57 artikloiden mukaan. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä todellisen rajoittamisen sekä Euroopan patenttisopimuksen 84 ja 123 artikloiden vaatimuksia, hakijalle annetaan tilaisuus korjata puutteet ja muuttaa vaatimukset määräajassa. Ellei hakija korjaa puutteita, rajoittamispyyntö hylätään (HE 92/2005 vp s. 14).

Asian arviointi

25. Patenttilain 53 b §:n mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä on muun ohella, että patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä (2 kohta).

26. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun edellytyksen voi katsoa liittyvän patenttilain 13 §:n säännökseen, jonka mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty.

27. Vastaavasti Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleen, johon edellä selostetulla tavalla Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten säännössä 95 eurooppapatenttien rajoittamista koskevan pyynnön hyväksymisen edellytysten osalta muun ohella viitataan, mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee siitä, mikä on esitetty hakemuksessa sitä tehtäessä.

28. Rai-Ta Sport Oy on esittänyt, että asiakirjana, jota patenttilain 53 b §:n 2 kohdassa tarkoitetaan (niin sanottu perusasiakirja), tulisi käsillä olevassa asiassa pitää PCT-julkaisua WO2008/152210 A1, joka on englanninkielinen käännös kansainvälisestä patenttihakemuksesta PCT/FI2008/050364, koska hakemuksen käsittelykielikin Euroopan patenttivirastossa on ollut englanti.

29. ICEPRO Oy on puolestaan esittänyt, että edellä mainittuna perusasiakirjana käsillä olevassa asiassa tulisi pitää 16.6.2008 suomen kielellä tehtyä kansainvälistä patenttihakemusta PCT/FI2008/050364, koska hakemus on alun perin laitettu vireille kyseisellä asiakirjalla.

30. Euroopan patenttisopimuksen 70 artiklan 2 kappaleen mukaan, jos eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehty kielellä, joka ei ole Euroopan patenttiviraston virallinen kieli, on kyseinen teksti hakemus sellaisena kuin se on tehty mainitun yleissopimuksen tarkoittamassa mielessä.

31. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisukäytännössä on katsottu, että Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuna perusasiakirjana tilanteessa, jossa Euroopan patenttivirastossa käsiteltävänä oleva hakemus oli tehty alun perin kansainvälisenä patenttihakemuksena japanin kielellä, oli pidettävä viimeksi mainittua japanin kielellä tehtyä kansainvälistä patenttihakemusta (ks. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisu T 923/13, kohta 1.3.1).

32. Markkinaoikeus toteaa, että riitapatentin myöntämiseen johtanut hakemus on tehty alun perin 16.6.2008 suomen kielellä tehtynä kansainvälisenä patenttihakemuksena PCT/FI2008/050364, joka on muun ohella suunnattu Euroopan patenttivirastoon.

33. Edellä esitetty huomioon ottaen edellä mainittuna perusasiakirjana käsillä olevassa asiassa on pidettävä suomen kielellä tehtyä kansainvälistä patenttihakemusta PCT/FI2008/050364.

34. Markkinaoikeus toteaa, että rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 muodostuu riitapatentin itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1, johon on lisätty ensinnäkin piirre, jonka mukaan "tukitolppa (100) käsittää onton ensimmäisen osan (105; 301)" ("the support post (100) comprises a hollow first part (105; 301)"). Edellä mainitun lisäksi rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on lisätty piirre, jonka mukaan "tukitolpan yläkappale (107) on järjestetty sovitettavaksi tukitolpan (100) ensimmäisen osan (105; 301) yläpäähän (106; 306) niin, että osa yläkappaleesta on tukitolpan ensimmäisen osan sisällä" ("that the upper insert (107) of the support post is arranged to be fitted into the upper end (106; 306) of the first part (105; 301) of the support post (100) so, that part of the upper insert is inside the first part of the support post"). Vielä kolmanneksi rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on lisätty piirre, jonka mukaan "yläkappaleen tukipinta (503) on suojapaneelin (101) ulkosivua vasten" ("the support face (503) of the upper insert is lying against the outer face of the shielding panel (101)").

35. Rai-Ta Sport Oy on esittänyt, että rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 täyttää patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytyksen rajoittamispyynnön hyväksymiselle, sillä niin sanottu tuki kaikkien edellä selostettujen kolmen piirteen sisällyttämiselle osaksi kyseistä patenttivaatimusta on katsottava löytyvän edellä mainitusta perusasiakirjasta. Sen, että rajoittamispyynnön mukaisessa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 puhutaan ainoastaan ensimmäisestä osasta, ei Rai-Ta Sport Oy:n mukaan ole myöskään katsottavan merkitsevän kiellettyä yksittäisen piirteen irrottamista useamman piirteen joukosta. Joka tapauksessa tuen rajoittamispyynnön mukaiselle itsenäiselle patenttivaatimukselle 1 on Rai-Ta Sport Oy:n mukaan katsottava löytyvän jo pelkästään perusasiakirjaan sisältyvistä piirustuksista, sillä ne esittävät vain yhden erityisen suoritusmuodon, joka vastaa rajoittamispyynnön itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista suoritusmuotoa.

36. ICEPRO Oy on puolestaan esittänyt, että rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei täytä patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytystä rajoittamispyynnön hyväksymiselle. ICEPRO Oy:n mukaan edellä mainitun piirteen, jonka mukaan "tukitolppa (100) käsittää onton ensimmäisen osan (105; 301)" siirtäminen" siirtäminen yksistään riitapatentin epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta 4 tekee rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisesta ratkaisusta sellaisen, joka ei ole ilmennyt perusasiakirjasta.

37. Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta on Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleen tulkinnan osalta ratkaisussaan G 2/10 todennut, että EPC 123 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetusta kielletystä muutoksesta on kyse, jos kyseinen muutos ei ole, suoraan tai epäsuorasti, selvästi ja yksiselitteisesti ilmennyt alan ammattimiehelle tämän yleistiedon valossa mainitussa säännöksessä viitatusta hakemusasiakirjasta.

38. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien oikeuskäytännössä on edelleen katsottu, että tilanteessa, jossa perusasiakirjan mukaisen patenttivaatimusasetelman epäitsenäiset patenttivaatimukset 2 ja 5 olivat kumpikin erikseen riippuvaisia itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1, mainittujen patenttivaatimusten 1, 2 ja 5 mukaisten piirteiden yhdistelmä ei ollut selvästi ja yksiselitteisesti ilmennyt perusasiakirjasta (ks. esim. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisu T 281/1, kohta 8.1 sekä vastaavasti myös ratkaisu T 445/12, kohta 5.3).

39. Markkinaoikeus toteaa, että riitapatentin itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 on esitetty jääkiekkokaukalon laitarakenne, jossa on muun ohella tukitolppia, määrittelemättä kuitenkaan tarkemmin koostuuko tukitolppa yhdestä vai useammasta osasta. Rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on edellä kuvatulla tavalla sisällytetty piirre, jonka mukaan tukitolpan ensimmäinen osa on ontto ja joka muodostaa osan perusasiakirjaan sisältynyttä epäitsenäistä patenttivaatimusta 4, mutta on jätetty tuomatta viimeksi mainitusta epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta piirrettä, joka kuvaa tukitolpan toista osaa. Edelleen rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on edellä kuvatulla tavalla sisällytetty osa perusasiakirjaan sisältynyttä epäitsenäistä patenttivaatimusta 5. Perusasiakirjaan sisältynyt epäitsenäinen patenttivaatimus 4 on käsittänyt viittauksen yksin itsenäiseen patenttivaatimukseen 1. Vastaavasti perusasiakirjaan sisältynyt epäitsenäinen patenttivaatimus 5 on käsittänyt viittauksen yksin itsenäiseen patenttivaatimukseen 1. Molemmat viimeksi mainitut epäitsenäiset patenttivaatimukset ovat siten olleet erikseen riippuvaisia perusasiakirjan mukaisesta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1.

40. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen yhdistelmä, jossa tukitolpan ensimmäinen osa on ontto ja jossa tukitolpan yläkappale on järjestetty sovitettavaksi tukitolpan ensimmäisen osan yläpäähän niin, että osa yläkappaleesta on tukitolpan ensimmäisen osan sisällä, ei ole ilmennyt edellä tarkoitetulla tavalla riittävän selvästi ja yksiselitteisesti yksin nyt kysymyksessä olevan perusasiakirjan mukaisista patenttivaatimuksista.

41. Rai-Ta Sport Oy on patenttilain 53 b §:n 2 kohdan mukaisen edellytyksen täyttymisen osalta viitannut toiseksi siihen, että edellä selostetuille rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisällytetyille piirteille on löytynyt tarvittava tuki tietyistä perusasiakirjan selityksen kohdista.

42. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun perusasiakirjan selityksessä (sivu 3, rivit 18–20) osana keksinnön yleistä kuvausta on todettu tukitolpan olevan kaksiosainen, sekä koostuvan ensimmäisestä osasta ja toisesta osasta. Tämän jälkeen selityksessä on käyty tarkemmin läpi tukitolpan ensimmäisen osan ja toisen osan rakennetta, niiden sovittamista toisiinsa sekä kummankin osan merkitystä osana keksinnön mukaista ratkaisua. Selityksestä ei ilmene, että edellä mainittu tukitolpan toinen osa olisi ollut ymmärrettävissä vain esimerkiksi keksinnön mukaisesta ratkaisusta. Perusasiakirjasta ei muutoinkaan ole katsottava ilmenevän sellaista suoritusmuotoa, joka käsittäisi vain tukitolpan ensimmäisen osan ilman toista osaa.

43. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että perusasiakirjassa kuvatun yhden piirteen erottaminen laajemmasta piirteiden joukosta on sallittua Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleen valossa sillä edellytyksellä, että erotettu piirre ei liity erottamattomasti suoritusmuodon muihin piirteisiin (ks. esim. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisut T 1164/04, kohta 3.2; T 25/03, kohta 3.3; T 912/08, kohta 3.5 sekä T 284/94, kohta 2.1.3).

44. Kuten edellä on todettu, edellä mainitusta perusasiakirjasta ei ilmene suoritusmuotoa, joka käsittäisi vain tukitolpan ensimmäisen osan ilman toista osaa. Edellä kuvatulla tavalla perusasiakirjasta ilmenevien tukitolpan ensimmäisen osan ja toisen osan on katsottava liittyvän erottamattomasti toisiinsa yhteen. Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 käsittää edellä kuvatulla tavalla puolestaan ainoastaan tukitolpan ensimmäisen osan.

45. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että myöskään nyt kysymyksessä olevan perusasiakirjan selityksestä ei ole saatavissa edellä tarkoitetulla tavalla riittävän selvästi ja yksiselitteisesti tukea rajoittamispyynnön mukaiselle itsenäiselle patenttivaatimukselle 1.

46. Rai-Ta Sport Oy on patenttilain 53 b §:n 2 kohdan mukaisen edellytyksen täyttymisen osalta viitannut vielä kolmanneksi perusasiakirjan piirustuksissa esitettyyn suoritusmuotoon.

47. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun perusasiakirjan piirustuksista (kuviot 1 ja 2) sinänsä ilmenee rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 käsittämä suoritusmuoto. Mainittuihin kuvioihin ei myöskään sisälly tukitolpan toista osaa. Perusasiakirjan selityksessä on kuitenkin kuvioon 1 liittyen nimenomaisesti todettu (selityksen sivu 7, rivit 23–24), että "Tukitolppa (100) on kaksiosainen, ja se koostuu ensimmäisestä osasta (105) ja toisesta osasta (ei esitettynä kuviossa 1)". Kuvioon 2 liittyen perusasiakirjan selityksessä on puolestaan todettu (selityksen sivu 9, rivit 12–13), että "Sauman päälle suojaelementtien kentän puolelle on sijoitettu tukitolpan toinen osa (ei näkyvissä kuviossa 2)". Näin ollen myöskään perusasiakirjan piirustusten perusteella, niitä selityksen valossa tulkittaessa, perusasiakirjasta ei ole katsottava ilmenevän suoritusmuotoa, joka käsittäisi vain tukitolpan ensimmäisen osan ilman toista osaa.

48. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että myöskään nyt kysymyksessä olevan perusasiakirjan piirustuksista ei ole saatavissa edellä tarkoitetulla tavalla riittävän selvästi ja yksiselitteisesti tukea rajoittamispyynnön mukaiselle itsenäiselle patenttivaatimukselle 1.

49. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei täytä patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytystä rajoittamispyynnön hyväksymiselle.

50. Koska rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei täytä patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytystä, on Rai-Ta Sport Oy:n käsillä oleva rajoittamispyyntö jo sanotun johdosta hylättävä. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen ottaa kantaa muihin patenttilaissa säädettyihin patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytysten täyttymiseen.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Rai-Ta Sport Oy:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Patenttilain 52 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevaa pääasiakannetta koskevassa asiassa annettavan lopullisen ratkaisun yhteydessä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen, markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Reima Jussila sekä asiantuntijajäsen Pasi Nikkonen.

LIITTEET

Rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset englannin kielellä (liite 1)

Rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset suomen kielellä (liite 2)


 
Julkaistu 29.11.2019