MAO:202/19

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.3.2018 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1349042 MY SWEET DELI hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Perusteet

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti ei aiheuta sekaannusvaaraa sen hyväksymisen esteeksi valituksenalaisessa päätöksessä asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 15990591 My Sweet (kuvio).

Kansainvälinen rekisteröinti MY SWEET DELI on sanamerkki. Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki on puolestaan kuviomerkki, joka koostuu sanoista "my" ja "sweet", jotka on kirjoitettu tyylitellyllä kirjasintyypillä, sekä sanojen välissä olevasta sydänkuviosta ja sanojen alla olevasta koristeellisesta rusettimaisesta kuviosta. Isot alkukirjaimet M ja S on kirjoitettu vielä muita kirjaimia koristeellisemmalla kirjasintyypillä.

Vertailtavat merkit sisältävät molemmat sanat "my" ja "sweet", mutta muilta osin merkit eroavat ulkoasultaan merkittävästi toisistaan. Merkit eroavat esteeksi asetetun EU-tavaramerkin hyvin tyylitellyn kirjasintyypin, sanojen välissä olevan sydänkuvion sekä sanojen alla olevan koristeellisen rusettimaisen kuvion osalta. Lisäksi merkit eroavat kansainvälisen rekisteröinnin sisältämän sanan "deli" osalta. Merkkien sanaosat eroavat myös pituudeltaan. Kansainvälisen rekisteröinnin pituus on yksitoista kirjainta, kun taas esteeksi asetetun EU-tavaramerkin pituus on seitsemän kirjainta. Näin ollen vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan selvästi erilaisia.

Lausuntatavan osalta vertailtavat merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin molempien merkkien lausuttavissa olevaan osaan sisältyy sanat "my" ja "sweet". Merkit eroavat lausuntatavaltaan kuitenkin kokonaisuutena, sillä kansainvälinen rekisteröinti on sanaosaltaan pidempi ja se sisältää lisäksi sanan "deli", jolle ei ole vastinetta esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä.

Vertailtavien merkkien sisältämien sanojen "my" ja "sweet" merkityssisällöt ovat samat. Sana "my" ilmaisee omistusmuotoa ja tarkoittaa "minun" ja sana "sweet" tarkoittaa muun ohella makeaa ja ihanaa sekä makeista ja jälkiruokaa. Kokonaisuutena arvioiden merkit eroavat kuitenkin toisistaan merkityssisällöltään, sillä kansainvälisen rekisteröinnin sisältämä sana "deli" on lyhenne sanasta "delicatessen" ja tarkoittaa herkkukauppaa.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä KKO 2005:118 ilmenee, että kaikki tavaramerkin osatekijät eivät välttämättä tule rekisteröinnin myötä tavaramerkkiä koskevan suojan piiriin. Näin on esimerkiksi silloin, kun tavaramerkin osatekijä ei ole ollut erottamiskykyinen.

Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin My Sweet (kuvio) haltijalle on rekisteröity aiemmin EU-tavaramerkki numero 015197353 mySweet (kuvio), jossa kuvioelementit ovat selvästi vähäisempiä verrattuna esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin. EU-tavaramerkkiä mySweet (kuvio) koskeva rekisteröintihakemus on hylätty suurimmalta osin merkin heikon erottamiskyvyn vuoksi ja merkki on rekisteröity ainoastaan tietyille luokan 1 tavaroille. Näin ollen on selvää, että esteeksi asetetun EU-tavaramerkin My Sweet (kuvio) sanaosan My Sweet erottamiskyky kysymyksessä oleville luokkien 29 ja 30 tavaroille on heikko.

Tyylitellyn kirjasintyypin käyttäminen muuten heikon erottamiskyvyn omaavan sanan kirjoitusasussa saattaa tehdä merkin erottamiskyvystä vahvemman. Merkki katsotaan näissä tapauksissa yleensä kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyiseksi, jos merkki sille annetun koristeellisen tai taiteellisen sävyn tai siihen otettujen erikoiskuvioiden johdosta herättää mielikuvan merkistä, jossa kuviot ovat hallitsevia ja jossa sanaosa ja sen sisältö jäävät toisarvoiseen asemaan. Tällöin yksinoikeus ei ulotu merkin heikon erottamiskyvyn omaavaan osaan, vaan yksinoikeus saadaan vain merkin muodostamalle kokonaisuudelle.

Markkinaoikeuden välituomiossa MAO 154/18 on katsottu, että tietyt tavaramerkit saattavat omata jossain määrin erottamiskykyä vain niiden kuviollisten piirteiden, kuten muihin kuin vakiokirjasintyyppeihin perustuvien kuviollisten piirteiden johdosta. Sitä vastoin tällaisten merkkien sanaosat eivät sellaisinaan tule kyseisiä tavaramerkkejä koskevan suojan piiriin.

Esillä olevassa asiassa on kyse nimenomaan edellä mainitusta tilanteesta. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sanaosa My Sweet on erottamiskyvyltään heikko kysymyksessä oleville luokkien 29 ja 30 tavaroille sanojen kuvailevien merkityssisältöjen vuoksi. Koska sanaosan lisäksi merkkiin on lisätty vakiokirjasintyypistä selvästi poikkeava hyvin tyylitelty kirjasintyyppi sekä lisäksi sydänkuvio ja rusettimainen kuvio, kuvio-osat ovat merkissä hallitsevia ja sanaosa jää merkissä toisarvoiseen asemaan.

Kansainvälinen rekisteröinti MY SWEET DELI luo selvästi erilaisen kokonaisvaikutelman verrattuna esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin My Sweet (kuvio).

Vertailtavien merkkien yhteiset sanat "my" ja "sweet" ovat erottamiskyvyltään heikkoja. Vakiintuneesti on katsottu, että merkin heikon erottamiskyvyn omaavalle osalle annetaan sekaannusvaaraa arvioitaessa vähemmän merkitystä.

Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin My Sweet (kuvio) antama yksinoikeus ei ulotu merkin heikosti erottamiskykyiseen sanaosaan vaan ainoastaan merkin muodostamaan kokonaisuuteen. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin heikon erottamiskyvyn omaavalle sanaosalle My Sweet tulee siten antaa vain hyvin vähäinen merkitys sekaannusvaaraa arvioitaessa. Vertailtavat merkit eroavat muilta osin merkittävästi toisistaan esteeksi asetetun EU-tavaramerkin huomiota herättävien ja koristeellisten kuvio-osien sekä kansainvälisen rekisteröinnin sisältämän sanan "deli" vuoksi.

Sekä Suomessa että Euroopan unionissa on voimassa lukuisia tavaramerkkirekisteröintejä, jotka sisältävät sanan "sweet" ja kattavat tavaroita luokissa 29 ja 30. Näin ollen on selvää, että sana "sweet" on erottamiskyvyltään heikko ja että sen osalta on selkeä vapaanapitotarve. Luokkien 29 ja 30 tavaroille rekisteröityjen sanan "sweet" sisältävien tavaramerkkien rinnakkaiselo on täysin mahdollista ilman, että kohdeyleisön keskuudessa aiheutuisi sekaannusvaaraa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valituksessa on viitattu EU-tavaramerkkiin numero 15197353 mySweet (kuvio) ja todettu, että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä EUIPO) on hylännyt merkkiä koskevan hakemuksen suurimmalta osin merkin heikon erottamiskyvyn vuoksi. EUIPO:n näkemys EU-tavaramerkin numero 15197353 mySweet (kuvio) erottamiskyvystä poikkeaa Patentti- ja rekisterihallituksen näkemyksestä. EUIPO:n päätös ei sido Patentti- ja rekisterihallitusta. Patentti- ja rekisterihallituksen vallitsevan käytännön mukaan My-yhdisteisiä merkkejä on kautta linjan pidetty erottamiskykyisinä. Erottamiskykyisiksi on katsottu muun ohella kansainväliset rekisteröinnit numero 1335250 MYPILLOW ja numero 1161511 MYPROTEIN sekä tavaramerkit numero 270672 MYSODA ja numero 268625 MY DIESEL.

Kansainvälisen rekisteröinnin MY SWEET DELI vahva osa on MY SWEET, kun taas sanaosa DELI on merkin heikko osa. Kansainvälisen rekisteröinnin sanaosa DELI ei ole riittävä poistamaan sekaannusvaaraa esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin nähden.

Valittajan lausuma

EUIPO:n valituslautakunta on esimerkiksi päätöksessään asiassa R 1943/2017-5 katsonut merkin MY DIESEL erottamiskyvyttömäksi kysymyksessä olleille tavaroille ja palveluille. Ratkaisussa on todettu, että possessiivipronomini "my" on tarkoitettu puhuttelemaan asiakasta suoraan. Erityisesti markkinoinnissa pronominia "my" käytetään säännöllisesti yhdessä substantiivin kanssa, ja tarkoituksena on korostaa sitä, että tavarat ja palvelut on räätälöity vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Ratkaisun mukaan kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ja ilman vaivannäköä sanat "my diesel" merkityksellisenä ilmaisuna ja siten puhtaasti kuvailevana käsitteenä. Samoin esillä olevassa asiassa kohdeyleisö ymmärtää välittömästi, että sanoilla "my" ja "sweet" on kuvaileva merkityssisältö. Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki on siten kokonaisuudessaan erottamiskyvyltään heikko.

Esillä olevassa asiassa on kyse päivittäistavaroista, joita myydään tyypillisesti marketeissa, joten vertailtavien merkkien ulkoasujen välisille eroille tulee antaa enemmän painoarvoa verrattuna lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksille.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti numero 1349042 MY SWEET DELI sekaannusvaaran luokan 29 ja 30 tavaroiden osalta aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 15990591 My Sweet (kuvio).

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti kattaa luokassa 29 erilaisia maitotuotepohjaisia jälkiruokia, jotka sisältyvät esteeksi asetetun EU-tavaramerkin samassa luokassa kattamiin maitotuotteisiin. Luokassa 30 kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti kattaa pääasiassa erilaisia leivonnaisia, joita myös esteeksi asetettu EU-tavaramerkki kattaa. Markkinaoikeus katsoo, että mainittujen vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia valituksenalaisessa päätöksessä todetulla tavalla.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevien luokkien 29 ja 30 tavaroiden kohdeyleisö koostuu suuresta yleisöstä, jonka tarkkaavaisuusastetta ei voida pitää tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

Kansainvälinen rekisteröinti
MY SWEET DELI

Aikaisempi EU-tavaramerkki

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 15990591 (kuvio)

Kansainvälinen rekisteröinti on sanamerkki, joka muodostuu englannin kielen sanoista "my sweet deli". Sana "my" on omistuspronomini, joka ilmaisee omistamista ja jonka merkitys on "minun". Sana "sweet" puolestaan tarkoittaa muun ohella makeaa ja ihanaa sekä makeista. Kohdeyleisöön kuuluvan suomalaisen keskivertokuluttajan on katsottava ymmärtävän kyseisten sanojen merkityksen. Sana "deli" on lyhenne englannin kielen sanasta "delicatessen", joka tarkoittaa herkkukauppaa ja herkkuosastoa. Vaikka kohdeyleisöön kuuluva suomalainen keskivertokuluttaja ei välttämättä tiedä, että kyseessä on lyhenne sanasta "delicatessen", keskivertokuluttajan voidaan kuitenkin katsoa ymmärtävän sanan "deli" tarkoittavan herkkukauppaa ja herkkuosastoa. Sanan "my" tarkoituksena voidaan katsoa olevan kuluttajan puhutteleminen suoraan ja sen ilmaiseminen, että kyseessä on juuri hänelle merkityksellinen tai hänelle suunniteltu tuote. Näin ollen sanaa "my" on pidettävä heikosti erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille. Myös sanoja "sweet" ja "deli" on pidettävä heikosti erottamiskykyisinä kysymyksessä oleville tavaroille. Mitään kansainvälisen rekisteröinnin sanoista "my sweet deli" ei ole pidettävä muita sen sanoja erottamiskykyisempänä.

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki on kuviomerkki, joka koostuu tyylitellyllä kirjasintyypillä kirjoitetuista sanoista "my" ja "sweet" sekä sanojen välissä olevasta sydänkuviosta ja sanojen alla olevasta yksinkertaisesta rusettimaisesta kuviosta, joita on kaikkia pidettävä heikosti erottamiskykyisinä. Siltä osin kuin valittaja on esittänyt esteeksi asetetun EU-tavaramerkin olevan erottamiskyvyltään heikko, markkinaoikeus toteaa, että koska aikaisempi merkki on rekisteröity tavaramerkki, esillä olevassa asiassa sekaannusvaaraa arvioitaessa on otettava lähtökohdaksi, että se on kokonaisuutena ainakin jossain määrin erottamiskykyinen. Mitään esteeksi asetetun EU-tavaramerkin osia ei ole pidettävä sen muita osia erottamiskykyisempänä.

Ulkoasultaan vertailtavat merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin ne sisältävät sanat "my" ja "sweet", jotka on esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä kirjoitettu edellä todetusti tyylitellyllä kirjasintyypillä. Kansainvälinen rekisteröinti puolestaan on sanamerkki, jonka osalta sanojen kirjoitustavalla ei ole merkitystä. Merkit eroavat toisistaan ensinnäkin esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sisältämän sydänkuvion ja rusettimaisen kuvion osalta. Lisäksi merkit eroavat toisistaan kansainvälisen rekisteröinnin sisältämän sanan "deli" osalta. Merkkejä on pidettävä ulkoasultaan samankaltaisina.

Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin ne sisältävät sanat "my" ja "sweet". Merkit eroavat lausuntatavaltaan kansainvälisen rekisteröinnin sisältämän sanan "deli" osalta. Merkkejä on pidettävä myös lausuntatavaltaan samankaltaisina.

Merkityssisällöltään vertailtavat merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin ne sisältävät sanat "my" ja "sweet", jotka tarkoittavat edellä todetusti "minun" sekä makeaa, ihanaa ja makeista. Merkit eroavat merkityssisällöltään esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sisältämän sydänkuvion ja rusettimaisen kuvion osalta. Lisäksi merkit eroavat merkityssisällöltään siltä osin kuin kansainvälinen rekisteröinti sisältää sanan "deli", joka tarkoittaa edellä todetusti herkkukauppaa ja herkkuosastoa. Merkkejä on pidettävä merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi.

Markkinaoikeus toteaa, että esillä olevassa asiassa on edellä mainitulla tavalla otettava lähtökohdaksi, että esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 15990591 My Sweet (kuvio) on kokonaisuutena ainakin jossain määrin erottamiskykyinen.

Ottaen huomioon, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat edellä todetusti samoja tai samankaltaisia, sekä edellä vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta todetun, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti numero 1349042 MY SWEET DELI aiheuttaa sekaannusvaaran esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 15990591 My Sweet (kuvio). Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sanaosa My Sweet sisältyy kokonaisuudessaan kansainväliseen rekisteröintiin MY SWEET DELI. Kansainvälinen rekisteröinti sisältää sanojen "my" ja "sweet" lisäksi sanan "deli", jota ei ole pidettävä merkin muita sanoja erottamiskykyisempänä. Koska sana "deli" on merkin lopussa, kohdeyleisö kiinnittää siihen alkuosaa vähemmän huomiota. Näin ollen kohdeyleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Edellä todettu huomioon ottaen valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Riikka Innanen.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-muodossa

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.