MAO:25/19

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.5.2017 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Nokia Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 2.5.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 264537 BC NOKIA (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) on sekoitettavissa valittajan aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 10608743 NOKIA ja aikaisempaan tavaramerkkiin numero 264430 NOKIA.

Tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) kattamat tavarat ovat samoja kuin edellä mainittujen valittajan aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat.

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) muodostuu useammasta osasta: yhtäältä hyppäävää mustaa, koripallovaatteisiin pukeutunutta eläintä ja koripalloa esittävästä kuvio-osasta sekä toisaalta tekstiosasta BC NOKIA. Yhdessä kuvio-osan kanssa tekstiosan kirjainyhdistelmä "bc" on helppo ymmärtää lyhenteeksi englanninkielisistä sanoista "basketball club" ja tarkoittavan koripallokerhoa. Ottaen huomioon, että tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) haltija on koripalloseuran toiminnasta vastaava yritys, merkkiä tullaan todennäköisesti käyttämään yrityksen toiminnan yhteydessä. Muiden tavaramerkin osien ollessa heikosti erottamiskykyisiä kyseisen liiketoiminnan yhteydessä on selvää, että merkin osista jää asianomaisen yleisön muistiin nimenomaan sanaosa NOKIA, joka on identtinen valittajan aikaisempien tavaramerkkien kanssa. Tavaramerkissä BC NOKIA (kuvio) tekstiosa on lisäksi sijoitettu kuvio-osan eteen, mikä tekee siitä merkin selvästi erottuvimman osan. Tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) yhtäältä sekä valittajan aikaisempien tavaramerkkien toisaalta hallitsevat osat ovat näin ollen keskenään identtiset.

Tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) hallitseva osa NOKIA ei kuvaa merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää tai valmistuspaikkaa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan maantieteelliseen alkuperään ja siihen liittyvään kuvailevuuteen viitattaessa kyseisellä alueella tulisi olla erityinen maine asianomaisen merkin kattamien tavaroiden ja/tai palvelujen osalta. Toisin sanoen ainoastaan, jos yleisö todennäköisesti olettaisi, että merkissä viitataan tavaroiden ja/tai palvelujen maantieteelliseen alkuperään, merkkiä voitaisiin pitää kuvailevana. Nokian kaupungilla ei ole erityistä mainetta tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta. Näin ollen sille, että Nokia on myös kaupunki, ei ole annettavissa asiassa merkitystä.

Sanaosan NOKIA, josta valittajan aikaisemmat tavaramerkit yksinomaan muodostuvat, on katsottava olevan vähintään tavanomaisen erottamiskykyinen merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Tavaramerkkiä NOKIA on pidettävä myös laajalti tunnettuna. Tavaramerkki on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Luettelomerkinnän yhteydessä tavaramerkin kohderyhmää ei ole rajattu, joten merkin voidaan katsoa olevan laajalti tunnettu kaikkien suomalaisten keskuudessa. Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) yhdistyy varmuudella kohderyhmän mielessä valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin. Vertailtavien merkkien yhteinen, erottamiskykyinen sanaosa NOKIA viittaa samaan kaupalliseen alkulähteeseen.

Valittaja on käyttänyt tunnusta NOKIA yhtäjaksoisesti ja näkyvästi vuodesta 1871 lukien. Näin pitkäkestoinen ja laaja-alainen merkin käyttö itsessään lisää merkin erottamiskykyä ja voimistaa sen mainetta.

Valittaja on myös käyttänyt tunnusta NOKIA vuosikymmenten kuluessa mitä erilaisemmissa tuotteissa. Tästä syystä suomalaiset kuluttajat ovat tottuneet olettamaan, että tavaramerkkiä NOKIA käytetään ainoastaan valittajan toimesta tai sellaisten muiden yritysten toimesta, joiden kanssa valittajalla on sopimus merkin käytöstä.

Hyväksyttävänä syynä nimen "Nokia" käyttämiselle ei voida pitää sitä, että tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) haltija on nokialainen koripalloseura. Ensinnäkin tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) haltija ei ole koripalloseura vaan yritys. Toiseksi tavaramerkkilaissa säädetty oikeus niin sanotun luonnollisen nimen käyttämiseen koskee ainoastaan nimeä, osoitetta tai toiminimeä. Tässä tapauksessa ei ole kysymys yhdestäkään näistä.

Lisäksi oikeus luonnollisen nimen käyttämiseen on käyttöoikeus, ei yksinoikeus. Tämä oikeus ei myöskään koske nimen käyttämistä tavaramerkkinä, vaan säännöksellä turvataan oikeus käyttää nimeä kuvailevasti eli tavaran maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen sillä edellytyksellä, että nimeä käytetään immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien hyvien liiketapojen mukaisesti. Luonnollisen nimen käyttöoikeus ei ole myöskään rajoitukseton. Oikeus on olemassa vain, jollei luonnollisen nimen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan.

Tavaramerkin haltija voi vapaasti luovuttaa tavaramerkkioikeutensa kolmannelle. Näin ollen tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) haltija voi niin halutessaan myydä merkkinsä toiselle yritykselle, jonka kotipaikka voi olla mikä tahansa. Näin ollen on mahdollista, että tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) päätyy sellaiselle haltijalle, jolla ei ole liityntäkohtaa Nokian kaupunkiin. Asiassa ei siten ole merkitystä sillä, onko tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) nykyinen haltija Nokialta vai ei.

Tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) haltija voi saada perusteetonta etua valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin liittyvästä maineesta ja goodwill-arvosta, jonka valittaja on yli sata vuotta jatkuneella markkinoinnillaan saavuttanut.

Lisäksi sponsorointiyhteistyö, jossa yritys tukee taloudellisesti urheiluseuraa ja saa vastineeksi näkyvyyttä seuran toiminnan yhteydessä, on hyvin yleistä. Tyypillisesti näkyvyyttä tarjotaan mainospaikkoina seuran peliasuissa tai pelikentällä. Yhä yleistyvässä määrin näkyvyys menee kuitenkin astetta pidemmälle, ja yrityksen mukaan voidaan nimetä kokonaisia pelihalleja tai yrityksen nimi tai tavaramerkki voidaan ottaa mukaan joukkueen nimeen. Sisällyttämällä valittajan laajalti tunnetun tavaramerkin NOKIA osaksi tavaramerkkiä BC NOKIA (kuvio) viimeksi mainitun merkin haltija pyrkii luomaan kuvan yhteistyöstä valittajan kanssa ja siten oikeudettomasti hyötymään valittajan laajalti tunnetusta tavaramerkistä. Merkin valinta on selvä osoitus valittajan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Vastaajan vastaus

Vaatimukset

BC Nokia Näädät Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Vertailtavien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) koostuu useammasta osasta, eikä yksikään merkin osista eroa toisistaan erottamiskyvyltään. Kun tavaramerkkiä BC NOKIA (kuvio) tarkastelee kokonaisuutena, ei ole olemassa vaaraa siitä, että keskivertokuluttaja sekoittaisi sen valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin.

Keskivertokuluttajan voidaan katsoa olevan selvillä siitä, että Suomessa on Nokia-niminen kaupunki, sekä siitä, että Nokia Oyj:llä ei tänä päivänä ole erityistä liityntää Nokian kaupunkiin ja että Nokia Oyj ei ole urheiluseura. Lisäksi keskivertokuluttajan voidaan katsoa olevan selvillä siitä, että Nokialla pelataan koripalloa ja että urheiluseurojen logoissa on varsin tavanomaista mainita myös seuran kotipaikka.

Keskivertokuluttaja ei tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) nähdessään edes yhdistä sitä valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin. Vaikka keskivertokuluttajalle jostakin syystä jäisi tavaramerkistä BC NOKIA (kuvio) mieleen vain sana "Nokia", hän yhdistäisi sen Nokian kaupunkiin.

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) on rekisteröity mustavalkoisena. Käytännössä merkin väritys on kuitenkin musta-kelta-punainen. Kuten urheilumaailmassa on tavallista, merkkiä tullaan käyttämään pääsääntöisesti kyseisissä seuran väreissä. Valittajan aikaisemmat tavaramerkit on tunnettu yleisön keskuudessa sinivalkoisina ja tietyllä fontilla kirjoitettuina. Tämä käytännössä lisää vertailtavien tavaramerkkien keskinäistä eroavaisuutta.

Asiassa on riidatonta, että tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) kattamat tavaraluokat ovat identtisiä valittajan aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaraluokkien kanssa. Vertailtavien merkkien haltijat toimivat kuitenkin eri toimialoilla eivätkä ole toistensa kilpailijoita.

Asiassa tulee ottaa huomioon myös se, mihin tavaroihin tai palveluihin keskivertokuluttaja yhdistää tavaramerkit. Keskivertokuluttaja yhdistää valittajan aikaisemmat tavaramerkit tavaroiden osalta matkapuhelimiin. Palvelujen osalta keskivertokuluttaja tuskin yhdistää valittajan aikaisempia tavaramerkkejä koripalloon tai ylipäänsä urheiluun.

Vaikka tavaramerkkiä NOKIA voidaankin pitää laajalti tunnettuna, se on itsessään merkkinä varsin heikko erottamiskyvyltään, kun otetaan huomioon, että sana "Nokia" voi asiayhteydestä riippuen viitata joko valittajayhtiöön tai Nokian kaupunkiin. Tavaramerkkiä NOKIA ei siten ole pidettävä omaperäisenä, ja onkin hyvin todennäköistä, ettei sitä enää tänä päivänä rekisteröitäisi edellä mainituista syistä.

Urheiluseurojen merkeissä on tavanomaista mainita seuran kotipaikka. Kotipaikan mainitsemisella on informatiivisen vaikutuksen lisäksi se merkitys, että sillä halutaan vahvistaa yhteyttä seuran kotipaikkaan. Nokian kaupungin mainitsemiseen tavaramerkissä BC NOKIA (kuvio) on siten hyväksyttävä syy. On myös selvää, ettei vastaaja tule jatkamaan sanan "Nokia" käyttöä, jos sen kotipaikka jostakin syystä muuttuisi. Kotipaikan mainitsemisella ei pyritä luomaan yhteyttä valittajaan, ja tällaisen yhteyden syntyminen keskivertokuluttajien mielissä on varsin epätodennäköistä. Sanan "Nokia" mainitseminen ei ole keinotekoista eikä sen ilmoittamisella pyritä hyötymään valittajan brändistä tai aiheuttamaan sille haittaa. Maantieteellisen alkuperän mainitseminen on mahdollista myös siksi, että vastaajan tavarat suunnitellaan Nokian kaupungissa.

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) yhdistetään Nokian kaupunkiin, ei kansainväliseen teknologiayhtiöön. Näin ollen ei ole vaaraa siitä, että kysymyksessä olevat merkit edes yhdistettäisiin toisiinsa.

Sponsoroinnissa on valittajankin mukaan kyse siitä, että molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Näin ollen on epäselvää, mitä haittaa valittajalle aiheutuisi tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) käytöstä.

Haitta-arvioinnissa on myös syytä ottaa huomioon, etteivät asianosaiset ole toistensa potentiaalisia kilpailijoita.

Valittajan lausuma

Nokia Oyj on esittänyt muun ohella, että mikäli tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) rekisteröintiä ei kumota, se aiheuttaisi merkittävää ja korvaamatonta vahinkoa Nokia Oyj:n tavaramerkille NOKIA ja vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön brändin arvoon. NOKIA on Suomen vahvin ja Pohjoismaiden kolmanneksi arvokkain brändi. Tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) rekisteröinnin hyväksyminen olisi erittäin haitallinen ennakkotapaus, minkä johdosta kolmannet osapuolet hakisivat tunnuksen NOKIA sisältävien tavaramerkkien rekisteröintiä.

Tavaramerkin tosiasiallisella käytöllä ei ole merkitystä asiassa. Ratkaisu tehdään sen perusteella, ovatko merkit ja niiden kattamat tavarat ja palvelut sekoitettavissa. Myöskään yritysten toimialoilla ei ole merkitystä asiassa.

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) on haettu mustavalkoisena eikä musta-kelta-punaisena, minkä vuoksi merkin käyttö esimerkiksi sinivalkoisena on mahdollista.

Valittajan aikaisempien tavaramerkkien NOKIA erottamiskyky on arvioitu rekisteröintiprosessin yhteydessä. Lisäksi tavaramerkkiä NOKIA on pidettävä laajalti tunnettuna, mikä vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan lisää merkin erottamiskykyä.

Tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) kattamia tavaroita ei ole valmistettu Nokialla, eikä Nokian kaupunki ole tunnettu mainittujen tavaroiden valmistuspaikkana. Sille, että Nokian kaupunki on tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) haltijan kotipaikka, ei ole annettavissa asiassa merkitystä. Tavaramerkin haltijan yksinoikeus sisältää myös mahdollisuuden siirtää merkki kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle. On siis mahdollista, että tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) siirtyy sellaisen tahon haltuun, jonka kotipaikka ei ole Nokian kaupunki.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

BC Nokia Näädät Oy:lle on 26.5.2015 tehdyn hakemuksen perusteella 24.9.2015 rekisteröity tavaramerkki numero 264537 BC NOKIA (kuvio).

Nokia Oyj:llä on 15.12.2014 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity tavaramerkki numero 264430 NOKIA ja 1.2.2012 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity EU-tavaramerkki numero 10608743 NOKIA.

Nokia Oyj on tehnyt väitteen edellä mainittua tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) rekisteröintiä vastaan. Nokia Oyj on perustanut väitteensä ensinnäkin siihen, että tavaramerkistä BC NOKIA (kuvio) aiheutuu sekaannusvaara yhtiön aikaisempaan tavaramerkkiin numero 264430 NOKIA sekä yhtiön aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 10608743 NOKIA. Toiseksi Nokia Oyj on perustanut väitteensä siihen, että tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) rekisteröinnille on este yhtiön tavaramerkin NOKIA laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Nokia Oyj:n tekemän väitteen.

Asiassa on markkinaoikeudessa Nokia Oyj:n valituksen perusteella ensinnäkin kysymys siitä, onko tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) ja edellä mainittujen Nokia Oyj:n aikaisempien tavaramerkkien välillä sekaannusvaara. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) rekisteröinnille este edellä mainittujen Nokia Oyj:n aikaisempien tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla, sekä mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan, jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaroiden ja palvelujen vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä arvioitaessa tavaroiden ja palvelujen vertailussa merkitystä ei ole annettavissa sille, mitä tavaroita tai palveluja tosiasiassa tarjotaan, vaan tältä osin merkitystä on ainoastaan niillä tavaroilla tai palveluilla, jotka on merkitty tavara- tai palveluluetteloon.

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) on rekisteröity:
- luokassa 25 tavaroille: "Vaatteet; jalkineet; päähineet";
- luokassa 27 tavaroille: "Matot; korkkimatot ja muut valmiiden lattioiden päällysteet; seinäverhoilut (ei tekstiiliä)";
- luokassa 35 palveluille: "Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät"; sekä
- luokassa 41 palveluille: "Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat".

Valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki numero 10608743 NOKIA on rekisteröity muun ohella:
- luokan 25 osalta tavaroille: "Vaatteet, jalkineet, päähineet";
- luokan 27 osalta tavaroille: "Matot, korkkimatot ja muut valmiiden lattioiden päällysteet; Seinäverhoilut (ei tekstiiliä)";
- luokan 35 osalta palveluille: "Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät, Toimistotehtävien tarjoaminen; Myynninedistämis- ja markkinointipalveluiden tarjoaminen; Mediasuunnittelupalvelut; Kuluttajien kanta-asiakasohjelmien hallinnointi; Kannustinpalkkio- ohjelmien järjestäminen ja vetäminen tavaroiden ja palvelujen myynninedistämiseksi; Kaupallisten, kauppaan ja liiketoimintaan liittyvien konferenssien, esitysten ja näyttelyiden järjestäminen ja pitäminen; Liiketoiminta- ja kaupallisten tietojen tarjoaminen tietokoneverkkojen ja maailmanlaajuisten viestintäverkkojen kautta; Tietopankkien tarjoaminen käyttöön, nimittäin sellaisten tietojen kokoaminen, jotka liittyvät muiden tarjoamien monenlaisten tavaroiden ja palveluiden ostamiseen ja myyntiin; Internetissä ja muissa elektronisissa, tietokone- ja viestintäverkoissa julkaistavien hakemistojen kokoaminen; Tietokantojen ja tietoteknisten arkistojen hallinnointi; Tietojenkäsittelypalvelut; Vähittäismyymälä- ja online-kauppapalvelut seuraavien alalla: tietoliikenne, matkapuhelimet, älypuhelimet, kädessä pidettävät digitaaliset elektroniset mobiililaitteet, tietokoneet, tietokonelaitteistot, tietokoneohjelmistot, multimediatavarat ja muut kulutuselektroniikkatavarat ja tarvikkeet, oheislaitteet, osat, varusteet ja kantokotelot kyseisille tavaroille, sekä näihin liittyvien tavaroiden esitteleminen; Vähittäismyynti- ja online-kauppapalvelut ajanvietteen ja siihen liittyvien tavaroiden alalla, kaikkiin edellä mainittuihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut"; sekä
- luokan 41 osalta palveluille: "Koulutus; Koulutuksen järjestäminen; Ajanviete; Urheilu- ja kulttuuritoiminnat".

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat luokissa 25 ja 27 sekä palvelut luokissa 35 ja 41 ovat samoja.

Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Kysymyksessä olevien luokan 25 tavaroiden on katsottava olevan suunnatun suurelle yleisölle. Sen sijaan kysymyksessä olevien luokan 27 tavaroiden sekä luokkien 35 ja 41 palvelujen kohdeyleisön on katsottava koostuvan sekä ammattilaisista että suuresta yleisöstä.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T 220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen käsillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C 20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T 3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T 112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T 61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä arvioitaessa merkkien vertailussa merkitystä ei ole annettavissa sille, minkä värisenä merkkiä tosiasiassa käytetään. Mustavalkoinen tavaramerkkirekisteröinti kattaa kaikki väriyhdistelmät.

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat tavaramerkit:

Tavaramerkki numero 264537

Tavaramerkki numero 264537 BC NOKIA (kuvio)

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 10608743

NOKIA

Tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) on kuviomerkki, joka muodostuu kahden mustan viivan väliin valkoiselle taustalle sijoitetuilla isoilla lihavoiduilla mustilla kirjaimilla kirjoitetuista sanaosista BC ja NOKIA sekä niiden takana olevasta mustavalkoisesta kuvio-osasta, jonka voidaan katsoa esittävän palloa heittävää eläintä.

Edellä mainitun sanaosan BC osalta markkinaoikeus toteaa, että vastoin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä katsottua ei asiassa esitetyn selvityksen valossa kirjainyhdistelmää "bc" voida pitää englannin kielessä yleisesti käytettynä lyhenteenä sanoista "basketball" ("koripallo") ja "club" ("joukkue" tai "seura"). Sanottuun nähden suomalaisen keskivertokuluttajan, joka muodostaa käsillä olevassa tapauksessa kohdeyleisön, ei voida katsoa ymmärtävän kirjainyhdistelmän "bc" viittaavan edellä mainittuihin sanoihin. Asiassa esitetyn perusteella kirjainyhdistelmällä "bc" ei voida katsoa osoitetun olevan muutakaan ymmärrettävää merkitystä mainitun kohdeyleisön piirissä.

Edellä mainitun sanaosan NOKIA osalta markkinaoikeus toteaa, että suomalainen keskivertokuluttaja, joka muodostaa käsillä olevassa tapauksessa kohdeyleisön, ymmärtää sanan "Nokia" suomalaisen paikkakunnan nimeksi. Tämän ohella mainittu suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää sanan "Nokia" myös yhden Suomen suurimman julkisesti noteeratun pörssiyhtiön nimeksi.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) kokonaisuutena tarkastellen voi sinänsä antaa kohdeyleisölle mielikuvan urheiluseuran logosta. Ottaen kuitenkin huomioon, mitä edellä on todettu siitä, ettei kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden voida katsoa ymmärtävän kirjainyhdistelmää "bc" viittaukseksi englannin kielen koripallojoukkuetta tarkoittaviin sanoihin, sekä sen, ettei myöskään edellä kuvatun kuvio-osan, jonka sinänsä voidaan katsoa esittävän palloa heittävää eläintä, perusteella mainittujen henkilöiden voida katsoa ymmärtävän, että kysymys olisi jostakin tietystä urheilulajista, markkinaoikeus katsoo, ettei tavaramerkillä BC NOKIA (kuvio) myöskään kokonaisuutena ole mitään suoraan ymmärrettävää merkitystä.

Edellä esitetty huomioon ottaen ja kun otetaan huomioon, että sanaosia on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin kuvio-osia, markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) erottamiskykyisimpinä osina on pidettävä sanaosia BC ja NOKIA. Kun otetaan lisäksi huomioon mainittujen sanaosien sijoittelu ja koko kyseisessä tavaramerkissä, markkinaoikeus katsoo, että sanaosia BC ja NOKIA on pidettävä myös tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) hallitsevimpina osina.

Aikaisempi EU-tavaramerkki NOKIA muodostuu yksinomaan sanasta "Nokia", jonka kohdeyleisöön kuuluvat suomalaiset keskivertokuluttajat edellä todetulla tavalla ymmärtävät ensinnäkin suomalaisen paikkakunnan nimeksi sekä toisaalta yhden Suomen suurimman julkisesti noteeratun pörssiyhtiön nimeksi.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että aikaisempi EU-tavaramerkki NOKIA sisältyy kokonaisuudessaan rekisteröityyn tavaramerkkiin BC NOKIA (kuvio). Ottaen huomioon, että mainittu sanaosa NOKIA muodostaa tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan yhdessä sanaosan BC kanssa, vertailtavia merkkejä on pidettävä ulkoasultaan samankaltaisina. Tavaramerkkiin BC NOKIA (kuvio) sisältyvä sanaosa BC sekä palloa heittävää eläintä esittävä kuvio-osa eivät poista tätä samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana "Nokia", joka on aikaisemman EU-tavaramerkin NOKIA ainoa sana ja tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) hallitsevin osa yhdessä sanaosan BC kanssa. Vertailtavia merkkejä on siten pidettävä lausuntatavaltaan samankaltaisina. Sen, että tavaramerkkiin BC NOKIA (kuvio) sisältyy lisäksi kirjainyhdistelmä "bc", ei ole katsottava poistavan mainittua samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja ymmärtää sanan "Nokia", josta aikaisempi EU-tavaramerkki NOKIA yksinomaan muodostuu ja joka on tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) hallitsevin osa yhdessä sanaosan BC kanssa, ensinnäkin suomalaisen paikkakunnan nimeksi sekä toisaalta yhden Suomen suurimman julkisesti noteeratun pörssiyhtiön nimeksi. Vertailtavilla merkeillä on siten samanlainen merkityssisältö siltä osin kuin niissä on sana "Nokia". Tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) kirjainyhdistelmällä "bc" ei edellä todetulla tavalla ole mitään suoraan ymmärrettävää merkitystä. Merkit eroavat merkityssisällöltään tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) palloa heittävää eläintä esittävän kuvio-osan osalta. Tämän ei ole kuitenkaan katsottava poistavan merkkien samankaltaisuutta merkityssisällön osalta kokonaan.

Ottaen huomioon edellä todettu vertailtavien merkkien samankaltaisuus ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 11.11.1997 SABEL, C 251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998 Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta). Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen (tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, 21 kohta).

Kuten edellä on todettu, vertailtavien merkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat samoja.

Valittaja on esittänyt, että aikaisemman EU-tavaramerkin NOKIA erottamiskyky on vahvistunut pitkään jatkuneen kaupallisen käytön seurauksena, minkä johdosta merkki on tullut laajalti tunnetuksi.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on esittänyt laajasti näyttöä siitä, että sen aikaisempi EU-tavaramerkki NOKIA on tullut laajalti tunnetuksi. Valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle muun ohella selvityksiä kyseisen merkin taloudellisesta arvosta, kuluttajien luottamuksesta merkkiin sekä esimerkkejä merkin käytöstä kotimaassa ja ulkomailla.

Valittajan asiassa esittämän selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittajan aikaisempaa EU-tavaramerkkiä NOKIA on pidettävä erittäin tunnettuna ja tämän vuoksi sitä on erottamiskyvyltään pidettävä erittäin vahvana.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ottaen huomioon vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samanlaisuuden sekä mainittujen merkkien samankaltaisuuden, että kokonaisuutena arvioiden tavaramerkki BC NOKIA (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin NOKIA. Koska tavaramerkkiä BC NOKIA (kuvio) hallitsee yhdessä sanaosan BC kanssa sanaosa NOKIA, josta aikaisempi erottamiskyvyltään erittäin vahvana pidettävä EU-tavaramerkki NOKIA yksinomaan muodostuu, tavaramerkistä BC NOKIA (kuvio) saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara.

Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.5.2017 on näin ollen kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) sekoitettavuudesta valittajan aikaisempaan tavaramerkkiin numero 264430 NOKIA. Ratkaisun lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole myöskään tarpeen lausua siitä, onko tavaramerkin BC NOKIA (kuvio) rekisteröinnille ollut este valittajan aikaisempien tavaramerkkien laajalti tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 2.5.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 264537 BC NOKIA (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Riikka Innanen ja Jukka Koivusalo.

Patentti- ja reksiterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 8.4.2020 taltionumero 1648.