MAO:494/18
Kanne
Vaatimukset
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (jäljempänä myös BMW) on vaatinut, että markkinaoikeus
1. kieltää vannetukku.fi Oy:tä (jäljempänä myös Vannetukku) jatkamasta Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin suojaaman tavaramerkin numero 955419, EU-tavaramerkin numero 91884 ja suomalaisen tavaramerkin numero 25184 loukkausta Suomessa maahantuomalla, maastaviemällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä BMW:n asiakirjatodisteista 9, 18, 25–27, 30 ja 32 ilmenevällä tunnuksella "Blaukreuz" sekä toistamasta loukkausta;
2. velvoittaa Vannetukun suorittamaan BMW:lle kohtuullisena hyvityksenä BMW:n tavaramerkkioikeuksia loukkaavan tunnuksen käyttämisestä 56.250 euroa ja suorittamaan BMW:lle korvauksena tavaramerkkioikeuksien loukkauksella aiheuttamasta vahingosta 44.750 euroa, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tuomion antamisesta;
3. kieltää Vannetukkua jatkamasta rekisteröidyn yhteisömallin numero 002591453-0001 loukkausta Suomessa maahantuomalla, maastaviemällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä BMW:n asiakirjatodisteista 9, 27 ja 32 ilmenevää Mi6-vannetta sekä toistamasta loukkausta;
4. velvoittaa Vannetukun suorittamaan BMW:lle kohtuullisena korvauksena BMW:n mallioikeutta loukkaavan vannemallin käyttämisestä 5.750 euroa ja suorittamaan BMW:lle korvauksena mallioikeuden loukkauksella aiheuttamasta vahingosta 5.750 euroa, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tuomion antamisesta;
5. määrää, että kaikki Vannetukun hallussa tai määräysvallassa olevat kohdan 1 mukaisella loukkaavalla tunnuksella varustetut tuotteet on muutettava siten, että tavaroista poistetaan loukkaava tunnus tai jos se ei ole mahdollista, ne on hävitettävä, ja että kaikki Vannetukun hallussa olevat tai määräysvallassa olevat kohdan 3 mukaiset loukkaavat vannemallit on hävitettävä;
6. määrää, että Vannetukun hallussa tai määräysvallassa oleva markkinointimateriaali, joka sisältää kohdan 1 mukaisen loukkaavan tunnuksen tai kohdan 3 mukaisen loukkaavan vannemallin on muutettava siten, että materiaalista poistetaan loukkaava tunnus tai loukkaava vannemalli tai jos se ei ole mahdollista, materiaali on hävitettävä;
7. kieltää Vannetukkua 200.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se käyttää vanteiden markkinoinnissa ja myynnissä mallinimityksiä Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 tai Sport-M tai muita vastaavia mallinimityksiä, jotka ovat sekoitettavissa BMW:n M-mallisarjan mallinimityksiin tai joilla luodaan mielleyhtymä BMW:hen tai sen mallinimityksiin tarkoituksena hyötyä BMW:n ja sen mallinimitysten maineesta;
8. velvoittaa Vannetukun esittämään viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa kirjanpitolain edellyttämät tositteet kaikista Suomessa loukkaavalla tunnuksella ostetuista ja myydyistä sekä maastaviedyistä loukkaavista vannemalleista, tai vaihtoehtoisesti sellaisen muun kirjanpitoaineiston, josta voidaan todeta kyseisten tuotteiden ostajat, kokonaisosto- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat; ja
9. toissijaisesti, mikäli vaatimus 8 tulee hylätyksi tai Vannetukku ei esitä vaadittuja tietoja vapaaehtoisesti, määrää Vannetukun antamaan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 a §:n mukaiset tarpeelliset tiedot.
Lisäksi Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut viivästyskorkoineen myöhemmin vahingonkorvausvaatimusten käsittelyn yhteydessä esitettävällä määrällä.
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on myös varannut oikeuden täydentää vaatimuksiaan 2 ja 4 kohtuullisen hyvityksen, kohtuullisen korvauksen ja aiheutuneen vahingon määrien osalta saatuaan asiakirjan esittämistä koskevan vaatimuksensa 8 tai toissijaisen vaatimuksensa 9 mukaiset tiedot vannetukku.fi Oy:ltä.
Perusteet
Tavaramerkkioikeuden loukkaus
Vannetukun käyttämä kuviotunnus "Blaukreuz" aiheuttaa sekaannusvaaran BMW:n kannevaatimuksessa 1 mainittuihin rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Sekaannusvaara sisältää myös vaaran Vannetukun tunnuksen ja BMW:n tavaramerkkien välisestä mielleyhtymästä.
BMW:n tavaramerkkien rekisteröinnit kattavat luokassa 12 muun muassa ajoneuvot ja Vannetukku on käyttänyt tunnustaan vanteille ja vanteisiin kuuluville keskimerkeille. Asianosaisten merkkien käsittämät tavarat ovat siten samoja tai erittäin samankaltaisia.
Vannetukun käyttämä tunnus on erittäin samankaltainen BMW:n tavaramerkkien kanssa. Se, että Vannetukku käyttää joissakin yhteyksissä tunnuksensa kanssa sen ulkoasua kuvailevaa tekstiä "Blaukreuz Wheels", ei riitä poistamaan tunnuksen erittäin samankaltaista kokonaisvaikutelmaa verrattuna BMW:n tavaramerkkeihin. Kyseinen teksti ei edes esiinny Vannetukun markkinoimissa ja myymissä loukkaavissa tuotteissa.
Ottaen huomioon tavaroiden samuus tai erittäin korkea samankaltaisuuden aste sekä BMW:n tavaramerkkien erityisen vahva erottamiskyky, Vannetukun vanteiden ja vanteisiin kuuluvien keskimerkkien markkinointi ja myynti tunnuksella "Blaukreuz" aiheuttaa sen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että Vannetukun markkinoimat tavarat ovat peräisin BMW:ltä tai että Vannetukun ja BMW:n välillä on jonkinlainen taloudellinen yhteys.
Sekaannusvaaraa lisää entisestään Vannetukun ainakin verkkosivuillaan käyttämät sloganit "WHEELS FOR BMW" ja "FELGEN FÜR BAYERISCHE AUTOS". Sana Bayerische sisältyy BMW:n toiminimeen ja BMW tunnetaan baijerilaisena automerkkinä. Näin ollen myös kokonaisuutena arvioiden Vannetukun käyttämän tunnuksen ja BMW:n tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
Vannetukun käyttämä tunnus "Blaukreuz" aiheuttaa myös mielleyhtymän BMW:n laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin tavaraluokassa 12.
Vannetukun vetoama EU-tavaramerkki numero 012753497, joka on BMW:n tavaramerkkeihin nähden myöhempi merkki, ei vaikuta nyt kysymyksessä olevaan tavaramerkkiloukkauksen arviointiin, koska myöhemmän tavaramerkin omistaminen ei tuota positiivista oikeutta käyttää merkkiä tai poista aikaisemman merkin loukkausta.
Joka tapauksessa Vannetukun käyttämä tunnus "Blaukreuz" loukkaa BMW:n laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa. BMW-logo on rekisteröity ensimmäisen kerran Saksassa jo vuonna 1917. Nykyisin BMW-logo on suojattu lukuisin tavaramerkkirekisteröinnein maailmanlaajuisesti, mukaan lukien kannevaatimuksessa 1 todetuin tavaramerkein. BMW-merkkisten autojen vuosittaiset myyntimäärät ovat merkittävät. BMW:n kuuluminen maailman tunnetuimpien, arvokkaimpien ja hyvämaineisimpien brändien joukkoon on todettu useissa tutkimuksissa ja arvioinneissa. BMW-logon tunnettuus on todettu myös useissa tuomioistuinratkaisuissa eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
Vannetukun käyttämän merkin "Blaukreuz" voidaan katsoa merkitsevän laajalti tunnettujen BMW:n tavaramerkkien erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ja olevan haitaksi niiden erottamiskyvylle ja maineelle.
Mallioikeuden loukkaus
Vannetukun Mi6-vanne on identtinen kopio BMW:n rekisteröidystä yhteisömallista numero 002591453-0001. Vannetukku on kopioinut BMW:n rekisteröidyn yhteisömallin sen kaikkia yksityiskohtia myöten. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) mitätöintiosasto on käytännössä vahvistanut tämän 7.2.2017 tekemässään lainvoimaisessa ratkaisussa, jossa se on mitätöinyt Vannetukun kanssa samaan konserniin kuuluvan Paalupaikka Oy:n yhteisömallin numero 002589663-0003 rekisteröinnin. Ratkaisussa on katsottu, että malli oli jo tullut julkiseksi ennen kuin Paalupaikka Oy haki mallin rekisteröintiä, sillä BMW oli julkistanut kyseisen mallin aikaisemmin. Kyseessä oleva BMW:n aiempi malli rekisteröitiin sittemmin BMW:n kanteen perusteena olevana yhteisömallina numero 002591453-0001.
Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
BMW:llä on korkean suorituskyvyn omaavien autojen mallisarja, jonka tunnuksena on käytetty 1970-luvulta lähtien ja käytetään edelleen kirjainta M, joka tulee sanasta Motorsport. M-mallisarjaan on aiemmin kuulunut esimerkiksi M1-automalli ja nykyään siihen kuuluu M2, M3, M4, M5, M6, X5 M ja X6 M -automallit. M-mallisarjan nimitykset ovat omaperäisiä, eivätkä muut autonvalmistajat käytä vastaavia mallinimityksiä. Pitkän ja laajan käytön johdosta edellä mainitut M-kirjaimen sisältävät mallinimitykset yhdistetään BMW:hen ja sen korkean suorituskyvyn omaaviin automalleihin ja ne ovat tunnettuja ja maineikkaita nimenomaan BMW:n automallien nimityksinä.
BMW:llä on myös i-mallisarja, johon kuuluva i3-malli tuotiin Euroopassa ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 2013 ja i8-malli vuonna 2014. Kyseiset mallit ovat saaneet Suomessa julkisuutta myös ennen niiden tuomista Suomen markkinoille, mikä i8-mallin osalta tapahtui vuonna 2015 ja i3-mallin osalta vuonna 2016. Laajan käytön ja julkisuuden johdosta edellä mainitut i-kirjaimen sisältävät mallinimitykset yhdistetään BMW:hen ja ne ovat tunnettuja ja maineikkaita nimenomaan BMW:n automallien nimityksinä.
Vannetukku on käyttänyt markkinoimiensa ja myymiensä vanteiden yhteydessä ainakin mallinimityksiä Mi4, Mi5, Mi6, Mi7 ja Mi8 (myös muodossa MI5, MI6, MI7, MI8) sekä Sport-M. Kyseiset Vannetukun käyttämät mallinimitykset jäljittelevät orjallisesti BMW:n omaperäisiä ja tunnettuja M-mallisarjan mallinimityksiä. Kyseinen menettely on omiaan aiheuttamaan sekaannuksen vaaraa. Sekaannuksen vaaraa korostaa se, että Vannetukku on käyttänyt mallinimityksiä vanteiden myynnissä ja markkinoinnissa samalla, kun se on käyttänyt edellä esitetyllä tavalla BMW:n tavaramerkkien kanssa hyvin samankaltaista tunnusta "Blaukreuz" ja muita BMW:hen viittaavia elementtejä, kuten esimerkiksi ilmaisua "FELGEN FÜR BAYERISCHE AUTOS".
Mikäli sekaannuksen vaaraa ei olisi, Vannetukun käyttämistä edellä todetuista mallinimityksistä joka tapauksessa aiheutuu mielleyhtymä BMW:n M-mallisarjaan ja sen mallinimityksiin. Vannetukulla ei ole ollut mitään syytä ryhtyä käyttämään markkinoimiensa ja myymiensä vanteiden yhteydessä nimityksiä, jotka ovat niin lähellä BMW:n tunnettuja ja maineikkaita mallinimityksiä. Vannetukku on ottanut kyseiset mallinimitykset käyttöön tietoisesti tarkoituksenaan luoda mielleyhtymä BMW:hen ja sen tunnettuihin ja maineikkaisiin mallinimityksiin ja hyötyä niihin liittyvästä maineesta ja goodwill-arvosta. Vannetukku on hyödyntänyt hyvän liiketavan vastaisella ja sopimattomalla tavalla BMW:n ja sen mallimerkintöjen mainetta.
Vaaditut korvaukset
Vannetukku on toiminut vähintäänkin tuottamuksellisesti loukatessaan BMW:n tavaramerkkejä ja mallia. Ottaen huomioon BMW:n tunnettuus Vannetukku on varmasti ollut tietoinen BMW:n tavaramerkkioikeuksien loukkauksesta valitessaan tunnusta vanteilleen ja keskimerkilleen. Kun Vannetukun loukkaava vannemalli on yksityiskohtainen kopio BMW:n rekisteröidystä mallista, Vannetukku on varmasti ollut tietoinen mallin kuulumisesta BMW:lle jo mallin julkaisemisesta joulukuusta 2013 lukien.
Arvion mukaan Vannetukku on myynyt yhteensä 3.500 kappaletta vanteita "Blaukreuz"-tunnuksella. Lisäksi arvion mukaan Vannetukku on myynyt yhteensä 20.000 kappaletta "Blaukreuz"-keskimerkkejä.
Myytävien "Blaukreuz"-vanteiden arvonlisäveroton keskihinta on ollut noin 115 euroa, ja erikseen myytävien "Blaukreuz"-keskimerkkien arvonlisäveroton hinta on ollut 8 euroa. Tästä seuraa, että vanteiden tuottaman liikevaihdon voidaan arvioida olevan 402.500 euroa ja että keskimerkkien tuottaman liikevaihdon voidaan arvioida olevan 160.000 euroa. Kun BMW:n erittäin tunnetun ja arvostetun tavaramerkin loukkauksen osalta kohtuullisen lisenssimaksun suuruus on 10 prosenttia tuotteiden tuottamasta liikevaihdosta, tästä seuraa, että tavaramerkkiloukkaukseen perustuvan kohtuullisen hyvityksen määrä on 56.250 euroa.
Arvion mukaan edellä todetuista Vannetukun myymistä vanteista 500 kappaletta on ollut Mi6-vanteita. Niiden tuottama liikevaihto noin 115 euron arvonlisäverottomalla keskihinnalla on ollut 57.500 euroa. Kun otetaan huomioon myös kohtuullisen lisenssimaksun suuruus 10 prosenttia, mallioikeuden loukkaukseen perustuvan kohtuullisen korvauksen määrä on 5.750 euroa.
Vannetukun menettely on aiheuttanut haittaa BMW:n tavaramerkkien erottamiskyvylle ja maineelle sekä heikentänyt niiden goodwill-arvoa. Lisäksi Vannetukun menettely on vähentänyt BMW:n myyntiä ja BMW:lle on siten aiheutunut vahinkoa myös saamatta jääneen voiton myötä. Vahingonkorvauksen määrä on laskettavissa Vannetukun saaman perusteettoman voiton perusteella.
Arvion mukaan Vannetukun saama voitto on noin 20 prosenttia kunkin vanteen ja keskimerkin tuottamasta liikevaihdosta. Kun otetaan huomioon edellä todetut arvioidut myyntimäärät sekä liikevaihto vanteelta ja keskimerkiltä, voitto Mi6-vanteiden osalta on 11.500 euroa, muiden "Blaukreuz"-vanteiden osalta 69.000 euroa ja "Blaukreuz"-keskimerkkien osalta 32.000 euroa. Kun näistä määristä vähennetään edellä todetut mallioikeuden loukkauksen mukainen kohtuullinen korvaus 5.750 euroa ja tavaramerkkioikeuden loukkauksen mukainen kohtuullinen hyvitys 56.250 euroa, vahingonkorvauksen määrä mallioikeuden loukkauksen osalta on 5.750 euroa ja tavaramerkkioikeuden loukkauksen osalta 44.750 euroa.
Vastaus
Vaatimukset
Vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin kanteen.
Lisäksi vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin korvaamaan vannetukku.fi Oy:n oikeudenkäyntikulut 9.375 eurolla, mikä määrä muodostuu yksin palkkiosta, ja sen asianosaiskulut 2.000 eurolla eli yhteensä 11.375 eurolla viivästyskorkoineen.
Perusteet
Väitetty tavaramerkkioikeuden loukkaus
Vannetukulle on rekisteröity EU-tavaramerkki numero 012753497 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio). Mainittu EU-tavaramerkki ei ole visuaalisesti, käsitteellisesti eikä foneettisesti sekoitettavissa BMW:n tavaramerkkeihin. Koska Vannetukulla on oikeus käyttää EU-tavaramerkkiään tuotteidensa ja palvelujensa tunnuksena kaikkialla Euroopan unionin alueella, BMW:n tavaramerkkioikeuden loukkaukseen perustuvat vaatimukset on hylättävä. BMW ei myöskään ole tosiasiallisesti käyttänyt Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä numero 955419. Kyseinen tavaramerkki ei ole, toisin kuin kaksi muuta loukatuiksi väitettyä tavaramerkkiä, laajalti tunnettu vaan päinvastoin tuntematon.
Mikäli kannevaatimus 1 hyväksytään, Vannetukulla ei ole ollut huomauttamista kannevaatimusten 5 ja 6 hyväksymisen osalta vastaavilta osin.
Väitetty mallioikeuden loukkaus
Vannetukku on myöntänyt mallioikeuden loukkauksen mutta kiistänyt kannevaatimuksen 3 BMW:ltä puuttuvan oikeussuojan tarpeen vuoksi. Mikäli kannevaatimus 3 hyväksytään, Vannetukulla ei ole ollut huomauttamista kannevaatimusten 5 ja 6 hyväksymisen osalta vastaavilta osin.
Koska Vannetukulla on aikanaan ollut Paalupaikka Oy:n yhteisömalliin numero 002589663-0003 perustuen etuoikeus suhteessa BMW:n yhteisömalliin numero 002591453-0001, BMW:n mallioikeuden loukkaukseen perustuvat korvausvaatimukset on hylättävä.
Väitetty sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
BMW:llä ei ole tavaramerkki- tai muutakaan suojaa tunnuksille M tai M5 saati tunnuksille Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 ja Sport-M.
Vastaajataholla on EU-tavaramerkit numero 014056287 Mi4, numero 014053342 Mi5, numero 014056329 Mi6, numero 014056352 Mi7 ja numero 014053433 Mi8. Vannetukulla on tavaramerkkilainsäädäntöön perustuva oikeus käyttää edellä mainittuja tavaramerkkejä tuotteidensa ja palvelujensa tunnuksena. Vannetukun menettely ei ole ollut BMW:n väittämin tavoin sopimatonta.
Vannetukku on tuonut markkinoinnissaan nimenomaisesti ja selvin sanoin esille, että sen Blaukreuz-vanne ei ole autonvalmistajan alkuperäinen vanne vaan autoon yhteensopiva tuote. Mitään sekaannusta tuotteen valmistajasta tai Vannetukun yhteydestä BMW:hen ei ole voinut syntyä, kun asiasta on ollut nimenomainen maininta.
Todistelu
Asiakirjatodistelu
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
1. BMW; Saksan kansallinen tavaramerkkirekisteröinti vuodelta 1917
2. BMW; Suomen kansallinen tavaramerkkirekisteröinti vuodelta 1951
3. BMW; CTM-rekisteröinti vuodelta 1996
4. BMW; CTM-rekisteröinti vuodelta 2007 (ilman BMW tekstiä)
5. Forbes-lehden verkkosivut: artikkeli “The Word’s Most Valuable Brands", vierailtu 16.9.2015
6. BMW:n yhteisömallirekisteröinti numero 002591453-0001
7. Tuloste koskien Tuulilasi-lehden "Merkkien merkki 2014" tutkimusta
8. Tuloste Taloussanomien artikkelista "Tässä Suomen halutuimmat työsuhdeautot" vuodelta 2014
9. Tuloste verkkosivuilta vannetukku.fi: Blaukreuz Mi6 -vanne, vierailtu 16.9.2015
10. Tuloste verkkosivuilta vannetukku.fi: "BMW alkuperäinen keskimerkki aluvanteeseen", vierailtu 18.9.2015
11. Tuloste verkkosivuilta vannetukku.fi, vierailtu 31.7.2015
12. Tuloste vannetukku.fi Oy:n kansainväliseltä verkkosivulta www.tyrelia.com ruotsin kielellä, vierailtu 18.9.2015
13. Tuloste vannetukku.fi Oy:n kansainväliseltä verkkosivulta www.tyrelia.com eestin kielellä, vierailtu 18.9.2015
14. Tuloste vannetukku.fi Oy:n kansainväliseltä verkkosivulta www.tyrelia.com latvian kielellä, vierailtu 18.9.2015
15. Tuloste vannetukku.fi Oy:n kansainväliseltä verkkosivulta www.tyrelia.com liettuan kielellä, vierailtu 18.9.2015
16. Tuloste vannetukku.fi Oy:n kansainväliseltä verkkosivulta www.tvrelia.com liettuan kielellä; haku "M5", vierailtu 18.9.2015
17. Whois-informaatio domain-nimestä tyrelia.com, vierailtu 18.9.2015
18. Tuloste "Wheels for BMW" verkkosivuilta vannetukku.fi, vierailtu 14.1.2015
19. Iltalehden artikkeli "TOP30: Tässä ovat Suomen myydyimmät autot" 7.1.2015
20. Wikipedia-artikkeli "BMW M", vierailtu 16.10.2015
21. BMW:n Suomen myynnissä olevat M-sarjan autot; verkkosivut bmw.fi, vierailtu 16.10.2015
22. Iltalehden artikkeli "Kaksi BMW i8:aa Suomeen" 29.4.2015
23. Iltalehden artikkeli "BMW i8 – Hämmentävä katsemagneetti" 5.6.2015
24. Tuloste verkkosivuilta vannetukku.fi: Mi3-vanne, vierailtu 16.10.2015
25. Tuloste verkkosivuilta vannetukku.fi: Mi4-vanne, vierailtu 16.10.2015
26. Tuloste verkkosivuilta vannetukku.fi: Mi5-vanne, vierailtu 16.10.2015
27. Tuloste verkkosivuilta vannetukku.fi: Mi6-vanne, vierailtu 16.10.2015
28. Rekisteritiedot koskien vannetukku.fi Oy:n EU-tavaramerkkiä numero 012753497, vierailtu 12.4.2016
29. Tuloste BMW:n verkkosivuilta: artikkeli "The new BMW M3 Sedan and new BMW M4 Coupe", julkaistu 12.12.2013
30. Tuloste verkkosivuilta vannetukku.fi koskien vannetta Blaukreuz Mi7 Black 8.5x19 jako: 5x120 ET:35, vierailtu 13.4.2016, ja tuloste rekisteritiedoista koskien BMW:n yhteisömallirekisteröintiä numero 000090410-0007, vierailtu 13.4.2016
31. Euroopan unionin tuomioistuimen 18.3.2016 antama tuomio asiassa C-252/12, BMW:n EU-tavaramerkkejä numero 91835, numero 91884 ja numero 1210187 koskevia rekisteritietoja, vierailtu 14.4.2016 sekä tuloste verkkosivuilta bmw.fi, vierailtu 14.4.2016
32. Kuvakaappauksia verkkosivuilta vannetukku.fi 30.12.2016 ja 4.1.2017
33. Otteita BMW:n vuosikertomuksista 2010 ja 2015
34. Otteita BMW:n historiasta verkkosivuilta bmwgroup.com, vierailtu 18.1.2017
35. Kuvia BMW-logosta
36. Autoalan tiedotuskeskuksen autokantatilastot 31.12.2013 ja 31.12.2014
37. Ote raportista Nielsen Media Research (salassapidettävä)
38. Esimerkkejä BMW:n mainoksista
39. Kooste BMW:n printtimainonnasta Saksassa vuosina 2008–2015 (salassapidettävä)
40. Kooste BMW:n tv- ja ulkomainonnasta Saksassa vuosina 2008–2015 (salassapidettävä)
41. Kooste BMW:n printtimainonnasta Ranskassa vuosina 2008–2015 (salassapidettävä)
42. Kooste BMW:n tv-mainonnasta Ranskassa vuosina 2008–2015 (salassapidettävä)
43. Kooste BMW:n printtimainonnasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2008–2015 (salassapidettävä)
44. Kooste BMW:n tv-mainonnasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2008–2015 (salassapidettävä)
45. Otteita BMW:n markkinatutkimusten tuloksista Saksassa vuosina 2008–2012 ja 2014 (salassapidettävä)
46. Otteita BMW:n markkinatutkimusten tuloksista Ranskassa vuosina 2008–2013 (salassapidettävä)
47. Otteita BMW:n markkinatutkimusten tuloksista Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2008–2013(salassapidettävä)
48. Otteita BMW:n markkinatutkimusten tuloksista Italiassa vuosina 2008–2013 (salassapidettävä)
49. Forbes-lehden artikkeli “The World's Most Reputable Companies" vuodelta 2012
50. Otteita Interbrandin raporteista "Best Global Brands" vuosilta 2008–2015
51. Otteita Millward Brownin raporteista “Top 100 Most Valuable Global Brands" vuosilta 2008–2015
52. Otteita verkkosivuilta bmw.fi ja bmw.com, 16.1.2017
53. Wikipedia-artikkeli "BMW i", vierailtu 16.1.2017
54. Suomalaisia lehtiartikkeleita vuodesta 2011 lähtien koskien BMW:n i-mallisarjaa
55. BMW:n kieltokirjeet vannetukku.fi Oy:lle 11.2.2015 ja 28.4.2015
56. Otteita verkkosivuilta bmw.fi; M ja M-Performance (2015)
57. Otteita verkkosivuilta bmw.com; M Performance ja M Sport Package (2015)
58. M- ja M Performance -lisävaruste-esite Suomi 1-2016
59. BMW:n myyntimääriä koskeva lausunto 12.10.2017 (salassapidettävä)
60. BMW:n liikevaihtomääriä koskeva lausunto 12.10.2017 (salassapidettävä)
61. BMW:n markkinointi-investointeja koskeva lausunto 12.10.2017 (salassapidettävä)
62. Kuvakaappauksia verkkosivuilta bmw.fi; esitteet ja hinnastot, vierailtu 30.10.2017
63. BMW:n esite “M2" vuodelta 2015
64. BMW:n esite "M3 ja M4" vuodelta 2015
65. BMW:n esite "M6" vuodelta 2015
66. BMW:n esite "X5 M ja X6 M" vuodelta 2014
67. Esimerkkejä BMW:n M-mallisarjan hinnastoista Suomessa vuosilta 2014–2016
68. Kooste BMW:n Suomeen toimittamien M-mallien painettujen esitteiden määristä vuosina 2010–2015
69. Esimerkkejä BMW:n M-mallisarjan Facebook-mainonnasta Suomessa
70. Esimerkkejä BMW:n markkinointitapahtumista Suomessa vuosina 2013 ja 2014
71. Esimerkkejä BMW:n M-mallisarjaa ja -malleja koskevista uutisista ja artikkeleista Suomesta vuodesta 2008 lähtien
72. Saksassa vuonna 2010 tehty markkinatutkimus "M" ja sen englanninkielinen käännös
73. Ruotsin Motorbranschens Riksförbundin lausunto 12.6.2009
74. Verkkosivujen bmw.fi BMW i8 -mallin esittely vuodelta 2014
75. Google-hakukonehaku "i8"
76. Esimerkkejä BMW i8 -mallin hinnastoista Suomessa vuosilta 2015 ja 2016
77. Esimerkkejä BMW i8 -mallia koskevista uutisista ja artikkeleista Suomesta vuodesta 2013 lähtien
78. Esimerkkejä BMW i8 -mallin Facebook-mainonnasta Suomessa
Vannetukku.fi Oy
1. Ote Vannetukun Blaukreuz-markkinoinnista
2. EUIPO, Cancellation Division, ratkaisu 1.3.2017, Cancellation 11 731 C
3. EUIPO, The Boards of Appeal, ratkaisu 26.2.2018 asiassa R 825/2017-2
4. EUIPO, rekisteröintitodistukset tavaramerkeistä Mi4, Mi5, Mi6, Mi7 ja Mi8
5. EUIPO, ratkaisu 23.8.2016, Opposition No B 2 557 976
6. EUIPO, rekisteröintitodistus 3.12.2014 mallioikeudesta numero 002589663-0003
Katselmusesine
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
1. Vannetukun Mi6-vanne, ostettu lokakuussa 2015
Markkinaoikeuden ratkaisu
Perustelut
1 Asioiden käsitteleminen samassa oikeudenkäynnissä
1. Markkinaoikeus on valmistelun kuluessa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla päättänyt käsitellä nyt kysymyksessä olevan teollisoikeudellisen riita-asian (dnro 2015/758) ja markkinaoikeudellisen asian (dnro 2015/759) samassa oikeudenkäynnissä.
2 Tavaramerkkioikeuden loukkaus
2.1 Asianosaisten tunnukset
2. BMW:n kannevaatimuksessa 1 tarkoitettu sen Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 955419 on seuraava:
Kansainväinen rekisteröinti numero 955419
3. BMW:n kannevaatimuksessa 1 tarkoitettu sen EU-tavaramerkki numero 91884 on seuraava:
EU-tavaramerkki numero 91884
4. BMW:n kannevaatimuksessa 1 tarkoitettu sen kansallinen tavaramerkki numero 25184 on seuraava:
Kansallinen tavaramerkki numero 25184
5. BMW:n kannevaatimuksessa 1 tarkoitettu Vannetukun käyttämä tunnus "Blaukreuz" on seuraava:
Tunnus "Blaukreuz"
6. Vannetukun puolustukseen vetoama sen EU-tavaramerkki numero 012753487 on seuraava:
EU-tavaramerkki numero 012753487
7. BMW:n edellä todetut rekisteröidyt tavaramerkit kattavat luokassa 12 muun muassa erilaisia ajoneuvoja ja niiden osia. Asianosaisten esittämän ja asiassa esitetyn todistelun perustella on selvää, että Vannetukku on käyttänyt tunnustaan "Blaukreuz" elinkeinotoiminnassaan autojen vanteille ja vanteisiin kuuluville keskimerkeille.
2.2 Oikeudelliset lähtökohdat
8. Asiassa tulee sovellettavaksi loukatuksi väitettyyn tavaramerkkiin numero 25184 liittyen kansallinen tavaramerkkilainsäädäntö sekä loukatuksi väitettyihin tavaramerkkeihin numerot 955419 ja 91884 liittyen Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö.
9. BMW:n mukaan väitetyt tavaramerkkioikeuksien loukkaukset ovat alkaneet ennen kanteen vireille tuloa vuonna 2015 ja jatkuvat edelleen.
10. Lain ajallisen soveltamisen osalta markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkien väitettyä loukkausta on arvioitava sen väitettynä ajankohtana kulloinkin voimassa olleen lain nojalla. Tavaramerkkilakia on muutettu 1.9.2016 alkaen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antama asetus (EU) 2017/1001 Euroopan unionin tavaramerkistä (jäljempänä EU-tavaramerkkiasetus), jolla on korvattu aiempaa unionioikeudellista sääntelyä, on tullut sovellettavaksi 1.10.2017 alkaen. Sillä, että tässä asiassa tulee sovellettavaksi riippuen väitetyn loukkauksen ajankohdasta kansallisia ja unionioikeudellisia tavaramerkkisäännöksiä sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa ennen ja jälkeen edellä todettujen lainsäädännöllisten muutosten, ei ole merkitystä asian arvioinnin lopputuloksen kannalta, koska muutokset eivät ole olleet nyt sovellettaviksi tulevin osin olennaisia. Todetusta seuraa myös se, että markkinaoikeus katsoo tässä ratkaisussa riittäväksi kuvata tavaramerkkilain säännöksiä vain sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1.9.2016 alkaen ja 1.10.2017 alkaen sovellettavaksi tulleita EU- tavaramerkkiasetuksen säännöksiä.
11. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
12. Tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentin mukaan käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin (kohta 1), tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen (kohta 2), tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi (kohta 3), merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa markkinoinnissa (kohta 4) ja merkin muu vastaava käyttäminen (kohta 5). Pykälän 4 momentin mukaan edellä 3 momentissa tarkoitetuksi merkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan myös suullinen käyttäminen.
13. Tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.
14. EU-tavaramerkkiasetuksen 129 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.
15. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
16. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaan edellä 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun ohessa erityisesti tunnuksen paneminen tavaroihin tai tavaroiden päällyksiin (alakohta a), tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen (alakohta b), tavaroiden maahantuonti tai maastavienti tunnusta käyttäen (alakohta c), tunnuksen käyttö toimi- tai liikenimenä taikka toimi- tai liikenimen osana (alakohta d) ja tunnuksen käyttö liikeasiakirjoissa ja mainonnassa (alakohta e).
17. EU-tavaramerkkiasetuksen 130 artiklan 1 kohdan mukaan, jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan. Artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi myös käyttää sovellettavan lainsäädännön mukaisesti saatavilla olevia toimenpiteitä tai määräyksiä, jotka se katsoo tapaukseen liittyvien olosuhteiden perusteella aiheellisiksi.
18. Tavaramerkkilain 41 §:n 1 momentin mukaan sen vaatimuksesta, jonka oikeutta tavaran tunnusmerkkiin on loukattu, tuomioistuin voi, mikäli kohtuulliseksi havaitaan, määrätä, että tunnusmerkki, joka oikeudettomasti on pantu tavaraan, päällykseen, mainoslehtiseen, liikeasiakirjaan tai muuhun sellaiseen, on poistettava tai niin muutettava, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jollei tällainen toimenpide ole muutoin toteutettavissa, määrättäköön merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyin tavoin muutettavaksi. Tällöin tuomioistuin myös voi, vaatimuksesta, määrätä omaisuuden korvauksesta luovutettavaksi loukatulle.
2.3 Yleistä sekaannusvaaran arvioinnista
19. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien välillä on sekaannusvaara, jos kohdeyleisö saattaa erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä eli luulla, että aikaisemman tavaramerkin kattamat ja myöhemmällä tavaramerkillä markkinoidut tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa taloudellisesti liittyvistä yrityksistä. (ks. esim. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 26 ja 29 kohta sekä tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 17 kohta).
20. Sekaannusvaaran arvioinnissa on kysymys kokonaisarvioinnista, jossa on otettava huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät. Huomioon tulee ottaa merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat sekä erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sekaannusvaaran on vakiintuneesti katsottu olevan sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on ja mitä samankaltaisempia ovat merkkien tarkoittamat tavarat tai palvelut (ks. esim. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 16–21 kohta).
21. Arvioitaessa tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja siinä on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. esim. tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta sekä tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 kohta).
22. Asiassa ei ole riitautettu sitä, että asiaosaisten vertailtavien Vannetukun käyttämän tunnuksen ja BMW:n tavaramerkkien välillä on niin sanottu tavarayhteys. Ajoneuvojen ja niihin liittyvien tavaroiden osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista, jotka ovat ajoneuvojen omistajia tai haltijoita taikka sellaisiksi aikovia. Kun puheena olevat tavarat eivät ole päivittäistavaroita ja kun ne voivat olla kalliita, mainitun kohdeyleisön tarkkaavaisuuden aste on tavanomaista korkeampi.
23. BMW:n kannevaatimus 1 ei sisällä väitettä siitä, että Vannetukku loukkaisi BMW:n tavaramerkkejä käyttämällä edellä kohdassa 6 kuvattua EU-tavaramerkkiään numero 012753487 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio). Näin ollen tässä asiassa ei ole syytä tai edes edellytyksiä arvioida sekaannusvaaraa suhteessa tähän tavaramerkkiin.
24. Sitä vastoin asiassa tulee vertailtaviksi edellä kohdassa 5 kuvattu Vannetukun käyttämä tunnus "Blaukreuz" ja loukatuiksi väitetyt edellä kohdissa 2–4 kuvatut BMW:n tavaramerkit. Asiassa esitetyn todistelun perusteella on selvää, että Vannetukku on käyttänyt puheena olevaa tunnustaan sellaisenaan markkinoimissaan vanteiden keskimerkeissä sekä niiden ja vanteidensa markkinoinnissa.
2.4 Tunnuksen "Blaukreuz" vertailu tavaramerkkiin numero 955419
25. Vannetukku on väittänyt, että BMW ei ole tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiään numero 955419. Tältä osin markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että tavaramerkkioikeuden loukkauksen arvioinnin kannalta merkityksellistä ei lähtökohtaisesti ole loukatuksi väitetyn tavaramerkin käyttö vaan sen rekisteröinti.
26. Toiseksi markkinaoikeus toteaa, että käyttöön perustuva erottamiskyky ei välttämättä edellytä sitä, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä on käytetty itsenäisesti ja että sekaannusvaaran arvioinnissa merkityksellisen erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata myös sekä käytöstä rekisteröidyn tavaramerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näissä kahdessa tapauksessa on tämän käytön osalta riittävää, että kohdeyleisössä tiedetään kyseessä olevalla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 27 ja 30 kohta).
27. Asiassa esitetyn todistelun perusteella BMW:n tavaramerkin numero 955419 käyttö on ollut laajaa kirjainosan BMW sisältävän sini-valko-mustan BMW-logon osana. Kohdeyleisön keskimääräisen edustajan voi katsoa tunnistavan kyseisen logon yksin kuvion perusteella eli myös sellaisessa havainnointitilanteessa, kun logon kuvio-osa on havainnoijan nähtävissä mutta sen kirjainosa tosiasiallisesti heikommin nähtävissä olevana ei. Todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että BMW:n yksin kuviosta ja väreistä muodostettu tavaramerkki numero 955419 on hyvin erottamiskykyinen.
28. Vannetukun käyttämän tunnuksen "Blaukreuz" ja BMW:n tavaramerkin numero 955419 ulkoasujen yhteneväisyyden osalta markkinaoikeus toteaa seuraavan. Molemmat merkit ovat pelkästä kuviosta koostuvia värillisiä merkkejä. Kumpikin merkkien kuvioista muodostuu kahdesta sisäkkäisestä ympyrästä ja sisemmän ympyrän kehältä keskustaan päin kapenevista kolmiomaisista sinisistä ja valkoisista kuvioista, joista vierekkäiset ovat eriväriset. Erona merkkien kuvioissa on lähinnä se, että Vannetukun tunnuksen kuvion sisempi ympyrä koostuu kahdeksasta osasta, joiden voi käsittää muodostavan viipaloitua piirakkaa tai pizzaa muistuttavan kuvion taikka ristin, ja koko kuvion muodostavan pyörintävaikutelmasta johtuen renkaan, kun taas BMW:n merkissä kuvion sisempi ympyrä koostuu neljästä osasta, joiden voi käsittää muodostavan edellä todetuista kuvioista lähinnä viipaloitua piirakkaa tai pizzaa muistuttavan kuvion. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että Vannetukun käyttämää tunnusta on pidettävä ulkoasun osalta jossain määrin samankaltaisena kuin BMW:n merkkiä.
29. Vertailtavien merkkien merkityssisältö on edellä esitetty huomioon ottaen vähäisessä määrin samankaltainen. Merkit eivät ole lausuntatavaltaan arvioitavissa.
30. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo kokonaisarvionaan, ottaen erityisesti huomioon vertailtavien merkkien ulkoasun samankaltaisuuden asteen, BMW:n merkin vahvan erottamiskyvyn ja niiden niin sanotun tavarayhteyden, että kohdeyleisö on saattanut luulla merkeillä tarjottujen tavaroiden olevan samaa kaupallista alkuperää tai mahdollisesti peräisin taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Näin ollen Vannetukun käyttämä tunnus "Blaukreuz" aiheuttaa sekaannusvaaran BMW:n tavaramerkkiin numero 955419.
2.5 Tunnuksen "Blaukreuz" vertailu tavaramerkkiin numero 91884
31. Vannetukun käyttämän tunnuksen "Blaukreuz" ja BMW:n tavaramerkin numero 91884 ulkoasujen yhteneväisyyden osalta markkinaoikeus toteaa seuraavan. Vannetukun tunnus koostuu pelkästä kuviosta, kun taas BMW:n merkki sisältää myös kolme kirjainta BMW. Erona merkeissä on myös se, että Vannetukun tunnus on värillinen ja BMW:n merkki mustavalkoinen. Kumpikin merkkien kuvioista muodostuu kahdesta sisäkkäisestä ympyrästä ja sisemmän ympyrän kehältä keskustaan päin kapenevista kolmiomaisista kuvioista, joista vierekkäiset ovat eriväriset. Erona merkkien kuvioissa on lähinnä se, että Vannetukun tunnuksen kuvion sisempi ympyrä koostuu kahdeksasta osasta, joiden voi käsittää muodostavan viipaloitua piirakkaa tai pizzaa muistuttavan kuvion taikka ristin, ja koko kuvion muodostavan pyörintävaikutelmasta johtuen renkaan, kun taas BMW:n merkissä kuvion sisempi ympyrä koostuu neljästä osasta, joiden voi käsittää muodostavan edellä todetuista kuvioista lähinnä viipaloitua piirakkaa tai pizzaa muistuttavan kuvion. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että Vannetukun käyttämää tunnusta on pidettävä ulkoasun osalta jossain määrin samankaltaisena kuin BMW:n merkkiä.
32. Vertailtavien merkkien merkityssisältö on edellä esitetty huomioon ottaen vähäisessä määrin samankaltainen. Johtuen BMW:n merkin tunnetusta kirjainosasta vertailtavat merkit ovat lausuntavaltaan erilaisia.
33. Merkkien välistä sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myös se, että BMW:n merkki on asianosaisten riidattomana pitämin tavoin laajalti tunnettu luokassa 12. BMW:n merkki on myös hyvin erottamiskykyinen.
34. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo kokonaisarvionaan, ottaen erityisesti huomioon vertailtavien merkkien ulkoasun samankaltaisuuden asteen, BMW:n merkin vahvan erottamiskyvyn ja vertailtavien merkkien niin sanotun tavarayhteyden, että kohdeyleisö on saattanut luulla merkeillä tarjottujen tavaroiden olevan samaa kaupallista alkuperää tai mahdollisesti peräisin taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Näin ollen Vannetukun käyttämä tunnus "Blaukreuz" aiheuttaa sekaannusvaaran BMW:n tavaramerkkiin numero 91884.
2.6 Tunnuksen "Blaukreuz" vertailu tavaramerkkiin numero 25184
35. Kuten edellä käsitelty BMW:n tavaramerkki numero 91884 myös sen tavaramerkki numero 25184 on asianosaisten riidattomana pitämin tavoin laajalti tunnettu luokassa 12. Myös jälkimmäinen merkki on hyvin erottamiskykyinen.
36. Kun lisäksi otetaan huomioon edellä mainittujen BMW:n tavaramerkkien varsin vähäiset erot, jotka koskevat merkkien sisemmän ympyräosan kolmiomaisten tummien osien esittämistä ja merkkien sanaosan kirjasintyyppiä, Vannetukun tunnuksen "Blaukreuz" sekaannusvaaraa suhteessa BMW:n tavaramerkkiin numero 25184 on arvioitava samalla tavoin kuin mihin Vannetukun tunnuksen "Blaukreuz" ja BMW:n tavaramerkin numero 91884 välisen sekaannusvaaran arvioinnin osalta edellä on päädytty. Todettu huomioon ottaen Vannetukun käyttämä tunnus "Blaukreuz" aiheuttaa sekaannusvaaran BMW:n tavaramerkkiin numero 25184.
2.7 Johtopäätös ja seuraamusten määrääminen
37. Edellä todetun perusteella Vannetukun käyttämä tunnus "Blaukreuz" aiheuttaa sekaannusvaaran BMW:n tavaramerkkeihin numerot 955419, 91884 ja 25184. Kun Vannetukku on käyttänyt mainittua tunnustaan markkinoimissaan vanteiden keskimerkeissä sekä niiden ja vanteidensa markkinoinnissa, se on loukannut BMW:n tavaramerkkioikeuksia. Asiaa ei ole perusteita arvioida toisin sen johdosta, että Vannetukulla on EU-tavaramerkki numero 012753487 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio), koska mainittu merkki ei tuo Vannetukulle merkin käyttöoikeutta, eikä varsinkaan oikeutta käyttää merkin yhtä osaa siten, että kyseinen osa aiheuttaa sekaannusvaaran toisen aiempiin tavaramerkkeihin.
38. Todettu huomioon ottaen BMW:n kannevaatimus 1 on hyväksyttävä. Kielto on määrätty tarkemmin tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.
39. Ottaen huomioon BMW:n kannevaatimuksen 1 menestyminen sekaannusvaaran arvioinnin perusteella asiassa ei ole tarpeen arvioida sen menestymistä väitetyn laajalti tunnettuuden perusteella.
40. Vannetukun esittämän mukaan, mikäli tavaramerkin loukkausta koskeva kieltomääräys annetaan, sillä ei ole huomauttamista kannevaatimusten 5 ja 6 hyväksymisen osalta vastaavilta osin. Todettu ja tavaramerkkilain 41 §:n 1 momentti huomioon ottaen markkinaoikeus hyväksyy myös kannevaatimukset 5 ja 6 siltä osin kuin ne liittyvät kannevaatimukseen 1.
3 Mallioikeuden loukkaus
3.1 Asian tausta
41. EUIPO:n mitätöintiosasto on 7.2.2017 tekemällään ratkaisulla mitätöinyt Vannetukun vetoaman 3.12.2014 haetun yhteisömallin numero 002589663-0003 rekisteröinnin. Ratkaisussa on katsottu, että malli oli jo tullut julkiseksi ennen kuin Paalupaikka Oy haki mallin rekisteröintiä, sillä BMW oli julkistanut kyseisen mallin aikaisemmin.
42. Edellä todettu mitätöity yhteisömalli on ollut identtinen kanteen perusteena olevan BMW:n 4.12.2014 haetun yhteisömallin numero 002591453-0001 kanssa.
43. Markkinaoikeuden pääkäsittelyssä Vannetukku on myöntänyt mallioikeuden loukkauksen mutta kiistänyt kannevaatimuksen 3 BMW:ltä puuttuvan oikeussuojan tarpeen vuoksi.
3.2 Sovellettavat säännökset
44. Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jäljempänä yhteisömalliasetus) 26 artiklassa säädetään mitättömyyden vaikutuksista. Mainitun artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallilla ei katsota alun perinkään olleen tässä asetuksessa säädettyjä vaikutuksia, jos se on julistettu mitättömäksi.
45. Yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan, jos yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin havaitsee loukkauskannetta tai loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta käsitellessään, että vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisömallia, se antaa vastaajaan kohdistuvan kieltomääräyksen jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisömallia, jollei ole erityistä syytä pidättyä kieltomääräyksen antamisesta. Artiklan 2 kohdan mukaan yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen on toteutettava sellaiset kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa, että 1 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä noudatetaan.
46. Mallioikeuslain 37 §:n 1 momentin mukaan sen vaatimuksesta, jonka mallioikeutta on loukattu, tuomioistuin voi, sen mukaan kuin katsotaan kohtuulliseksi, jatketun loukkauksen estämiseksi määrätä, että tavarat, jotka vastoin toisen mallioikeutta on valmistettu tai maahan tuotu tai esine, jonka käyttäminen sisältää mallioikeuden loukkauksen, on määrätyllä tavalla muutettava tai pantava talteen mallin jäljellä olevaksi suoja-ajaksi tai hävitettävä, taikka, jos kysymyksessä ovat luvattomasti valmistetut tai maahan tuodut tavarat, luovutettava loukatulle lunastusta vastaan.
3.3 Markkinaoikeuden arviointi ja seuraamusten määrääminen
47. Vannetukun vetoama yhteisömalli numero 002589663-0003 on julistettu mitättömäksi. Näin ollen ottaen huomioon yhteisömalliasetuksen 26 artiklan 1 kohdan rekisteröinnin voimassaololla aikanaan ei ole merkitystä arvioitaessa väitetyn mallioikeuden loukkauksen tapahtumista.
48. Kun mallioikeuden loukkauksen todetaan tapahtuneen, loukkauksen jatkaminen tulee pääsääntöisesti kieltää. Kannevaatimuksen 3 osalta on arvioitava, onko asiassa olemassa yhteisömalliasetuksessa tarkoitettu erityinen syy pidättyä kieltomääräyksen antamisesta. Unionin tuomioistuin on EU-tavaramerkin loukkausta koskeneessa asiassa todennut, ettei se, että vaara loukkauksen jatkumisesta ei ole ilmeinen tai vaara on muutoin vain rajallinen, ole erityinen syy olla antamatta kieltomääräystä (tuomio 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, 36 kohta). Unionin tuomioistuin on toisessa mallioikeutta koskevassa asiassa C-479/12, H. Gautzsch Großhandel viitannut yhteisömalliasetuksen 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun erityisen syyn käsitteen osalta edellä mainittuun tavaramerkkioikeutta koskevaan asiaan (tuomio 13.2.2014, EU:C:2014:75, 48 kohta). Markkinaoikeus katsoo, että erityistä syytä pidättyä kieltomääräyksen antamisesta ei ole perusteita arvioida eri tavoin EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkausta koskevissa asioissa.
49. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt erityistä syytä pidättyä kannevaatimuksen 3 mukaisen kieltomääräyksen antamisesta. Kielto on määrätty tarkemmin tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.
50. Vannetukun esittämän mukaan, mikäli mallioikeuden loukkausta koskeva kieltomääräys annetaan, sillä ei ole huomauttamista kannevaatimusten 5 ja 6 hyväksymisen osalta vastaavilta osin. Todettu ja mallioikeuslain 37 §:n 1 momentti huomioon ottaen markkinaoikeus hyväksyy myös kannevaatimukset 5 ja 6 siltä osin kuin ne liittyvät kannevaatimukseen 3.
4 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
4.1 Vannetukun markkinointi
51. Asiassa esitetyn todistelun perusteella Vannetukun verkkosivuilta myytäviä "aluvanteita" on ollut haettavissa automerkeittäin ja niitä on markkinoitu ainakin nimillä LeMans, Barzetta, Blaukreuz ja Melchior (BMW:n asiakirjatodiste 11).
52. Verkkosivujen vannekohtaisilla alasivuilla vanteita on tyypillisesti (esimerkiksi kootusti BMW:n asiakirjatodiste 32) markkinoitu esittämällä vanne, jonka keskimerkkinä on ollut esimerkiksi edellä kohdassa 5 kuvattu tunnus "Blaukreuz". Edelleen Blaukreuz-vanteiden osalta samassa yhteydessä on esitetty kohdassa 6 kuvattua EU-tavaramerkkiä mukaileva tunnus sanaosiltaan "BLAUKREUZ" ja "FELGEN FÜR BAYERISCHE AUTOS" tai "BLAUKREUZ" ja "WHEELS FOR BMW" (viimeksi mainitun ilmaisun osalta BMW:n asiakirjatodiste 18) sekä markkinoitavan tuotteen yksilöivä ilmaisu, kuten esimerkiksi "Blaukreuz Mi6 8.5x18 jako: 5x120 ET:20". Tämän jälkeen markkinoinnissa on eri Blaukreuz-vanteiden kohdalla vähän varioiden tuotu esiin, ettei kyseinen vanne ole autonvalmistajan alkuperäinen vanne, vaan BMW-autoon yhteensopiva tuote. Lopuksi on esitetty taulukkomuodossa, mihin BMW-automalleihin mikin markkinoitava vanne sopii.
53. Tällaista Blaukreuz-markkinointia on tehty mainitsemalla vanteen tunnukseksi tai ainakin tunnuksen osaksi muun ohessa kannevaatimuksessa 7 kuvatut vaaditun kiellon kohteeksi asetetut mallinimitykset. Asiassa esitetyn todistelun perusteella tällainen markkinointi on aloitettu alkuvuonna 2015.
54. BMW ei ole edes väittänyt, että Vannetukun markkinointi olisi ollut oikeudetonta tai sopimatonta siltä osin kuin siinä on tehty selkoa, mihin BMW-automalliin, mukaan lukien BMW:n M-mallit, mikin Vannetukun markkinoima vanne sopii. Nyt ei siis ole arvioitavana Vannetukun menettely viitata BMW:hen ja sen automalleihin tarkoituksessa ilmaista Vannetukun tuotteiden yhteensopivuus BMW:n tuotteisiin.
4.2 Markkinaoikeuden arviointi
55. BMW on vedonnut kannevaatimuksensa 7 oikeudelliseksi perustaksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeeseen, jonka mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. BMW:n mukaan Vannetukun markkinointi on aiheuttanut sekaannuksen vaaran BMW:n mallisarjojen mallinimityksiin ja luonut mielleyhtymän BMW:hen tai sen mallinimityksiin.
56. BMW:n mukaan sen käyttämät M- tai i-kirjaimen sisältävät mallinimitykset ovat tunnettuja ja maineikkaita nimenomaan BMW:n automallien nimityksinä. BMW on siten lähtenyt siitä, että Vannetukku jo yksinomaan käyttämällä markkinoinnissaan mallinimityksiä Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 tai Sport-M on menetellyt sopimattomasti. Asiassa on siten ensin arvioitava, ovatko BMW:n käyttämät mallinimitykset sellaisinaan tunnettuja nimenomaan BMW:n mallinimityksinä siten, että ne – ilman muuta BMW:hen viittaavaa tunnusta – luovat mielikuvan BMW:stä.
57. Asiassa esitetyn todistelun perusteella BMW on käyttänyt korkean suorituskyvyn omaavien autojensa mallinimitysten tunnuksena M-kirjainta 1970-luvulta lähtien, eivätkä muut autoalan toimijat menettele samoin. Markkinaoikeus toteaa, että BMW:n esittämän todistelun perusteella sen markkinoinnissa M-mallinimityksiä, kuten esimerkiksi mallinimitystä "M3", on tyypillisesti käytetty yhdistettynä BMW:n erilaisiin muihin tunnuksiin, kuten sanaan ja/tai logoon BMW. Sama koskee suomalaisten lehtien kirjoittelua näistä automalleista viime vuosina; otsikoissa on käytetty muun ohessa ilmaisuja "BMW M7", "BMW M:n pääinsinööri", "BMW M1 Coupé", "BMW M2", "BMW:n uusi neliovinen M3" ja "Bemari M4" (BMW:n asiakirjatodiste 71). Markkinaoikeus katsoo, ettei BMW:n esittämä todistelu osoita, että sen M-mallinimitykset, kuten esimerkiksi "M3", olisivat sellaisinaan tulleet tunnetuiksi Suomessa silloin, kun Vannetukku on alkanut käyttää kiellettäväksi vaadittuja mallinimityksiä.
58. Asiaa ei ole perusteita arvioida toisin saksalaisten keskuudessa vuonna 2010 tehdyn M-kirjaimen käyttöä urheiluautojen yhteydessä käsitelleen tutkimuksen (BMW:n asiakirjatodiste 72) tai Ruotsin tilanteen osalta vuonna 2009 annetun lausunnon (BMW:n asiakirjatodiste 73) perusteella.
59. BMW:n mukaan sen i-mallisarjan autoja on alettu tuoda markkinoille Euroopassa vuonna 2013. Edelleen BMW:n mukaan sen i3- ja i8-mallit ovat saaneet Suomessa julkisuutta myös ennen niiden tuomista Suomen markkinoille, mikä i8-mallin osalta tapahtui vuonna 2015 ja i3-mallin osalta vuonna 2016. Markkinaoikeus toteaa, että suomalaisten lehtien vuosina 2011–2015 julkaistuissa artikkeleissa on käytetty lähinnä ilmaisuja "BMW i -autot", "BMW i -brändi", "BMW i3" ja "BMW i8" taikka ilmaisuja, joissa mallinimitys on muutoin tekstissä yhdistynyt mainintaan BMW:stä (BMW:n asiakirjatodiste 54). Sama koskee vuodelta 2017 esitettyä Wikipedia-artikkelia nimeltään "BMW i" (BMW:n asiakirjatodiste 53). Markkinaoikeus katsoo, ettei BMW:n esittämä todistelu osoita, että sen mallinimitykset "i3" ja "i8" olisivat sellaisinaan tulleet tunnetuiksi Suomessa silloin, kun Vannetukku on alkanut käyttää kiellettäväksi vaadittuja mallinimityksiä.
60. Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole osoitettu, että BMW:n M- ja i-mallisarjojen mallinimitykset, kuten esimerkiksi "M3" tai "i3", sellaisinaan olisivat olleet tunnettuja ainakaan silloin, kun Vannetukku on alkanut käyttää kiellettäväksi vaadittuja mallinimityksiä vuonna 2015. Sitä vastoin BMW:n esittämän todistelun perusteella on selvää, että sellaiset ilmaisut, jotka sisältävät BMW:n tavaramerkin, kuten esimerkiksi "BMW M3" tai "BMW i3", ovat paitsi tunnettuja myös omaperäisiä ja maineikkaita.
61. Näin ollen pelkästään siitä syystä, että Vannetukun markkinoinnissa on käytetty kiellettäväksi vaadittuja mallinimityksiä, Vannetukun markkinointi ei ole ollut BMW:n kannevaatimuksensa 7 perusteeksi esittämien seikkojen perusteella sopimatonta. Kannevaatimus 7 on siten hylättävä.
5 Oikeudenkäyntikulut
62. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan ratkaisu oikeudenkäyntikuluista on annettava samalla kun tuomioistuin ratkaisee asian.
63. Asian valmistelun yhteydessä on sovittu, että Vannetukku esittää oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa asian käsittelyn tässä vaiheessa siltä varalta, että BMW:n kanne tulisi hylätyksi ja asia käsittely siten päättyisi markkinaoikeudessa. Kun näin ei nyt käy ja asian käsittelyä on siis tarkoitus jatkaa markkinaoikeudessa, myös Vannetukun oikeudenkäyntikuluvaatimus jää käsiteltäväksi asia kokonaisuudessaan ratkaistaessa.
Tuomiolauselma
Markkinaoikeus
a) kieltää vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin suojaaman tavaramerkin numero 955419, EU-tavaramerkin numero 91884 ja kansallisen tavaramerkin numero 25184 loukkausta Suomessa maahantuomalla, maastaviemällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä tämän markkinaoikeuden ratkaisun perustelujen kohdan 5 mukaisella tunnuksella "Blaukreuz" sekä toistamasta loukkausta;
b) kieltää vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta rekisteröidyn yhteisömallin numero 002591453-0001 loukkausta Suomessa maahantuomalla, maastaviemällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä sitä malliltaan vastaavaa Mi6-vannetta sekä toistamasta loukkausta;
c) määrää, että kaikki vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevat kohdan a mukaisella loukkaavalla tunnuksella varustetut tuotteet on muutettava siten, että tavaroista poistetaan loukkaava tunnus tai jos se ei ole mahdollista, ne on hävitettävä, ja että kaikki vannetukku.fi Oy:n hallussa olevat tai määräysvallassa olevat kohdan b mukaiset loukkaavat vannemallit on hävitettävä;
d) määrää, että vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa oleva markkinointimateriaali, joka sisältää kohdan a mukaisen loukkaavan tunnuksen tai kohdan b mukaisen loukkaavan vannemallin on muutettava siten, että materiaalista poistetaan loukkaava tunnus tai loukkaava vannemalli tai jos se ei ole mahdollista, materiaali on hävitettävä.
Markkinaoikeus hylkää Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin kannevaatimuksen 7.
Muutoksenhaku
Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 6 §:n 2 momentti huomioon ottaen tähän välituomioon saa hakea muutosta ainoastaan haettaessa muutosta asian lopulliseen ratkaisuun.
Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit
Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.
Lainvoimaisuus
Ei lainvoimainen