MAO:493/18

Vannetukku.fi Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - laajalti tunnettu tavaramerkki - erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttö

Diaarinumero: 2017/759
Antopäivä: 4.10.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.9.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen.

Perusteet

Valituksenalaisessa päätöksessä on aivan oikein todettu, ettei vannetukku.fi Oy:n (jäljempänä myös Vannetukku) tavaramerkki numero 259060 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio), jota on haettu luokkaan 12 muun ohessa ajoneuvoille, aiheuta sekaannusvaaraa Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin (jäljempänä myös BMW) vetoamiin sen tavaramerkkeihin. Vannetukun tavaramerkin rekisteröinti on kuitenkin kumottu sillä perusteella, että se aiheuttaa mielleyhtymän BMW:n laajalti tunnettuun EU-tavaramerkkiin numero 91884 BMW (kuvio).

Valituksenalainen päätös on viimeksi todetuilta osin virheellinen. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole päätöstä tehdessään käynyt yksityiskohtaisesti tai ylipäätään mitenkään läpi Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) 8 artiklan 5 kohdan ehdottomia edellytyksiä, joita laajalti tunnetun tavaramerkin laajennetun suojan soveltaminen edellyttää. Laajennetun suojan soveltaminen on poikkeus yhdestä Euroopan unionin tavaramerkkioikeuden perusperiaatteesta, minkä vuoksi säännöstä tulkitaan tiukasti. Mikäli yksikin edellytyksistä jää puuttumaan, laajennetun suojan soveltaminen ei ole mahdollista.

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä EUIPO) valitusosasto on 1.3.2017 tekemässään päätöksessä yksiselitteisesti todennut, että Vannetukun tavaramerkki BLAUKREUZ WHEELS ja BMW:n aiempi tavaramerkki eivät ole sekoitettavissa toisiinsa, vaan merkkien ero on selkeästi havaittavissa, eivätkä kuluttajat voi erehtyä merkkien edustamien tavaroiden, vaikka ne olisivat identtisiä, alkuperästä tai valmistajasta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnot

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut asiassa 11.1., 17.1. ja 28.3.2018 päivätyt lausunnot. Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnoissaan loppujen lopuksi päätynyt siihen, että valituksenalainen päätös on annettu valittajalle tiedoksi 17.1.2018 ja että valitus on tehty ajoissa. Pääasian osalta Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vastaus

Vaatimukset

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Lisäksi Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on vaatinut, että sen vastauksen liitteet 10 ja 12–21, joiden sisältämät asiakirjat on jo aiemmin toimitettu rekisteriviranomaiselle, pidetään salassa, koska kyseiset asiakirjat sisältävät sen liikesalaisuuksia ja elinkeinotoimintaa koskevaa arkaluonteista tietoa.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnoissaan esittämän perusteella vaikuttaa siltä, että rekisteriviranomaisen päätöksensä tiedonantoprosesseissa on käynyt jokin virhe. BMW ei kiistä valituksen saapumista määräajassa.

Vannetukun tavaramerkki numero 259060 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran BMW:n tavaramerkkeihin numerot 955419, 91884 ja 25184 ja näistä tavaramerkeistä EU-tavaramerkki numero 91884 on laajalti tunnettu valituksenalaisen päätöksen mukaisesti Euroopan unionissa. Lisäksi asiassa aiemmin toimitetun näytön perusteella niin ikään edellä todettu tavaramerkki numero 955419 on laajalti tunnettu Euroopan unionissa ja edellä todettu tavaramerkki numero 25184 on laajalti tunnettu Suomessa.

Valituksenalaisessa päätöksessä on aivan oikein päädytty siihen, että edellä todettu Vannetukun tavaramerkki aiheuttaa mielleyhtymän BMW:n laajalti tunnettuun tavaramerkkiin numero 91884 ja että ensiksi mainitun tavaramerkin voidaan katsoa merkitsevän jälkimmäisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ja olevan haitaksi sen erottamiskyvylle ja maineelle.

On ilmeistä, että Vannetukku on tavoitellut tavaramerkkinsä käytöllä BMW:n erittäin erottamiskykyisten ja laajalti tunnettujen esteeksi esitettyjen tavaramerkkien vanavedessä kulkemista hyötyäkseen niiden vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. Vannetukku on siten pyrkinyt käyttämään vastikkeetta hyödyksi niitä markkinointipanostuksia, joita BMW on tehnyt ja jatkuvasti tekee tavaramerkkiensä maineen ja tunnettuuden luomiseksi ja säilyttämiseksi.

Vannetukun tavaramerkin käyttäminen on lisäksi omiaan aiheuttamaan haittaa BMW:n tavaramerkkien erottamiskyvylle, eli vesittämään niitä ja niiden kykyä yksilöidä tavarat, joita varten ne on rekisteröity. Edelleen Vannetukun tavaramerkin käyttäminen on omiaan aiheuttamaan haittaa BMW:n tavaramerkkien maineelle. Jos Vannetukun tavaramerkillä markkinoitaviin ja myytäviin tavaroihin liittyy esimerkiksi laatuongelmia, se heijastuu negatiivisesti BMW:n tavaramerkkien maineeseen, kun kohdeyleisö yhdistää Vannetukun ja BMW:n tavaramerkit.

EUIPO:n valitusosaston käsiteltävänä olleessa asiassa Vannetukun EU-tavaramerkki numero 12753497 on kattanut luokat 12 ja 35, kun taas nyt käsillä olevassa asiassa sen kansallinen tavaramerkki numero 259060 kattaa vain luokan 12. EUIPO:n valitusosaston ratkaisun mukaan BMW:n mitätöintivaatimus on kohdistunut vain Vannetukun EU-tavaramerkin numero 12753497 palveluluokkaan 35. Nyt käsillä olevassa asiassa BMW on vedonnut luokkaan 12.

Salassapitovaatimus tulee hyväksyä oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla.

Muut lausumat

Vannetukku on 19.3.2018 päivätyssä lausumassaan esittänyt muun ohessa, että se pitää nyt kysymyksessä olevista BMW:n merkeistä laajalti tunnettuna mustavalkoista tavaramerkkiä numero 91884. Asiassa jää arvioitavaksi, täyttyvätkö laajalti tunnetulle merkille säädetyt normaalia laajemman suojan kriteerit. EUIPO:n valituslautakunta on 26.2.2018 antamallaan päätöksellä hylännyt BMW:n valituksen koskien EUIPO:n valitusosaston 1.3.2017 tekemää päätöstä. Valituslautakunta on päätöksessään todennut, että merkit ovat foneettisesti ja käsitteellisesti erilaiset ja visuaalisesti samankaltaiset vain vähäisessä määrin. Näin ollen kysymys ei ole identtisistä tai samankaltaisista merkeistä, eivätkä laajalti tunnetun merkin suojan edellytykset täyty luokasta riippumatta.

BMW on 4.4.2018 päivätyssä lausumassaan esittänyt, että Vannetukku on edellä mainitussa lausumassaan katsonut, että BMW:n tässä asiassa vetoamat tavaramerkit numero 955419, numero 91884 ja numero 25184 ovat kaikki laajalti tunnettuja. BMW on myös esittänyt, että edellä todetut sen tavaramerkit ovat pitkäaikaisen ja laajan käytön johdosta erittäin tunnettuja maailmanlaajuisesti. Edelleen BMW on esittänyt, että nyt käsillä olevassa asiassa, toisin kuin EUIPO:n valituslautakunnan 26.2.2018 antamassa päätöksessä, on kysymys BMW:n oikeudesta puuttua Vannetukun tavaramerkkiin luokan 12 osalta.

Liittyen BMW:n tavaramerkkien erottamiskyvyn ja maineen hyväksi käyttämiseen BMW on liittänyt lausumansa yhteyteen todistelua Vannetukun valituksenalaisen tavaramerkin käytöstä Vannetukun vanteiden ja keskimerkkien markkinoinnissa. BMW:n mukaan on siis ilmeistä, että Vannetukku on tavoitellut tavaramerkkinsä käytöllä BMW:n erittäin erottamiskykyisten ja laajalti tunnettujen esteeksi esitettyjen tavaramerkkien vanavedessä kulkemista hyötyäkseen niiden vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta.

Vannetukku on 20.4.2018 päivätyssä lausumassaan todennut, ettei se ole missään vaiheessa todennut, että BMW:n pelkkä kuviomerkki numero 955419 olisi laajalti tunnettu. Epäilemättä on niin, että tekstin BMW sisältävä kuviomerkki on laajalti tunnettu riippumatta siitä, millä rekisterinumerolla se kansallisesti tai kansainvälisesti on rekisteröity.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Salassapitovaatimus

BMW on vaatinut, että sen vastauksen liitteet 10 ja 12–21, joiden sisältämät asiakirjat on jo aiemmin toimitettu rekisteriviranomaiselle, pidetään salassa, koska kyseiset asiakirjat sisältävät BMW:n liikesalaisuuksia ja sen elinkeinotoimintaa koskevaa arkaluonteista tietoa.

Markkinaoikeudelle hallintolainkäytöllisessä asiassa toimitettujen oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus ja salassa pidettävyys määräytyy oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) säännösten perusteella.

BMW:n edellä todetussa salassapitovaatimuksessa ei ole kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 1 momentissa tai julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta päättämisestä eikä myöskään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta päättämisestä.

Puheena oleva salassapitovaatimus ennen kuin kyseisiä asiakirjoja on pyydetty tai niiden salassapito on tullut oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ratkaistavaksi ei perustu lakiin. BMW:n salassapitovaatimus on sen vuoksi hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Asian arvioinnin lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että Vannetukun tavaramerkki numero 259060 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio), jota on haettu luokkaan 12 muun ohessa ajoneuvoille, ei aiheuta sekaannusvaaraa BMW:n vetoamiin sen tavaramerkkeihin EU-tavaramerkki numero 91884, kansallinen tavaramerkki numero 25184 tai Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 955419 niiden kattamien samojen ja samankaltaisten tavaroiden kohderyhmässä.

Valituksenalaisessa päätöksessä on myös katsottu, että Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröintinsä numero 955419 ja kansallisen tavaramerkkinsä numero 25184 osalta BMW ei ole osoittanut, että kysymyksessä olevat merkit olisivat laajalti tunnettuja.

Edelleen valituksenalaisella päätöksellä Vannetukun tavaramerkin numero 259060 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) rekisteröinti on kumottu sillä perusteella, että se aiheuttaa mielleyhtymän BMW:n EU-tavaramerkkiin numero 91884 BMW (kuvio), jota voidaan asiassa esitetyn näytön perusteella pitää laajalti tunnettuna Euroopan unionin alueella henkilöautojen tunnuksena. Valituksenalaisen päätöksen mukaan Vannetukun puheena olevan tavaramerkin voidaan katsoa merkitsevän edellä todetun laajalti tunnetun EU-tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ja olevan haitaksi sen erottamiskyvylle ja maineelle.

Vannetukku ei ole markkinaoikeudessa kiistänyt sitä, etteikö valituksenalaisessa päätöksessä laajalti tunnetuksi arvioitu BMW:n EU-tavaramerkki numero 91884 BMW (kuvio) olisi laajalti tunnettu valituksenalaisessa päätöksessä todetuin tavoin Euroopan unionin alueella henkilöautojen tunnuksena. Sen sijaan Vannetukku on pitänyt valituksenalaista päätöstä virheellisenä siltä osin kuin siinä on katsottu, että muutkin laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamisen edellytykset täyttyvät. Markkinaoikeudessa on ensi vaiheessa arvioitavana valituksenalaisen päätöksen oikeellisuus tästä Vannetukun valituksessa esitetystä näkökulmasta.

2 Tavaramerkkien välinen yhteys

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Mainitun pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan edellä 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan, jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentin mukaan väitteen jälkeen rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin esitöissä (HE 24/2016 vp s. 15) esitetyn perusteella momentin sanamuoto vastaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto, jäljempänä tavaramerkkidirektiivi), jonka tulkinta on varsin vakiintunut.

Laajalti tunnetun tavaramerkin vahvennetun suojan soveltaminen ei edellytä, että sen ja kolmannen käyttämän merkin välillä olisi sekaannusvaara, vaan riittävää on, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa (ks. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C 252/07, EU:C:2008:655, 58 kohta, tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C 487/07, EU:C:2009:378, 36 kohta ja tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV, C 603/14 P, EU:C:2015:807, 42 kohta sekä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökset KHO 2011:4 ja 2017:92 sekä korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2016:16).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan merkkien välisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, tavarat, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa. Tällainen yhteys aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin välillä on olemassa silloin, jos myöhempi tavaramerkki herättää tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan aikaisemmasta tavaramerkistä (ks. em. tuomio Intel Corporation, C 252/07, 42, 60 ja 63 kohta).

Vannetukun tavaramerkki numero 259060 on seuraava:


Tavaramerkki numero 259060


BMW:n EU-tavaramerkki numero 91884 on seuraava:


EU-tavaramerkki numero 91884


Edellä todetuin tavoin Vannetukku ei ole kiistänyt sitä, etteikö BMW:n EU-tavaramerkki numero 91884 BMW (kuvio) olisi laajalti tunnettu Euroopan unionin alueella henkilöautojen tunnuksena. Kysymystä tämän merkin laajalti tunnettuudesta ei ole syytä arvioida toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on tehty. Näin ollen BMW:n EU-tavaramerkkiä numero 91884 BMW (kuvio) voidaan pitää laajalti tunnettuna Euroopan unionin alueella henkilöautojen tunnuksena.

BMW:n tässä asiassa esittämän todistelun mukaan sen EU-tavaramerkkiä 91884 BMW (kuvio) muistuttava BMW-logo on pieniä muutoksia lukuun ottamatta pysynyt samanlaisena 1920-luvulta lähtien. Asiassa on myös esitetty kyseistä merkkiä hyvin pitkälle vastaavan sini-valko-mustan BMW-logon käytöstä henkilöautojen markkinoinnissa eräissä Euroopan maissa vuosina 2008–2013 varsin laajaa näyttöä. Edelleen todistelun perusteella BMW-brändi on arvioitu vuosina 2008–2013 usein kuuluvaksi maailman kahdenkymmenen arvokkaimman brändin joukkoon. Todistelusta on niin ikään ilmennyt, että vuoden 2013 lopussa BMW-merkkisiä autoja oli ollut rekisteröitynä Suomessa yhteensä yli 105.000 kappaletta ja että vuosina 2012 ja 2013 BMW-merkkisiä autoja oli ollut rekisteröitynä Suomessa kaikista henkilöautoista kymmenenneksi eniten. Todetun perusteella BMW-logolla ja sitä hyvin pitkälle vastaavalla BMW:n EU-tavaramerkillä 91884 BMW (kuvio) on käyttöön perustuva vahva erottamiskyky ja maine henkilöautojen tunnuksena.

Merkkien kattamat tavarat luokassa 12 eli ajoneuvot ja niihin liittyvät tavarat ovat samoja tai samankaltaisia. Näiden tavaroiden osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista, jotka ovat ajoneuvojen omistajia tai haltijoita taikka sellaisiksi aikovia. Kun puheena olevat tavarat eivät ole päivittäistavaroita ja kun ne voivat olla kalliita, mainitun kohdeyleisön tarkkaavaisuuden aste on tavanomaista korkeampi.

Nyt kysymyksessä olevissa vertailtavissa merkeissä on kummassakin kuvio- ja sanaosa. Vannetukun merkissä sanaosa BLAUKREUZ WHEELS on kuvio-osasta erillään sen alapuolella ja BMW:n merkissä sanaosa BMW on kuvio-osan sisällä sen yläosassa. Kummankin merkin kuvio-osa muodostuu kahdesta sisäkkäisestä ympyrästä ja sisemmän ympyrän kehältä keskustaan päin kapenevista kolmiomaisista kuvioista, joista vierekkäiset ovat eriväriset. Erona merkkien kuvio-osissa on lähinnä se, että Vannetukun merkin kuvio-osan sisempi ympyrä koostuu kahdeksasta osasta, joiden voi käsittää muodostavan viipaloitua piirakkaa tai pizzaa muistuttavan kuvion taikka ristin, ja koko kuvio-osan muodostavan pyörintävaikutelmasta johtuen renkaan, kun taas BMW:n kuvion sisempi ympyrä koostuu neljästä osasta, joiden voi käsittää muodostavan edellä todetuista kuvioista lähinnä viipaloitua piirakkaa tai pizzaa muistuttavan kuvion. Erona merkeissä on myös se, että Vannetukun merkki on värillinen ja BMW:n mustavalkoinen. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että Vannetukun merkkiä ja BMW:n merkkiä on pidettävä kuvio-osien osalta jossain määrin samankaltaisina.

Vaikka vertailtavien merkkien sanaosat eroavat toisistaan ja merkit ovat siten lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään erilaisia, markkinaoikeus katsoo ottaen huomioon niiden kuvio-osien samankaltaisuuden asteen, merkkien välisen niin sanotun tavarayhteyden luokassa 12 ajoneuvoille ja niihin liittyville tavaroille sekä EU-tavaramerkin numero 91884 BMW (kuvio) käyttöön perustuvan vahvan erottamiskyvyn ja maineen henkilöautojen tunnuksena, että vertailtavien merkkien välillä on sellainen kohdeyleisön mieltämä yhteys, jota laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saaminen edellyttää.

3 Epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö ja perusteltu syy

Merkkien yhteyden arviointiin liittyvät tosiseikat ja kohdeyleisön mieltämä yhteys eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä osoittamaan epäoikeutetun hyväksikäytön ja/tai haitan olemassaoloa (ks. em. tuomio Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 32 kohta ja em. tuomio L’Oréal ym., C 487/07, EU:C:2009:378, 37 kohta).

Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, jota kutsutaan myös "vesittymiseksi" tai "hämärtymiseksi", aiheutuu, kun tavaramerkin kyky yksilöidä se, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity, heikentyy sen vuoksi, että kolmannen toimesta tapahtuva samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö on johtanut tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen. Näin on etenkin silloin, kun tavaramerkki ei enää aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä mielikuvaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity (ks. em. tuomio, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 39 kohta).

Tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta, jota kutsutaan myös "pilaamiseksi" tai "heikentämiseksi", ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön siten, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tästä haitasta voi syntyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle (ks. em. tuomio, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 40 kohta).

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen, joista käytetään myös nimityksiä "parasitismi" ja "free-riding", ei liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä. Käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi (ks. em. tuomio, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 41 kohta).

Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen näyttämään toteen tavaramerkkiään koskevaa todellista ja välitöntä loukkausta vaan sen on esitettävä sellaisia seikkoja, joiden nojalla voidaan ensi näkemältä todeta, että on olemassa vaara, joka ei ole hypoteettinen, epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön tai haitan aiheutumisesta tulevaisuudessa, ja että tällainen johtopäätös voi perustua muun muassa loogisiin päätelmiin, jotka pohjautuvat todennäköisyyksien arviointiin ja joissa otetaan huomioon kyseisen liikealan käytäntö ja kaikki muut kyseistä tapausta koskevat seikat (ks. tuomio 10.5.2012, Helena Rubinstein ja L’Oréal v. SMHV, C-100/11 P, EU:C:2012:285, 95 kohta).

Kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija on onnistunut osoittamaan, että kyseessä on jokin tavaramerkkidirektiivissä tarkoitettu laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaus ja erityisesti mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö, laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä käyttäneen on osoitettava, että tällaisen merkin käyttämiselle on perusteltu syy (ks. tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C 65/12, EU:C:2014:49, 44 kohta).

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2011:4 on tuotu esiin, että laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamiseksi riittää, että kohdeyleisö yhdistää laajalti tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän tavaramerkin toisiinsa ja että myöhemmän tavaramerkin haltijan arvioidaan pyrkivän tavaramerkin käytöllä hyötymään sen maineesta. Lisäksi kyseisessä päätöksessä, kun myöhemmän tavaramerkin haltija ei ollut perustellut tavaramerkkinsä valintaa, korkein hallinto-oikeus arvioi, että sen käytöllä tavoiteltiin erittäin laajan tunnettuuden omaavien tavaramerkkien vanavedessä kulkemista niiden vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta hyötymiseksi.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön lisäksi myös korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä KKO 2016:16 (20 ja 21 kohta) ilmenee, että arvioitaessa hyötymistarkoitusta laajalti tunnetusta tavaramerkistä, voidaan kiinnittää huomiota myös sellaisiin todellisiin ja välittömiin seikkoihin kuten toteutettuun markkinointiin.

BMW on muun ohessa esittänyt olevan ilmeistä, että Vannetukku on tavoitellut tavaramerkkinsä käytöllä muun muassa BMW:n erottamiskykyisen ja laajalti tunnetun tavaramerkin numero 91884 BMW (kuvio) vanavedessä kulkemista hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta.

Markkinaoikeus toteaa, että BMW:n tavaramerkin numero 91884 BMW (kuvio) tunnettuuden perusteella on yleisesti ottaen selvää, että tavaramerkillä, jonka kohdeyleisö yhdistäisi edellä todettuun BMW:n tavaramerkkiin, olisi hyvät edellytykset hyödyntää sen mainetta. Nyt kysymyksessä olevat BMW:n ja Vannetukun tavaramerkit koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita, ja BMW:n tässä asiassa esittämästä todistelusta ilmenee, että Vannetukku on markkinoidessaan vanteita ja niiden keskimerkkejä käyttänyt tunnuksia, jotka vastaavat valituksenalaisen tavaramerkin kuvio-osaa. Lisäksi Vannetukun markkinoinnissa on kerrottu kysymyksessä olevilla tunnuksilla varustettujen vanteiden ja keskimerkkien olevan BMW-yhteensopivia. Toisaalta Vannetukku ei ole perustellut tavaramerkkinsä valintaa tavalla, joka osoittaisi sen pyrkineen luoda tavaroilleen oma erottuva tunnus. Näillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Vannetukun valituksenalaisen tavaramerkin rekisteröinnillä on selkeästi tavoiteltu BMW:n tavaramerkin numero 91884 BMW (kuvio) vanavedessä kulkemista sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta hyötymiseksi.

Vannetukulla, jolla on näyttövelvollisuus siitä, että sillä puheena olevissa olosuhteissa olisi perusteltu syy tavaramerkkinsä numero 259060 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) käyttämiselle, ei ole edes väittänyt, että sillä olisi tällainen perusteltu syy.

4 Johtopäätös

Edellä todettu huomioon ottaen valituksenalaisen päätöksen lopputuloksen muuttamiselle ei ole perusteita. Näin ollen valitus on hylättävä.

Asian lopputulos huomioon ottaen asiassa ei tarpeen lausua muista asiassa esitetyistä väitteistä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 10.10.2018