MAO:810/14

CrossFit, Inc. > X ja Y Oy

tavaramerkki – ulkomainen käyttö – vilpillinen mieli – mitättömäksi julistaminen

Diaarinumero: 2013/366
Antopäivä: 18.11.2014

OSATUOMIO

ASIA Tavaramerkkiä koskeva riita

KANNE

Vaatimukset

CrossFit, Inc. on vaatinut, että markkinaoikeus julistaa X:n ja Y Oy:n kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin numero 233986 CROSSFIT mitättömäksi kaikkien muiden palveluiden paitsi kulttuuritoimintojen osalta.

Perusteet

CrossFit, Inc. on yhdysvaltalainen yhtiö, jonka perustaja on entinen voimistelija Greg Glassman. Hän aloitti CROSSFIT-kuntoilumuodon kehittämisen vuonna 1974. Glassman perusti CrossFit, Inc:n vuonna 2000 puheena olevan kuntoilumuodon kaupallistamiseksi. Tavaramerkki CROSSFIT on ollut Yhdysvalloissa käytössä kuntoharjoittelun merkkinä viimeistään 1.1.1985 lukien. Verkkotunnus crossfit.com on rekisteröity 4.10.1999 ja verkkosivut crossfit.com on lanseerattu vuoden 2001 alussa. CrossFit, Inc:n lisenssinsaajien ja CROSSFIT-salien lukumäärä Yhdysvalloissa on vuoden 2004 lopussa ollut 18.

CROSSFIT-kuntoilumuodon tavoitteena on kehittää tasaisesti kaikkia fyysisiä ominaisuuksia. CROSSFIT-kuntoilumuodon kohderyhmä on erityinen ja suppea johtuen kyseisen kuntoharjoittelun vaativuudesta. Se ei ole ollut laajan kuntoiluryhmän kuntoilumuoto. CROSSFIT-harjoittelulle on ominaista internetin suurin merkitys ja CROSSFIT-kuntoilumuoto sekä sen kehittäjä Greg Glassman ovat valtavan tunnettuja.

Vastaaja X on ollut tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä tavaramerkkihakemuksensa tehdessään. Riittävää on, että CrossFit, Inc. kantajana voi esittää tavaramerkinhakijan olleen todennäköisesti vilpillisessä mielessä. Vilpillistä mieltä tulee arvioida ja tulkita Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan tietoisuuden aste, hakijan aikomus, eli aikoiko hakija ainoastaan estää kolmatta jatkamasta merkkinsä käyttöä vai oliko hakijalla perusteltu kaupallinen intressi hakea merkkinsä rekisteröintiä ja merkkien oikeudellisen suojan aste.

CrossFit, Inc:n edellä todetut verkkotunnuksen rekisteröinti ja verkkosivujen avaaminen osoittavat tavaramerkin CROSSFIT käytön alkamista internetissä. Verkkotunnuksella on olennainen merkitys tavaramerkin käytölle sekä sisällön sijainnin että sen löytymisen kannalta. CROSSFIT-kuntoilumuoto, kantaja CrossFit, Inc. sekä sen tavaramerkki ja verkkosivut crossfit.com ovat olleet kuntoilupiireissä tunnettuja jo ennen kuin X jätti tavaramerkkihakemuksensa.

Tavaramerkki CROSSFIT alkoi tulla tunnetuksi Suomessa internetin avulla varsin pian verkkosivujen crossfit.com avaamisen jälkeen vuoden 2001 alussa. On selvää, että ensimmäiset suomalaiset internetiä käyttävät CROSSFIT-kuntoharjoittelusta kiinnostuneet ovat vierailleet verkkosivuilla crossfit.com jo useita vuosia ennen vuotta 2004.

CrossFit, Inc:n CROSSFIT-kuntoharjoittelu ja verkkosivut crossfit.com ovat siis olleet esillä suomalaisilla kuntoiluun liittyvillä keskustelupalstoilla jo ennen kuin X jätti kansallisen tavaramerkkihakemuksen merkille CROSSFIT vuonna 2004. X aktiivisena kansainvälisenä itsepuolustuslajien harjoittajana ja ammattivalmentajana on varmasti internetin välityksellä tullut tietoiseksi erilaisista kuntoharjoittelumetodeista Suomessa ja maailmalla jo pian 2000-luvun alussa. Ottaen huomioon X:n ammattimaisen liikuntaharrastuksen ja hänen aktiivisuutensa esimerkiksi Krav Maga

-yhteisössä hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää CROSSFIT-kuntosaliharjoittelusta ja -tavaramerkistä, verkkotunnuksesta crossfit.com sekä CrossFit, Inc:stä jo kansallista tavaramerkkiä CROSSFIT hakiessaan.

Sekä CROSSFIT-kuntoilumuotoa että Krav Maga -kamppailulajia on molempia niiden kehittämisestä lähtien käytetty poliisien, armeijan ja turvallisuusalalla työskentelevien koulutuksessa ensin Yhdysvalloissa ja sitten muualla. Krav Maga -harrastajat ovat jo pitkään kehittäneet fyysistä kuntoaan CROSSFIT-kuntoilulla. X on käynyt hankkimassa Krav Maga -koulutusta Yhdysvalloissa ja on ollut tekemisissä National Krav Maga Centerin omistajan ja Krav Magan Yhdysvaltoihin tuoneen Darren Levinen kanssa, joka tarjoaa saleillaan myös CROSSFIT-kuntoharjoittelua, kuten tekevät myös useat muut Krav Maga -salien omistajat. X on myös hyvin todennäköisesti seurannut Krav Maga -liiketoiminnan kehittymistä Yhdysvalloissa, jossa hänen kouluttajansa Darren Levine toimii ja jossa CROSSFIT on ollut voimakkaasti käytössä Krav Maga -harrastajien keskuudessa. Vastaaja X on tullut tietoiseksi Krav Magaa tukevasta CROSSFIT-kuntoilumuodosta myös tätä kautta.

CROSSFIT on englanninkielinen keksitty sanayhdistelmä, joka vain epäsuorasti kuvaa fyysistä kuntoharjoittelua. Suomenkielinen X ei ole voinut keksiä termiä CROSSFIT omasta päästään. X on aktiivisena ja Yhdysvalloissa kouluttautuneena Krav Magan ammattilaisena ja kuntosaliyrittäjänä tullut tietoiseksi CrossFit, Inc:stä, sen tavaramerkistä CROSSFIT ja CROSSFIT-kuntoilumuodosta internetin, Krav Maga -yhteisön, lehtien ja kuntoilupiireissä käydyn kommunikaation seurauksena.

Vastaajataho on nimenomaisesti myöntänyt, että CROSSFIT-kuntoilumuoto on maailmalla hyvin tunnettu todetessaan verkkosivuillaan crossfit.fi, että "Maailmankuulu kuntoilumuoto CROSSFIT on rantautunut Suomeen". Myös vastaajatahon omilla Facebook-sivuilla on todettu, että "CROSSFIT on maailman nopeimmin kasvava kuntoilumuoto".

Kansallinen tavaramerkki CROSSFIT, jonka haltijoita ja omistajia ovat X ja Y Oy, on otettu vastaajatahon laajamittaiseen käyttöön vasta lähes yhdeksän vuotta sen hakemisen jälkeen. Verkkotunnus crossfit.fi, joka on rekisteröity Z Oy:n nimiin, on puolestaan otettu käyttöön niin ikään lähes yhdeksän vuotta sen rekisteröinnin jälkeen. Vastaajatahon puheena olevan tavaramerkkirekisteröinnin tarkoitus vuonna 2004 on ollut halu estää CrossFit, Inc:n tavaramerkin rekisteröinti ja käyttö Suomessa, eikä halu aloittaa oma elinkeinotoiminta. Vastaajataho on myös lähettänyt CrossFit, Inc:n lisenssinsaajille sähköpostitse myyntitarjouksen, jossa se on uhannut aloittaa liiketoiminnan Suomessa hallussaan olevalla CROSSFIT-tavaramerkillä, mikäli tarjousta ei saada hyväksyttyä määräaikaan mennessä.

VASTAUS

Vaatimukset

X ja Y Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus hylkää CrossFit, Inc:n vaatimuksen.

Perusteet

CrossFit, Inc:n ja vastaajatahon välillä ei ole ollut kaupallista yhteyttä. CrossFit, Inc:n viittaama tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohta ei sovellu tähän asiaan, ellei CrossFit, Inc. osoita käyttäneensä – ennen kuin X jätti kansallisen tavaramerkkihakemuksensa – tavaramerkkiään ja nimenomaan Suomessa tunnuksena juuri niille luokan 41 palveluille (Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilutoiminnat), joista kannevaatimuksessa on kysymys.

Crossfit on kuntopiiriharjoittelusta käytetty nimitys. X on keksinyt sanan Crossfit 1990-luvun lopussa yhdessä LH kanssa kuvaamaan kuntopiiriharjoittelua. Vastaajataho on käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan Suomessa kuntosalipalveluille vuodesta 1995 alkaen eli aiemmin kuin CrossFit, Inc. omaa merkkiään kuntosalipalveluille.

Hakiessaan 22.10.2004 kansallista tavaramerkkirekisteröintiä CROSSFIT X ei ole tiennyt eikä ole edes voinut tietää CrossFit, Inc:n käyttävän vastaavaa Yhdysvalloissa vain noin puoli vuotta aiemmin hakemaansa tavaramerkkiä yhdessäkään Euroopan unionin jäsenvaltiossa. CrossFit, Inc. ei ole edes väittänyt käyttäneensä tunnusmerkkiään yhdessäkään unionin jäsenvaltiossa ennen vuonna 2006 tekemäänsä yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta. X:llä ei myöskään ole ollut tietoisuutta CrossFit, Inc:n toiminnasta ennen vuotta 2009, koska kyseistä toimintaa ei ole ollut tuolloin Euroopassa tai Suomessa. Lisäksi CrossFit, Inc:n kuntosalitoiminta on ollut Yhdysvalloissakin hyvin pienimuotoista vielä vuonna 2004, jolloin CrossFit, Inc:n toiminnassa on ollut kysymys lähinnä lehden julkaisutoiminnasta ja kuntoiluohjeiden laatimisesta internetiin. Mahdollinen suomalaisten käyttäjien käynti verkkosivuilla crossfit.com ei perusta tavaramerkin käyttöä Suomessa, koska mainittuja verkkosivuja ei ole kohdistettu Suomeen, eikä niillä ole markkinoitu kuntosalipalveluita Suomessa.

Verkkotunnuksella voi olla merkitystä tavaramerkin käytön kannalta, mikäli kyseisen tunnuksen takana olevalla palvelulla on kävijöitä. Kävijämäärät verkkosivuilla crossfit.com Suomesta ovat olleet erittäin alhaisia 2000-luvun alussa. CrossFit, Inc. ei ole osoittanut, että X olisi käynyt kyseisillä sivuilla tai sen mainitsemilla keskustelupalstoilla. CrossFit, Inc:n viittaamat kävijätilastot ja muukin sen esittämä aineisto on X:n tavaramerkkihakemuksen jälkeiseltä ajalta. Sanan Crossfit käyttö on yleistynyt vasta X:n tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen. Krav Magalla ei ole ollut mitään tekemistä Crossfit-lajin kanssa 2000-luvun alussa.

X on tehnyt tavaramerkkihakemuksen vuonna 2004 yksityishenkilönä, eikä hän ole käyttänyt apunaan esimerkiksi tavaramerkkiasiamiestä. X:llä ei ole ollut taitoa ja pätevyyttä tehdä niin sanottua ennakkotutkimusta siitä, onko haettava tavaramerkki vapaana. Sitä vastoin CrossFit, Inc. ei ole yhteisön tavaramerkkinsä rekisteröinnin yhteydessä reagoinut mitenkään saadessaan Suomen rekisteriviranomaiselta tiedon X:n aiemmasta tavaramerkistä. Kun CrossFit, Inc. on puuttunut vastaajatahon tavaramerkkiin vasta vuonna 2013, se on tavaramerkkilain 8 §:n prekluusiosäännöksen perusteella menettänyt puhevaltansa.

Tavaramerkkirekisteröinnin hakijalla ei ole selonottovelvollisuutta rekistereiden sisällön tai muiden merkkien mahdollisen käytön suhteen. CrossFit, Inc:n viittaaman Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön ilmaisu "pitäisi tietää" ei tarkoita aktiivista selonottovelvollisuutta.

CrossFit, Inc:n esittämät todisteet tavaramerkkinsä ja kuntoilumuotonsa CROSSFIT tunnettuudesta ovat 2000-luvun lopusta tai 2010-luvun alusta, eivätkä ne ole relevantteja, kun tarkastellaan X:n vuonna 2004 tekemää tavaramerkkihakemusta.

CrossFit, Inc:n verkkosivuilta vuodelta 2004 tai tänäkään päivänä ei löydy viittauksia siihen, että tavaramerkkiä CROSSFIT olisi käytetty kuntosalitoiminnan tunnusmerkkinä. Verkkosivujen crossfit.com pääsanoma on Crossfit-ohjelma mutta ei kuntosalitoiminta. Pelkkä tietoisuus toisen merkistä ei täytä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltumisen vaatimuksia.

X on hakenut kansallista tavaramerkkiä tarkoituksella saada yksinoikeus tavaramerkkiin CROSSFIT tiettyjen palveluiden tunnusmerkkinä käytettäväksi elinkeinotoiminnassa Suomessa. Edellä todettu vastaajatahon merkin vuonna 1995 alkanut käyttö kuntosalipalveluiden yhteydessä on ollut alusta saakka täysin itsenäistä suhteessa CrossFit, Inc:iin.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

CrossFit, Inc.

1. Vastaajatahon kansallisen tavaramerkin CROSSFIT numero 233986 rekisteröinnin tiedot ja siirtoa koskevat asiakirjat

2. X:n ja Y Oy:n välinen 1.6.2007 päivätty sopimus kansallisesta tavaramerkistä CROSSFIT numero 233986

3. X:n ja Y Oy:n 12.1.2011 ja 23.11.2011 päivätyt kieltokirjeet

4. Tuloste Wikipedian artikkelista "Crossfit", CrossFit, Inc:n verkkosivuilta, sen lisenssinsaajan verkkosivuilta, ote CrossFit Journal -julkaisusta ja tiedot verkkotunnuksesta crossfit.com

5. Tuloste Yhdysvaltain tavaramerkkiviraston tavaramerkki-tietokannasta koskien rekisteröintiä 3007459 merkille CROSSFIT, siihen liittyvä tavaramerkkihakemus sekä tietoa "first use in commerce" -päivämäärän ja käytön aloittamisen merkityksestä Yhdysvalloissa

6. Greg Glassmanin toiminnan historia, CROSSFIT-kuntoilumuodon kehityksen aikajana, tiedot 20.5.1996 rekisteröidystä toiminimestä CROSS-FIT sekä tulosteita ensimmäisen CrossFit, Inc:n lisensinsaajan verkkosivuilta

7. Tiedot CrossFit Journal -julkaisuista ja julkaisuja vuosilta 2002–2004

8. Tuloste CrossFit, Inc:n suomalaisten lisenssinsaajien verkkosivuilta crossfitsuomi.fi

9. Tuloste vastaajatahon verkkosivuilta crossfit.fi

10. Google-haun "crossfit inc" ja "greg glassman" tulokset

11. Tulosteet vastaajatahon Facebook-sivuilta 22.8.2013 ja 13.8.2013

12. Google-haun "crossfit" tulokset

13. Artikkelit X:stä lehdessä FightSport 2/2007 ja verkkosivuilla chitalada.com

14. Tulosteita keho.net-sivuston keskusteluista vuodelta 2004

15. Tulosteita vastaajatahon Facebook-sivuilta 22.8.2013

16. Tuloste MOT-sanakirjasta suomi-englanti haulla "kuntopiiri"

17. Taloustutkimus Oy:n tekemä markkinatutkimus "CrossFitin tunnettuus Suomessa" 14.1.2014

18. Tiedot verkkotunnuksesta crossfit.com, CrossFit, Inc:n verkkosivujen sisältöhistoriasta ja Adobe Sitecatalyst HBX -raportti 23.12.2012

19. Tulosteita keho.net ja pakkotoisto-sivustojen keskusteluista vuodelta 2004

20. Lehtiartikkeleita CROSSFIT-kuntoiluun liittyen

21. Tuloste keskustelupalstalta suomi24.fi koskien Krav Maga -liittoja

22. Tulosteita internetistä Krav Magaan ja kamppailulajeihin liittyviltä sivustoilta

23. Tulosteita CrossFit, Inc:n verkkosivuilla olevalta keskustelupalstalta alkaen vuodesta 2001

24. Tuloste Budoka-lehdestä vuodelta 1999 ja tulosteita internetistä

25. Tulosteita pakkotoisto-sivuston keskustelupalstalta vuodelta 2004 ja sitä ennen

26. Linkit "Krav Maga – New York", "FBI", ja "USA:n liitto / Krav Maga international Rhon Mizrachi / Haim Zut (Zout)" Z Oy:n verkkosivuilla ja niillä olevat tiedot

27. Tiedot verkkotunnuksista z.fi ja z.com

28. Tiedot verkkotunnuksesta crossfit.fi, verkkosivujen sisällöstä ja tavaramerkin CROSSFIT käytöstä verkkosivuilla

29. Tuloste GPP Training Housen verkkosivuilta vuodelta 2007, tulosteita keskustelupalstoilta ja tuloste CrossFit, Inc:n suomalaisten lisenssinsaajien verkkosivuilta crossfitsuomi.fi

30. Ote lehdestä FightSport 5/2007

31. X:n 5.1.2013 lähettämä viesti CrossFit, Inc:n lisenssinsaajille

32. Tuloste CrossFit, Inc:n verkkosivujen keskustelupalstalta vuodelta 2005

33. Kopioita vastaajatahon lehtimainoksista 1990-luvulta ja tulosteita verkkosivuilta z.fi vuosilta 2000–2013

34. Tiedot Z Oy:n verkkosivujen sisällöstä ajalta 16.11.2000–19.9.2004 (etusivu, lajit, kurssit, aikataulut ja linkit)

35. Z Oy:n tiedot harjoitusajoista 8.1.–24.6.2004 ja sama vastaajien asiakirjatodisteen 5 mukaan 8.3.–24.6.2004

X ja Y Oy

1. Ote Matti Hernekosken kirjasta "Nyrkkeilyn valmennus" vuodelta 1977

2. Ote verkkosanakirjasta Merriam-Webster hakusanalla "cross-train"

3. Z Oy:n tarjouskirje Turenko Oy:n JN:lle 27.3.2002

4. Z Oy:n esitteiden ja mainoskirjeiden mukana vuonna 2003 jaettu X:n laatima dokumentti "Kilpailijan peruskuntokausi"

5. Z Oy:n harjoitusajat ja -maksut dokumentti keväältä 2004 (osin sama kuin kantajan asiakirjatodiste 35)

6. Z Oy:n ilmoitus "Kamppailijan fysiikkaleiri su 15.10.2006", jossa on harjoiteltu crossfit-kiertoharjoittelun perusteita

7. Ruutukaappaus verkkosivulta vlperformancetraining.fi koskien vuotta 2009

8. Artikkeli "Top 10 CrossFit Gyms in America" Men´s Fitness

-verkkosivulta

9. Tuloste Yhdysvaltain tavaramerkkiviraston tavaramerkkitieto-kannasta koskien rekisteröintiä 3007459 merkille CROSSFIT, siihen liittyvä tavaramerkkihakemus (osin sama kuin kantajan asiakirjatodiste 5)

10. Tuloste CrossFit East -kuntosalin verkkosivuilta (osin sama kuin kantajan asiakirjatodiste 6)

11. CrossFit Journal -julkaisuja vuosilta 2002–2004 (osin sama kuin kantajan asiakirjatodiste 7)

Henkilötodistelu

CrossFit, Inc.

1. VL, entinen toimitusjohtaja, GPP Training House

2. AA, osakas, CrossFit Espoo Oy

3. JK, ylipalomies

4. HL, entinen toimitusjohtaja, Functional Fitness Academy Oy

X ja Y Oy

1. X, todistelutarkoituksessa

2. JN, ekonomi

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arvioinnin lähtökohdat

1. CrossFit, Inc. on vaatinut X:n ja Y Oy:n kansallisen rekisteröidyn tavaramerkin CROSSFIT numero 233986 julistamista mitättömäksi, koska X on ollut kanteen mukaan merkin rekisteröintiä 22.10.2004 hakiessaan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä. CrossFit, Inc:n mukaan X on sanottua rekisteröintiä hakiessaan tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että CrossFit, Inc. käytti vastaavaa merkkiä Yhdysvalloissa. Edelleen CrossFit, Inc:n mukaan vastaajat eivät ole käyttäneet merkkiään tavaramerkkinä ennen merkin rekisteröintihakemuksen jättämistä eivätkä sen jälkeenkään ennen vuotta 2013, jolloin X on tehnyt myyntitarjouksen merkistä.

2. X:n ja Y Oy:n mukaan CrossFit, Inc. ei ole käyttänyt tavaramerkkiään CROSSFIT Suomessa tai muuallakaan Euroopassa siinä vaiheessa, kun X on hakenut kansallisen tavaramerkkinsä rekisteröintiä vuonna 2004. X ei myöskään ole ollut tietoinen CrossFit, Inc:n tavaramerkin CROSSFIT käytöstä Yhdysvalloissa tuona ajankohtana. Vastaajat ovat myös esittäneet, että CrossFit, Inc:n tavaramerkin käyttö Yhdysvalloissa on ollut kuntosalitoiminnan osalta hyvin pienimuotoista vielä vuonna 2004 ja että X:n sinänsä hyvin tuntemalla Krav Maga -lajilla ei ole ollut mitään yhteyttä Crossfit-lajin kanssa 2000-luvun alussa. Edelleen vastaajat ovat esittäneet, että niiden tavaramerkki on X:n yhdessä LH:n kanssa keksimä ja että merkkiä on käytetty Suomessa kuntosalipalveluille vuodesta 1995 lähtien.

3. Asiassa on riidatonta, että asian vastapuolilla ei ole ollut kaupallista yhteyttä.

4. Asiassa on kysymys tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan ja sen tulkinnan kannalta merkityksellisten oikeusohjeiden soveltamisesta arvioitaessa merkin julistamista tavaramerkkilain 25 §:n nojalla mitättömäksi väitetyn X:n vilpillisen mielen perusteella.

Asianosaisten rekisteröinnit

5. X on 22.10.2004 tehdyllä hakemuksella saanut rekisteröidyksi kansallisen tavaramerkin CROSSFIT numero 233986 luokassa 41 (Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat). Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin syyskuussa 2013 kirjatun muutoksen myötä tämän tavaramerkin haltija ja omistaja on X:n lisäksi nyttemmin myös Y Oy.

6. Verkkotunnus crossfit.fi on rekisteröity X:n yritykselle Z Oy:lle 15.10.2004.

7. CrossFit, Inc. on 2.5.2006 tehdyllä hakemuksella saanut rekisteröidyksi yhteisön tavaramerkin CROSSFIT numero 5049192 luokassa 9, 38 ja 41. Lisäksi CrossFit, Inc:n puheena oleva merkki on myöhemmin rekisteröity luokkiin 16 ja 28 (numero 1131170) sekä luokkaan 25 (numero 1086145).

8. CrossFit, Inc. on saanut rekisteröidyksi verkkotunnuksen crossfit.com 4.10.1999. Verkkosivut crossfit.com on avattu vuoden 2001 alussa.

9. CrossFit, Inc. on hakenut tavaramerkin CROSSFIT numero 3007458 rekisteröintiä Yhdysvalloissa 20.5.2004. Merkkiä koskevien rekisteri- ja hakemustietojen mukaan rekisteröinti koskee palveluja "Fitness training" ja merkkiä on käytetty (first use in commerce) ensimmäisen kerran 1.1.1985.

Oikeusohjeet

10. Tavaramerkkilain 25 §:n mukaan, jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin tätä lakia, julistettakoon rekisteröinti mitättömäksi, mikäli muuta ei johdu 8 tai 9 §:ssä mainitusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

11. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa tavaran tunnusmerkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttämään.

12. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (tavaramerkkidirektiivi) johdanto-osan kappaleessa 4 esitetyn perusteella jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää täydellisesti, vaan riittävää on lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. Kappaleessa 6 esitetyn perusteella jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää mitättömäksi julistamiseen liittyvästä menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä. Edelleen kappaleessa 6 esitetyn mukaan jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin mitättömäksi julistamisen vaikutuksista. Kappaleen 8 mukaan niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat.

13. Edellä todetun perusteella on selvää, että arvioitaessa nyt käsillä olevassa asiassa kansallisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisen edellytyksiä, tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa niin tulkittaessa kuin sovellettaessakin on otettava huomioon tavaramerkkidirektiivin sääntely ja sitä koskeva oikeuskäytäntö. Kun tavaramerkkidirektiivin tulkinnassa otetaan huomioon yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (yhteisön tavaramerkkiasetus), myös yhteisön tavaramerkkiä koskeva oikeuskäytäntö on otettava nyt käsillä olevan asian arvioinnissa huomioon (erityisesti vilpillisen mielen käsitteen yhtenäisen tulkinnan osalta, ks. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, 29 ja 35 kohta). Sekä tavaramerkkidirektiivi että yhteisön tavaramerkkiasetus ovat kodifioituja toisintoja niitä edeltäneistä oikeusohjeista.

14. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, mikäli hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

15. Aiemman tavaramerkin ulkomailla tapahtunutta käyttöä koskevan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomailla ja jota käytetään siellä edelleen, ja hakija oli hakemuksen tehdessään vilpillisessä mielessä. Kansallisessa oikeuskäytännössä sovellettaessa tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa on jo vanhastaan katsottu, että tavaramerkin käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä (KHO 1971 A II 96). Unionin tuomioistuimen ratkaisun (tuomio Malaysia Dairy Industries, EU:C:2013:435, 43 kohta) mukaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että siinä ei sallita jäsenvaltioiden ottaa käyttöön ulkomaisten tavaramerkkien erityissuojajärjestelmää, joka poikkeaa kyseisessä säännöksessä vahvistetusta järjestelmästä ja perustuu siihen, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä.

16. Vilpillisen mielen arvioinnin osalta Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisukäytännössään kootusti tuonut esiin (tuomio Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta), että arvioitaessa sitä, onko hakija edellä mainitulla yhteisön tavaramerkkiasetuksella kumotussa aiemmassa asetuksessa (EY) N:o 40/94 tarkoitetulla tavalla ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on. Ennen tätä mainitussa unionin tuomioistuimen ratkaisussa on tuotu esiin (41 ja 42 kohta), että arvioitaessa vilpillisen mielen olemassaoloa on otettava huomioon hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä, mitä subjektiivista seikkaa arvioidaan kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisen olosuhteiden perusteella. Edelleen puheena olevassa ratkaisussa on tuotu esiin (43 ja 44 kohta), että aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä, ja näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille.

17. Liittyen erityisesti ulkomailla tapahtuneeseen merkin käyttämiseen unionin tuomioistuimen ratkaisussa (tuomio Malaysia Dairy Industries, EU:C:2013:435, 36 kohta) on tuotu esiin, että oikeuskäytännöstä, jossa vilpillisen mielen käsitettä on yhteisön tavaramerkkiasetuksen yhteydessä tulkittu, ilmenee, että sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset ja rekisteröintihakemuksen tekohetkellä olemassa olevat tekijät, joita ovat muun muassa se, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että kolmas käytti samaa tai samankaltaista merkkiä samaa tai samankaltaista tavaraa varten. Pelkästään se, että hakija tietää tai sen on tiedettävä, että kolmas käyttää tällaista merkkiä, ei kuitenkaan riitä osoittamaan kyseisen hakijan vilpillistä mieltä. On lisäksi otettava huomioon hakijan aikomus tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekohetkellä – tämä on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella.

18. Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa on tuotu esiin (tuomio Peeters Landbouwmachines v. SMHV – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, 20 ja 21 kohta), että asiassa Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli annetun tuomion sanamuodosta ilmenee, että siinä luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä hakemusta jätettäessä. Näin ollen yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

19. Viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitetun hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esitetyin tavoin (tuomio SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, 28 kohta) tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä muun ohella seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä.

20. Muun ohessa tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentista seuraa, että tavaramerkki on tarkoitettu käytettäväksi. Tavaramerkin tosiasiallisen käytön osalta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on tuotu esiin (tuomio Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta), että unionin lainsäätäjän tarkoituksena on ollut asettaa sekä kansallisen että yhteisön tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymisen edellytykseksi tavaramerkin tosiasiallinen käyttö. Ennen tätä puheena olevassa unionin tuomioistuimen ratkaisussa on tuotu esiin (29 kohta), että tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän – joka on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä – mukaisesti luomaan tai säilyttämään näiden tavaroiden ja palvelujen markkinat ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän elinkeinotoiminnassa; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina niiden tavaroiden tai palvelujen, joita tavaramerkki suojaa, markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus.

Kysymyksenasettelu

21. Edellä mainittujen oikeusohjeiden perustella asiassa tulee arvioitavaksi asianosaisten identtisten tavaramerkkien CROSSFIT käytön aiemmuus ja erityisesti se, onko CrossFit, Inc. käyttänyt tavaramerkkiään CROSSFIT ulkomailla siinä vaiheessa, kun X on 22.10.2004 hakenut kansallisen tavaramerkin CROSSFIT rekisteröintiä. Esikysymyksenä suhteessa X:n vilpillisen mielen arviointiin asiassa on arvioitava, onko suomalaisilla yleensä ennen loppuvuotta 2004 saattanut olla tietoa CrossFit, Inc:n tavaramerkin käytöstä ulkomailla. Tämän jälkeen on arvioitava X:n vilpillistä mieltä asiaan liittyvien merkityksellisten seikkojen perusteella. Tällaisia seikkoja ovat nyt käsillä olevassa asiassa ennen muuta sanaan crossfit perustuvan tavaramerkin tosiasiallinen käyttö tavaramerkkinä vastaajatahon toimesta sekä X:n tietoisuuden todennäköisyys CrossFit, Inc:n tavaramerkistä ja sen käytöstä sinä ajankohtana, kun X on 22.10.2004 hakenut kansallisen tavaramerkin CROSSFIT rekisteröintiä.

CrossFit, Inc:n tavaramerkin käyttö ja käytön aiemmuus

22. CrossFit, Inc. on vedonnut tavaramerkkinsä CROSSFIT käytön osalta muun ohessa merkin rekisteröinti- ja hakemustietoihin Yhdysvalloissa (CrossFit, Inc:n asiakirjatodiste 5). Tämän selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että CrossFit, Inc. on käyttänyt tavaramerkkiään CROSSFIT Yhdysvalloissa kuntoharjoitteluun liittyen vuoden 1985 alusta lähtien. Vastaajat eivät ole edes väittäneet, että ne olisivat käyttäneet sanaan crossfit perustuvaa tavaramerkkiä ennen edellä mainittua ajankohtaa.

CrossFit, Inc:n tavaramerkin käytön laajuus ja tietoisuus kyseisestä merkistä Suomessa ennen loppuvuotta 2004

23. Markkinaoikeus pitää uskottavana CrossFit, Inc:n esittämää selvitystä siitä, että sillä on ollut 18 lisenssinsaajaa vuoden 2004 loppuun mennessä (CrossFit, Inc:n asiakirjatodiste 6). Yhdysvaltojen markkina-alueen laajuus huomioon ottaen ja CrossFit, Inc:n nykyisen kuntosalitoiminnan laajuuteen verrattuna tavaramerkin CROSSFIT käyttö on kuitenkin ollut 2000-luvun alussa nimenomaan kuntosalitoiminnan yhteydessä vielä varsin pienimuotoista, kuten X ja Y Oy ovat esittäneet (X:n ja Y Oy:n asiakirjatodisteet 8 ja 10). Vastaajien mukaan CrossFit, Inc:n toiminnassa on tuolloin ollut kysymys lähinnä lehden julkaisutoiminnasta ja kuntoiluohjeiden laatimisesta internetiin.

24. Kuntoilumuodon ja tavaramerkin CROSSFIT tunnettuutta on ollut omiaan lisäämään CrossFit, Inc:n verkkosivujen crossfit.com avaaminen vuoden 2001 alussa. CROSSFIT-harjoittelulle on ominaista internetin runsas käyttö. Verkkosivuilla crossfit.com on julkaistu muun muassa päivittäisiä harjoitusohjelmia. Näin ollen kyseisillä verkkosivuilla julkaistussa materiaalissa, kuten vuodesta 2002 julkaistun CrossFit Journalin artikkeleissa, voidaan katsoa käytetyn sanaa CROSSFIT kuntoharjoitteluun liittyen tavaramerkkinä tai ainakin tavaramerkinomaisesti (CrossFit, Inc:n asiakirjatodiste 7). Kyseisillä verkkosivuilla on käyty myös Suomesta käsin viimeistään vuonna 2004 (CrossFit, Inc:n asiakirjatodisteet 14, 18, 19 ja 25).

25. Sen näytön perusteella, mitä CrossFit, Inc:n tavaramerkin käytöstä Suomessa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuoliskolta alkaen on esitetty, ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä siitä, miten hyvin merkki oli tunnettu Suomessa ennen sitä ajankohtaa, kun X on hakenut vastaajien kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä vuonna 2004. Selvää kuitenkin on se, että jotkut kuntoilusta kiinnostuneet suomalaiset ovat tunteneet Greg Glassmanin toimintaan viittaavan tavaramerkin CROSSFIT mainittuna ajankohtana.

X:n vilpillinen mieli

26. Asiassa on riidatonta, että X on Suomen johtavia Krav Maga -ammattilaisia, joka tuntee hyvin kamppailulajeja sekä niitä tukevia kuntoharjoittelumuotoja, ja että hän on käynyt hankkimassa Krav Maga -koulutusta Yhdysvalloissa vuonna 1999. X:n Budoka-lehteen kirjoittaman artikkelin mukaan jo mainittuun vuoteen mennessä vuonna 1998 perustetun Pohjolan Krav Maga Itsepuolustusliitto ry:n ohjaaja- ja kouluttajakoulutukseen oli osallistunut lähes 40 oppilasta, joista valtaosa oli viranomaisia poliisista, tullista, puolustusvoimista sekä palo- ja pelastuslaitoksesta (CrossFit, Inc:n asiakirjatodiste 24).

27. Markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuullun X:n mukaan hän on yhdessä LH:n kanssa keksinyt sanan Crossfit kuvaamaan kuntopiiriharjoittelua. X on vuonna 1995 perustanut Z Oy:n, jonka kuntosalinpitoa koskevassa elinkeinotoiminnassa vastaavaa tavaramerkkiä on X:n mukaan käytetty siitä lähtien. Z Oy:n toiminta on ollut pienimuotoista johtuen osaltaan X:n osallistumisesta myös yhdistystoimintaan. X:n ei ole juuri tarvinnut mainostaa palvelujaan ottaen huomioon hänen laajat kontaktinsa, jotka ovat syntyneet hänen vetämiensä koulutusten myötä. X:n mukaan hän on kuullut CrossFit, Inc:stä ensimmäisen kerran vasta vuonna 2012.

28. Markkinaoikeuden käsityksen mukaan sanan crossfit kaltaisen sanayhdistelmän niin sanottu keksiminen ei edellytä erityisempää englannin kielen taitoa. On siis hyvinkin mahdollista, että X on esittäminsä tavoin ollut keksimässä tällaista sanaa. Käsillä olevan asian arvioinnin kannalta olennaista on kuitenkin sanan crossfit käyttö tavaramerkkinä.

29. Vastaajat eivät ole esittäneet asiakirjanäyttöä siitä, että vastaajataho olisi käyttänyt sanaan crossfit perustuvaa tavaramerkkiä lainkaan vuosina 1995–2001. Vuoden 2002 käytön osalta näytöksi on puolestaan esitetty X:n Z Oy:n nimissä allekirjoittama 27.3.2002 päivätty tarjous, jossa on Turenko Oy:n JN:lle osoitettuna tarjottu kahden tunnin liikuntapäivää nimellä "Krav Maga ja Cross fit-liikuntapäivä" (X:n ja Y Oy:n asiakirjatodiste 3). Markkinaoikeudessa todistajana kuultu JN on kertonut tällaista liikuntatapahtumaa hänen silloin edustamalleen yhtiölle tosiaankin tarjotun mutta tapahtuma ei kuitenkaan loppujen lopuksi toteutunut. JN on myös kertonut, että hän on tullut kouluttajaksi X:n salille 1990-luvun loppupuoliskolla, jolloin X on jo puhunut crossfitistä.

30. Vastaajien mukaan vastaajatahon tavaramerkin käyttöä osoittaa myös Z Oy:n esitteiden ja mainoskirjeiden mukana vuonna 2003 jaettu X:n laatima dokumentti "Kilpailijan peruskuntokausi", dokumentti Z Oy:n harjoitusajoista ja -maksuista keväältä 2004 ja Z Oy:n ilmoitus "Kamppailijan fysiikkaleiri su 15.10.2006" (X:n ja Y Oy:n asiakirjatodisteet 4–6). Näissä dokumenteissa on käytetty ilmaisuja Cross fit -kuntopiiri ja crossfit-kiertoharjoittelu.

31. Esitetty näyttö vastaajien väittämästä tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä on hyvin vähäistä. X:n viittaus siihen, että hänen ei ole juurikaan tarvinnut markkinoida tarjoamiaan palveluja paperisin mainoksin tai myöskään internetissä laajoista kontakteistaan johtuen, viittaa siihen, ettei hänen ole myöskään tämänkaltaisessa välittömässä markkinoinnissa tarvinnut käyttää tavaramerkkiä CROSSFIT, vaan markkinointi on ilmeisesti tapahtunut lähinnä X:ään itseensä viitaten.

32. Markkinaoikeus katsoo, etteivät vastaajat ole esittäneet riittävää näyttöä siitä, että X tai Z Oy olisi käyttänyt sanaa crossfit tavaramerkkinä siten, että sen käyttöä olisi edellytyksiä pitää tosiasiallisena tavaramerkin käyttönä ennen kuin X haki kansallisen tavaramerkin CROSSFIT rekisteröintiä 22.10.2004 tai sen jälkeenkään ainakaan ennen vuotta 2013. Todettu johtopäätös ei ole ristiriidassa sen kanssa, että X on CrossFit, Inc:n suomalaisille linsenssinsaajille vuonna 2013 lähettämässään myyntitarjouksessa todennut, että aloitamme liiketoiminnan Suomessa hallinnassamme olevalla tavaramerkillä CROSSFIT, ellei hyväksyttävää myyntitarjousta saada (CrossFit, Inc:n asiakirjatodiste 31). Mainittu johtopäätös ei ole ristiriidassa myöskään sen kanssa, että vastaajatahon verkkosivuilla crossfit.fi on vuonna 2013 esitetty maailman nopeimmin kasvavan kuntoilumuodon CROSSFIT rantautuneen Suomeen (CrossFit, Inc:n asiakirjatodisteet 9 ja 11).

33. X on tutustunut Krav Maga -nimiseen itsepuolustus- ja lähitaistelulajiin vuosina 1987 ja 1988 toimiessaan YK-tehtävissä Israelissa, ja hän on toiminut lajin piirissä Suomessa 1990-luvulta lähtien niin Z Oy:n elinkeinotoiminnan kuin yhdistystoiminnakin puitteissa. X on myös käynyt tutustumassa Krav Maga -koulutukseen Yhdysvalloissa vuonna 1999, kuten muun ohessa X:n kirjoittamasta Budoka-lehden artikkelista ilmenee (CrossFit, Inc:n asiakirjatodiste 24).

34. CROSSFIT-lajin on esitetty olevan Krav Maga -lajin kuntoharjoittelumuoto. Vastaajien mukaan näillä lajeilla ei kuitenkaan ole ollut mitään tekemistä keskenään 2000-luvun alussa. CrossFit, Inc:n esittämän näytön (CrossFit, Inc:n asiakirjatodisteet 22 ja 26) perusteella ei ole edellytyksiä tehdä sellaista johtopäätöstä, että puheena olevat lajit olisivat edes alan aktiivisten toimijoiden keskuudessa tyypillisesti kytketty toisiinsa vuonna 1999, jolloin X kävi Krav Maga

-koulutuksessa Yhdysvalloissa, tai vielä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alkupuoliskollakaan.

35. CrossFit, Inc:n esittämä näyttö ei suoraan osoita, että X olisi tiennyt CrossFit, Inc:n tavaramerkin käytöstä Yhdysvalloissa kuntoharjoitteluun liittyen siinä vaiheessa, kun X haki kansallisen tavaramerkin CROSSFIT rekisteröintiä 22.10.2004. X on kuitenkin ollut tuona ajankohtana ilmeisen tietoinen internetistä, koska hänen toiminnassaan käytetty verkkotunnus z.fi on myönnetty jo 16.11.1998 (CrossFit, Inc:n asiakirjatodiste 27). Kun lisäksi otetaan huomioon X:n edellä kohdassa 26 todettu tausta, ja kun X on hyvin todennäköisesti viimeistään 15.10.2004 rekisteröidyn verkkotunnuksen crossfit.fi rekisteröintiä hakiessaan tullut tietoiseksi jo vuonna 1999 rekisteröidystä verkkotunnuksesta crossfit.com ja sen myötä vuoden 2001 alussa avatuista verkkosivuista crossfit.com, markkinaoikeus katsoo olevan varsin todennäköistä, että X on tiennyt puheena olevasta ulkomaisen tavaramerkin käytöstä jo ennen 22.10.2004.

36. Vastaajat eivät ole osoittaneet, että X tai Z Oy olisivat käyttäneet sanaa crossfit tavaramerkkinä lainkaan vuosina 1995–2001 ja tosiasiallisesti tavaramerkinomaisesti sen jälkeenkään ainakaan ennen vuotta 2013. Tämä viittaa siihen, että X:n tarkoitus hakiessaan kansallisen tavaramerkin CROSSFIT rekisteröintiä vuonna 2004 ei ole liittynyt merkin käyttöön tavaramerkkinä, vaan X:n tarkoituksena on pikemminkin ollut estää CrossFit, Inc:ä tulemasta Suomen markkinoille tavaramerkillään CROSSFIT tai hyötyä tällaisesta mahdollisesta CrossFit, Inc:n pyrkimyksestä.

37. Todetut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että X on ollut kansallisen tavaramerkin CROSSFIT numero 233986 rekisteröintiä 22.10.2004 hakiessaan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä. Lisäksi kun otetaan huomioon, että asianosaisten tavaramerkit ovat identtiset sanamerkit ja että vastaajatahon kansallisen tavaramerkin kannevaatimuksessa tarkoitettujen luokan 41 palveluiden (Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilutoiminnat) voidaan katsoa olevan samoja tai samankaltaisia kuin kantajan käyttämän tavaramerkin kattamat palvelut (kuntoharjoittelu sekä siihen liittyvät harjoitusohjelmat ja kuntoiluohjeet), muutkin mainitun lainkohdan mukaiset tavaramerkin mitätöinnin edellytykset täyttyvät.

CrossFit, Inc:n väitetty passiivisuus

38. Vastaajien mukaan CrossFit, Inc. on tavaramerkkilain 8 §:n perusteella menettänyt puhevaltansa, kun se on puuttunut vastaajien kansalliseen tavaramerkkiin vasta vuonna 2013. Vastaajien mukaan CrossFit, Inc. on saanut tiedon niiden kansallisesta tavaramerkistä CrossFit, Inc:n yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä käsiteltäessä.

39. Tavaramerkkilain 8 §:n mukaan, vaikka rekisteröity tavaramerkki, jota on käytetty tässä maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, on sekoitettavissa aikaisempaan rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin, myöhemmän merkin käyttämistä ei saa kieltää, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman merkin haltija on ollut tietoinen merkin käytöstä sanotun ajan

40. Edellä kohdassa 32 arvioiduin tavoin asiassa ei ole näytetty, että vastaajat olisivat käyttäneet kansallista tavaramerkkiään ainakaan ennen vuotta 2013. Tähän nähden CrossFit, Inc. ei ole väitetyn passiivisuutensa vuoksi menettänyt kielto- ja sen myötä kanneoikeuttaan.

Johtopäätös

41. Edellä todetut seikat huomioon CrossFit, Inc:n kannevaatimus on hyväksyttävä.

Tuomiolauselma

X:n ja Y Oy:n kansallinen tavaramerkkirekisteröinti CROSSFIT numero 233986 luokassa 41 julistetaan mitättömäksi seuraavien palveluiden osalta: Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilutoiminnat.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.1.2015.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Reima Jussila.

Lainvoimainen

 
Julkaistu 18.11.2014