MAO:217/18

Suomen Asianajajaliitto > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky - harhaanjohtavuus

Diaarinumero: 2017/106
Antopäivä: 6.4.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.12.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suomen Asianajajaliitto on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 261794 Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) rekisteröinnin kumoamista varten.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa vastaajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 8.249,10 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Haettu tavaramerkki Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) johtaa yleisöä harhaan sen vuoksi, että se antaa harhaanjohtavan vaikutelman tarjottavan palvelun laadusta, ja myös sen vuoksi, että se antaa harhaanjohtavan vaikutelman tavaramerkinhaltijana olevasta vastaajasta ja sen jäsenistä suhteessa muihin lakimiehiin. Etuliitteen auktorisoitu yhdistäminen sanoihin lakimies ja lakiasiaintoimisto on harhaanjohtavaa. Suomessa lakimiehiltä tai lakiasiaintoimistoilta ei yleisesti edellytetä mitään erityistä auktorisointia.

Lakiasioita hoitavat ammattimaisesti pääasiassa asianajajat, yleiset oikeusavustajat ja muut tuomarinvirkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneet henkilöt, joita yleisessä kielenkäytössä kutsutaan lakimiehiksi. Laissa on erikseen säännelty erityiset lakimiesryhmät ja näiden nimikkeet, kuten asianajajista annetussa laissa tarkoitettu asianajaja ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Etuliitteen auktorisoitu käyttäminen sanojen lakimies ja lakiasiaintoimisto yhteydessä on omiaan antamaan yleisölle virheellisen vaikutelman siitä, että etuliitteen käyttäjältä edellytetään jotain korkeampiasteista auktorisointia kuin muilta lakimiehiltä tai lakipalveluita tarjoavilta toimistoilta. Etuliite sisältää implisiittisen vastakkainasettelun ja vertailun siten, että muiden lakimiesryhmien tai lakiasiaintoimistojen voidaan ymmärtää olevan auktorisoimattomia tai ei-auktorisoituja.

Esimerkiksi asianajajat ovat aivan yhtä lailla auktorisoituja lakimiehiä asianajajista annetun lain ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen nojalla, ja asianajajien antaman palvelun laatuun liittyy tiukempia laatu- ja muita vaatimuksia kuin mitä luvan saaneilta oikeudenkäyntiavustajilta edellytetään. Lisäksi vastaajan jäsenten eli luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuusvaatimukset ovat vähäisemmät kuin mitä esimerkiksi asianajajilta edellytetään. Tavaramerkin sisältämä viittaus johonkin erityiseen auktorisointiin on harhaanjohtava.

Vastaajan jäsenistö koostuu vain osasta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitetuista lakimiehistä. Kaikki luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat kuitenkin luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa määritellyn valvonnan alaisia riippumatta siitä, ovatko he tai heidän toimistonsa auktorisoituja eli vastaajan jäseniä vai eivät. Vastaavasti siltä osin kuin he hoitavat laissa tarkoitettuja tehtäviä, heidän on noudatettava luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille säädettyjä velvollisuuksia mahdollisesta vastaajayhdistyksen jäsenyydestä riippumatta.

Kuluttaja tai yritys, joka käyttää oikeudellisia palveluja, ei välttämättä osaa tehdä laadullista eroa nimikkeiden auktorisoitu lakiasiaintoimisto, lakiasiaintoimisto tai asianajotoimisto välillä, ja voi sen vuoksi saada tavaramerkin perusteella harhaanjohtavan vaikutelman, että palvelujen käyttäjä voisi saada laadullisesti parempaa palvelua auktorisoidusta lakiasiaintoimistosta. Haettu tavaramerkki on omiaan luomaan harhaanjohtavan vaikutelman, että tavaramerkkiä käyttävä palveluntarjoaja olisi auktorisoinnista johtuen velvoitettu korkeampiin laatuvaatimuksiin kuin muut kilpailevat palveluntarjoajat ja olisi sen myötä laadullisesti parempi kuin lakiasiaintoimisto tai asianajotoimisto. Tavaramerkki on siten omiaan luomaan harhaanjohtavan vaikutelman korkeatasoisemmasta palvelusta ja siten kokonaisuudessaan harhaanjohtavan vaikutelman kilpailevien toimijoiden palvelun laadusta ja laatuvaatimuksista. Tavaramerkki on omiaan johtamaan harhaan myös syyttäjiä, tuomioistuimia ja muita viranomaisia sen antaessa erehdyttävän käsityksen palvelun laadusta sekä erehdyttävää ja väärää tietoa palvelun alkuperästä.

Ilmaisun harhaanjohtavuuden on myös Helsingin käräjäoikeus vahvistanut 8.2.2017 antamassaan tuomiossa numero 17/6/67, jossa katsottiin vastaajan nimen olevan yhdistyslain vastaisesti harhaanjohtava. Haetun tavaramerkin sisältäessä samat harhaanjohtavat sanat Auktorisoitu Lakimies, myös haettu tavaramerkki ja sen käyttö vastaajan tai sen jäsenten toimesta on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Käräjäoikeuden tuomion perusteella on kiistatta selvää, että vastaajan nimen ollessa harhaanjohtava myös haettu tavaramerkki on harhaanjohtava.

Haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, koska se ilmaisee luokan 45 (oikeudelliset palvelut) palvelujen lajia, laatua tai käyttötarkoitusta eikä se erota merkinhaltijan palveluja muiden vastaavista palveluista. Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös ei ole vallitsevan oikeuskäytännön mukainen.

Sanat auktorisoitu, lakimies ja lakiasiaintoimisto eivät ole erottamiskykyisiä sanoja luokassa 45 (oikeudelliset palvelut). Luokan 45 oikeudellisia palveluja tarjotaan edellä todetulla tavalla kuluttajille, joten kohderyhmä koostuu keskivertokuluttajista.

Patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut valituksenalaisessa päätöksessään, että sanat lakimies ja lakiasiaintoimisto ovat erottamiskyvyttömiä sanoja. Näiden sanojen edessä olevan sanan auktorisoitu Patentti- ja rekisterihallitus on todennut olevan kuvaileva. Kun haettu tavaramerkki muodostuu yksin erottamiskyvyttömistä, kyseessä olevan luokan palveluja tarjoavia palveluntarjoajia tarkoittavista sanoista ja niihin liitetystä kuvailevasta sanasta, haettu tavaramerkki on kokonaisuudessaankin kuvaileva. Täten haetun tavaramerkin ja oikeudellisten palveluiden välillä on olemassa suora ja konkreettinen yhteys, jonka perusteella keskivertokuluttaja voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että tavaramerkillä kuvaillaan kyseessä olevia oikeudellisia palveluja ja niiden laatua. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut soveltaa haettuun tavaramerkkiin tavaramerkkilain 13 §:n mukaista hylkäysperustetta, koska ainakin yksi haetun tavaramerkin mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten palvelujen ominaisuuden.

Merkissä esiintyvät kirjainyhdistelmät (AL) ja (ALT) ovat kirjainlyhenteitä, jotka muodostuvat kuvailevien sanayhdistelmien Auktorisoitu Lakimies ja Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto alkukirjaimista, ja nämä kirjainyhdistelmät ovat kuvailevista sanayhdistelmistä johdettuina erottamiskyvyttömiä. Merkin haltijakin on todennut kirjainlyhenteiden kuvailevan sanayhdistelmien lyhenteitä.

Merkkiin sisältyvät, sulkeissa olevat lyhenteet (AL) ja (ALT) ovat yksiselitteisesti ymmärrettävissä ainoastaan erottamiskyvyttömien sanayhdistelmien Auktorisoitu Lakimies ja Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto lyhenteiksi. Sulkeet vahvistavat käsitystä siitä, että kysymys on sanayhdistelmien alkukirjaimista muodostuvista kirjainlyhenteistä, eikä keskivertokuluttajalla ole syytä tehdä muuta johtopäätöstä. Mikään muu johtopäätös ei ole perusteltu eikä uskottava.

Sen lisäksi, että haettu tavaramerkki tulee harhaanjohtavana ja erottamiskyvyttömänä kumota, rekisteröinnille on este myös sen vuoksi, että haettu tavaramerkki sisältää sanoja, joilla on erityinen vapaanapitotarve, minkä vuoksi haetun tavaramerkin rekisteröinti tulee alan toimijoiden yleisen edun nimissä kumota eikä mahdollistaa kyseisten sanojen monopolisointia vastaajalle.

Vapaanapitotarve ei ole olemassa ainoastaan sen vuoksi, että kuvailevia merkkejä voidaan käyttää viittamaan palvelujen laatuun ja muihin ominaisuuksiin, vaan myös sen johdosta, että niillä voidaan vaikuttaa kuluttajien valintoihin eri tavoin. Kun merkki yksinomaan kuvaa kyseistä palvelua tai sen jotain ominaisuutta, tällaista merkkiä on pidettävä täysin erottamiskyvyttömänä. Tämän vuoksi kilpailevien elinkeinonharjoittajien on voitava vapaasti käyttää tällaisia kuvailevia sanoja tai kuvioita markkinoinnissaan ja niille on siten erityinen vapaanapitotarve kilpailijoiden toiminnassa eikä niitä voida tavaramerkkilainsäädännön nojalla monopolisoida vain yhdelle yritykselle tai yhteisölle. Tavaramerkkioikeudellista monopolia ei voida myöntää sellaisiin sanoihin tai sanayhdistelmiin, tai muunkaan tyyppisiin merkkeihin, jotka ovat tarpeen kaupassa ja teollisuudessa.

Haetun tavaramerkin hallitsevat elementit lakimies ja lakiasiaintoimisto ovat yleisesti käytössä oikeudellisten palvelujen toimialalla. Näin ollen myös näiden sanojen yhdistelmät kuvailevan ilmaisun auktorisoitu kanssa ovat sellaisia ilmaisuja, joihin liittyy vahva vapaana pitämisen tarve toimialalla, jolla tarjotaan oikeudellisia palveluja. Tämä tarve on ilmeinen siitäkin huolimatta, ettei Suomessa ole erityistä lakimiesten auktorisointijärjestelmää. Edellä todetulla tavalla ei voida katsoa asianmukaiseksi ja hyväksyttäväksi, että jollekin yksittäiselle toimijalle, kuten vastaajalle, myönnettäisiin yksinoikeus käyttää luokan 45 oikeudellisia palveluja kuvaavia harhaanjohtavia ilmaisuja, jotka voisivat olla omiaan vaikuttamaan kuluttajien valintoihin kuluttajan erehtyessä luulemaan, että kuluttaja voisi saada auktorisoidulta lakimieheltä tai auktorisoidusta lakiasiaintoimistosta korkeampiluokkaista palvelua kuin muilta alan toimijoilta.

Koska vastaajan nimi on katsottu harhaanjohtavaksi ja lainvastaiseksi, olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan tilanteessa, jossa haettu tavaramerkki, sen sisältäessä käräjäoikeuden harhaanjohtavaksi ja lainvastaiseksi toteaman ilmaisun, on selvästi tavaramerkkilain vastaisesti harhaanjohtava ja erottamiskyvytön.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Verrattuna väitteeseen valituksessa on uutena asiana esitetty lähinnä Helsingin käräjäoikeuden tuomio. Sen osalta on tarpeen todeta, että kysymyksessä on yhdistyslain mukainen ratkaisu, joka ei ole suoraan verrannollinen tavaramerkkilain perusteella tehtävään arvioon tavaramerkin rekisteröitävyydestä.

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry:n vastaus

Vaatimukset

Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.314,40 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Harhaanjohtavuutta on tarkasteltava suhteessa palveluluetteloon, joka ilmaisee merkin suoja-alan. Haetun merkin suoja-ala kattaa oikeudelliset palvelut. Haettu merkki luo mielikuvan lakimiesten ja lakiasiaintoimistojen tarjoamista palveluista vain välillisesti, koska palvelutarjontaan kuuluvia erilaisia oikeudellisten palveluiden alaryhmiä ei nimetä merkissä mitenkään. Merkki ei antamansa mielikuvan vuoksi voi olla harhaanjohtava oikeudellisten palveluiden tavaramerkkinä.

Harhaanjohtavuutta on tarkasteltava myös suhteessa haetun merkin haltijaan. Merkin haltijana olevan yhdistyksen jäsenet tarjoavat näitä oikeudellisia palveluita, joten merkin antama informaatio ei voi johtaa kohdeyleisöä harhaan.

Valituksessa mainitussa Helsingin käräjäoikeuden vielä vailla lainvoimaa olevassa tuomiossa oli kysymys vastaajayhdistyksen nimestä, ja erityisesti siihen sisältyvistä sanoista Attorneys at Law, jolla ilmaisulla käräjäoikeuden tuomion mukaan vakiintuneesti käännetään suomenkielinen sana asianajaja englanninkielelle. Kyseisestä ratkaisusta ei voida vetää johtopäätöksiä nyt käsillä olevan tavaramerkin harhaanjohtavuudesta, koska haettu merkki ei edes sisällä kyseisiä englanninkielisiä sanoja.

Haetun merkin erottamiskykyä tulee tarkastella suhteessa merkin suoja-alaan, eli haettuun palveluluetteloon oikeudelliset palvelut luokassa 45. Tarkastelun yhteydessä haettu merkki voidaan "paloitella" pienempiin osiin, mutta erottamiskykyä koskeva ratkaisu on kokonaisarviointia. Siitä, että merkkiin sisältyy yksi tai useampikin irrallisena erottamiskyvytön osa ei seuraa, että merkki kokonaisuutena arvioiden olisi aina erottamiskyvytön. Tämä on johdonmukaisesti vahvistettu oikeuskäytännössä.

Jotta sanamerkki olisi erottamiskyvytön, sillä täytyy sellaisenaan olla vähintään yksi merkitys, joka kuvailee suoja-alaan kuuluvia tavaroita tai palveluja. Ollakseen erottamiskyvytön merkin tulee kertoa kohdeyleisölle välittömästi ja suoraan palvelun laji, laatu tai käyttötarkoitus. Mikäli näiden seikkojen havaitseminen edellyttää kohdeyleisöltä ajatustyötä tai muiden seikkojen huomioon ottamista, merkki ei kerro palvelusta välittömästi ja suoraan, ja sitä on tällöin pidettävä erottamiskykyisenä.

Nähdessään tavaramerkin Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) kohdeyleisö ei saa merkin muodostamasta kokonaisuudesta mitään sellaista tietoa, joka kertoisi suoja-alaan kuuluvista palveluista välittömästi ja suoraan mitään seikkaa. Merkki on kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyinen.

Pyrkimällä erottelemaan merkistä osia ja osoittamaan ne yksittäisinä erottamiskyvyttömiksi valittaja sivuuttaa täysin sen tosiasian, että merkin erottamiskyky on nimenomaisesti merkin muodostavan kokonaisuuden erottamiskykyä. Siten sillä, että merkin osat kenties ovat erottamiskyvyttömiä, ei ole lopputuloksen kannalta merkitystä.

Vapaanapidon tarve on peruste jättää merkki rekisteröimättä silloin, kun on selvää, ettei tietyllä, suoja-alan osoittamalla alalla voida ilmaista tuotteen ominaisuutta millään muulla ilmauksella. Oikeudellisia palveluita kuvailtaessa ei palveluntarjoajalla ole mitään erityistä syytä käyttää juuri haetussa merkissä esiintyvää ilmausta. Todennäköisemmin käytettäisiin esimerkiksi ilmauksia "lakipalveluita", "lainopillista neuvontaa" tai "oikeudellista asiantuntemusta". Väite vapaanapidon tarpeesta on hylättävä ilmeisen perusteettomana.

Ratkaisu harhaanjohtavuutta ja erottamiskykyä koskevassa asiassa riippuu kokonaisharkinnasta. Valittaja on väitteentekijä, joka tehdessään väitteen on ottanut tietoisesti riskin siitä, että sille aiheutuu kuluja. Kuluvastuun sälyttäminen tavaramerkin haltijalle voi tapahtua vain poikkeuksellisesta syystä. Nyt käsillä olevassa asiassa ei ole perustetta määrätä merkin haltijaa korvaamaan väitteentekijän kuluja edes osittain.

Valittaja on valituksellaan saanut aikaan tilanteen, jossa merkin haltijan on ollut tarpeen puolustaa oikeuksiaan myös valitusasteessa. Siten valituksen tullessa hylätyksi valittaja on velvollinen korvaamaan tavaramerkin haltijan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Olisi kohtuutonta, jos tavaramerkin haltija joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittajan lausuma

Valittaja on muun ohella esittänyt, että kohdeyleisölle eli keskivertokuluttajalle syntyy haetusta tavaramerkistä välitön käsitys siitä, että sen nojalla oikeudellisia palveluja tarjoava auktorisoitu lakimies (AL) tai auktorisoitu lakiasiaintoimisto (ALT) tarjoaisi tavanomaista korkeampilaatuisia oikeudellisia palveluja kuin "auktorisoimattomat" oikeudellisia palveluja tarjoavat kilpailijat. Näin ollen haettu tavaramerkki synnyttää välittömän virheellisen ja harhaanjohtavan vaikutelman kohdeyleisön keskuudessa.

Lakiasioiden asianmukainen hoitaminen on kohdeyleisölle eli keskivertokuluttajille hyvin tärkeää. Tällaisilla asioilla saattaa olla olennainen merkitys esimerkiksi kuluttajien taloudellisen turvallisuuden kannalta. Tämän vuoksi oikeudellisten palvelujen tarjoaminen tulee olla asianmukaista ja harhaanjohtamatonta, jotta kuluttajilla on jo oikeudellisten palvelujen hankkimista suunnitellessaan riittävästi tietoja markkinoituja palveluja koskevista keskeisistä seikoista. Valituksessa mainitussa Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa todetulla tavalla yhdistelmä "auktorisoitu lakimies" on omiaan luomaan harhaanjohtavan käsityksen siitä, että auktorisoidulta lakimieheltä olisi mahdollista saada korkeampilaatuisia palveluja kuin "auktorisoimattomalta" palveluntarjoajalta. Haettu tavaramerkki luo näin ollen välittömästi harhaanjohtavan ja virheellisen käsityksen sen kattamien oikeudellisten palvelujen sisällöstä.

Vastaaja ei ole missään vaiheessa kiistänyt, etteivätkö suluissa olevat kirjainlyhenteet (AL) ja (ALT) olisi erottamiskyvyttömien sanayhdistelmien Auktorisoitu Lakimies ja Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto lyhenteitä. Kirjainlyhenteiden sisältö ja merkitys on näin ollen riidaton seikka.

Kun on riidatonta, että haettuun tavaramerkkiin sisältyvät kirjainlyhenteet (AL) ja (ALT) viittaavat niitä edeltäviin erottamiskyvyttömiin sanayhdistelmiin Auktorisoitu Lakimies ja Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto, on selvää, ettei myöskään sanotuista kirjainyhdistelmistä tule yhtään sen erottamiskykyisempiä. Näin ollen pelkkien erottamiskyvyttömien elementtien yhdistelmästä ei muodostu erottamiskykyistä kokonaisuutta, vaan haettu tavaramerkki on kokonaisuutena arvioiden erottamiskyvytön.

Tavaramerkki katsotaan erottamiskyvyttömäksi, jos sillä on vähintään yksi merkitys, joka kuvailee suoja-alaan kuuluvia tavaroita tai palveluja. Sanat lakimies ja lakiasiaintoimisto yhdistetään automaattisesti oikeudellisiin palveluihin eikä tätä muuta niiden eteen lisätty kuvaileva termi auktorisoitu tai sanayhdistelmien perässä olevat kirjainlyhenteet (AL) tai (ALT). Tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen oikeudellisille palveluille, koska kohdeyleisö ymmärtää välittömästi, että kysymys on jonkinasteisista oikeudellisista palveluista.

Korkein hallinto-oikeus on todennut, että hallintolainkäyttölain 74 §:n ja sen esitöiden valossa yleisenä lähtökohtana on, että asian hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Olisi kohtuutonta, että valittaja voittaessaan asian joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Erottamiskyky

Markkinaoikeus arvioi ensimmäiseksi sitä, onko tavaramerkkiä Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) pidettävä erottamiskykyisenä sen kattamille luokan 45 palveluille "Oikeudelliset palvelut".

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä kyseisessä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat ymmärtävät merkin.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palveluiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluita tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö tavaramerkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Oikeuskäytännössä on myös vakiintuneesti katsottu, että yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 30 kohta, tuomio 16.9.2004, SAT.1 v. SMHV, C-329/02 P, EU:C:2004:532, 23 kohta ja tuomio 15.3.2012, Strigl ja Securvita, C-90/11 ja C-91/11, EU:C:2012:147, 30 kohta).

Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että jos kohdeyleisö mieltää kirjainyhdistelmät sanayhdistelmien, joihin ne on yhdistetty, lyhenteiksi, kyseiset kirjainyhdistelmät eivät voi olla enempää kuin kokonaisuutena tarkasteltavan tavaramerkin kaikkien osien summa siitäkään huolimatta, että kirjainyhdistelmiä voidaan erikseen tarkasteltuina pitää erottamiskykyisinä. Kirjainyhdistelmällä, jossa toistetaan sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimet, on päinvastoin sanayhdistelmään nähden ainoastaan toisarvoinen asema. Kirjainyhdistelmä voi, vaikkei se olekaan erikseen tarkasteltuna kuvaileva, olla kuvaileva sen vuoksi, että se on yhdistetty kyseisessä tavaramerkissä pääasialliseen ilmaisuun, joka on erikseen tarkasteltuna kuvaileva ja jonka lyhenteeksi kyseinen kirjainyhdistelmä mielletään (ks. tuomio 15.3.2012, Strigl ja Securvita, C-90/11 ja C-91/11, EU:C:2012:147, 37 ja 38 kohta).

Viimeksi mainittuun tuomioon liittyen Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että tuomion perusteluja ei voida kuitenkaan tulkita siten, että siinä ilmaistaisiin yleinen arviointisääntö, joka koskisi sellaisen kirjainyhdistelmän toisarvoisuutta, jossa toistetaan sanayhdistelmän, johon se on yhdistetty, kunkin sanan alkukirjaimet. Rekisteröintikyvyttömyyttä on arvioitava tapauskohtaisesti sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkin eri osien keskinäisestä riippuvuudesta sekä merkistä kokonaisuudessaan (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 31 ja 32 kohta).

Nyt tarkasteltavana olevassa asiassa tavaramerkin kattamat palvelut eli oikeudelliset palvelut on suunnattu sekä yrityksille että suurelle yleisölle, joka koostuu pääosin tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Kyseisen kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen voidaan katsoa olevan tavanomaista korkeampi oikeudellisten palvelujen osalta niiden asiantuntemusta edellyttävän luonteen ja hinnan vuoksi.

Merkissä Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) kahteen kertaan esiintyvä sana auktorisoitu on adjektiivimuoto verbistä auktorisoida, joka Kielitoimiston sanakirjan mukaan tarkoittaa valtuuttaa. Merkkiin sisältyvä sana lakimies kuvailee oikeudellisia palveluita tarjoavaa henkilöä ja vastaavasti sana lakiasiaintoimisto sitä paikkaa tai yritystä, joka kyseisiä palveluita tarjoaa. Merkin sanayhdistelmät Auktorisoitu Lakimies ja Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto ilmaisevat näin ollen suoraan, että kyseessä olevia palveluita tarjoaa jonkinlaisen valtuutuksen saanut lakimies ja valtuutuksen saanut lakiasiaintoimisto.

Merkissä esiintyvät lisäksi sulkeissa lyhenteet AL ja ALT. Nämä lyhenteet eivät sellaisenaan erikseen tarkasteltuina kuvaile kysymyksessä olevia palveluja tai mitään niiden ominaisuutta tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Merkkiä tulee kuitenkin tarkastella kokonaisuutena, ja arvioida etenkin sitä, millaisen viestin merkki kokonaisuutena tarkasteltuna kyseessä olevien palveluiden yhteydessä kohdeyleisölleen välittää. Markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö mieltää välittömästi merkkiin sisältyvät kirjainyhdistelmät AL ja ALT niitä edeltävien sanayhdistelmien Auktorisoitu Lakimies ja Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto lyhenteiksi. Kirjainyhdistelmien merkitseminen sulkuihin ja erikseen kummankin sanayhdistelmään jälkeen korostaa vaikutelmaa siitä, että ne on tarkoitettu pelkästään lyhenteiksi edeltävistä sanoista, vaikka ne eivät olisikaan ainoat mahdolliset lyhenteet. Asiassa ei ole myöskään tullut esille, että merkin kirjainyhdistelmillä olisi tai edes voisi olla jokin erillinen merkitys, jonka perusteella kohdeyleisö voisi mieltää asianomaisten palvelujen erottuvan palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä. Näin ollen kyseiset lyhenteet eivät ole tässä tapauksessa omiaan tekemään merkkikokonaisuudesta erottamiskykyistä.

Edellä esitetty huomioon ottaen merkillä Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) on kokonaisuutena arvioiden suora ja konkreettinen yhteys sen kattamiin oikeudellisiin palveluihin. Merkki ilmaisee sen kattamien palveluiden lajia ja laatua, ja tavaramerkin perusteella kohdeyleisö ei voisi näin ollen mieltää asianomaisten palvelujen erottuvan vastaavista palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä.

Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) ei näin ollen ole omiaan erottamaan haltijan tarjoamia oikeudellisia palveluita muiden vastaavista palveluista tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

2 Harhaanjohtavuus

Valituksenalainen päätös ja oikeudenkäynnin osapuolten markkinaoikeudessa esittämä huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo tarpeelliseksi arvioida vielä myös puheena olevan tavaramerkin harhaanjohtavuutta.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että merkin on oltava tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara (ks. esim. tuomio 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, 47 kohta).

Edellä esitetyn mukaisesti tavaramerkkiin Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) sisältyvän sanayhdistelmän Auktorisoitu Lakimies voidaan ymmärtää tarkoittavan jonkinlaisen valtuutuksen saanutta lakimiestä ja sanayhdistelmän Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto voidaan ymmärtää tarkoittavan jonkinlaisen valtuutuksen saanutta lakiasiaintoimistoa.

Merkin harhaanjohtavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että Suomessa ei ole olemassa sääntelyä erityisestä lakimiesten ja lakiasiaintoimistojen auktorisoinnista, eikä näin ollen sääntelyä ammattinimikkeen auktorisoitu lakimies ja vastaavasti sanayhdistelmän auktorisoitu lakiasiaintoimisto käytöstä. Sana auktorisoitu viittaa kuitenkin yleisesti siihen, että sen käytön taustalla on tietyn virallisen tahon suorittama auktorisointi, kuten lupamenettely, johon pohjautuvan hyväksynnän perusteella kyseistä nimikettä saisi ainoastaan käyttää.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että oikeudellisten palvelujen yhteydessä käytettynä nyt kysymyksessä oleva tavaramerkki on omiaan antamaan kohdeyleisölle harhaanjohtavan käsityksen siitä, että kyseisiä palveluja tarjoaa jonkin virallisen auktorisoinnin saanut henkilö tai lakiasiaintoimisto, millaista auktorisointia ei ole esimerkiksi lakimiehellä tai lakiasiaintoimistolla, joiden nimikkeiden yhteydessä ei esiinny sanaa auktorisoitu.

Tavaramerkin sisältämän sanayhdistelmän Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto osalta kohdeyleisö voi myös erehtyä olettamaan, että kyseinen lakiasiaintoimisto on yrityksenä esimerkiksi sillä tavoin auktorisoitu, että sen toimintamallit olisi tarkastettu tai valvonnan alaista, vaikka Suomessa ei ole olemassa lakiasiaintoimistojen auktorisointia. Auktorisoinnin viitatessa edellä mainitulla tapaa erityiseen virallisen tahon antamaan valtuutukseen ja vastaavasti valvontaan, kohdeyleisö voi lisäksi päätyä ajattelemaan, että kyseisen henkilön tai lakiasiaintoimiston tarjoamat oikeudelliset palvelut olisivat tästä syystä korkeampilaatuisia kuin esimerkiksi muiden oikeudellisen koulutuksen saaneiden ja oikeudellisia palveluja tarjoavien henkilöiden tai lakiasiaintoimistojen tarjoamat palvelut.

Edellä esille tulleen perusteella markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) on tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla harhaanjohtava sen kattamien palvelujen laadun ja palveluita tarjoavan tahon ammatillisten ominaisuuksien suhteen.

3 Johtopäätös

Tavaramerkki Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) ei ole erottamiskykyinen sen kattamille luokan 45 palveluille oikeudelliset palvelut, eikä se siten jo tästä syystä ole rekisteröitävissä. Lisäksi kyseinen tavaramerkki on tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla omiaan johtamaan yleisöä harhaan sen kattamien palvelujen laadun ja palveluita tarjoavan tahon ammatillisten ominaisuuksien suhteen, eikä se siten tästäkään syystä olisi rekisteröitävissä.

Todetusta seuraa, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.12.2016 on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) rekisteröinnin kumoamista varten.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Oikeuskäytännön perusteella teollisoikeuksien rekisteröintiä koskevissa valitusasioissa oikeudenkäynnin osapuoli on voinut saada oikeudenkäyntikulujaan korvatuiksi vain poikkeuksellisesti. Asiassa ei ole esitetty tai ilmennyt sellaisia tyypillisestä tavaramerkin rekisteröintiä koskevasta valitusasiasta poikkeavia seikkoja, joiden johdosta voitaisiin pitää kohtuuttomana, että Suomen Asianajajaliitto joutuu käsillä olevan asian laatu huomioon ottaen pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Suomen Asianajajaliiton oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on siten hylättävä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 27.12.2016 sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 261794 Auktorisoitu Lakimies (AL) – Auktorisoitu Lakiasiaintoimisto (ALT) rekisteröinnin kumoamista varten.

Suomen Asianajajaliiton ja Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Jenni Ihalainen.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 16.4.2018