MAO:197/18

Daimler AG > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - erottamiskyky

Diaarinumero: 2017/378
Antopäivä: 27.3.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 8.3.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Daimler AG on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1305217 DRIVE PILOT hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti DRIVE PILOT on erottamiskykyinen rekisteröinnin kattamille tavaroille "computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems" luokassa 9. Tavaroiden kohdeyleisöön voivat kuulua muun muassa autoteollisuuden ammattilaiset, joiden toimialueen osaamisen taso on korkea ja jotka tuntevat erikoistavaroiden yksityiskohtaisia ominaisuuksia, mukaan lukien niiden englanninkielisen terminologian. Kohdeyleisön näkökulmasta arvioiden merkin ja sen kattamien tavaroiden välillä ei ole sellaista suoraa ja konkreettista yhteyttä, että kysymyksessä olisi erottamiskyvytön, kuvaileva ilmaisu. Päinvastoin, on oletettavaa, että kohdeyleisö ei välittömästi yhdistä rekisteröitäväksi haettua merkkiä tai mitään muutakaan sanan "pilot" sisältävää merkkiä haettuihin tavaroihin.

Merkkikokonaisuudelle DRIVE PILOT ei sanakirjan mukaan ole yhtään käännöstä. Tavaramerkkejä ei tyypillisesti pureta osiin niiden irrallista analysointia varten. Kuluttajat mieltävät merkit kokonaisuuksina. Merkistä DRIVE PILOT ei välity suoraa, kuvailevaa tietoa merkin tarkoittamista tavaroista. Merkki on enintään suggestiivinen. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt monia erottamiskyvyltään kansainvälisen rekisteröinnin kanssa hyvin samankaltaisia merkkejä samoille tai samankaltaisille luokan 9 tavaroille.

Merkkikokonaisuudesta irrotetuilla yksittäisillä merkinosilla on useita merkityksiä, joista sanayhdistelmälle voidaan johtaa erilaisia merkityksiä. Suomalaisten englannin kielen taito on keskimäärin hyvätasoista. Sanasta "pilot" johdetun suomenkielisen pilotti-sanan tiedetään yleisesti viittaavan merkitykseen lentäjä tai muun ilma-aluksen ohjaaja. Sana "pilot" on lisäksi merenkulkuun viittaava termi. Auton ohjaajana puolestaan ei toimi pilotti. Tämän termin "pilot" merkityksen vahvistavat myös kaksi asiantuntijalausuntoa Isosta-Britanniasta. Myöskään patenttitietokantahauissa sana "pilot" ei ole hallintaohjelmistojen yhteydessä käytetty kuvaileva termi.

Valittajalle on rekisteröity Isossa-Britanniassa kaksitoista muuta sanan "pilot" sisältävää tavaramerkkiä. On merkityksellistä, että Ison-Britannian tavaramerkkiviranomainen on katsonut kaikki nämä englanninkieliset merkit erottamiskykyisiksi. Merkki DRIVE PILOT on hyväksytty rekisteröitäväksi myös Espanjassa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan viittaamat Patentti- ja rekisterihallituksen aikaisemmin hyväksymät tavaramerkkirekisteröinnit eivät ole analogisia nyt kysymyksessä olevan merkin kanssa. Lisäksi merkin DRIVE PILOT on katsottu olevan erottamiskyvytön yhdeksässätoista eri eli huomattavassa enemmistössä maista, joihin kansainvälinen rekisteröinti on kohdennettu.

Valittajan lausuma

Kansainvälisen rekisteröinnin DRIVE PILOT tarkoittamat tavarat ovat erittäin yksityiskohtaiset ja suppeat. Merkkikokonaisuus DRIVE PILOT on tälle suppealle tavararyhmälle korkeintaan vihjaileva, suggestiivinen, ja siten rekisteröintikelpoinen.

Erottamiskyky Suomessa ei voi olla riippuvainen siitä, kuinka monessa maassa merkki on katsottu erottamiskykyiseksi. Merkin rekisteröintiprosessi on vielä kesken osassa kohdemaita. Merkki on hyväksytty rekisteröitäväksi myös Portugalissa, Etelä-Afrikassa ja Liettuassa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, onko kansainvälistä rekisteröintiä DRIVE PILOT pidettävä erottamiskykyisenä luokan 9 tavaroille "computer software for controlling passenger cars and passenger car safety systems".

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden kuluttajat ymmärtävät merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara sisältyy.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.2005 Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta.

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevien, luokkaan 9 sisältyvien tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja autoteollisuusalan ammattimaisten toimijoiden lisäksi osaltaan myös tavaroiden loppukäyttäjille eli suurelle yleisölle. Kyseessä olevien tietokoneohjelmistojen osalta myös suuren yleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen on kuitenkin katsottava olevan tavanomaista korkeampaa. Kyseisen kohderyhmän voidaan lisäksi olettaa osaavan englannin kielen yleissanastoa varsin hyvin. Merkin DRIVE PILOT merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, kuinka suora ja konkreettinen suhde merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden välillä on kyseisen kohderyhmän näkökulmasta katsottuna.

Kansainvälinen rekisteröinti on sanamerkki, joka muodostuu englanninkielisistä sanoista "drive" ja "pilot". Verbinä sana "drive" viittaa yleiskielessä selvästi ajoneuvon ajamiseen tai kuljettamiseen. Esimerkiksi MOT Kielitoimiston sanakirjan mukaan kyseisen sanan merkitys voi olla muun ohella "ajaa (autoa t. autolla ym.), viedä (autolla ym.)". Substantiivina kyseisen sanan merkitys voi MOT Kielitoimiston sanakirjan mukaan muun ohella olla "ajelu, ajomatka ja (auton ym.) ohjaus". MOT Kielitoimiston sanakirjan mukaan "pilot" puolestaan tarkoittaa substantiivina muun ohella lentäjää, pilottia, kulkuneuvon ohjaajaa, pilottiohjelmaa ja luotsia sekä verbinä muun ohella lentokoneen, auton ja laivan ohjaamista, kuljettamista ja luotsaamista. Valittajan viittaamassa Englanti–Suomi suursanakirjassa sanan "pilot" on todettu tarkoittavan substantiivina muun ohella lentäjää, ohjaajaa, pilottia, luotsia ja perämiestä sekä verbinä muun ohella ohjaamista, kuljettamista ja lentämistä. Vaikka valittaja on toimittanut asiassa kaksi autoteollisuusalan englanninkielistä sanastoa koskevaa lausuntoa, jotka tukevat valittajan näkökantaa sanan "pilot" merkityksestä, niistä ei voida suoraan tehdä sellaista johtopäätöstä, että suomenkielinen kohdeyleisö ei voisi ymmärtää sanan "pilot" viittaavan myös ajoneuvoihin ja niiden ohjaamiseen.

Esitetyn selvityksen mukaan yhdyssanalla "drive pilot" ei ole vakiintunutta merkityssisältöä englannin kielessä. Toisaalta sana "drive" viittaa hyvin vahvasti ajoneuvoihin, eikä sanan "pilot" lisäämisen voida katsoa muuttavan tätä merkitystä siitä huolimatta, että yleiskielessä kyseistä sanaa voidaan katsoa käytettävän yleisemmin viittaamaan lentäjään. Merkin DRIVE PILOT voidaan katsoa suoraan ilmaisevan kohderyhmälle, että kyse on esimerkiksi ajoneuvon ohjaamiseen tarkoitetuista tavaroista. Kansainvälisen rekisteröinnin DRIVE PILOT on siten katsottava ilmaisevan nyt kysymyksessä olevien luokan 9 tavaroiden yhteydessä käytettynä niiden lajia ja käyttötarkoitusta.

Vaikka kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyä arvioitaessa valittajan viittaamat nyt kysymyksessä olevan merkin rekisteröinnit muissa maissa voidaan ottaa huomioon, ne eivät tässä tapauksessa osoita, että merkin DRIVE PILOT erottamiskykyyn vaikuttavat seikat tulisi arvioida toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä. Myöskään valittajan viittaamista sanan "pilot" sisältävien muiden merkkien rekisteröinneistä Isossa-Britanniassa ei voida suoraan tehdä sellaista johtopäätöstä, että merkki DRIVE PILOT olisi katsottava erottamiskykyiseksi Suomessa.

Johtopäätös

Kansainvälisen rekisteröinnin DRIVE PILOT ei edellä todetuin perustein ole katsottava olevan tavaramerkkilain 3 ja 13 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

JAKELU Daimler AG; oikeudenkäyntimaksu 2.000 euroa

Patentti- ja rekisterihallitus; maksutta

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.4.2018