MAO:834/17

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky - käyttönäyttö

Diaarinumero: 2016/254
Antopäivä: 22.12.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 18.2.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin UUNISIPS rekisteröimiseksi kaikkien haettujen tavaroiden osalta.

Perusteet

Tavaramerkki UUNISIPS on erottamiskykyinen merkki kaikkien haettujen tavaroiden osalta. Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:lle (jäljempänä myös valittaja) on jo rekisteröity tavaramerkki SIPS eli haetun tavaramerkin osa SIPS on jo erottamiskykyinen tavaramerkki.

Tavaramerkki UUNISIPS on korkeintaan suggestiivinen ja ainakin heikosti erottamiskykyinen, ja se kykenee siten yksilöimään valittajan tavarat tavaramerkinomaisesti. Tavaramerkkihakemuksen tarkoittamat tavarat eivät ole sellaisia, että tunnus UUNISIPS varsinaisesti kuvailisi niitä. Kohdeyleisö ei ymmärrä merkin tarkoittavan perunalastuja tai muita ohuita, lastumaisia tuotteita. Valittajalle rekisteröidyn tavaramerkin SIPS erottamiskyky huomioon ottaen on perusteet rekisteröidä myös merkki, jossa tämän tunnuksen lisäksi on sinänsä erottamiskyvytön yleissana.

Valittajalle on aikaisemmin rekisteröity tavaramerkit numero 87691 TAFFEL SIPS (kuvio), numero 127923 SIPS, numero 139481 THE ORIGINAL TAFFEL SNACH SIPS RANCH (kuvio) ja numero 206028 CHAMPION SIPS. Tunnus SIPS on siten useassa muodossa rekisteröity ja lisäksi pitkään jatkuneen käytön myötä erittäin vakiintunut ja laajalti tunnettu valittajan tavaramerkki. Kun otetaan huomioon tavaramerkin hallitsevan osan SIPS erittäin pitkäaikainen käyttö, on tavaramerkin UUNISIPS joka tapauksessa katsottava tulleen sen käytön kautta erottamiskykyiseksi. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole lainkaan arvioinut sille toimitettua käyttönäyttöä, vaan se on tyytynyt toteamaan, että valittajalle aikaisemmin rekisteröityjen tavaramerkkien numero 87691 TAFFEL SIPS (kuvio), numero 127923 SIPS, numero 139481 THE ORIGINAL TAFFEL SNACH SIPS RANCH (kuvio) ja numero 206028 CHAMPION SIPS perusteella ei voitu tehdä johtopäätöksiä haetun tavaramerkin osalta.

Kun haetun merkin erottamiskyvystä tehdään kokonaisvaltainen arviointi, jossa otetaan huomioon merkin luontainen erottamiskyky sekä merkin käytön kesto ja laajuus, merkin UUNISIPS on katsottava olevan riittävän erottamiskykyinen kaikkien haettujen tavaroiden osalta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on vailla erottamiskykyä osalle tavaroista, koska se ilmaisee niiden laatua ja käyttötarkoitusta. Perunalastuista käytetään arkikielisesti nimikettä sipsit, ja sanaa sipsit käytetään yhdyssanoissa yleisesti ilmaisemaan, että tuotteet ovat ohuet ja lastumaiset, esimerkiksi juuressipsit, banaanisipsit tai avocadosipsit. Kuten päätöksessä on todettu, merkkikokonaisuus ilmaisee, että kysymyksessä ovat uunissa valmistetut sipsit tai sipsit, jotka voidaan valmistaa uunissa. Tavanomainen kuluttaja ei tunnista merkkiä tavaroiden kaupallista alkuperää ilmaisevaksi tunnusmerkiksi, vaan ymmärtää sanan kuvailevan kysymyksessä olevia tavaroita. Merkki ei ole omiaan erottamaan valittajan tavaroita muiden vastaavista tavaroista.

Valittaja on esittänyt näyttöä sanan SIPS käytöstä. Rekisteröintiä on kuitenkin haettu kokonaisuudelle UUNISIPS, eikä esitetty näyttö siten vastaa haettua merkkiä.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt tavaramerkin UUNISIPS luokan 29 tavaroille: "Suolapähkinät". Hakemus on hylätty koskien luokan 29 tavaroita "Käsitellyt ja pakastetut perunatuotteet; Perunavälipalaruuat; Pakastetut hedelmät ja vihannekset; Perunalastut, maustetut perunalastut".

Asiassa on Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n valituksen myötä markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko tavaramerkkiä UUNISIPS pidettävä erottamiskykyisenä suolapähkinöiden lisäksi myös muille edellä mainituille luokan 29 tavaroille.

Asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilakia on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella lailla (616/2016). Lainmuutoksen tarkoituksena oli muuttaa muun muassa tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä ja suojan sisältöä koskevia säännöksiä niin, että ne vastaavat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi, 2008/95/EY, kodifioitu toisinto).

Nykyisin voimassa olevan tavaramerkkilain 13 §:n (616/2016) 1 momentin mukaan muun ohella merkki, joka ei ole 3 §:n (616/2016) mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Pykälän 2 momentin mukaan tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottuvuus, ei saa rekisteröidä. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan viimeksi mainitulla säännöksellä pyritään estämään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, joilta puuttuu erottamiskyky, sillä yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 30 kohta; tuomio 16.9.2004, SAT.1 v. SMHV,

C-329/02 P, EU:C:2004:532, 23 kohta ja tuomio 15.3.2012, Strigl ja Securvita, C-90/11 ja C-91/11, EU:C:2012:147, 30 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei saa rekisteröidä.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvailevia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita tai palveluja (ks. tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 15.3.2012, Strigl ja Securvita, C-90/11 ja C-91/11, EU:C:2012:147, 31 kohta).

Ei ole tarpeen, että kyseistä merkkiä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana kuvailemiseen. Riittävää on, että mainittua merkkiä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rekisteröinnin estettä, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta (ks. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley,

C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta; tuomio 12.2.2004, Campina Melkunie, C-265/00, EU:C:2004:87, 38 kohta ja tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 38 kohta).

Tämän rekisteröinnin esteen soveltamisedellytyksenä ei ole myöskään se, että olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava vapaana pitämisen tarve, ja näin ollen on merkityksetöntä tuntea niiden kilpailijoiden lukumäärä, joiden intressissä on tai voisi olla käyttää kyseistä merkkiä (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 35 kohta ja tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 58 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilta kuvailevilta merkeiltä puuttuu myös direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ellei direktiivin 3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu (tuomio 15.3.2012, Strigl ja Securvita, C-90/11 ja C-91/11, EU:C:2012:147, 21 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että sen, että tavaroiden kohderyhmässä tavaroiden tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä. "Tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä" viittaa ainoastaan sellaiseen tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavara tai palvelu tunnistetaan tietystä yrityksestä peräisin olevaksi (ks. tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 26 ja 29 kohta).

Riippumatta siitä, käytetäänkö haettua merkkiä rekisteröidyn tavaramerkin osana vai yhdessä sen kanssa, olennaisena edellytyksenä on, että haettu merkki kykenee kyseisen käytön seurauksena osoittamaan kohderyhmässään, että tällä merkillä varustetut tavarat ovat peräisin tietystä yrityksestä. Vaikka haettua merkkiä on voitu käyttää rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä tällaisen tavaramerkin kanssa, hakijan on siten tavaramerkin rekisteröimistä varten osoitettava, että tämä tavaramerkki itsessään – eivätkä muut tavaramerkit, joita mahdollisesti myös on esillä – osoittaa tavaroiden olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 65 ja 66 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen luonteen, että sen perusteella voidaan tunnistaa kyseisten palvelujen alkuperä, on arvioitava kokonaisuutena, ja tätä arvioitaessa voidaan myös ottaa huomioon tällä tavaramerkillä markkinoitujen palvelujen markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen palvelu tietyn yrityksen palveluksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja

C-109/97, EU:C:1999:230, 49 ja 51 kohta ja tuomio 7.7.2005, Nestlé,

C-353/03, EU:C:2005:432, 31 kohta).

Haetun merkin erottamiskyky sellaisenaan

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Näin ollen haetun merkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottava merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin UUNISIPS kattamat edellä mainitut tavarat on suunnattu suurelle yleisölle. Kyseisen kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen ei ole katsottava olevan tavanomaista korkeampaa mainitun merkin kattamien tavaroiden osalta. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä.

Tavaramerkin UUNISIPS kattamat tavarat ovat edellä selostetulla tavalla lähinnä perunavalmisteita.

Tavaramerkki UUNISIPS on yhdyssana, jonka alkuosa on yleiskielen sana "uuni". Loppuosa on sana "sips". Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana "sipsi" tai monikossa "sipsit" tarkoittaa yleiskielessä perunalastua. Yhdyssanan osana sanan "sipsit" voidaan katsoa tarkoittavan muutakin ohutta, lastumaista tuotetta, yleensä elintarviketta. Nyt rekisteröitäväksi haettavan sanan loppuosa "sips" on monikossa "sipsit". Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että molemmat yhdyssanan osat ovat vailla erottamiskykyä, ja myös merkkikokonaisuus ilmaisee sen, että kysymyksessä ovat uunissa valmistetut sipsit tai sipsit, jotka voidaan valmistaa uunissa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo kohdeyleisön ymmärtävän välittömästi, että tavaramerkki UUNISIPS viittaa merkin kattamien tavaroiden valmistustapaan tai käyttötapaan ja että merkki näin ollen ilmaisee kysymyksessä olevien tavaroiden laatua ja käyttötarkoitusta.

Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan Patentti- ja rekisterihallituksessa käyttönäyttönä esittämä aineisto on koostunut mainoksista eri ajoilta. Kuten Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä käy ilmi, esitetty näyttö ei ole koskenut lainkaan sanamerkkiä UUNISIPS.

Valittaja on markkinaoikeudessa aikaisemmin esittämänsä lisäksi esittänyt käyttönäyttönä muun ohella televisiomainontaa eri ajoilta. Markkinaoikeus toteaa, että tämäkin käyttönäyttö koskee sanamerkkejä SIPS ja CHAMPION SIPS sekä kuviomerkkejä TAFFEL SIPS ja THE ORIGINAL TAFFEL SNACK SIPS RANCH, eikä lainkaan sanamerkkiä UUNISIPS.

Edellä lausuttuun nähden valittajan esittämä selvitys ei osoita haetun merkin tulleen erottamiskykyiseksi käytön perusteella.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että haettu merkki UUNISIPS ei ole tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen haetuille tavaroille luokassa 29. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Pertti Lenkkeri.


PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 22.12.2017