MAO:665/17

DFC Nordic Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - prosessuaalinen palautus

Diaarinumero: 2015/562
Antopäivä: 6.11.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.6.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

DFC Nordic Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin DFC BlueCard (kuvio) rekisteröimiseksi.

Perusteet

Rekisteröitäväksi haettu merkki DFC BlueCard (kuvio) ei ole sekoitettavissa rekisteröinnin esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 1657535 DFC (kuvio).

Haetun merkin ja esteeksi asetetun merkin palveluluettelot eivät kata samoja tai samankaltaisia palveluja. Esteeksi asetettu merkki on kattanut merkin hakemisajankohtana sovelletun Nizzan sopimuksen mukaisen koko luokkaotsikon 36. Sen perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, minkä tähän luokkaan kuuluvien palvelujen tunnusmerkkinä kyseistä merkkiä on ollut tarkoitus käyttää, eikä myöskään siitä, miten suojapiiri konkreettisesti rajautuu. Nykyisen tulkinnan mukaan koko luokan suojaaminen edellyttää, että kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat palvelut luetellaan yksittäin. Esteeksi asetetun merkin ei voida näin ollen katsoa saavan suojaa koko luokkaotsikolle 36.

Vertailtavia merkkejä ei tosiasiassa käytetä samoille tai samankaltaisille palveluille. Esteeksi asetetun merkin kattaman luokkaotsikon ollessa ristiriitainen luokitusjärjestelmän tulkintamuutoksen kanssa on merkitystä annettava merkkien tosiasialliselle käytölle. Esteeksi asetetun merkin haltijoina olevat luonnolliset henkilöt eivät harjoita varsinaista pankki- tai rahoitustoimintaa, vaan heidän yhtiönsä toiminnan painopiste on yhtiön verkkosivujen mukaan talouden ja finanssisektorin toiminnan kehittämiseen liittyvä konsultointi.

DFC Nordic Oy:llä on toiminimeen perustuva toiminimilain mukainen yksinoikeus toiminimensä käyttämiseen elinkeinotoiminnassaan, toiminimensä perusteella tavaramerkkilain mukaisia kielto-oikeuksia ja oikeus kirjainyhdistelmän DFC käyttöön Suomessa. DFC Nordic Oy:n toimialakuvaus on laajempi kuin haetun merkin palveluluettelo. Haetun rekisteröinnin hyväksyminen ei siten tosiasiassa merkitsisi muutosta tunnuksen DFC nauttimaan suojaan DFC Nordic Oy:n toiminnan tunnuksena. DFC Nordic Oy:n toiminimi on 22.11.2012 ensimmäisen kerran muutettu muotoon, johon on sisältynyt kirjainyhdistelmä DFC.

DFC Nordic Oy:n konserniyhtiöllä on kirjainyhdistelmän DFC sisältävä EU-tavaramerkki numero 10292993 haetun merkin tarkoittamassa luokassa. Konserniyhtiön merkkiä on useiden vuosien ajan käytetty ongelmitta laajemmallekin palvelujen kirjolle kuin mistä nyt on kysymys. Tämä on vahva indisio siitä, että todellista sekaannusvaaraa esteeksi asetettuun merkkiin ei ole.

Vertailtavat merkit eroavat ulkoasultaan hyvinkin selvästi toisistaan ottaen huomioon haetun merkin kuvio-osuus eli kortin muoto ja siinä esiintyvien värikenttien muoto ja sijoittelu. Kyseinen kuvio-osuus on merkin hallitseva osa ja sen tekstielementit DFC ja BlueCard ovat tähän nähden toissijaisessa asemassa. Lisäksi esteeksi asetettu merkki ei ole varsinainen kuviomerkki vaan kirjainyhdistelmä DFC erityisessä painoasussa. Haetun merkin kirjainyhdistelmän DFC muotoilu ei ole myöskään samanlainen kuin esteeksi asetetussa merkissä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Haettu merkki ja esteeksi asetettu merkki kattavat samoja tai samankaltaisia palveluita. Haetun merkin luettelon kattamat maksu- ja luottokortteihin liittyvät palvelut, rahanlainauspalvelut ja lyhytaikaisiin kuluttajaluottoihin liittyvät palvelut ovat rahatalouspalveluita ja

raha-asioita, jotka sisältyvät esteeksi asetetun merkin luetteloon. Esteeksi asetettu merkki on kattanut koko luokan 36 luokkaotsikon ja vakiintuneen käytännön mukaan merkin, jolle on haettu rekisteröintiä ennen kesäkuuta 2012, katsotaan kattavan luokkaotsikoiden sananmukaisen merkityksen lisäksi kaikki luokan 36 Nizzan aakkosellisessa luettelossa olevat palvelut. Nizzan aakkosellinen luettelo sisältää myös maksu- ja luottokorttipalvelut sekä rahanlainaus- ja luottopalvelut.

Esteharkinta tehdään rekisteröintiprosessissa ainoastaan rekisteröidyn tai haetun merkin palveluluetteloiden perusteella. Merkitystä ei ole sillä, missä laajuudessa esteeksi asetettua merkkiä on todellisuudessa käytetty.

Valittajan lausuma

Esteeksi asetetun merkin haltija ei ole yksilöinyt luokan 36 osalta riittävän selvästi ja täsmällisesti niitä palveluita, joille tavaramerkkisuojaa on haettu Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-307/10 antaman tuomion IP Translator mukaisesti. Yksilöinnin tavoitteena on antaa sekä toimivaltaisille viranomaisille että talouden toimijoille selvästi ja täsmällisesti tieto tavaramerkin antaman suojan laajuudesta. Esteeksi asetetun merkin nykymuotoisen palveluluettelon tulkitseminen siten, että se kattaisi kaikki luokkaan 36 kuuluvat palvelut, ei ole toteuttanut oikeuskäytännössä lausuttuja perusteltuja tavoitteita. Haetun ja esteeksi asetetun merkin palveluluettelojen on tästä syystä katsottava koskevan erilaisia palveluja luokassa 36.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella 25.6.2015 tekemällään päätöksellä hylännyt merkin DFC BlueCard (kuvio) rekisteröintiä koskevan tavaramerkkihakemuksen, koska haettu merkki on päätöksen mukaan sekoitettavissa kaikkien palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 1657535 DFC (kuvio).

Rekisteröinnin hakemispäivä on 26.8.2014, ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin hakemuksen vastaanottopäivä on 16.5.2000.

Merkkiä DFC BlueCard (kuvio) on palveluluettelon täsmennyksen jälkeen haettu rekisteröitäväksi seuraaville palveluille luokassa 36: "Maksu- ja luottokorttien myöntäminen ja liikkeeseenlaskupalvelut; Maksu- ja luottokorttipalvelut; Kuluttajille tarkoitetut rahanlainauspalvelut; Lyhytaikaisiin kuluttajaluottoihin liittyvät palvelut".

Aikaisempi, esteeksi asetettu EU-tavaramerkki on rekisteröity luokassa 36 koko luokkaotsikolle: "Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat".

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle 1.10.2015 toimittamassaan lausunnossa esittänyt, että esteeksi asetettu EU-tavaramerkki on kattanut koko luokan 36 luokkaotsikon ja vakiintuneen käytännön mukaan merkin, jolle on haettu rekisteröintiä ennen kesäkuuta 2012, katsotaan kattavan luokkaotsikoiden sananmukaisen merkityksen lisäksi kaikki luokan 36 Nizzan aakkosellisessa luettelossa olevat palvelut. Nizzan aakkosellinen luettelo sisältää luokassa 36 myös maksu- ja luottokorttipalvelut sekä rahanlainaus- ja luottopalvelut. Edelleen lausunnon mukaan haettu merkki ja esteeksi asetettu EU-tavaramerkki kattavat samoja tai samankaltaisia palveluita.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424 yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta on annettu 16.12.2015 ja se on tullut voimaan 23.3.2016. Puheena olevan EU-asetuksen 28 artiklan 8 kohdassa on säädetty seuraavaa:

"Sellaisten ennen 22 päivää kesäkuuta 2012 haettujen EU-tavaramerkkien haltijat, jotka on rekisteröity koko Nizzan luokituksen luokkaotsikon osalta, voivat ilmoittaa, että heidän aikomuksensa hakemispäivänä oli ollut hakea suojaa myös muille kuin kyseisen luokan otsikon kirjaimellisen merkityksen kattamille tavaroille tai palveluille, edellyttäen, että tällä tavoin nimetyt tavarat tai palvelut sisältyvät kyseisen luokan aakkoselliseen luetteloon hakemispäivänä voimassa olevassa Nizzan luokitusversiossa.

Ilmoitus on jätettävä virastolle viimeistään 24 päivänä syyskuuta 2016, ja siinä on esitettävä selkeästi, täsmällisesti ja eritellen muut kuin ne haltijan alkuperäisen tarkoituksen kattamat tavarat ja palvelut, jotka luokkaotsikon nimikkeiden kirjaimellinen merkitys kattaa selkeästi. Virasto toteuttaa aiheelliset toimenpiteet rekisterin muuttamiseksi tämän mukaisesti. Mahdollisuus tehdä ilmoitus tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ei vaikuta 15 artiklan, 42 artiklan 2 kohdan, 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 57 artiklan 2 kohdan soveltamiseen.

EU-tavaramerkkien, joita koskevaa ilmoitusta ei ole jätetty toisessa alakohdassa tarkoitetun jakson aikana, on katsottava kattavan kyseisen jakson päättymisen jälkeen vain kyseisen luokan otsikkoon sisältyvien nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut."

Markkinaoikeus toteaa, että edellä kuvatuin tavoin ennen 22.6.2012 haettujen ja koko luokkaotsikon mukaisesti rekisteröityjen EU-tavaramerkkien, kuten nyt esteeksi asetetun EU-tavaramerkin, osalta niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden suoja-alan arviointi on muuttunut 24.9.2016 jälkeen. Mainittu EU-oikeudellinen muutos on tapahtunut valituksenalaisen päätöksen tekemisen 25.6.2015 jälkeen ja kesken valitusasian käsittelyn markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus ei ota ensi asteena ratkaistavakseen, mikä merkitys puheena olevalla säännösmuutoksella ja nyt esteeksi asetetun EU-tavaramerkin haltijan mahdollisella ilmoituksella asianomaiselle rekisteröintivirastolle on asiassa, vaan palauttaa asian sitä asiallisesti ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 25.6.2015 tekemän päätöksen ja palauttaa kansallista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen T201451651 Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin perusteella tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

PRH:n päätös

 
Julkaistu 22.11.2017