MAO:171/17

Mag Dogg Athletics Inc > Patentti-ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2015/770
Antopäivä: 31.3.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.9.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Mad Dogg Athletics, Inc. on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 261502 SPINNO rekisteröinnin kumoamiseksi.

Perusteet

Myöhemmin rekisteröity tavaramerkki SPINNO on sekoitettavissa valittajan aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 144012 SPINNER ja EU-tavaramerkkiin numero 175158 SPINNER.

Merkkien kattamat tavarat ovat samoja ja vakiintuneen käytännön mukaan sekoitettavuutta on tällöin arvioitava ankarasti. Myöhemmän merkin tulee poiketa aiemmasta merkistä huomattavan paljon, jotta voitaisiin katsoa, ettei merkkien välillä vallitse sekaannusvaaraa.

Vertailtavat merkit ovat sanamerkkejä, joiden alussa on viiden ensimmäisen kirjaimen muodostama identtinen kirjainjono SPINN. Merkit ovat pituudeltaan lähes yhtä pitkiä.

Merkeistä saatava kokonaisvaikutelma on samanlainen. Lausuntatapojen samankaltaisuutta korostaa se, että suomen kielessä paino on ensimmäisellä tavulla, ja sanan loppu tavanomaisesti äännetään huolimattomammin tai jopa jätetään lausumatta. Kohdeyleisönä oleva tavallinen suomalainen kuluttaja ei ole erityisen huolellinen ääntäessään luettavissa olevia sanoja. Vertailtavissa merkeissä korostuvat niiden yhteiset alkuosat SPIN tai SPINN.

Merkit ovat myös merkityssisällöltään samankaltaisia, koska aiempiin merkkeihin sisältyy merkityssisällöltään pyörimiseen viittaava sana, eli sana SPIN, ja myös rekisteröidyn merkin sana SPINNO on pyörimiseen liittyvän sanan johdannainen. Vertailtavat merkit antavat siten samanlaisen mielikuvan, eli käsityksen jostain, joka pyörii tai liittyy pyörimiseen. Sanalla voi olla täysin ymmärrettävä sisältö, vaikka sitä ei löydy sanakirjasta.

Merkkien kattamien tavaroiden myyntikanava on sama. Urheiluvälineet hankitaan urheiluvälinekaupasta tai tavaratalon urheiluvälineosastolta. Aiemman merkin tunnettuus voi johtaa siihen, että väitteenalainen merkki hyötyy aiemman merkin hyvästä maineesta ansiottomasti, ja toisaalta vesittää aiemman merkin erottumista kilpailevista tuotteista.

Rekisterikäytännön yhtenäinen tulkinta edellyttää, että merkkien välillä katsotaan olevan sekaannusvaara.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Vaikka sekä väitteen kohteena oleva merkki SPINNO että väitemerkit SPINNER antaisivat samankaltaisen mielikuvan jostakin joka pyörii tai jostakin, joka liittyy pyörimiseen, ovat merkit visuaalisesti ja foneettisesti niin erilaisia, ettei niiden välillä voida katsoa olevan sekaannusvaaraa.

Mad Dogg Athletics, Inc:n lausuma

Patentti- ja rekisterihallituksen arvio on oikeuskäytännön ja viraston oman ratkaisukäytännön vastainen. Sekaannusvaaraa koskeva arviointi ei edellytä, että merkit olisivat identtisiä. Samankaltaisuus on nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa niin ilmeistä, että sekaannusvaara korostuu. Tavara- ja palveluluettelon kattaessa samoja ja samankaltaisia tavaroita, on oikeuskäytännössä edellytetty, että merkkien on oltava kauempana toisistaan. Pieni kirjoituksessa oleva ero merkin lopussa on tässä tapauksessa merkityksetön, eikä riitä poistamaan sekaannusvaaraa.

A:n vastaus

Vaikka tavaramerkit SPINNO ja SPINNER antaisivatkin mielikuvan jostain, joka pyörii tai liittyy pyörimiseen, ovat merkit ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään niin erilaisia, että merkit antavat hyvin erilaisen kokonaisvaikutelman, eikä sekaannusvaaraa ole olemassa.

Valittajan aikaisemmat merkit eivät ole siten tunnettuja, että maineesta voisi ostotilanteessa olla hyötyä. Tavaramerkin SPINNER kohderyhmä rajoittuu sisäliikunnan harrastajiin, kun tavaramerkin SPINNO kohderyhmänä ovat ulkoliikunnan harrastajat. Valittajan merkillä SPINNER on useita merkityssisältöjä ja se on luonteeltaan yleissana, joka tarkoittaa muun ohella kehrääjää ja delfiinilajia.

Suomessa on useita tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity samoihin tavaraluokkiin, ja joista toinen päättyy O-kirjaimeen ja toinen päätteeseen -ER, kuten ZIPPO ja ZIPPER sekä TELLO ja TELLER.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lle rekisteröity tavaramerkki numero 261502 SPINNO sekoitettavissa Mad Dogg Athletics, Inc:lle aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 175158 SPINNER. Rekisteröinnin esteeksi esitetyn tavaramerkin numero 144012 SPINNER rekisteröinti ei ole enää voimassa, joten se ei enää muodosta estettä rekisteröinnille.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain edellä mainittuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 14 §:n 1 momentin 7 kohdan (616/2016) mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan (616/2016) mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Tavaramerkki SPINNO on rekisteröity luokassa 28 seuraaville tavaroille: "Urheiluvälineet ja -varusteet". Myös aikaisempi

EU-tavaramerkki SPINNER kattaa muun ohella luokassa 28 tavarat: "Exercise equipment", eli suomeksi harjoitteluvälineet, millä tarkoitetaan fyysistä harjoittelua. Markkinaoikeus katsoo, että rekisteröidyn tavaramerkin kattamat tavarat sisältyvät aikaisemman

EU-tavaramerkin tavaraluetteloon, ja tavarat ovat siten samoja.

Edellä mainittujen tavaroiden kohderyhmä on suuri yleisö, joka koostuu pääosin tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu ja sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Merkkien sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Arvioinnissa on myös otettava huomioon aikaisemman merkin erottamiskyky. Sillä, miten kysymyksessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena, eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Aikaisempi merkki on EU-tavaramerkki SPINNER. Rekisteröitynä tavaramerkkinä sen on lähtökohtaisesti katsottava olevan erottamiskykyinen tavaramerkki. Rekisteröity tavaramerkki on SPINNO. Vertailtavat merkit ovat molemmat sanamerkkejä ja sisältävät melkein saman määrän kirjaimia, SPINNO kuusi ja SPINNER seitsemän kirjainta. Näistä kirjaimista ensimmäiset viisi ovat samoja ja merkeissä samassa järjestyksessä. Merkkien loppuosat eroavat kuitenkin toisistaan merkin SPINNO päättyessä O-kirjaimeen ja merkin SPINNER päättyessä kirjainyhdistelmään -ER.

Merkkien ulkoasun vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että kun kysymyksessä ovat suhteellisen lyhyet merkit, voivat pienetkin eroavaisuudet aikaansaada merkkien erilaisuuden. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kohdeyleisö kiinnittää yleensä huomiota enemmän sanamerkin alkuosaan kuin sen loppuosaan. Edellä mainitut merkkien yhtäläisyydet ja eroavaisuudet huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että merkkien ulkoasuissa on samankaltaisuutta.

Lausuntatavan vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että jo yhteisestä alkuosasta SPINN johtuen merkit ovat myös lausuntatavoiltaan vähäisessä määrin samankaltaisia kun otetaan huomioon, että suomalainen kohdeyleisö tyypillisesti lausuu sanan painottaen sen alkuosaa.

Merkityssisällön vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että sanalla spinner on asiassa saadun selvityksen mukaan monta eri merkityssisältöä, joista ainakin yksi liittyy pyörivään liikkeeseen. Sana spinner on eräässä merkityksessään johdettu verbistä spinna tai verbistä spin, jotka merkitsevät pyörimistä. Sanalla spinno ei sen sijaan ole osoitettu olevan mitään merkityssisältöä. On kuitenkin todettava, että erityisesti merkkien kattamat tavarat huomioon ottaen kohdeyleisö saattaa tunnistaa molempiin merkkeihin alussa sisältyvän ruotsinkielisen ilmaisun spinn tai spin taikka englanninkielisen ilmaisun spin, jotka viittaavat pyörivään liikkeeseen. Tämä molemmille merkeille yhteinen ilmaisu huomioon ottaen merkit ovat myös merkityssisällöltään vähäisessä määrin samankaltaisia.

Edellä selostetuin tavoin merkit ovat merkityssisällöiltään vähäisessä määrin samankaltaisia. Koska urheiluvälineitä vertaillaan tyypillisesti silmämääräisesti urheilukaupoissa tai tavaratalojen urheiluosastoilla ennen ostopäätöksen tekoa, ei lausuntatapojen samankaltaisuudelle tule antaa asiassa suurta merkitystä. Ulkoasuiltaan merkit ovat jossain määrin samankaltaisia, ja merkkien kattamat tavarat ovat samoja. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen ja asiaa kokonaisuutena arvioituaan markkinaoikeus katsoo, että EU-tavaramerkin numero 175158 SPINNER ja tavaramerkin numero 261502 SPINNO välillä on sekaannusvaara.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 25.9.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 261502 SPINNO rekisteröinnin kumoamista varten.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Teija Kotro.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.4.2017