MAO:169/17

Suomen Tukkusähkö Oy > Patentti-ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2015/219
Antopäivä: 31.3.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.3.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suomen Tukkusähkö Oy (jäljempänä myös valittaja) on ensisijaisesti vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan siltä osin kuin yhtiön hakemus on hylätty ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin TukkuSähkö rekisteröimiseksi kaikille haetuille tavaroille ja palveluille.

Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin rekisteröimiseksi edellä mainitun vaatimuksen mukaisesti lisättynä erottamislausekkeella "Tavaramerkkirekisteröinti ei tuota yksinoikeutta sähkön tukkukauppaan liittyviin tavaroihin eikä palveluihin".

Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen asiassa 5.2.2015 antaman aikaisemman päätöksen tai velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen muuttamaan 5.3.2015 annettua päätöstä niin, että siinä erikseen mainitaan, että uudempi päätös kumoaa aikaisemman päätöksen.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.101,50 eurolla. Valittaja on myös pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn, mikäli markkinaoikeus katsoisi, ettei valituksessa esitetty ensisijainen vaatimus ole sellaisenaan hyväksyttävissä.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole perustellut päätöstään riittävällä tarkkuudella jokaisen tavaran ja palvelun osalta, joiden osalta rekisteröinti on evätty.

Rekisteröintiä koskevaa hakemusta ei olisi tullut hylätä tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisen perusteella sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka eivät liity tukkusähköön. Haettu merkki TukkuSähkö ei kuvaa tällaisia tavaroita ja palveluita, vaan on enintään suggestiivinen. Joka tapauksessa väitetty kuvailevuus olisi ollut mahdollista poistaa tavaramerkkilain 15 §:n mukaisella erottamislausekkeella.

Ottaen huomioon, että haetun merkin TukkuSähkö ei ole katsottu olevan kuvaileva muun ohella tietokonelaitteistoille budjetti-informaation tuottamiseksi, ei sen voida katsoa olevan kuvaileva myöskään tietokoneohjelmistoille budjetti-informaation tuottamiseksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on tullut yllättäen valittajan toimittaman vastineen jälkeen ilman, että valittajan vastineessa esittämiin kannanottoihin olisi vastattu.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole järjestänyt hallintolain 45 §:n mukaista suullista kuulemista asiassa valittajan pyynnöstä huolimatta ja on siten toiminut hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus on myös jättänyt täyttämättä hallintolain 8 § mukaisen neuvontavelvoitteensa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valittajan tavaramerkkihakemusta koskeva 5.2.2015 tehty aikaisempi virheellinen päätös on poistettu asiavirheen korjaamista koskevan hallintolain 50 §:n perusteella, sillä hakemus on aikaisemmassa päätöksessä virheellisesti hylätty myös luokan 45 palvelujen osalta. Mainitusta päätöksen poistamisesta ja uuden päätöksen lähettämisestä on ilmoitettu valittajan asiamiehelle.

Haettu merkki on sähköenergia-alalla yleisesti käytetty termi. Merkin muodostavat sanat ilmaisevat suoraan, että kysymyksessä ovat tukkuna toimitettavaan sähköön liittyvät tavarat ja palvelut. Haetun merkin erottamiskyky on harkittu jokaisen tavara- ja palveluluetteloon sisältyvän nimikkeen osalta erikseen, ja vastaavanlaisia merkkejä on pidetty erottamiskyvyttöminä ennenkin.

Tavaramerkkirekisteröinnin tavara- ja palveluluettelon laajuus perustuu ainoastaan haettuun tavara- ja palveluluetteloon, eikä sitä voi valittajan tarkoittamalla erottamislausumalla rajata.

Patentti- ja rekisterihallituksen vakiintuneen käytännön perusteella päätös merkin rekisteröitävyyttä koskien tehdään virastoon toimitetun vastineen perusteella ja välipäätös annetaan vain poikkeustapauksissa, jollaisesta ei tässä tapauksessa ollut kysymys.

Tavaramerkkiä koskevat päätökset tehdään viraston käytännön perusteella kirjallisen menettelyn pohjalta, eikä asian selvittämiseksi ole ollut tarpeen järjestää suullista kuulemista.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut, ettei valituskirjelmässä ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt, että haetun merkin kuvailevuus tulisi arvioida kunkin tavaran ja palvelun osalta erikseen, eikä tavaramerkkiluokan perusteella. Samaan tavara- tai palveluluokkaan voi sisältyä sekä sellaisia tavaroita ja palveluja, joiden osalta merkki on kuvaileva, että sellaisia, joiden osalta se ei ole.

Patentti- ja rekisterihallituksen käsitys tavaramerkkilain 15 §:n mukaisesta erottamislausumasta ei perustu oikeaan laintulkintaan. Erottumislausuma voi koskea myös tavara- ja palveluluetteloa.

Patentti- ja rekisterihallituksen toimintatapa koskien virheellisen päätöksen poistamista aiheuttaa hämmennystä ja oikeudellista epävarmuutta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta

Valittaja on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista, mikäli markkinaoikeus katsoisi, ettei valituksessa esitetty ensisijainen vaatimus ole sellaisenaan hyväksyttävissä.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Mainitun lain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Viimeksi mainitun pykälän 3 momentin mukaan, jos asianosainen pyytää suullisen käsittelyn toimittamista, hänen on ilmoitettava, minkä vuoksi sen toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä.

Valittaja ei ole esittänyt perusteluja suullista käsittelyä koskevalle pyynnölleen eikä ole ilmoittanut, mitä selvitystä se aikoisi esittää suullisessa käsittelyssä. Markkinaoikeus katsoo jäljempänä esitetyt pääasiaratkaisun perustelut huomioon ottaen, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten. Näin ollen suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa olisi ilmeisen tarpeetonta ja sitä koskeva pyyntö on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut poistaneensa haettua merkkiä koskevan aikaisemman 5.2.2015 antamansa päätöksen ja korvanneensa sen uudella 5.3.2015 antamallaan päätöksellä. Asiassa ei näin ollen ole tarvetta lausua 5.2.2015 tehdyn ja sittemmin poistetun päätöksen kumoamista koskevasta valittajan vaatimuksesta. Asia koskee siten enää Patentti- ja rekisterihallituksen 5.3.2015 antamaa päätöstä.

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu merkki TukkuSähkö erottamiskykyinen ensisijaisesti ilman erottamislauseketta tai toissijaisesti valittajan esittämällä erottamislausekkeella luokan 9 tavaroille "tietokoneohjelmistot budjetti-informaation tuottamiseksi; tietokoneohjelmistot raporttien generoimiseksi; tietokoneohjelmistot tietoverkon ylitse käytettävissä olevien portaalipalvelujen tarjoamiseksi tietoverkon kuten erityisesti Internetin tai matkapuhelinverkon kautta; datasiirto-ohjelmistot; internetistä ladattavat tietokoneohjelmat; tietojen haussa käytettävät tietokoneohjelmistot; tietojenkäsittelyjärjestelmät; tietojenkäsittelyohjelmistot", luokan 35 palveluille "liikkeenjohto; yritystoiminnan avustamis- ja liikkeenjohtopalvelut; liiketoiminnan konsultointi- ja neuvontapalvelut; liikkeenjohdon konsultointi- ja neuvontapalvelut; liiketoiminnallinen konsultointi kuljetusten ja toimitusten alalla; liikkeenjohtoon liittyvät avustus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut; yrityshankintoihin liittyvä konsultointi; yritystiedotus- ja -neuvontapalvelut; ammattimainen yrityskonsultointi; kuluttajaneuvonta, kaupallinen", ja luokan 36 palveluille "rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat; energiahankkeiden rahoitusta koskeva konsultointi; kiinteistöjenhoidon palvelut, sikäli kuin luokassa 36; omaisuudenhoidon palvelut; liiketoimintaan liittyvät rahataloudelliset palvelut; yrityskiinteistöihin liittyvät neuvontapalvelut; yksityishenkilöitä koskevat rahataloudelliset tiedotuspalvelut; veroneuvonta, sikäli kuin luokassa 36; neuvontapalvelut, jotka liittyvät verotukseen."

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty. Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin (616/2016) mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Niin ikään 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaramerkkilain 19 §:n 2 momentin mukaan, milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyväksyttävissä lausuman antamisen jälkeenkään, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle, jollei ole aihetta uuden määräajan antamiseen.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rekisteriviranomaisen on tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylätessään ilmoitettava päätöksessään päätelmänsä kunkin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta riippumatta tavasta, jolla tämä hakemus on muotoiltu. Kuitenkin silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta (tuomio 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, 38 kohta).

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon toisaalta ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara tai palvelu sisältyy.

Haetun merkin luokkiin 9, 35 ja 36 sisältyvien tavaroiden ja palvelujen voidaan katsoa olevan suunnattuja osaltaan yritysten johtamiseen ja talouteen liittyvien palvelujen parissa aktiivisesti toimiville asiantunteville henkilöille, mutta osaltaan myös keskivertokuluttajille. Edellä mainittujen kohderyhmien tarkkaavaisuuden asteella ei tavaroiden ja palvelujen luonne huomioon ottaen ole kuitenkaan katsottava olevan mainittavaa eroa.

Haetun sanamerkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, kuinka suora ja konkreettinen suhde merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä on kyseisten kohderyhmien näkökulmasta katsottuna.

Haettu merkki muodostuu sanoista "tukku" ja "sähkö". Molemmilla sanoilla on selvä yleiskielen merkitys suomen kielessä. Sana "tukku" liittyy kaupankäyntiin, ja tarkoittaa muun ohella isoa määrää sekä valmistajan tai tuottajan ja vähittäiskaupan välillä tavaraa välittävää yritystä eli tukkukauppaa. Sana "sähkö" tarkoittaa energian muotoa.

Yhdyssanan tukkusähkö voidaan katsoa ilmaisevan kohderyhmälle sähkön tai sähköön kiinteästi liittyvien tavaroiden tai palveluiden myyntiä tai markkinointia suurina erinä, eli "tukkuna".

Mikäli merkin osat ovat kuvailevia, on myös niiden yhdistelmä pääsääntöisesti kokonaisuutena kuvaileva. Markkinaoikeus katsoo, ettei edellä mainittujen sanojen tavanomainen yhdistäminen muuta sanojen merkitystä ottaen huomioon, että molemmilla sanoilla on selkeä ja yksiselitteinen merkitys. Sanojen yhdistelmän eli haetun merkin on kohderyhmän keskuudessa ymmärrettävä viittaavan pääsääntöisesti sähköön, jota myydään suurissa erissä, tai sähköön kiinteästi liittyviin tavaroihin tai palveluihin. Haetun merkin TukkuSähkö on siten katsottava ilmaisevan nyt kysymyksessä olevien luokkiin 9, 35 ja 36 sisältyvien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia siltä osin, kun kyseiset tavarat tai palvelut viittaavat edellä mainitulla tavalla sähköön ja kaupankäyntiin.

Kaikki nyt kysymyksessä olevat luokan 9 tavarat ovat kaikki tietokoneohjelmia tai tietokonejärjestelmiä, jotka voivat liittyä muun ohella sähkön myyntiin. Kuvailevuutta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, ettei merkin kuvailevaa käyttöä voida varmentaa, vaan riittävää on, jos merkkiä voidaan käyttää kuvailevaan tarkoitukseen. Haetun merkin on näin ollen katsottava kuvaavan nyt kysymyksessä olevien luokan 9 tavaroiden yhteydessä käytettynä niiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta.

Kaikki luokan 35 nyt kysymyksessä olevat palvelut liittyvät yritysten liikeasioiden tai kaupallisten toimintojen hoitoon, ja luokan 36 nyt kysymyksessä olevat palvelut liittyvät talousasioiden hoitamiseen tai sellaisten asioiden hoitamiseen, joihin talousasiat kiinteästi liittyvät. Kuten edellä luokan 9 tavaroiden osalta on todettu, myös nyt kysymyksessä olevien luokkien 35 ja 36 palvelujen osalta markkinaoikeus toteaa, että kyseisten palvelujen sisältö voi liittyä sähkön myyntiin. Haettua merkkiä voidaan tällaisten palvelujen yhteydessä käyttää kuvailevaan tarkoitukseen.

Markkinaoikeus katsoo, että haetun merkin ja kysymyksessä olevien luokkiin 9, 35 ja 36 kuuluvien tavaroiden ja palveluiden välinen yhteys on niin selvä, ettei merkin voida katsoa erottavan valittajan tavaroita ja palveluita muiden vastaavista tavaroista ja palveluista.

Markkinaoikeus katsoo lisäksi, että kysymyksessä olevat luokan 9 tavarat ja luokkien 35 sekä 36 palvelut ovat sellaisia yhtenäisiä ryhmiä, joita on koskenut sama peruste rekisteröintihakemuksen hylkäämiselle. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallituksen ei ole katsottava menetelleen virheellisesti siinä, ettei valituksenalaisessa päätöksessä ole esitetty perusteluja erikseen jokaisen tavara- ja palveluluetteloon sisältyvän yksittäisen tavaran ja palvelun osalta.

Valittaja on toissijaisesti esittänyt, että haetun merkin kuvailevuus olisi ollut mahdollista poistaa ja merkki rekisteröidä tavaramerkkilain 15 §:n mukaisella erottamislausekkeella, jonka mukaan tavaramerkkirekisteröinti ei tuota yksinoikeutta sähkön tukkukauppaan liittyviin tavaroihin eikä palveluihin.

Tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin mukaan rekisteröinnillä saatu yksinoikeus tavaramerkkiin ei käsitä sellaista merkin osaa, jota ei sinänsä voida rekisteröidä. Pykälän 2 momentin mukaan jos merkkiin sisältyy sellainen osa ja erityistä syytä on otaksua, että merkin rekisteröinti voi aiheuttaa epätietoisuutta yksinoikeuden laajuudesta, voidaan rekisteröitäessä tämä osa nimenomaan erottaa suojan piiristä.

Markkinaoikeus katsoo edellä mainitun pykälän sanamuodon sekä oikeuskäytännön perusteella asiassa olevan selvää, että edellä mainittu lainkohta tarkoittaa nimenomaan merkkiin kohdistuvaa erottamista, ei merkin kattaman tavara- tai palveluluettelon rajoittamista. Näin ollen haettua merkkiä ei ole mahdollista saattaa erottamiskykyiseksi edellä mainitulla valittajan esittämällä erottamislausekkeella. Valittajan esittämää lauseketta ei myöskään voida ottaa huomioon tavara- tai palveluluettelon supistamisena, koska lauseke ei ole riittävän selkeä ja täsmällinen, jotta sen perusteella olisi mahdollista päätellä mille yksittäisille tavaroille ja palveluille rekisteröintiä haetaan.

Haetun merkin ei edellä todetuin perustein ole katsottava olevan tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on hallintolainkäyttölain 74 §:n 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asian laatu ja asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Teija Kotro.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.4.2017