MAO:755/16

Oy Karl Fazer Ab > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2015/568
Antopäivä: 20.12.2016

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 26.6.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Oy Karl Fazer Ab on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin RÅGHUNDRA rekisteröimiseksi.

Perusteet

Rekisteröitäväksi haettu merkki RÅGHUNDRA on omaperäinen ja siten kokonaisuutena arvioiden omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista eikä se suoraan kuvaile haettujen tavaroiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta. Rekisteröitäväksi haettuun merkkiin sisältyvät sanat "råg" (=ruis) ja "hundra" (=sata) ovat lähtökohtaisesti erikseen erottamiskyvyttömiä luokan 30 kattamille tavaroille, koska ne kuvaavat tuotteiden määrää ja laatua. Sanat muodostavat kuitenkin yhteen kirjoitettuna erottamiskykyisen kokonaisuuden, joka on omaperäinen ja vähintään suggestiivinen. Yksittäiset merkin sanat ovat kieliopillisesti epätavallisessa järjestyksessä, sillä sana "råg" on ennen sanaa "hundra". Edelleen sanat "råg" ja "hundra" on kirjoitettu innovatiivisesti, kieliopillisten sääntöjen vastaisesti yhteen sekä perusmuodossa, jolloin merkitys ja kokonaismielikuva muuttuvat. Kokonaisuutena arvioituna rekisteröitäväksi haettu merkki on näin ollen epätavallinen ja omaperäinen.

Kohderyhmä ei välittömästi yhdistä rekisteröitäväksi haettua merkkiä esimerkiksi leipätuotteisiin, joten haetun merkin ja hakemukseen sisältyvien tavaroiden välillä ei ole suoraa konkreettista yhteyttä. Kuluttajalle ei synny selkeää mielikuvaa siitä, mihin ominaisuuksiin rekisteröitäväksi haettu merkki viittaa. Käsite råghundra RÅGHUNDRA voi viitata useampaan eri asiaan, kuten tuotteen kappalemäärään tai rukiin määrään. Sen ymmärtäminen, mihin mahdolliseen ominaisuuteen merkillä viitataan, vaatii ylimääräistä ajatusprosessia. Käsite råghundra ei ole ruotsin kieltä ymmärtävälle normaali sanayhdistelmä kuvailtaessa leipätuotteita tai niiden ominaisuuksia.

Oy Karl Fazer Ab:lle on rekisteröity Ruotsissa RÅGHUNDRA-tavaramerkki 19.9.2014. Englanninkielinen vastine RYEHUNDRED on rekisteröity EU-tavaramerkiksi 18.9.2014. Vaikka Patentti- ja rekisterihallitus ei ole sidottu muiden viranomaisten tulkintoihin, nämä aiemmat rekisteröinnit osoittavat yleisempää linjausta EU-tasolla. Siten näiden merkkien rekisteröinnillä tulisi olla vaikutusta myös Suomen ratkaisukäytännössä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on ilman erottamiskykyä. Merkkikokonaisuus ilmaisee, että tuotteissa on käytetty viljana

100-prosenttisesti ruista tai, että paketti sisältää 100 kappaletta rukiista tehtyä tuotetta. Se seikka, että sanat "råg" ja "hundra" on kirjoitettu yhteen, ei tee merkistä erottamiskykyistä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko rekisteröitäväksi haettu merkki RÅGHUNDRA erottamiskykyinen valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituille luokan 30 tavaroille kahvi, tee, kaakao ja keinotekoinen kahvi; riisi, tapioka ja saago; jauhot ja viljavalmisteet, viljapohjaiset välipalat; leipä, leivonnaiset ja makeiset, salmiakki, suklaa, suklaatuotteet, purukumi, keksit, pullat, pastillit, piirakat, sämpylät, tikkukaramellit, kakut; jäätelöt, mehujäät; sokeri, hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola; sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1999) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella lailla tavaramerkkilain muuttamisesta (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin (616/2016) mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Lain 13 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin, joita varten rekisteröintiä on haettu. Erottamiskyvyn arvioinnissa on myös otettava huomioon, miten asianomainen kohderyhmä käsittää merkin. Nyt esillä olevassa asiassa rekisteröitäväksi haettu merkki koskee kulutustavaroita, joiden osalta kohderyhmä koostuu keskivertokuluttajista.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kuvailevista sanoista koostuva uudis- tai muu sana on lähtökohtaisesti myös itsekin kuvaileva. Tällainen sana ei kuitenkaan ole kuvaileva, jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä sanan ja toisaalta niiden osien pelkän summan välillä, joista kyseinen sana muodostuu. Muun ohella tavanomaisesta poikkeava sanojen yhdistelmä voi luoda vaikutelman, joka on riittävän kaukana kyseisen yhdistelmän muodostavista sanoista. Sanojen muodostama yhdistelmä on myös voinut saada oman merkityksensä yleisessä kielenkäytössä, jolloin siitä on tullut itsenäinen suhteessa sen muodostaviin osiin. Viimeksi mainitussa tapauksessa on puolestaan tarkistettava, että sana, joka on saanut oman merkityksensä, ei itse ole kuvaileva (tuomio C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, 104 kohta).

Merkkiä on pidettävä kuvailevana mikäli merkin, ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta. Näin ollen haetun sanamerkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko keskivertokuluttajan näkökulmasta katsottaessa merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde.

Rekisteröitäväksi haettu merkki RÅGHUNDRA muodostuu kahdesta sanasta eli sanoista råg ja hundra. Sana råg merkitsee ruotsinkielellä ruista ja sana hundra merkitsee ruotsinkielellä lukua sata. On selvää, että sana ruis on kuvaileva ainakin seuraavien luokkaan 30 kuuluvien viljapohjaisten tavaroiden osalta: jauhot ja viljavalmisteet, viljapohjaiset välipalat, leipä, leivonnaiset, keksit, pullat, piirakat, sämpylät ja kakut. Sana hundra voi viitata tuotteiden määrään, painoon tai sisältöön. Myös sana hundra on näin ollen kuvaileva luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden osalta.

Edellä todetun mukaisesti kuvailevista sanoista koostuva uudis- tai muu sana on lähtökohtaisesti myös itsekin kuvaileva. Rekisteröitäväksi haettua merkkiä RÅGHUNDRA on kuitenkin vielä tarkasteltava kokonaisuutena sen arvioimiseksi, luoko merkki vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy sanan muodostavien osien pelkästä yhdistelmästä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

Markkinaoikeus katsoo, kuten valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että merkin voi katsoa viittaavan ruistuotteeseen, jota on 100 kappaletta samassa paketissa tai joka painaa 100 grammaa. Yhdyssanan voi myös katsoa tarkoittavan, että kyseessä olevan tuotteen viljan koostumus on 100-prosenttisesti rukiista tai tuote sisältää täysjyväruista.

Haettuun merkkiin sisältyvät kaksi sanaa on yhdistetty tavalla, joka sinänsä ei ole täysin tavanomainen ottaen huomioon sanojen järjestyksen. Markkinaoikeus katsoo kuitenkin, että sanojen yhdistäminen merkissä mainitulla tavalla ei luo riittävän erilaista vaikutelmaa merkin osista syntyvään vaikutelmaan nähden.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, että erottamiskykyä arvioitaessa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon sen seikan, että toisessa jäsenvaltiossa on jo rekisteröity sama tavaramerkki samoja tavaroita tai palveluita varten, yhdessä kaikkien sellaisten olosuhteiden kanssa, jotka viranomaisen on otettava huomioon tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi, mutta tämä seikka ei ole ratkaiseva silloin, kun viranomainen päättää, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä vai ei (tuomio C-218/01, Henkel, EU:C:2004:88, 65 kohta).

Unionin tavaramerkkilainsäädäntöön liittyvä yhdenmukaistamistavoite huomioon ottaen asiassa ei siten ole vailla merkitystä, että RÅGHUNDRA-tavaramerkki on rekisteröity Ruotsissa 19.9.2014 ja englanninkielinen vastine RYEHUNDRED on rekisteröity EU-tavaramerkkinä 18.9.2014.

Edellä todetuin perustein ja ottaen lisäksi huomioon, että ruistuotteiden markkinoinnissa on verraten tavanomaista viitata niiden sisältämän viljan koostuvan 100-prosenttisesti rukiista tai viljan olevan täysjyväruista, markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että rekisteröitäväksi haettu merkki ei ole suomalaisen kohderyhmän kannalta tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) tarkoittamalla tavalla erottamiskykyinen seuraavien luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden osalta: jauhot ja viljavalmisteet, viljapohjaiset välipalat, leipä, leivonnaiset, keksit, pullat, piirakat, sämpylät ja kakut. Valitus on siten hylättävä kyseisten tavaroiden osalta.

Muiden tavaroiden osalta merkin yhteys kyseisiin tavaroihin on siten etäisempi, että Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla hylätä merkin RÅGHUNDRA rekisteröintiä koskevaa hakemusta. Tämän vuoksi valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi niiltä osin kuin markkinaoikeus ei ole edellä katsonut rekisteröitäväksi haetun merkin olevan erottamiskyvytön.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 26.6.2015 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi niiltä osin kuin hakemus T201451169 on koskenut seuraavia tavaroita: kahvi, tee, kaakao ja keinotekoinen kahvi; riisi, tapioka ja saago; makeiset, salmiakki, suklaa, suklaatuotteet, purukumi, pastillit, tikkukaramellit; jäätelöt, mehujäät; sokeri, hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola; sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Teija Kotro.

PRH:n päätös

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 24.5.2018 taltionumero 2506.

 
Julkaistu 27.12.2016