MAO:160/21

Asian tausta

Picote Oy Ltd:lle, joka on 31.3.2017 osittaisjakautunut Picote Solutions Oy Ltd:ksi, on 30.9.2016 myönnetty patentti numero FI 126320 keksinnölle nimeltä ”Hiomaelin ja sen käyttö työstölaitteessa”. Picote Solutions Oy Ltd on edellä mainitun patentin haltija.

Kaarinan TR-Työstö Oy on 22.6.2020 pannut markkinaoikeudessa vireille kanteen patentin numero FI 126320 (jäljempänä myös riitapatentti) julistamisesta mitättömäksi.

Patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Picote Solutions Oy Ltd on tehnyt kysymyksessä olevan patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Patentin rajoittamista koskeva pyyntö

Vaatimukset

Picote Solutions Oy Ltd on pyytänyt, että markkinaoikeus rajoittaa patentin numero FI 126320 olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 1 ja 2 mukaisten patenttivaatimusten muodossa.

Perusteet

Riitapatentin rajoittamista koskevaan pyynnön mukaiseen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosaan sisältyy lisämääre, jonka mukaan hiomalevy on kiinnitetty yhdestä reunastaan puristusliitoksella tukiprofiilin poikkileikkauksen korkeussuunnassa ylimpänä olevaan osuuteen. Vaatimus ilmaisee pyydetyn rajoittamisen jälkeenkin täsmällisesti sen, mitä patentilla halutaan suojata. Keksintö on esitetty selityksessä niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Se seikka, että rajoitetun itsenäisen patenttivaatimuksen 1 toiseen kohtaan sisältyy sana ”esimerkiksi”, ei merkitse sitä, että keksintöä ei olisi esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Sana on sisältynyt jo voimassa olevaan itsenäiseen patenttivaatimukseen 1.

Rajoittamispyynnön mukainen patenttivaatimus ei käsitä mitään sellaista, mikä ei olisi ilmennyt alkuperäisestä patenttihakemuksesta sitä tehtäessä, kun nyt lisätty määre on esitetty sellaisenaan jo alkuperäisen patenttihakemuksen epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa 3 sekä selitysosassa. Rajoittamispyynnön hyväksyminen ei laajenna patentin suojapiiriä.

Koska rajoittamispyynnön vuoksi epäitsenäinen patenttivaatimus 3 poistetaan, alkuperäisten patenttivaatimusten 4 ja 5 numerointi ja viittaukset aiempiin patenttivaatimuksiin muuttuvat vastaavasti.

Vastaus

Kaarinan TR-Työstö Oy on vastustanut Picote Solutions Oy Ltd:n patentin rajoittamista koskevaa pyyntöä ja esittänyt, että rajoitettu itsenäinen patenttivaatimus 1 on epätäsmällinen siihen sisältyvän sanan ”esimerkiksi” vuoksi.

Rajoittamispyynnön mukaisesta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ei käy täsmällisesti ilmi se, mitä patentilla halutaan suojata, kun vaatimuksessa on esitetty vain eräitä esimerkkejä, jotka voisivat olla suojan kohteena. Patenttivaatimukseen sisältyvä esimerkiksi-sana laajentaa itsenäisen patenttivaatimuksen 1 siten, että hiomanauhan sileältä puolelta nauhan voi vahvistaa millä tahansa materiaalilla.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

1. Asiassa on kysymys Kaarinan TR-Työstö Oy:n Picote Solutions Oy Ltd:tä vastaan nostaman patentin numero FI 126320 mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Picote Solutions Oy Ltd:n tekemästä pyynnöstä rajoittaa patentti olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 1 ja 2 mukaisten patenttivaatimusten muodossa.

2. Kaarinan TR-Työstö Oy on vastustanut Picote Solutions Oy Ltd:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön hyväksymistä ja esittänyt, että rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 on epätäsmällinen siihen sisältyvän sanan ”esimerkiksi” vuoksi.

2. Riitapatentista ja sen rajoittamista koskevasta pyynnöstä

3. Riitapatentin tarkoittama keksintö muodostuu patenttivaatimuksista 1–5. Riitapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

”Hiomaelin (100), joka käsittää pitkänomaisen tukiprofiilin (110), jonka tukiprofiilin (110) poikkileikkaus käsittää korkeussuunnan (S1) ja leveyssuunnan (S2), jolloin tukiprofiilin (110) poikkileikkauksessa on ainakin yksi osuus (112), jonka suurin ulottuvuus leveyssuunnassa (S2) on suurempi kuin sen yläpuolella korkeussuunnassa (S1) olevan osuuden (111) vastaava suurin ulottuvuus leveyssuunnassa (S2), jolloin tukiprofiili (110) on lukittavissa vastaavan poikkileikkauksen omaavaan uraan (20), ja tukiprofiilin (110) poikkileikkauksen korkeussuunnassa (S1) ylimpänä olevaan osuuteen (111) kiinnitetyn, tukiprofiilin (110) yläpinnasta ulkonevan, elastisen hiomalevyn (120), tunnettu siitä, että hiomalevy (120) käsittää hiomanauhaa, joka on vahvistettu hiomanauhan sileältä puolelta esimerkiksi kumilla tai kevlarilla, joka antaa hiomalevylle (120) elastista taipuisuutta ja parantaa hiomalevyn (120) lujuutta repeytymistä vastaan.”

4. Picote Solutions Oy Ltd:n rajoittamispyynnön mukaisessa patenttivaatimusasetelmassa on voimassa olevan patentin itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 yhdistetty sen epäitsenäinen patenttivaatimus 3, joka kuuluu voimassa olevassa muodossa seuraavasti:

”Vaatimuksen 1 tai 2 mukainen hiomaelin, tunnettu siitä, että hiomalevy (120) on kiinnitetty yhdestä reunastaan puristusliitoksella tukiprofiilin (110) poikkileikkauksen korkeussuunnassa (S1) ylimpänä olevaan osuuteen (111).”

5. Edellä kohdassa 4 kuvatun patenttivaatimusten yhdistämisen vuoksi epäitsenäinen patenttivaatimus 3 tulisi poistetuksi ja nykyisten epäitsenäisten patenttivaatimusten 4 ja 5 numerointi muuttuisi vastaavasti vaatimuksiksi 3 ja 4. Vaatimuksen 4 sisältö viittaisi epäitsenäiseen patenttivaatimukseen 3. Muita sisällöllisiä muutoksia viimeksi mainittuihin vaatimuksiin ei tehtäisi.

3. Asian arvioinnin lähtökohdat

6. Patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamisen on täytettävä mainitun lain 53 b §:n mukaiset edellytykset.

7. Patenttilain 53 b §:n patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä patenttiviranomaisessa tai tuomioistuimessa on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti täyttää seuraavat ehdot:

1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;
2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä; ja
3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

8. Patenttilain kyseisten säännösten esitöiden (HE 92/2005 vp s. 14, 38 ja 39) mukaan tarkoituksena on, että kansallinen patentin rajoittamismenettely patenttivirastossa Suomessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa. Esitöiden (s. 15) mukaan tuomioistuimessa tapahtuvan patentin rajoittamisen on täytettävä patenttiviranomaisen suorittamaa rajoittamismenettelyä vastaavat edellytykset.

9. Viimeksi mainitun pykälän esitöissä (HE 92/2005 vp s. 40) on todettu, että patenttiviranomainen ei suorita uutuus- ja patentoitavuustutkimusta patentin rajoittamismenettelyssä. Patentin rajoittamisen tulee kuitenkin olla todellinen siten, että patentin suoja-alaa on rajoitettava. Rajoitettujen patenttivaatimusten tulee käsittää patenttisuojan rajoitus siihen nähden, mitä myönnetyn patentin tai myöhemmin muutetun patentin patenttivaatimukset sisältävät.

10. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä myös Euroopan patenttisopimus) 84 artiklan mukaan patenttivaatimuksissa on määriteltävä se, mitä patentilla halutaan suojata. Vaatimusten tulee olla selkeitä ja täsmällisiä, ja patenttiselityksen on tuettava niitä.

11. Euroopan patenttivirastossa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta edellä mainitussa hallituksen esityksessä (HE 92/2005 vp s. 13) on todettu muun ohella, että jos rajoittamispyyntö otetaan tutkittavaksi, Euroopan patenttiviraston tutkimusjaosto tutkii, onko kyseessä todellinen alkuperäisten tai aikaisemmin rajoitettujen patenttivaatimusten rajoittaminen. Sen tulee tutkia, täyttyvätkö Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa esitetyt määräykset ja soveltaa mainitun sopimuksen menettelysääntöjä. Sen sijaan patentoitavuustutkimusosasto ei ole velvoitettu tutkimaan, onko rajoitettu patentti enää patentoitavissa Euroopan patenttisopimuksen 52–57 artikloiden mukaan.

12. Markkinaoikeuden Suomessa voimaan saatettuja eurooppapatentteja koskevassa oikeuskäytännössä (esim. MAO:310–312/20) on ratkaisuista tarkemmin ilmenevillä perusteilla katsottu, että rajoittamispyynnön mukaisia patenttivaatimuksia ja patentin rajoittamisen edellytysten täyttymistä arvioidaan lähtökohtaisesti vain siltä osin kuin patenttivaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi rajoittamispyynnön yhteydessä. Lisäksi edellä viitatuista patenttilain esitöistä ilmenee, että lainsäätäjän tarkoituksena ei ole ollut mahdollistaa sitä, että patentin rajoittamista koskevaa pyyntöä voitaisiin vastustaa muilla kuin patenttilain 53 b §:n mukaisilla perusteilla. Markkinaoikeus katsoo, ettei näistä lähtökohdista ole syytä poiketa arvioitaessa patentin rajoittamisen hyväksyttävyyttä tässä asiassa.

4. Asian arviointi

4.1. Patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytyksen täyttyminen

13. Patenttilain 53 b §:n 1 kohdan mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä on ensiksi, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

14. Edellä jaksossa 3 selostettujen patenttilain muuttamiseen liittyvien esityölausumien perusteella markkinaoikeus katsoo, että patenttilain 53 b §:ää säädettäessä lainsäätäjän tarkoituksena on ollut yhdenmukaistaa patenttilain mukaiset patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytykset Euroopan patenttisopimuksen mukaisten patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytysten kanssa. Viimeksi mainittujen on patenttilain muuttamista koskevissa esitöissä nimenomaisesti todettu muodostuvan muun ohella Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan määräyksistä. Markkinaoikeus katsoo patenttilain 53 b §:n 1 kohdan osalta säännöksessä käytetystä selityksen riittävyyteen viittaavasta sanamuodosta huolimatta, että lainsäätäjä on tarkoittanut kyseisellä edellytyksellä viitata Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukaiseen kriteeriin patenttivaatimusten täsmällisyydestä.

15. Picote Solutions Oy Ltd:n rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on voimassa olevaan patenttivaatimukseen nähden muutoksena ehdotettu sisällytettäväksi uusi piirre, joka kuuluu ”ja hiomalevy (120) on kiinnitetty yhdestä reunastaan puristusliitoksella tukiprofiilin (110) poikkileikkauksen korkeussuunnassa (S1) ylimpänä olevaan osuuteen (111)”. Kyseessä oleva uusi piirre on ollut aiemmin myönnetyssä epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa 3.

16. Asianosaisten kesken ei ole ollut erimielisyyttä siitä, etteikö itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 ehdotettua muutosta olisi sinänsä pidettävä täsmällisenä patenttivaatimuksena.

17. Sen sijaan edellä kohdassa 12 todetulla tavalla asiassa ei tule Kaarinan TR-Työstö Oy:n esittämin tavoin arvioitavaksi patenttivaatimuksen 1 täsmällisyys siltä osin kuin sitä ei ole ehdotettu muutettavaksi.

18. Markkinaoikeus näin ollen toteaa, että asiassa esitetyn mukaan Picote Solutions Oy Ltd:n pyytämä patentin rajoittaminen merkitsee muutosta itsenäiseen patenttivaatimukseen 1. Itsenäistä patenttivaatimusta 1 on pidettävä täsmällisenä muutetussa muodossaan.

19. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Picote Solutions Oy Ltd:n esittämä rajoittamispyyntö täyttää patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytyksen patentin rajoittamisen hyväksymiselle.

4.2. Patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytyksen täyttyminen

20. Patenttilain 53 b §:n 2 kohdan mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä on toiseksi, että patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä.

21. Asianosaisilla ei tässä asiassa ole ollut erimielisyyttä siitä, että asiakirjana, jota patenttilain 52 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetaan, ja siten asiakirjana, josta niin sanottu tarvittava tuki on löydyttävä (niin sanottu perusasiakirja), on pidettävä patenttihakemusta numero 20116225.

22. Kuten edellä on selostettu, Picote Solutions Oy Ltd:n riitapatentin rajoittamista koskeva pyyntö muodostuu siitä, että voimassa olevaan itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 liitetään voimassa oleva epäitsenäinen patenttivaatimus 3. Tämän lisäksi epäitsenäisten patenttivaatimusten 4 ja 5 numerointia ja viittauksia aiempiin patenttivaatimuksiin muutetaan.

23. Markkinaoikeus toteaa, että epäitsenäinen patenttivaatimus 3 on sellaisenaan ilmennyt patenttihakemuksesta numero 20116225.

24. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Picote Solutions Oy Ltd:n esittämä rajoittamispyyntö täyttää patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytyksen patentin rajoittamisen hyväksymiselle.

4.3. Patenttilain 53 b §:n 3 kohdan edellytyksen täyttyminen

25. Patenttilain 53 b §:n 3 kohdan mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä vielä kolmanneksi on, että patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

26. Kuten edellä on selostettu, Picote Solutions Oy Ltd:n riitapatentin rajoittamista koskeva pyyntö muodostuu siitä, että patentin voimassa olevaan itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 liitetään voimassa oleva epäitsenäinen patenttivaatimus 3.

27. Ottaen huomioon, että voimassa oleva patenttivaatimus 3 on voimassa olevaan itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 viittaava epäitsenäinen patenttivaatimus, jossa on täsmennetty patenttivaatimuksessa 1 esitettyä hiomalevyn kiinnitystä tukiprofiiliin, markkinaoikeus katsoo, että rajoittamispyynnön mukainen muutos ei tule merkitsemään patentin tuottaman suojapiirin laajentumista riitapatentin mukaisesta suoja-alasta.

28. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Picote Solutions Oy Ltd:n esittämä rajoittamispyyntö täyttää patenttilain 53 b §:n 3 kohdan edellytyksen patentin rajoittamisen hyväksymiselle.

5. Johtopäätös

29. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Picote Solutions Oy Ltd:n esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö täyttää patenttilain 53 b §:ssä säädetyt edellytykset patentin rajoittamiselle. Picote Solutions Oy Ltd:n esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö on siten hyväksyttävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hyväksyy Picote Solutions Oy Ltd:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön ja vahvistaa, että hyväksytyn patentin rajoittamisen jälkeen patentin numero FI 126320 patenttivaatimukset kuuluvat suomen kielellä, kuten tämän päätöksen liitteessä 1 on esitetty, ja ruotsin kielellä, kuten tämän päätöksen liitteessä 2 on esitetty.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Patenttilain 52 §:n 2 momentin perusteella tähän päätökseen saa hakea muutosta vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevaa pääasiakannetta koskevassa asiassa annettavan lopullisen ratkaisun yhteydessä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Reima Jussila, Pekka Savola ja Jari Tiainen sekä markkinaoikeusinsinööri Pasi Nikkonen.