Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 22.10.2020

Asian käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa

Lidl Stiftung & Co. KG:n hakemus

Lidl Stiftung & Co. KG (jäljempänä myös Lidl) on 3.12.2019 tekemällään hakemuksella vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää Paulig Ab:n tavaramerkin numero 102232 ILONA menetetyksi tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi.

Tavaramerkin menetettäväksi määräämistä koskeva hakemus on kohdistunut kaikkiin tavaramerkin numero 102232 ILONA kattamiin tavaroihin luokissa 29, 30 ja 32 lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä ”ketsuppi”. Tavaramerkki on rekisteröity 5.9.1988 eli yli viisi vuotta ennen menettämistä koskevan hakemuksen tekemistä. Paulig Ab ei ole käyttänyt merkkiä tosiasiallisesti tavaroille, joita varten se on rekisteröity, ja joihin Lidlin hakemus on kohdistunut.

Lidl on teettänyt 7.9.2018 päivätyn tutkimuksen, jonka mukaan menettäväksi vaadittua tavaramerkkiä ei ole käytetty menettämishakemuksessa tarkoitetuille tavaroille ainakaan 7.9.2018. Lidl on tämän tiedon perusteella jättänyt 12.10.2018 tavaramerkkiä Ilona koskevan rekisteröintihakemuksen. Menetettäväksi vaadittu tavaramerkki numero 102232 ILONA on Patentti- ja rekisterihallituksen 27.11.2018 antamalla välipäätöksellä asetettu Lidlin hakeman tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi.

Tavaramerkkiä numero 102232 ILONA koskeva menettämisperuste on ilmennyt ainakin 7.9.2018 tai toissijaisesti viimeistään 12.10.2018. Lidl on hakemuksessaan alun perin esittämänsä pyynnön sijasta täsmentänyt pyytävänsä vahvistettavaksi, että edellä mainitulla tavaramerkillä ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia ensisijaisesti 7.9.2018 lukien tai toissijaisesti 12.10.2018 lukien.

Paulig Ab:n lausuma

Paulig Ab (jäljempänä myös Paulig) on esittänyt, että menettämistä koskeva hakemus ei ole koskenut tavaranimikettä ”ketsuppi”. Siten ei ole ollut tarvetta esittää käyttönäyttöä siitä, että tavaramerkkiä on käytetty ketsupin tavaramerkkinä, kun rekisteröinti joka tapauksessa pysyy tältä osin voimassa. Paulig Ab on kuitenkin kiistänyt Lidlin vaatimuksen siitä, että tavaramerkin vaikutusten vahvistettaisiin lakanneen aikaisemmin kuin menettämishakemuksen vireillepanopäivästä 3.12.2019 lukien. Lidl ei ole esittänyt mitään näyttöä siitä, että sillä olisi ollut tieto menettämisperusteen olemassaolosta tätä aikaisemmin.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös

Patentti- ja rekisterihallitus on 22.10.2020 tekemällään päätöksellä määrännyt tavaramerkin numero 102232 ILONA menetetyksi tavaraluokkien 29, 30 ja 32 osalta lukuun ottamatta tavaraluokan 30 tavaranimikettä ”ketsuppi”.

Päätöksen mukaan Paulig ei ole kiistänyt menettämisperusteen olemassaoloa luokkien 29, 30 ja 32 tavaroiden osalta lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä ”ketsuppi”, jota menettämishakemus ei ole koskenut.

Päätöksen mukaan asiassa ei ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen, koska tavaramerkki on määrätty menetetyksi hakemuksen kattamassa laajuudessa eikä kyseisellä aikaisemmalla päivämäärällä ole ollut merkitystä Lidlin 12.10.2018 tekemän rekisteröintihakemuksen hyväksymiselle.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Lidl on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin päätöksellä ei ole vahvistettu tavaramerkki numero 102232 ILONA menetetyksi hakemuksen vireillepanopäivää aikaisemmasta päivästä ja että markkinaoikeus vahvistaa tavaramerkin menetetyksi 12.10.2018 alkaen.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellusti määrännyt tavaramerkin numero 102232 ILONA menetetyksi. Valituksenalaisessa päätöksessä on kuitenkin virheellisesti katsottu, että tavaramerkin menettämisen vaikutusten alkamispäivä on sama kuin menettämistä koskevan hakemuksen vireillepanopäivä 3.12.2019.

Päätöksen mukaan vireillepanopäivää aikaisemman päivän vahvistamiselle ei ole ollut tarvetta, koska tavaramerkki on määrätty menetetyksi Lidlin hakemuksen mukaisessa laajuudessa ja aikaisemmalla päivämäärällä ei ole merkitystä Lidlin 12.10.2018 tekemän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hyväksymiselle. Tällä aikaisemmalla päivämäärällä on kuitenkin merkitystä, koska Paulig on 1.4.2019 hakenut rekisteröitäväksi identtistä EU-tavaramerkkiä ILONA luokissa 29, 30 ja 32.

Rekisteröitäväksi haetulle EU-tavaramerkille on 30.4.2019 vaadittu Suomen osalta aiemmuutta 13.8.1986 alkaen tavaramerkin numero 102232 ILONA perusteella. EU-tavaramerkin rekisteröintiä on siten haettu ennen kuin aiemmuusvaatimuksen perusteena olevan kansallisen tavaramerkin menettämistä koskevat vaikutukset ovat tulleet Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan voimaan 3.12.2019. Tämä tarkoittaisi, että rekisteröitäväksi haetun EU-tavaramerkin aiemmuus ei lakkaisi, vaikka aiemmuuden perusteena oleva kansallinen tavaramerkki on määrätty menetetyksi. EU-tavaramerkki ILONA numero 018044619 on sittemmin rekisteröity 3.8.2019 ja aiemmuusvaatimus on hyväksytty.

Näin ollen Pauligin EU-tavaramerkki tulisi menetetyksi määrättyyn kansalliseen tavaramerkkiin perustuvan aiemmuuden johdosta esteeksi Lidlin tavaramerkkihakemuksen hyväksymiselle. Lidlillä on siten ollut oikeudellinen intressi saada vahvistetuksi, että menetetyksi määrätyllä tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei ole ollut tavaramerkkilain mukaisia oikeusvaikutuksia viimeistään 12.10.2018 alkaen.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Lidl ei ole tavaramerkin menettämistä koskevassa hakemuksessaan eikä muissa kirjelmissään maininnut Pauligin rekisteröitäväksi hakemaa EU-tavaramerkkiä ILONA numero 018044619 ja sen aiemmuutta Suomen osalta eikä Patentti- ja rekisterihallitus siten ole ollut siitä aiemmin tietoinen. Asiassa ei ole estettä sille, että menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen Lidlin vaatimuksen mukaisesti 12.10.2018.

Paulig Ab:n vastaus

Vaatimukset

Paulig on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen.

Perusteet

Lidlillä ei ole valitusoikeutta, koska valituksenalainen päätös on ollut Lidlin esittämän vaatimuksen mukainen. Kysymys menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisemman päivän vahvistamisesta ei ole sisältynyt hakemuksessa esitettyyn vaatimukseen, vaan se on ainoastaan mainittu hakemuksen perusteluissa. Päätöksen perusteluihin ei voi hakea muutosta.

Sen varalta, että valitus tutkitaan, Paulig on todennut, että Patentti- ja rekisterihallitus ei ole välipäätöksessään asettanut Pauligin EU-tavaramerkin 018044619 ILONA Lidlin tavaramerkin Ilona rekisteröinnin esteeksi.

Pääsääntö on, että tavaramerkki katsotaan menetetyksi menettämishakemuksen vireillepanopäivästä alkaen ja ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan vahvistaa aikaisempi ajankohta. Lidlillä on todistustaakka siitä, että sillä on ollut 12.10.2018 tieto tavaramerkkiä numero 102232 ILONA koskevan menettämisperusteen olemassaolosta. Merkityksellistä ei ole se, että Lidl on 12.10.2018 hakenut tavaramerkin Ilona rekisteröintiä, kun se ei ole todistanut menettämisperusteen ilmenneen tuolloin. Menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivämäärää ei siten voi vahvistaa, koska Lidl ei ole osoittanut menettämisperusteen ilmenneen jo 12.10.2018.

Lidl Stiftung & Co. KG:n lausuma

Lidlillä on oikeus valittaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä, koska Lidl on tavaramerkin menettämistä koskevassa hakemuksessa vaatinut sen vahvistamista, että tavaramerkillä ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia 12.10.2018 lukien ja valituksenalainen päätös ei siten ole tältä osin ollut vaaditun mukainen.

Lidlillä on 12.10.2018 tekemänsä rekisteröintihakemuksen perusteella ollut oikeudellinen intressi vaatia menettämishakemuksen yhteydessä vahvistettavaksi, että tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia 12.10.2018 lukien.

Patentti- ja rekisterihallituksen 27.11.2018 päivätyssä välipäätöksessä ei olisi edes voitu katsoa, että Pauligin vasta myöhemmin 1.4.2019 rekisteröitäväksi hakema EU-tavaramerkki olisi ollut Lidlin 12.10.2018 rekisteröitäväksi hakeman kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin este.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Asian tausta ja tarkastelun lähtökohdat

Lidl on 12.10.2018 hakenut tavaramerkin Ilona rekisteröintiä. Asiassa esitetyn mukaan Patentti- ja rekisterihallitus on 27.11.2018 päivätyllä välipäätöksellä asettanut Pauligin tavaramerkin numero 102232 ILONA haetun tavaramerkin Ilona rekisteröinnin esteeksi. Hakemus on edelleen vireillä.

Patentti- ja rekisterihallitus on Lidlin 3.12.2019 tekemän tosiasiallisen käytön puuttumiseen perustuvan hakemuksen johdosta määrännyt valituksenalaisella päätöksellään Pauligin tavaramerkin numero 102232 ILONA menetettäväksi luokkien 29, 30 ja 32 tavaroiden osalta lukuun ottamatta luokan 30 tavaranimikettä ”ketsuppi”. Valituksenalaisen päätöksen mukaan asiassa ei ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen, koska tavaramerkki on määrätty menetetyksi menettämishakemuksen mukaisessa laajuudessa eikä kyseisellä aikaisemmalla päivämäärällä ole ollut merkitystä tavaramerkkiä Ilona koskevan rekisteröintihakemuksen hyväksymiselle.

Paulig on 1.4.2019 tehnyt EU-tavaramerkkiä numero 018044619 ILONA koskevan rekisteröintihakemuksen ja vaatinut 30.4.2019 EU-tavaramerkille aiemmuutta tässä asiassa kysymyksessä olevan kansallisen tavaramerkin numero 102232 ILONA perusteella. EU-tavaramerkki on rekisteröity 6.8.2019 tavaroille luokissa 29, 30 ja 32 sekä aiemmuusvaatimus hyväksytty. Edellä todetuin tavoin Lidl on tämän jälkeen 3.12.2019 vaatinut tavaramerkin numero 102232 ILONA määräämistä osittain menetettäväksi.

Asiassa on ensin arvioitava, tuleeko Lidlin valitus jättää tutkimatta sillä Pauligin esittämällä perusteella, että Lidlillä ei ole valitusoikeutta koska valituksenalainen päätös on ollut menettämishakemuksessa esitetyn vaatimuksen mukainen.

Tämän jälkeen on tarvittaessa arvioitava, onko valituksenalainen päätös virheellinen siltä osin kuin päätöksessä ei ole vahvistettu menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää, josta alkaen tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei ole menetetyiltä osin ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia.

Valituksen tutkiminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Lidl on hakemuksessaan muun ohella pyytänyt vahvistettavaksi, että tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei ole ollut tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia 12.10.2018 lukien. Valituksenalaisen päätöksen mukaan asiassa ei ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää päiväksi, josta tavaramerkin menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen. Valituksenalaisessa päätöksessä todettu merkitsee tältä osin sitä, että edellä mainitulla tavaramerkillä ei katsota olleen tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia 3.12.2019 alkaen.

On siten selvää, että valituksenalainen päätös ei ole tältä osin ollut Lidlin Patentti- ja rekisterihallituksessa esittämän pyynnön mukainen ja että Lidlillä siten on oikeus valittaa päätöksestä. Asiassa ei ole merkitystä sillä Pauligin esittämällä seikalla, että päivämäärää koskeva Lidlin pyyntö on esitetty hakemuksen perusteluissa.

Valitus on tutkittava.

Pääasiaratkaisun perustelut

Tavaramerkin menettämistä voidaan tavaramerkkilain 53 §:ssä säädetyn mukaisesti vaatia paitsi kanteella tuomioistuimessa myös hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa, mistä tässä asiassa on kysymys.

Tavaramerkkilain 46 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan menettää, jos tavaramerkin haltija ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, jollei haltija osoita käyttämättömyydelle päteviä syitä.

Tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentin mukaan rekisteröidyllä tai vakiintuneella tavaramerkillä ei katsota olleen menettämistä koskevan hakemuksen tai kanteen vireillepanopäivästä alkaen tässä laissa tarkoitettuja vaikutuksia siltä osin kuin haltijan oikeudet on kumottu. Menettämistä koskevassa päätöksessä voidaan kantajan tai hakijan pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.

Tavaramerkkilain 57 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin menettämistä koskeva asia ratkaistaan hallinnollisessa menettelyssä hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella. Pykälän 2 momentin mukaan, jos menettämistä koskeva hakemus perustuu tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen eikä tavaramerkin haltija ole esittänyt selvitystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tavaramerkin rekisteröinti menetetään hakemuksen mukaisesti kokonaan tai osittain, jollei hakemus ole ilmeisen perusteeton.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilain 46 §:n 1 momentista ja 57 §:n 2 momentista ilmenevin tavoin tavaramerkin haltijalla on menettämishakemusta koskevassa asiassa näyttötaakka tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä tai pätevästä syystä käyttämättömyydelle. Tässä asiassa on kuitenkin riidatonta, että Paulig ei ole käyttänyt 5.9.1988 rekisteröityä tavaramerkkiä numero 102232 ILONA niiltä osin kuin Lidl on vaatinut tavaramerkin menettämistä. On siten selvää, että tavaramerkin käyttämättömyyttä koskevan menettämisperusteen voidaan katsoa olleen olemassa Lidlin esittämällä tavalla 12.10.2018.

Valituksenalaisenalaisen päätöksen mukaan asiassa ei kuitenkaan ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisempaa päivää päiväksi, josta menettämisen vaikutusten katsotaan alkaneen. Päätöksessä on edellä todetulla tavalla viitattu tältä osin siihen, että aikaisemmalla päivämäärällä ei ole ollut merkitystä Lidlin tekemän tavaramerkkiä Ilona koskevan rekisteröintihakemuksen hyväksymiselle. Kysymys on siten siitä, onko Patentti- ja rekisterihallitus voinut edellyttää menettämishakemuksen tekijän esittävän erityistä tarvetta puheena olevalle vahvistuspyynnölle.

Tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentilla on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) 47 artiklan 1 kohta. Artiklan mukaan menettämisvaatimusta koskevassa päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt. Tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentin esitöissä (HE 201/2018 vp s. 153) on todettu, että Patentti- ja rekisterihallituksen harkinnassa on päättää ratkaistessaan menettämisasiaa, milloin menettämisperuste on ilmennyt. Lisäksi on selvennetty, että menettämisperusteen nojalla tehty rekisteröinnin kumoaminen vaikuttaa siten, että rekisteröinnin vaikutukset lakkaavat menettämistä koskevan hakemuksen vireillepanopäivään, jos muuta aiempaa päivää ei pyynnöstä vahvisteta.

Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 31 perustelukappaleessa on todettu, että tavaramerkit täyttävät tarkoituksensa vain silloin kun tavaramerkkejä todella käytetään markkinoilla ja että tavaramerkin käyttöä koskeva vaatimus on tarpeen myös unionissa rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen määrän vähentämiseksi. Edelleen on tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 32 perustelukappaleessa todettu, että rekisteröity tavaramerkki on suojattava vain siltä osin, kuin sitä todella käytetään, eikä rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin pidä antaa haltijalleen oikeutta vastustaa tai mitätöidä myöhempää tavaramerkkiä, jos kyseinen haltija ei ole asettanut tavaramerkkiään todelliseen käyttöön.

Tavaramerkkilaissa tai tavaramerkkidirektiivissä ei ole edellytetty hakijan esittävän erityistä tarvetta tai perustetta menettämisperusteen ilmenemispäivää koskevalle vahvistuspyynnölle. Edellä todetuin tavoin menettämisperusteen voidaan tässä asiassa, kun tavaramerkkiä ei ole lainkaan käytetty kysymyksessä oleville tavaroille, katsoa olleen olemassa Lidlin esittämällä tavalla jo 12.10.2018. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkin käyttövaatimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden kanssa olisi ristiriidassa se, että hakijalta tästä huolimatta edellytettäisiin erillistä oikeudellista intressiä tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentin mukaiselle pyynnölleen menettämistä koskevan hakemuksen vireillepanopäivää 3.12.2019 aikaisemman päivän vahvistamiselle ajankohdaksi, jolloin menettämisperuste on ilmennyt.

Näin ollen asiassa ei ole estettä tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentin mukaisesti Lidlin pyynnöstä vahvistaa menettämistä koskevan hakemuksen vireillepanopäivää aikaisempi päivä 12.10.2018 päiväksi, jona menettämisperuste on ilmennyt.

Edellä todetuin perustein valituksenalainen päätös on kumottava siltä osin kuin päätöksessä on katsottu, ettei asiassa ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivää päiväksi, josta alkaen tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei katsota olleen tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 22.10.2020 tekemän päätöksen siltä osin kuin päätöksen mukaan asiassa ei ole ollut tarvetta vahvistaa menettämishakemuksen vireillepanopäivää aikaisempaa päivää päiväksi, josta alkaen tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei katsota olleen tavaramerkkilaissa tarkoitettuja vaikutuksia. Markkinaoikeus palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle sen vahvistamiseksi, että tavaramerkillä numero 102232 ILONA ei katsota olleen sanottuja vaikutuksia 12.10.2018 alkaen siltä osin kuin tavaramerkin haltijan oikeudet on valituksenalaisella päätöksellä kumottu.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.