Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 3.4.2017 (liitteenä)

Asian tausta ja asian käsittely markkinaoikeudessa

UPM-Kymmene Corporation on 3.6.2008 hakenut patenttia keksinnölle ”A release liner composition, a base material and a method of producing a base material, and a surface treating agent for a base material and a use of a surface treating agent” (“Irrokemateriaalikoostumus, pohjamateriaali ja menetelmä pohjamateriaalin valmistamiseksi, pintakäsittelyaine pohjamateriaalia varten sekä pintakäsittelyaineen käyttö”).

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.3.2013 myöntänyt edellä mainitulle keksinnölle patentin numero
FI 123351.

Munksjö Oyj on 16.12.2013 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen edellä mainittua patenttia numero FI 123351 vastaan ja vaatinut, että kyseinen patentti kumotaan kokonaisuudessaan.

Munksjö Oyj ja Ahlstrom Oyj ovat 1.4.2017 sulautuneet Ahlstrom-Munksjö Oyj:ksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on 3.4.2017 antamallaan päätöksellä kumonnut patentin numero FI 123351.

UPM-Kymmene Corporation on 17.5.2017 siirtänyt patentin numero FI 123351 UPM Specialty Papers Oy:lle.

UPM Specialty Papers Oy on valittanut edellä mainitusta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä markkinaoikeuteen. Valituksen käsittelyn kuluessa UPM Specialty Papers Oy on markkinaoikeudessa esittänyt patentin hyväksymiseksi kaikkiaan kymmenen patenttivaatimusasetelmaa.

Sittemmin valituksen käsittelyn kuluessa UPM Specialty Papers Oy on 18.1.2021 ilmoittanut, että se ja Ahlstrom-Munksjö Oyj ovat saavuttaneet asiassa sovinnon ja sopineet, että molemmat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Ahlstrom-Munksjö Oyj on 18.1.2021 ilmoittanut markkinaoikeudelle peruuttavansa oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa ja luopuvansa kaikista muista markkinaoikeudessa esittämistään vaatimuksista.

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n toiminimi on sittemmin muutettu Ahlstrom Oyj:ksi.

Valitus

Vaatimukset

UPM Specialty Papers Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen 3.4.2017 ja pysyttää patentin numero FI 123351 voimassa ensisijaisesti 15.3.2013 myönnettyjen patenttivaatimusten (jäljempänä myös patenttivaatimusasetelma A) mukaisessa muodossa tai toissijaisesti jonkin markkinaoikeudessa esitetyn yhdeksän vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman mukaisessa muodossa. Vaihtoehtoisesti UPM Specialty Papers Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa edellä mainitun Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä on virheellisesti katsottu, ettei patenttivaatimusasetelman A itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1, 15 ja 20 esitetty keksintö eroaisi olennaisesti sanotussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D1 tai viitejulkaisusta D2 tunnetusta tekniikasta.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on tulkittu, että edellä mainitussa viitejulkaisussa D1 on esitetty irrokepaperi, jossa pohjapaperikoostumuksen päälle on levitetty päällystekerros (primer). Kyseisessä päätöksessä on tulkittu lisäksi, että viitejulkaisun D1 mukainen päällystekerros sisältää polyvinyylialkoholia, että päällystekerros on funktionalisoitu reaktiivisen vetyatomin sisältävällä polysiloksaanilla ja että päällystekerroksen päälle on levitetty vinyylipäätteinen polysiloksaanikerros irrokekerrokseksi. Edelleen valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on tulkittu, että silikonipäällyste ei ole patenttivaatimusasetelman A itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 esitettyä pohjamateriaalikoostumusta määrittelevä piirre. Näin ollen viitejulkaisussa D1 esitetyt, silikonia sisältävät kerrokset ovat mainitun päätöksen mukaan silikonipäällysteisiä, eikä kyseisessä viitejulkaisussa esitetä samaa pohjamateriaalirakennetta kuin patenttivaatimusasetelman A itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1.

Edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 ei käy ilmi patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista paperiperusmateriaalia, jonka pintakäsittelyaineessa olisi polyvinyylialkoholia funktionalisoimalla saatuja silaanihydridiryhmiä. Mainitussa viitejulkaisussa D1 ei esitetä, että lähtöaineena käytettävän vinyylitrietoksisilaanin reaktiossa muodostuisi silaanihydridiä polyvinyylialkoholin sivuryhmiin. Viitejulkaisun D1 esimerkeissä 1 ja 2 käytetyn silaanimodifioidun polyvinyylialkoholin ei voida näin ollen katsoa sisältävän silaanihydridiryhmiä. Reaktiotuotteessa ei myöskään ole enää vinyyliryhmiä.

Viitejulkaisun D1 esimerkissä 1 sekoitetaan silaanimodifioitua polyvinyylialkoholia ja kaupallista polysiloksaania keskenään emulsioksi, minkä jälkeen emulsio levitetään pohjapaperille. Pohjapaperille levitetty pintakäsittelykoostumus on siten polysiloksaania, eli silikonia, sisältävä päällyste. Näin aikaansaadulle silikonipäällysteelle levitetään toinen polysiloksaania sisältävä päällyste, minkä jälkeen näin päällystetty pohjapaperi kuumennetaan.

Viitejulkaisusta D1 käy siten ilmi patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisesti kahdessa vaiheessa levitetyt päällysteet, jotka sisältävät polysiloksaania ja jotka kovettuvat samanaikaisesti. Eri vaiheissa levitettyjä koostumuksia ei ole kuitenkaan tarkoitettu käytettäviksi erikseen, eikä kysymyksessä ole vesiliukoinen polymeeri.

Viitejulkaisussa D1 esitetään siten polysiloksaanin (silikonin) levittäminen pohjapaperille kahdessa vaiheessa. Polysiloksaani levitetään ensin alustavana kerroksena (primer) ja sen jälkeen pintakerroksena. Kerrokset kovettuvat samanaikaisesti. Viitejulkaisussa D1 esitetyn modifioidun polyvinyylialkoholin sisältämä alkoksisilaani ei kuitenkaan reagoi silikonikerrosten rajapinnan yli vinyyliryhmien kanssa, eikä mainitusta viitejulkaisusta käy millään tavalla ilmi modifioidun polyvinyylialkoholin sitoutumista polysiloksaaniin hydrosilylointireaktiossa.

Viitejulkaisuun D1 nähden muodostettavana objektiivisena teknisenä ongelmana on siten pidettävä silikonipäällysteen tartunnan parantamista perusmateriaalin pintaan. Viitejulkaisun D1 mukainen ratkaisu tartunnan parantamiseen on mekaanisen lukittumisen parantaminen seostamalla silaanimodifioitua polyvinyylialkoholia ja kaupallista polysiloksaania. Patenttivaatimusasetelman A itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitetyssä ratkaisussa tartuntaa parannetaan sen sijaan pohjamateriaalin ja silikonipäällysteen välisillä kemiallisilla sidoksilla, jotka muodostuvat vinyyli- tai silaanihydridiryhmistä hydrosilylointireaktiossa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patenttivaatimusasetelman A itsenäisten patenttivaatimusten 1, 15 ja 20 mukaiset keksinnöt eivät eroa olennaisesti valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D1 tai viitejulkaisusta D2.

Edellä mainitut viitejulkaisut D1 ja D2 edustavat lähintä tekniikan tasoa patenttivaatimusasetelman A itsenäisten patenttivaatimusten 1, 15 ja 20 suoritusmuodoille, joissa sidostaminen perustuu silaanihydridiryhmiin.

Viitejulkaisussa D1 esitetään, että polyvinyylialkoholi voidaan funktionalisoida reaktiivisilla silikoneilla, joissa piiatomit ovat sitoutuneet keskimäärin kahteen vetyatomiin. Toisin sanoen, viitejulkaisussa D1 esitetään polyvinyylialkoholin funktionalisointi hydrosiloksaaneilla.

Patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen koostumus eroaa edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 siltä osin, ettei viitejulkaisussa D1 esitetä pintakäsittelyaineen silaanihydridiryhmien sitoutuvan silikonipäällysteeseen hydrosilylointireaktiossa. Viitejulkaisusta D1 käyvät ilmi kaikki edellä mainitussa patenttivaatimuksessa 1 määritellyt kerrokset sekä sitoutuminen ristisilloittumalla heti päällystämisen jälkeen. Tämä parantaa paperiperusmateriaalin ja silikonipäällysteen välistä adheesiota. Viitejulkaisussa D1 ei kuitenkaan ole esitetty, mitä reaktioita ristisilloittumisessa tapahtuu tai minkä funktionaalisten ryhmien reaktioihin ristisilloittuminen perustuu.

Edellä mainitulla erolla ei ole teknistä vaikutusta, koska sekä viitejulkaisussa D1 että patenttivaatimusasetelman A itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 esitetyssä pohjamateriaalikoostumuksessa silikonipäällysteen poishankautuminen estyy. Ratkaistavaksi tekniseksi ongelmaksi voidaan siten katsoa vaihtoehtoisen sitoutumistavan löytäminen viitejulkaisun D1 mukaiselle tuotteelle. Erilaisista vaihtoehtoisista reaktioista päällystekerroksen ja silikonipäällysteen välillä esimerkiksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D12 tunnettua hydrosilylointireaktiota on pidettävä alan ammattimiehelle ilmeisenä. Patenttivaatimusasetelman A itsenäinen patenttivaatimus 1 ei näin ollen eroa olennaisesti viitejulkaisusta D1 tunnetusta tekniikasta siltä osin kuin mainittu patenttivaatimus kohdistuu silaanihydridiryhmiin perustuvaan sidostamiseen.

Viitejulkaisussa D1 esitetään myös menetelmä irrokemateriaalikoostumuksen valmistamiseksi sekä pintakäsittelyaineen käyttö silikonipäällysteen ja paperin välisen adheesion parantamiseksi. Siten myöskään patenttivaatimusasetelman A menetelmää koskeva itsenäinen patenttivaatimus 15 ja käyttöä koskeva itsenäinen patenttivaatimus 20 eivät eroa olennaisesti viitejulkaisusta D1 tunnetusta tekniikasta.

UPM Specialty Papers Oy:n lausumat

UPM Specialty Papers Oy on esittänyt, että valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituista viitejulkaisuista D1 ja D2 käy ilmi toimivana ratkaisuna ainoastaan irrokemateriaali, jossa on silikonipäällyste. Mainitussa viitejulkaisuissa ei ole esitetty toimivaa irrokemateriaalin pohjamateriaalikoostumusta. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallituksen tulkintaa kyseisten viitejulkaisujen sisällöstä on pidettävä virheellisenä.

Edellä mainituissa viitejulkaisuissa D1 ja D2 esitetty pintakäsittelyaine sisältää sekä modifioitua polyvinyylialkoholia että silikonia. Mainituista viitejulkaisuista ei käy ilmi, että paperille pintakäsittelyaineena levitetty silikoni ja sen päälle päällysteenä levitetty silikoni muodostaisivat silikonin kovettumisen jälkeen erilliset kerrokset. Viitejulkaisuissa ei ole myöskään esitetty, että pintakäsittelyaineen silikonipolymeeri kovettuisi ennen katalyytin sisältävän toisen kerroksen levittämistä. Näin ollen kyseisissä viitejulkaisuissa esitetty, silikonipolymeeriä sisältävällä pintakäsittelyaineella päällystetty paperi ei ole esimerkiksi rullattavissa telalle, koska kovettumaton, öljymäinen silikoni kulkeutuu paperin kuiturakenteeseen päästyään kosketuksiin paperin molempien pintojen kanssa ja tekee tuotteen käyttökelvottomaksi.

UPM Specialty Papers Oy on edelleen esittänyt, että patenttivaatimusasetelman A itsenäisten patenttivaatimusten mukainen ratkaisu eroaa edellä mainituista viitejulkaisuista D1 ja D2 erityisesti siten, että mainituista viitejulkaisuista tunnettu pintakäsittelyaine sisältää silikonia, joka yhdistyy saumattomasti irrokemateriaalin silikonikerrokseen. Viitejulkaisuista ei myöskään käy ilmi, että polymeerinen pintakäsittelyaine funktionalisoitaisiin vinyyli- tai silaanihydridiryhmillä ennen sen levittämistä paperin pinnalle.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

Patenttilain 25 §:n 1 momentin mukaan patenttiviranomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti muun ohella, jos patentti on myönnetty, vaikkei mainitun lain 1, 1a, 1b ja 2 §:ssä säädettyjä ehtoja ole täytetty.

2 Kysymyksessä oleva keksintö

Patentti numero FI 123351 on myönnetyssä muodossaan koostunut itsenäisistä patenttivaatimuksista 1, 15 ja 20 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–14, 16–19 ja 21.

Patenttivaatimusasetelman A itsenäinen patenttivaatimus 1 on kuulunut seuraavasti:

”Irrokemateriaalin pohjamateriaalikoostumus, joka käsittää paperiperusmateriaalin ja paperiperusmateriaalin pinnalla olevan pintakäsittelykerroksen, tunnettu siitä, että pintakäsittelykerroksen päälle levitettävän silikonipäällysteen poishankautuminen (rub-off) on estetty ja silikonin adheesiota on parannettu sidostamisella, joka on muodostettu sidoksista, jotka ovat peräisin vinyyli- tai silaanihydridiryhmistä hydrosilylointireaktiossa, joita mainittuja sidoksia on polymeerisen pintakäsittelyaineen koostumuksessa olevassa pintakäsittelyaineessa.”

Edellä mainittu patenttivaatimus voidaan esittää piirteisiin jaoteltuna seuraavasti:

Irrokemateriaalin pohjamateriaalikoostumus, joka käsittää
- paperiperusmateriaalin (jäljempänä myös piirre 1) ja
- paperiperusmateriaalin pinnalla olevan pintakäsittely-kerroksen (jäljempänä myös piirre 2), tunnettu siitä, että
- pintakäsittelykerroksen päälle levitettävän silikonipäällysteen poishankautuminen (rub-off) on estetty ja silikonin adheesiota on parannettu (jäljempänä myös piirre 3)
- sidostamisella, joka on muodostettu sidoksista, jotka ovat peräisin (jäljempänä myös piirre 4)
- vinyyliryhmistä (jäljempänä myös piirre 4a) tai
- silaanihydridiryhmistä (jäljempänä myös piirre 4b)
hydrosilylointireaktiossa
- joita mainittuja sidoksia on polymeerisen pintakäsittelyaineen koostumuksessa olevassa pintakäsittelyaineessa (jäljempänä myös piirre 5).
Valituksen käsittelyn kuluessa UPM Specialty Papers Oy on markkinaoikeudessa esittänyt lisäksi yhdeksän vaihtoehtoista patenttivaatimusasetelmaa.

3 Tunnettu tekniikka

Asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on viitattu muiden ohella seuraaviin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuihin viitejulkaisuihin:

D1: US20070004859
D2: US20060204703
D12: US5910370

4 Asian arviointi

Asiassa esitetyn valossa on vailla erimielisyyttä, että ainakin edellä mainittua viitejulkaisua D1 on pidettävä lähimpänä tunnettuna tekniikan tasona patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaiselle keksinnölle.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 käyvät ilmi kaikki patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaiset kerrokset. Mainitussa päätöksessä on lisäksi katsottu, että viitejulkaisusta D1 käy ilmi, että ristisilloittuminen parantaa paperiperusmateriaalin ja silikonipäällysteen välistä adheesiota. Päätöksessä todetun mukaan alan ammattimiehelle on katsottava olevan ilmeistä, että ristisilloittumista tapahtuu silikonia sisältävän pintakäsittelyaineen ja silikonipäällysteen välisen rajapinnan yli. Päätöksessä on edelleen katsottu, että viitejulkaisusta D1 ei sinänsä käy ilmi, että ristisilloittuminen perustuisi itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 mainittuun hydrosilylointireaktioon mutta että tällä erolla ei kuitenkaan ole teknistä vaikutusta, koska sekä viitejulkaisun D1 että itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisessa pohjamateriaalikoostumuksessa silikonin poishankautuminen estyy. Lisäksi hydrosilylointireaktiota on pidettävä alan ammattimiehelle ilmeisenä. Päätöksessä on vielä todettu, että viitejulkaisussa D1 esitetyssä pintakäsittelyaineessa on reaktiivisia silaanihydridiryhmiä, jotka on saatu polyvinyylialkoholia funktionalisoimalla. Valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen pohjamateriaalikoostumus ei näin ollen eroa olennaisesti edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 tunnetusta pohjamateriaalikoostumuksesta siltä osin kuin sidostaminen perustuu silaanihydridiryhmiin.

UPM Specialty Papers Oy on esittänyt, että mikäli viitejulkaisua D1 tulkittaisiin Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä esitetyllä tavalla, niin viitejulkaisun D1 mukaisessa irrokemateriaalissa pohjapaperikoostumuksen päälle levitettävä päällystekerros (primer) olisi silikonipäällyste eikä osa patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista pohjamateriaalikoostumusta. Näin ollen UPM Specialty Papers Oy:n mukaan, toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessaan päätöksessä katsonut, viitejulkaisusta D1 ei käy ilmi kaikkia itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 esitettyjä pohjamateriaalikoostumuksen kerroksia.

Markkinaoikeus toteaa, että patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaan paperiperusmateriaalin pinnalla on pintakäsittelykerros, jonka päälle levitetään silikonipäällyste. Tämän voidaan tulkita tarkoittavan, että pintakäsittelykerroksessa on pintakäsittelyainetta, jonka koostumusta ei mainitussa patenttivaatimuksessa ole kuitenkaan määritelty. Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 sanamuoto ei siten sulje pois sitä, että pintakäsittelykerroksen pintakäsittelyaine olisi tai sisältäisi silikonia.

UPM Specialty Papers Oy on lisäksi esittänyt, että valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on esitetty tulkinta, jonka mukaan edellä mainitun viitejulkaisun D1 pintakäsittelyaineessa olisi polyvinyylialkoholia funktionalisoimalla saatuja silaanihydridiryhmiä. UPM Specialty Papers Oy:n mukaan viitejulkaisusta D1 ei kuitenkaan käy ilmi, että silaanihydridiä muodostuisi polyvinyylialkoholin muokattuihin sivuryhmiin, eikä viitejulkaisun D1 esimerkeissä 1 ja 2 käytetyn silaanimodifioidun polyvinyylialkoholin voida siten katsoa sisältävän silaanihydridiryhmiä.

Markkinaoikeus toteaa, että Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien oikeuskäytännön mukaan muun ohella keksinnön keksinnöllisyyttä arvioitaessa ei patenttivaatimukseen tule lukea sellaisia piirteitä, jotka käyvät ilmi vain keksinnön selityksestä mutta joita ei ole nimenomaisesti esitetty tarkasteltavana olevassa patenttivaatimuksessa (ks. esim. Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan ratkaisu asiassa T 1208/97). Patenttivaatimusasetelman A itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 on esitetty silaanihydridiryhmien osalta, että silikonin adheesiota on parannettu sidostamisella, joka on muodostunut mainituista silaanihydridiryhmistä hydrosilylointireaktiossa. Mainitussa patenttivaatimuksessa ei sinänsä ole suoraan määritelty, missä silaanihydridiryhmät sijaitsevat. Kyseinen patenttivaatimus on kuitenkin luettavissa siten, että silaanihydridiryhmiä on ollut patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisessa polymeerisessä pintakäsittelyaineessa ennen sen reagointia hydrosilylointireaktiossa. Edellä mainittu patenttivaatimus ei kuitenkaan edellytä, että pintakäsittelyaine olisi polyvinyylialkoholia, eikä siten myöskään sitä, että silaanihydridiryhmät olisivat polyvinyylialkoholin muokatuissa sivuryhmissä.

UPM Specialty Papers Oy on edelleen esittänyt, että edellä mainitussa viitejulkaisussa D1 on esitetty kahdessa vaiheessa levitettävät, samanaikaisesti kovettuvat, polysiloksaania sisältävät päällysteet, joita ei ole kuitenkaan tarkoitettu käytettäviksi erikseen. Lisäksi UPM Specialty Papers Oy:n mukaan on huomattava, että viitejulkaisussa D1 ei ole kysymys vesiliukoisesta polymeeristä. Mainitussa viitejulkaisussa esitetyssä menetelmässä kaksivaiheinen silikonointi ja kovetus on tehtävä samassa prosessissa, koska muuten kovettumaton, öljymäinen silikoni kulkeutuisi paperin kääntöpuolelle, mikä voisi kontaminoida etikettien painettavan pinnan, koska rullattuna pohjamateriaali toimii etikettien vastinpintana. Tämä estäisi viitejulkaisussa D1 esitetyn tuotteen käytön irrokemateriaalin pohjamateriaalina etikettien kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaan sen kohteena olevassa pohjamateriaalikoostumuksessa pintakäsittelykerroksen päälle levitettävän silikonipäällysteen poishankautuminen on estetty ja silikonin adheesiota on parannettu sidostamisella, joka on muodostettu hydrosilylointireaktiossa vinyyli- tai silaanihydridiryhmistä muodostuneista sidoksista. Toisin sanoen, vaikka silikonipäällyste ei sinänsä ole osa mainitun patenttivaatimuksen kohteena olevaa pohjamateriaalikoostumusta, patenttivaatimuksen sanamuoto edellyttää, että hydrosilylointireaktio on tapahtunut, eli silikonipäällyste on levitetty pohjamateriaalikoostumuksen pintakäsittelykerroksen päälle. Patenttivaatimus kohdistuu siten myös silikonipäällystettä sisältävään pohjamateriaalikoostumukseen, jollainen käy ilmi edellä mainitusta viitejulkaisusta D1. Asian arvioinnissa ei siten ole annettava merkitystä sille, millainen viitejulkaisussa D1 esitetty pohjamateriaali on ennen silikonin kovettamista.

UPM Specialty Papers Oy on vielä esittänyt, että edellä mainittuun viitejulkaisuun D1 nähden ratkaistavaksi objektiiviseksi tekniseksi ongelmaksi on katsottava silikonipäällysteen parempi tarttuminen perusmateriaalin pintaan ja että viitejulkaisussa D1 tämä ongelma on ratkaistu seostamalla silaanimodifioitua polyvinyylialkoholia ja kaupallista polysiloksaania, jolloin tuotteessa esiintyy mekaanista lukitusta, kun taas patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisessa keksinnössä tartuntaa on parannettu kemiallisilla sidoksilla.

Markkinaoikeus toteaa, että objektiivinen tekninen ongelma muodostetaan lähimpään tekniikan tasoon nähden niiden piirteiden perusteella, joiden osalta tarkasteltavana oleva patenttivaatimus eroaa sanotusta lähimmästä tekniikan tasosta. Näin ollen objektiiviseksi tekniseksi ongelmaksi ei valita sellaista ongelmaa, jonka lähin tekniikan taso jo ratkaisee jollakin tavalla, vaan tällaisessa tapauksessa ratkaistavana objektiivisena teknisenä ongelmana on lähtökohtaisesti vaihtoehtoisen ratkaisun löytäminen.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, että edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 käy ilmi, että silikonipäällysteen sitoutuminen pohjamateriaaliin perustuu ristisilloittumiseen mutta että viitejulkaisussa D1 ei ole esitetty ristisilloittumisreaktion yksityiskohtia.

Lähdettäessä siitä, että viitejulkaisusta D1 ei käy ilmi sitoutumisreaktiota, ratkaistavana objektiivisena teknisenä ongelmana on pidettävä sitoutumisreaktion löytämistä viitejulkaisussa D1 esitetylle irrokemateriaalille. Kun otetaan huomioon, että hydrosilylointireaktiota on pidettävä Patentti- ja rekisterihallituksen esittämällä tavalla alan ammattimiehelle tunnettuna ristisilloittumisreaktiona ja että viitejulkaisun D1 esimerkeissä käytetyssä pintakäsittelyaineessa ja päällysteessä on hydrosilylointireaktiossa reagoivia funktionaalisia ryhmiä, hydrosilylointireaktion on katsottava olleen alan ammattimiehelle ilmeinen vaihtoehto.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei UPM Specialty Papers Oy ole esittänyt markkinaoikeudessa sellaisia perusteita, joiden nojalla patenttivaatimusasetelman A itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä keksinnöllisenä edellä mainitussa viitejulkaisussa D1 esitettyyn nähden. UPM Specialty Papers Oy:n ei näin ollen ole katsottava esittäneen markkinaoikeudessa sellaisia perusteita, joiden nojalla Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös olisi kumottava patenttivaatimusasetelman A osalta. Valitus on näin ollen hylättävä mainitulta osin. Sanotun valossa asiassa ei ole tarpeen lausua muista patenttivaatimusasetelmaan A liittyen markkinaoikeudessa esitetyistä väitteistä.

5 Johtopäätös

Edellä todetulla tavalla UPM Specialty Papers Oy ei ole esittänyt markkinaoikeudessa sellaisia perusteita, joiden nojalla Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös olisi kumottava patenttivaatimusasetelman A osalta. Valitus on siten hylättävä mainitulta osin.

UPM Specialty Papers Oy on edellä selostetulla tavalla esittänyt markkinaoikeudessa patenttivaatimusasetelman A lisäksi yhdeksän vaihtoehtoista patenttivaatimusasetelmaa, joita viimeksi mainittuja patenttivaatimusasetelmia ei ole käsitelty lainkaan Patentti- ja rekisterihallituksessa. Siihen nähden, että Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt lausunnossaan markkinaoikeudelle, että yksi tai useampi viimeksi mainituista markkinaoikeudessa esitetyistä patenttivaatimusasetelmista voisi olla hyväksyttävissä, markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevassa tilanteessa tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona on pidettävä asian palauttamista viimeksi mainitulta osin Patentti- ja rekisterihallituksen käsiteltäväksi, jotta Patentti- ja rekisterihallitus voi asianmukaisella tavalla tutkia ja selvittää patentoinnin edellytysten täyttymisen kyseisten patenttivaatimusasetelmien osalta. Sanottuun nähden markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 3.4.2017 muilta kuin patenttivaatimusasetelmaa A koskevalta osin ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen patenttivaatimusasetelman A osalta. Muilta osin markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 3.4.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomari Petri Rinkinen, markkinaoikeusinsinööri Pasi Nikkonen ja asiantuntijajäsen Krister Karlsson.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.