Kanne

Vaatimukset

Lännen MCE Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että Berky GmbH ja Senwatec GmbH & Co. KG ovat loukanneet EU-tavaramerkkiä numero 003185758 WATERMASTER Suomessa käyttämällä sitä luvattomasti avainsanana tai muuna tunnuksena omien koneidensa myynninedistämistoimissa
2. kieltää Berky GmbH:ta ja Senwatec GmbH & Co. KG:tä 300.000 euron sakon uhalla toistamasta EU-tavaramerkin numero 003185758 WATERMASTER loukkausta ja
3. velvoittaa ensisijaisesti Berky GmbH:n ja Senwatec GmbH & Co. KG:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Lännen MCE Oy:lle vaatimuksen 1 mukaisesta tavaramerkkiloukkauksesta kohtuullisena hyvityksenä 200.000 euroa sekä vahingonkorvauksena 400.000 euroa, molemmat viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua korvausvaatimusten perustetta ja määrää koskevien selvitysten yksilöintipäivistä lukien eli 300.000 euron osalta 11.8.2016 lukien ja 300.000 euron osalta 8.10.2019 lukien
4. vaatimukseen 3 nähden toissijaisesti velvoittaa Senwatec GmbH & Co. KG:n suorittamaan Lännen MCE Oy:lle vaatimuksen 1 mukaisesta tavaramerkkiloukkauksesta kohtuullisena hyvityksenä 150.000 euroa sekä vahingonkorvauksena 300.000 euroa, molemmat viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua korvausvaatimusten perustetta ja määrää koskevien selvitysten yksilöintipäivistä lukien eli 300.000 euron osalta 11.8.2016 lukien ja 150.000 euron osalta 8.10.2019 lukien sekä velvoittaa Berky GmbH:n suorittamaan Lännen MCE Oy:lle vaatimuksen 1 mukaisesta tavaramerkkiloukkauksesta kohtuullisena hyvityksenä 50.000 euroa sekä vahingonkorvauksena 100.000 euroa, molemmat laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua korvausvaatimusten perustetta ja määrää koskevien selvitysten yksilöintipäivästä 8.10.2019 lukien.

Lisäksi Lännen MCE Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Berky GmbH:n ja Senwatec GmbH & Co. KG:n korvaamaan yhteisvastuullisesti sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.637.74 eurolla ja palkkion osalta 101.825,00 eurolla eli yhteensä 104.462,74 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Asian tausta

Asiassa on kysymys Lännen MCE Oy:n (jäljempänä myös Lännen MCE) EU-tavaramerkin numero 003185758 loukkauksesta. Vastaajat Berky GmbH (jäljempänä myös Berky) ja Senwatec GmbH & Co. KG (jäljempänä myös Senwatec) ovat Lännen MCE:n kilpailijoita, jotka kuuluvat samaan Anton Berkenheger Group -konserniin.

Lännen MCE:n EU-tavaramerkki WATERMASTER kattaa muun ohella seuraavat tavarat luokassa 7: ”Koneet ja konetyökalut; Moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); Kytkin- ja voimansiirtokomponentit (paitsi maa-ajoneuvoihin); Maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; Munanhautomakoneet; Vedenerottimet; Poran istukat [koneiden osina]; Poran terät [koneiden osina]; Poran päät [koneiden osina]; Iskurit [koneiden osina]; Pumput [koneiden tai moottoreiden osina]; Työkalut [koneiden osina]”

Markkinaoikeuden kansainvälinen toimivalta

Bercky ja Senwatec ovat jäljempänä kuvatuin tavoin käyttäneet luvattomasti Lännen MCE:n EU-tavaramerkkiä numero 003185758 WATERMASTER omien koneidensa myynninedistämisessä internetissä julkaistuissa mainoksissa, jotka ovat kohdistuneet Suomen alueelle ja näkyneet suomalaisille kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille. Näin ollen loukkaus on tapahtunut Suomessa ja markkinaoikeus on toimivaltainen tutkimaan loukkauskanteen.

Toimivallan kannalta on merkityksetöntä, onko Berkyllä ja Senwatecillä toimintaa Suomessa. Niiden tuotteita myydään koko maailmaan. On myös selvää, että kysymyksessä olevaa englanninkielistä mainontaa ei ole suunnattu pelkästään saksalaiselle kohderyhmälle, vaan kansainväliselle kohderyhmälle kaikkiin niihin maihin, joissa kyseinen mainos on näkynyt. Koska mainontaa ei ole kohdistettu mihinkään yksittäiseen maahan, se on kohdistettu jokaiseen maahan, jossa mainonta näkyy.

Tavaramerkkiloukkaukset

Lännen MCE on havainnut elokuussa 2016 Suomessa tavaramerkkiä WATERMASTER hakusanana käyttäen Google-haun perusteella, että Senwatec oli käyttänyt tavaramerkkiä myynninedistämisessään internetissä. Google-haun tuloksena on tullut ensimmäisenä näkyviin Senwatecin mainos, jonka otsikossa ensimmäisenä sanana on ollut tavaramerkki WATERMASTER. Mainoksen linkki on ohjannut kävijän Senwatecin englanninkielisille verkkosivuille, joilla on esitelty ruoppauskonetta, joka on jäljitelmä Lännen MCE:n ruoppauskoneesta, ja lisäksi muita ruoppaamiseen tarkoitettuja koneita. Mainoksella on synnytetty mielikuva, että Senwatecin verkkosivuilla esiteltäisiin Lännen MCE:ltä lähtöisin olevia ruoppauskoneita tai että ruoppauskoneiden mainostaja olisi taloudellisesti sidoksissa Lännen MCE:hen.

Lännen MCE on elokuussa 2016 vaatinut Senwateciltä muun ohella tavaramerkkiloukkauksen lopettamista sekä hyvitystä ja vahingonkorvausta. Senwatec ei ole suostunut maksamaan minkäänlaista hyvitystä tai vahingonkorvausta eikä myöskään sitoutunut pidättymään loukkauksista riittävän suuren sopimussakon uhalla. Koska kyseessä ovat satojen tuhansien eurojen arvoiset koneet, joiden myynti-, hankinta- ja valmistusprosessit kestävät vuosia, Lännen MCE on jäänyt odottamaan, miten Senwatecin loukkaus on vaikuttanut Lännen MCE:n tuotteiden kysyntään. Kun tästä on saatu tietoa syksyllä 2019, Lännen MCE on ottanut Senwateciin uudestaan yhteyttä lokakuussa 2019 ja toistanut vaatimuksensa määrältään täsmennettynä.

Syksyllä 2019 Lännen MCE:n tietoon on tullut, että Senwatecin emoyhtiö Berky oli ilmeisesti jo vuodesta 2005 lähtien käyttänyt tavaramerkkiä WATERMASTER luvattomasti koneidensa myynninedistämisessä Flickr.com-verkkosivustolla. Kun Suomessa on tehnyt Google-haun ”watermaster amphibious dredger”, hakutuloksista on päätynyt edellä mainitulle verkkosivustolle, jossa on esitelty Berkyn koneita. Flickr.com-palvelussa tapahtuneessa mainonnassa tavaramerkkiä WATERMASTER on käytetty niin sanottuna avainsanana, jonka avulla kyseiset sivut tulevat näkyville hakukoneiden hakutuloksissa. Kohderyhmälle on saatu aikaan käsitys siitä, että Berkyn koneet olisivat peräisin Lännen MCE:ltä tai siihen taloudellisesti yhteydessä olevalta taholta. Tavaramerkkiä ei ole lisätty avainsanaksi Flickr-palvelun toimesta, vaan tämän on tehnyt Berky. Kaikissa Berkyn tilillä olleissa kuvissa avainsana on ollut kokonaan harmaalla pohjalla, joka erottaa käyttäjän itsensä lisäämät avainsanat Flickr-palvelun automaattisesti lisäämistä avainsanoista.

Berkyä (silloiselta nimeltään A. Berkenheger GmbH & Co. KG.) oli ensimmäisen kerran kielletty käyttämästä tavaramerkkiä WATERMASTER jo tammikuussa 2008. Berky oli käyttänyt tavaramerkkiä WATERMASTER Google-mainonnassa AdWords-avainsanana. Berky vahvisti lopettaneensa tavaramerkin käyttämisen omien tuotteidensa mainonnassa internetissä. Berky ei kuitenkaan ollut lopettanut tavaramerkin luvatonta käyttöä, vaikka asiasta oli huomautettu jo vuonna 2008. Käyttö on jatkunut vielä vuonna 2019, mistä syystä Lännen MCE on lokakuussa 2019 kohdistanut vaatimuksensa tältä osin myös Berkylle. Yhtiö ei ole vastannut Lännen MCE:n yhteydenottoihin millään tavalla.

Berky on poistanut internetistä sivut, joilla tavaramerkkiä loukkaavaa käyttöä oli tapahtunut. Yhtiö on kuitenkin kieltäytynyt hyväksymästä riittävän suurta sopimussakkoa tulevien loukkausten varalta ja maksamasta minkäänlaista hyvitystä tai vahingonkorvausta tapahtuneesta loukkauksesta.

Myös Senwateciin oli aiemmin oltu yhteydessä tavaramerkin WATERMASTER loukkauksen johdosta jo helmikuussa 2011, jolloin Senwatec oli laittanut tavaramerkin WATERMASTER kotisivujensa lähdekoodiin houkutellakseen tavaramerkillä hakuja tekeviä kohderyhmän edustajia omille kotisivuilleen. Yhtiö vahvisti poistaneensa tavaramerkin lähdekoodista.

Kysymyksessä on saman tavaramerkin käyttäminen samojen tavaroiden yhteydessä. Tämä merkitsee automaattisesti tavaramerkkioikeuden loukkausta. Jos kuitenkin katsottaisiin, että joltain osin edellä mainittu myynninedistäminen on kohdistunut ruoppausaluksiin tai muihin sellaisiin vesistöjen muokkaamiseen käytettäviin kulkuneuvoihin, jotka kuuluvat luokkaan 12 niiden kulkuominaisuuksien perusteella, tällaiset tuotteet ovat joka tapauksessa käyttötarkoitukseltaan täysin samanlaisia, keskenään kilpailevia ja toisiaan korvaavia tai täydentäviä. Ne ovat siten sekaannusvaaraa arvioitaessa samankaltaisia kuin tavaramerkin WATERMASTER kattamat luokan 7 tavarat.

Edellä mainittujen vuosina 2008 ja 2011 tapahtuneiden loukkausten osalta ei vaadita hyvitystä tai vahingonkorvausta, vaan kannevaatimukset perustuvat edellä mainittuihin vuosina 2016 ja 2019 ilmi tulleisiin myynninedistämistoimiin. Vuosien 2008 ja 2011 loukkaukset kuitenkin osoittavat Berkyn ja Senwatecin tietoisuuden tavaramerkistä WATERMASTER ja loukkauksen tahallisuuden. Tästä huolimatta tavaramerkin luvaton käyttäminen on toistunut. Sillä seikalla, minkälaisia yritysjärjestelyjä Berkyn ja Senwatecin välillä on vuoden 2011 jälkeen tehty, ei ole merkitystä edellä mainittujen seikkojen kannalta.

Kannevaatimukset eivät ole myöskään vanhentuneet, kun hyvitystä ja korvausta voi vaatia viimeisen viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Yleinen velan vanhentumisaika ei sovellu asiaan, eikä Lännen MCE ole muutoinkaan passiivisuuden vuoksi menettänyt kanneoikeuttaan.

Kieltovaatimus ja hyvitys- sekä korvausvaatimukset

Berkyä ja Senwateciä tulee sakon uhalla kieltää toistamasta loukkausta. Tavaramerkin WATERMASTER luvattomassa käytössä ei ole ollut kyse yksittäistapauksista, vaan kyseessä on pitkään jatkunut pyrkimys hyötyä kilpailijan tuotteen maineesta oikeudettomasti. On olemassa vaara, että loukkaus toistuu tulevaisuudessa. Lännen MCE:llä on siten oikeussuojan tarve tältä osin.

Berky ja Senwatec tulee samastaa ja ne ovat ensisijaisesti yhteisvastuussa loukkauksesta. Ne tulee määrätä ensisijaisesti yhteisvastuullisesti ja toissijaisesti kumpikin erikseen suorittamaan kohtuullinen hyvitys ja vahingonkorvaus Lännen MCE:n koneiden myynnin vähentymisestä. Yhtiöt kuuluvat samaan konserniin. Berky on Senwatecin vastuunalainen yhtiömies (personally liable partner company). Niiden yritystiedoissa on ilmoitettu sama johto. Niillä on yhteisiä tuotteita ja ne myös mainostavat toistensa tuotteita. Sama henkilö on toiminut sekä Berkyn että Senwatecin puolesta, kun loukkauksista on käyty kirjeenvaihtoa. Berky ja Senwatec ovat vastanneet Lännen MCE.n vaatimuksiin yhdellä kertaa ja Senwatec on huolehtinut Berkyn Flickr-tilillä tapahtuneen tavaramerkkiloukkauksen lopettamisesta. Yhtiöt toimivat tiiviisti yhdessä ja ovat myös toimineet ainakin joiltain osin toinen toistensa lukuun.

Vastaus

Vaatimukset

Berky GmbH ja Senwatec GmbH & Co. KG ovat vaatineet, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää kanteen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää kanteen.

Lisäksi Berky GmbH ja Senwatec GmbH & Co. KG ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa Lännen MCE Oy:n korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kuluen osalta 913,30 eurolla ja palkkion osalta 59.449,00 eurolla eli yhteensä 60.362,30 eurolla.

Perusteet

Markkinaoikeuden kansainvälinen toimivalta

Markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan kannetta, koska väitetyt tavaramerkkiloukkaukset eivät ole tapahtuneet Suomessa. Toimivaltainen tuomioistuin on vastaajien kotipaikan tuomioistuin Saksassa.

Berky ja Senwatec eivät ole suunnanneet markkinointiaan Suomeen, eivätkä tarjonneet tuotteitaan myytäviksi Suomeen, eikä Suomi ole niiden markkina-aluetta. Google-hakutulos ja tapahtunut käyttö eivät osoita mitään Suomeen kohdistuvaa tuotteiden markkinointia, eikä se muutoinkaan ole kohdentunut Suomeen. Tähän ei vaikuta mitenkään se, että haku on tehty google.fi-sivun kautta. Flickr.com-sivustolla olleet Berkyn kuvat eivät edes ole olleet mainoksia tai myyntitarjouksia. Näin ollen väitetyt loukkausteot eivät ole kohdistuneet Suomeen. Tältä osin ei ole merkitystä sillä, onko loukkaavaksi väitetty verkkosisältö ollut nähtävissä Suomessa, vaan sillä, onko tällaisella sisällöllä asiaankuuluva yhteys Suomeen.

Lännen MCE:n puuttuva oikeussuojan tarve

Vuosina 2016 ja 2019 Lännen MCE:n tietoon tulleiden väitettyjen loukkauksien osalta Berky ja Senwatec ovat Lännen MCE:n vaatimuksen mukaisesti poistaneet sanan ”watermaster” käytöstä. Berky ja Senwatec eivät kuitenkaan ole suostuneet kohtuuttomiin rahallisiin vaatimuksiin.

Lännen MCE ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin ennen kanteen nostamista vuonna 2020. Tällöin ei enää ole ollut mitään väitettyä loukkaustekoa. Hyvitys- ja korvausvaatimukset ovat vanhentuneet vuosina 2016 ja 2019 havaittujen väitettyjen loukkausten osalta tavaramerkkilainsäädännön perusteella sikäli kuin ne kohdistuvat yli viisi vuotta kanteen vireillepanoa edeltävään aikaan. Ainakin vuoden 2016 väitetyn loukkausteon osalta Lännen MCE:n oikeus esittää vaatimuksia on vanhentunut myös yleisen vanhentumislainsäädännön ja yleisten passiivisuutta koskevien oikeusperiaatteiden nojalla, koska vuoden 2016 väitetystä loukkauksesta oli kanteen vireilletulohetkellä kulunut jo yli kolme vuotta, ja Lännen MCE on tämän jälkeen ollut passiivinen.

Lännen MCE:ltä puuttuu riittävä oikeudellinen intressi ajaa kannetta, kun otetaan huomioon, että vaatimukset ovat vanhentuneita eivätkä väitetyt loukkaukset ole jatkuneet enää syksyn 2019 jälkeen. Ainoa syy kanteelle ovat olleet perusteettomat hyvitys- ja korvausvaatimukset, joten kanne on tarpeeton. Jos markkinaoikeus olisi toimivaltainen asiassa, kanne tulee kuitenkin tällä perusteella ensisijaisesti jättää tutkimatta tai toissijaisesti hylätä.

Väitetyt loukkaukset

Berky ja Senwatec eivät ole loukanneet EU-tavaramerkkiä WATERMASTER. Kumpikaan ei ole käyttänyt sanaa ”watermaster” missään yhteydessä sellaisella tavalla, jossa voisi olla kyse tavaramerkin loukkauksesta. Siltä osin kuin Berky ja Senwatec olisivat käyttäneet kyseistä sanaa, sitä ei ole käytetty niiden tavaroiden tunnuksina tai muulla tavalla, joka voisi olla tavaramerkkiin perustuvan kielto-oikeuden kohteena tai perusteena. Jos sanaa ”watermaster” olisi käytetty tavaroiden tunnuksena, kysymys olisi ollut tavaraluokkaan 12 kuuluvista ruoppaajista, ei tavaramerkin kattamista luokan 7 tavaroista. Tavaramerkki ei kata tavaroita tavaraluokassa 12.

Senwatecia koskevan Google-hakutuloksen tiedot ovat ilmentäneet selkeällä ja hyvin näkyvällä tavalla, että kysymys on saksalaisesta Senwatec-yhtiöstä ja sen ruoppaajista. Hakutulos ei ole mitenkään liittynyt Lännen MCE:hen tai sen tuotteisiin. Tavarat, joihin hakutulos välillisesti viittaa, ovat yksiselitteisesti Senwatecin tavaroita eli ruoppaajia. Tavaroiden alkuperästä tai kyseessä olevien yhtiöiden erillisyydestä ei voi syntyä mitään epäselvyyttä. Ylipäätään hakutuloksessa ei ilmene sanaa ”watermaster” missään tunnusmerkkitehtävässä tai -ominaisuudessa minkään Senwatecin tavaran tai palvelun markkinoimiseksi. Mitään sellaista, joka vaikuttaisi heikentävästi tai muutoin kantajan tavaramerkin kykyyn täyttää tehtäviään ei siinä ole. Hakutulos ei merkitse sanan ”watermaster” käyttöä Senwatecin toimesta minkään tavaran tai palvelun tunnuksena tai sellaisten markkinoimiseksi, eikä erityisesti ainakaan minkään luokkaan 7 kuuluvan tavaran. Sana ”watermaster” on esiintynyt vain geneerisessä merkityksessä.

Vuonna 2019 tapahtuneeksi väitetyn Berkyä koskevan loukkauksen osalta Lännen MCE on vedonnut siihen, että Google-hakusanalla ”Watermaster amphibious dredger” on hakutuloksena tullut Flickr-verkkosivustolla esiintyneitä Berkyn ruoppaajia esittäviä valokuvia. Sillä seikalla, olisiko Google-haun hakutulos ollut Lännen MCE:n väitteen mukainen, ei sinänsä ole edes merkitystä asiassa. Flickr-sivuston kyseiset valokuvat tai tili eivät kuitenkaan ole koskaan tulleet hakutuloksena esille väitetyllä tavalla. Jos yllä mainituilla hakusanoilla tekee vastaavan haun, hakutulokset eivät ohjaa Flickr-sivustolle, vaikka Lännen MCE:llä on oma Flickr-tili, jonka avainsanoina esiintyvät muun ohella sanat ”watermaster”, ”amphibious” ja ”dredger”. Vaikka Lännen MCE:n väite hakutuloksista pitäisi paikkansa, sanalla "watermaster" ei olisi merkitystä hakutulokseen sanojen ”amphibious” ja ”dredger” ollessa ruoppaajien lajia ja laatua ilmaisevia sanoja. Lisäksi sana ”watermaster” on hyvin geneerinen ja heikosti erottamiskykyinen.

Joka tapauksessa valokuvien esittäminen Flickr-palvelussa, joka on alusta valokuvien jakamiseen, ei millään tavoin ole tavaramerkkioikeudellisesti merkityksellistä. Flickr-tilillä ollut hakusana ei ole ollut sanan käyttöä tavaramerkkinä minkään tavaran tai palvelun tunnuksena. Flickr-sivustolla olleissa valokuvissa ei ole mitään sellaista, joka loukkaisi Lännen MCE:n tavaramerkkioikeutta. Kuvissa esiintyy vedessä liikkuvia ruoppaajia (amphibious dredger), joiden päällä on suurella ja näkyvällä tavalla Berkyn oma tavaramerkki Berky. Mikään näissä valokuvissa ei liity Lännen MCE:n tavaramerkkiin tai sen kattamiin tavaroihin.

Berkyllä ja Senwatecilla että ei edes ole tietoa siitä, miten ja milloin Flickr-tili on avattu ja kuka sitä on käyttänyt, sillä kyseinen tili ei ole kuulunut kummallekaan niistä. Berky ryhtynyt toimiin saadakseen tilin suljettua sen jälkeen, kun Lännen MCE oli syksyllä 2019 ollut asiasta yhteydessä Berkyyn. Koska Berkyn tai Senwatecin hallussa ei ole ollut käyttäjätunnusta tiliin, Berky on joutunut esittämään pyyntöjä Flickr-palvelun ylläpitäjälle, joka on erinäisen kirjeenvaihdon jälkeen suostunut tilin sulkemaan. Hakusana ”watermaster” ei myöskään ole Flickr-tilin haltijan sinne lisäämä. Flickr-palvelussa on automaattinen kuvatunnistusteknologia, jonka perusteella se itse omatoimisesti lisää hakusanoja.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Lännen MCE Oy

1. Tuloste google.fi-hakukoneen hakutuloksista hakusanalla ”watermaster” elokuussa 2016
2. Tulosteet Flickr-verkkopalvelusta syksyllä 2019
3. Tulosteet Berkyn ja Senwatecin internetsivuilta
4. Tuloste Senwatecin internetsivuilta koskien yhtiön kansainvälistä toimintaa
5. Ote kauppakirjasta, jolla kaikki oikeudet kanteen perusteena olevaan tavaramerkkiin WATERMASTER ovat siirtyneet Lännen MCE:lle
6. Berkyn nimissä lähetetty sähköposti 7.1.2008
7. Senwatecin edustajan kanssa käyty sähköpostikirjeenvaihto helmikuussa 2011
8. Lännen MCE:n kirjeet syksyllä 2016 Senwatecille
9. Lännen MCE:n kirje vuonna 2019 Senwatecille ja Berkylle
10. Berkyn profiili Environmental xprt-palvelussa
11. Tulosteita TMClass-tietokannasta koskien ruoppauskoneita
12. Tuloste Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien tavaramerkkirekisteröintiä 131796 Watermaster (kuvio)
13. Kuvia Senwatecin tuotteista
14. Kuvia Berkyn tuotteista
15. Tuloste TMClass-tietokannasta koskien Berkyn tuotteita
16. Tuloste google.fi-hakukoneen hakutuloksista hakusanalla hakusanoilla ”watermaster amphibious dredger”
17. Flickr:n avainsanoja koskeva ohje sekä esimerkki avainsanoista
18. Tulosteita Berkyn ja Senwatecin internetsivuilta
19. Maailmanpankin tiedote Berkyn ja Senwatecin asettamisesta mustalle listalle epärehellisen toiminnan johdosta
20. Watermaster-uutiskirjeitä
21. Yhteenveto Google-hakujen kautta tulleista sivukäynneistä Watermaster-sivustolle
22. Ote 2016 Etelä-Afrikassa järjestettyjen Electra mining -messujen messu- ja näytteilleasettajaluettelosta

Berky GmbH ja Senwatec GmbH & Co. KG

1. Flickr-palvelun Help Center -ohje avainsanoista
2. Ote Senwatec.de-verkkosivustolta, suurennos Senwatec-maailmankartasta
3. Ote Saksan kaupparekisteristä 25.5.2020, Handelsregister A des Amtsgerichts Osnabrück, Abdruck

Henkilötodistelu

Lännen MCE Oy

1. TH, Lännen MCE Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. JH
3. JK

Berky GmbH ja Senwatec GmbH & Co. KG

1. FK, Berky GmbH:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. CA-B
3. MA

Ennakkoratkaisupyyntö

Varattuaan asianosaisille tilaisuuden ilmaista käsityksensä ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä unionin tuomioistuimelle sekä sen sisällöstä markkinaoikeus esitti päätöksellään 14.2.2022 numero 5/22 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaisen ennakkoratkaisupyynnön.

Unionin tuomioistuin antoi pyydetyn ratkaisun 27.4.2023 tuomiolla Lännen MCE, C-104/22, EU:C:2023:343.

Asianosaiset antoivat ennakkoratkaisun johdosta kirjalliset lausumansa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Asiassa on kysymys Lännen MCE:n EU-tavaramerkin numero 003185758 WATERMASTER väitettyyn loukkaukseen perustuvasta kanteesta.
2. Vastaajat Berky ja Senwatec, joiden kummankin kotipaikka on Saksassa, ovat kanteeseen vastatessaan kiistäneet markkinaoikeuden kansainvälisen toimivallan ja tällä perusteella ensisijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus jättää kanteen tutkimatta. Vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä on perustunut myös väitteeseen siitä, että Lännen MCE:llä ei ole oikeudellista intressiä asiassa. Lisäksi Berky ja Senwatec ovat kiistäneet kanteen ja tällä perusteella toissijaisesti vaatineet kanteen hylkäämistä.
3. Tässä välituomiossa on ensiksi arvioitavana vastaajien tekemän väitteen perusteella kysymys siitä, onko kanne jätettävä tutkimatta markkinaoikeuden puuttuvan kansainvälisen toimivallan taikka kantajan puuttuvan oikeudellisen intressin vuoksi. Tämän jälkeen on tarvittaessa arvioitava EU-tavaramerkin loukkaukseen perustettuja kannevaatimuksia 1 ja 2.
4. EU-tavaramerkin loukkauksesta ja EU-tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuinten kansainvälisestä toimivallasta säädetään Euroopan unionin tavaramerkistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1001 (EU-tavaramerkkiasetus).
5. Markkinaoikeus toteaa, että nykyinen EU-tavaramerkkiasetus on tullut voimaan 1.10.2017. Niiltä osin kuin kanteen perusteena olevat väitetyt loukkaukset ovat tapahtuneet tätä ennen, asiaan sovelletaan 30.9.2017 saakka voimassa ollutta Euroopan unionin tavaramerkistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009, jota on muutettu 23.3.2016 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2015/2424 (edellä mainitut yhdessä jäljempänä vanha EU-tavaramerkkiasetus).
6. Tässä asiassa merkitykselliset vanhan EU-tavaramerkkiasetuksen säännökset vastaavat olennaisilta osin nyt voimassa olevan EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksiä. Tämän vuoksi markkinaoikeus katsoo tässä ratkaisussa riittäväksi kuvata uuden EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksiä.

2.1 Markkinaoikeuden kansainvälinen toimivalta

2.1.1 Arvioinnin lähtökohdat

7.Lännen MCE:n mukaan markkinaoikeuden kansainvälinen toimivalta nyt esillä olevassa asiassa perustuu EU-tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 alakohtaan. Kyseisen säännöksen mukaan EU-tavaramerkkiä koskeva loukkauskanne voidaan käsitellä myös sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella loukkaustoimi on tapahtunut.

8.Berkyn ja Senwatecin mukaan väitetyt loukkaustoimet eivät ole tapahtuneet Suomessa EU-tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 alakohdassa tarkoitetulla tavalla, joten kanne tulisi jättää tutkimatta. Berky ja Senwatec ovat esittäneet, että ne eivät ole suunnanneet markkinointiaan Suomeen eivätkä tarjonneet tuotteitaan myytäviksi Suomeen eikä Suomi ole niiden markkina-aluetta.

9.Asiassa on edellä todetun perusteella ensiksi arvioitava, ovatko väitetyt loukkaustoimet tapahtuneet Suomessa ja onko markkinaoikeus tällä perusteella toimivaltainen tutkimaan kanteen.

10.Euroopan unionin tuomioistuin on ennakkoratkaisupyynnön johdosta tässä asiassa antamassaan tuomiossa 27.4.2023, Lännen MCE, C-104/22, EU:C:2023:674 todennut, että seikat, joiden perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että loukkaustoimet ovat voineet tapahtua tai uhkaavat tapahtua jonkin jäsenvaltion alueella, riittävät siihen, että EUtavaramerkkejä kyseisessä jäsenvaltiossa käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen asetuksen 2017/1001 125 artiklan 5 kohdan nojalla (39 kohta). Kyseinen tuomioistuinten toimivaltaa koskeva peruste on sidoksissa loukkaukseen syyllistyneen aktiiviseen toimintaan (44 kohta).

11.Silloin kun väitetyt loukkaustoimet, joista vastaajaa moititaan, koostuvat merkeillä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin EUtavaramerkki, varustettujen tavaroiden sähköisesti julkaistuista mainoksista ja myyntitarjouksista, jotka on toteutettu ilman tämän tavaramerkin haltijan suostumusta, on katsottava, että nämä toimet on tehty alueella, jolla ne kuluttajat tai elinkeinonharjoittajat ovat, joille kyseiset mainokset ja myyntitarjoukset on suunnattu (tuomio Lännen MCE, 41 kohta ja siinä viitattu tuomio AMS Neve ym., 5.9.2019,C-172/18, EU:C:2019:674, 46 ja 47 kohta).

12.Kysymystä siitä, missä jäsenvaltiossa oleville kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille internetsivuston sisältämät mainokset ja myyntitarjoukset on suunnattu, tuomioistuimen on tutkittava erityisesti niiden tältä internetsivustolta ja näiltä alustoilta löytyvien täsmennysten perusteella, jotka koskevat kyseessä olevien tuotteiden maantieteellistä toimitusaluetta (tuomio AMS Neve, 56 kohta). Asetuksen 125 artiklan 5 kohdan mukaisen toimivallan perustamiseksi on riittävää, että verkkosisällön esittäminen on vaikka vain potentiaalisesti suunnattu tietyn jäsenvaltion alueella oleville kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille, kun muistetaan, että kyseessä olevien tavaroiden maantieteellisiä toimitusalueita koskevia täsmennyksiä on pidettävä indisiona, jolla on erityinen merkitys tässä arvioinnissa (tuomio Lännen MCE, 42 kohta).

13.On olemassa myös muita seikkoja, jotka voivat olla merkityksellisiä asetuksen 125 artiklan 5 kohdan soveltamisen kannalta, kuten toiminnan kansainvälisyys tai jonkin muun kuin sen kielen tai valuutan käyttäminen, jota tavanomaisesti käytetään elinkeinonharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltiossa, kansainvälisen suuntanumeron ilmoittaminen yhdessä puhelinyhteystietojen kanssa, varojen käyttö internetissä tarjottavaan indeksointipalveluun, jotta kuluttajilla, joiden kotipaikka on muissa jäsenvaltioissa, olisi helpompi pääsy elinkeinonharjoittajan tai tämän välittäjän internetsivustolle, muun kuin sen jäsenvaltion, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut, ylätason verkkotunnuksen käyttäminen ja sellaisen kansainvälisen asiakaskunnan mainitseminen, joka muodostuu asiakkaista, joiden kotipaikka on eri jäsenvaltioissa. Luettelo ei ole tyhjentävä (tuomio Lännen MCE, 46 ja 47 kohta).

14.Kuitenkaan pelkkä pääsy internetsivustolle alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, ei riitä sen päätelmän tekemiseen, että sivustolla esitetyt myyntitarjoukset on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille (tuomio L’Oréal ym 12.7.2011, C-324/09, EU:C:2011:474, 64 kohta).

15.Edellä todetun perusteella asiassa on arvioitavana, onko väitetyissä loukkaustoimissa ollut kysymys mainoksista tai myyntitarjouksista, jotka on suunnattu suomalaiselle kohderyhmälle.

16.Lännen MCE on esittänyt asian arvioinnille osittain samansisältöiset perusteet sekä Berkyn että Senwatecin osalta. Kysymys on kuitenkin erilaisista väitetyistä loukkaustoimista. Markkinaoikeus toteaa, että EU-tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 kohdan mukainen toimivalta tulee arvioida erikseen Senwatecin ja Berkyn osalta. Tässä arvioinnissa on merkityksetöntä, että yhtiöt kuuluvat samaan konserniin tai että kantaja esittää kummankin niistä loukanneen samaa EU-tavaramerkkiä. Arvioinnissa merkityksellistä kummankin vastaajayhtiön osalta on yksinomaan väitetty loukkaustoimi siitä huolimatta, että näillä loukkaustoimilla saattaa sinänsä olla yhteisiä piirteitä.

2.1.2 Toimivallan arviointi Senwateciä koskevan kanteen osalta

17.Senwatecin osalta väite EU-tavaramerkin WATERMASTER loukkauksesta perustuu siihen, että elokuussa 2016 Google.fi-verkkosivustolla hakusanalla ”watermaster” tehdyn haun perusteella ensimmäinen hakutulos on ollut Senwatecin mainos otsikolla ”Watermaster – Multipurpose amphibian dredgers – senwatec.de”, joka on sisältänyt linkin Senwatecin verkkosivuille www.senwatec.de (Lännen MCE:n asiakirjatodiste numero 1). Hakutuloksen yhteydessä on ollut sana ”Mainos” ja se on erotettu viivalla niin sanotuista luonnollisista hakutuloksista.

18.Senwatecin verkkosivuilla (Lännen MCE:n asiakirjatodiste numero 4 ja Berkyn sekä Senwatecin asiakirjatodiste numero 2) on muun ohella ollut englanninkielinen teksti, jonka mukaan Senwatecin tuotteet ovat maailmanlaajuisesti käytössä: ”The machines and solutions from the company Senwatec are worldwide in use. To give you an overview of the area of operations we created for you an own Senwatec-world map.” Tekstin yhteydessä on ollut kuva maailmankartasta, jossa on korostettu tummemmalla värityksellä ne maat, joissa Senwatecilla on ollut oman ilmoituksensa mukaan toimintaa. Kyseisellä kartalla on tummennettu suurin osa Länsi-Eurooppaa, koko Pohjois-Amerikka ja useita Aasian ja Afrikan maita. Suomea ei ole tummennettu kartalla.

19.Kuten unionin tuomioistuin on todennut, edellä kuvatussa Google-mainoksessa ei ole mainittu kyseessä olevien tavaroiden maantieteellisiä toimitusalueita. Myöskään Senwatecin verkkosivustolla oleva kartta, joka Lännen MCE:n mukaan osoittaa kyseisen yhtiön markkina‑alueen olevan maailmanlaajuinen, ei yksinään riitä osoitukseksi liittymäkohdasta Suomeen, koska sen asiayhteyden perusteella, jossa tämä kartta on esitetty, ei voida katsoa, että Senwatec suuntaa toimintaansa Suomen markkinoille (tuomio Lännen MCE, 43 kohta). Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole tullut esille Senwatecin verkkosivustolta mitään muitakaan seikkoja, joiden perusteella olisi pääteltävissä, että yhtiö suuntaisi toimintaansa Suomen markkinoille. Liittymäkohta Suomeen on näin ollen osoitettava muiden seikkojen perusteella (tuomio Lännen MCE, 44 kohta).

20.Unionin tuomioistuimen mukaan asetuksen 125 artiklan 5 mukaisen toimivallan perusteeseen liittyväksi aktiiviseksi toiminnaksi on katsottava tietyn yrityksen osalta se, että yritys maksaa sellaisen hakukoneen internetsivuston ylläpitäjälle, joka käyttää jonkin muun jäsenvaltion kuin sen, johon yritys on sijoittautunut, ylätason verkkotunnusta esittääkseen tässä jäsenvaltiossa olevalle yleisölle yrityksen sivustolle ohjaavan linkin ja antaakseen tällä tavoin erityiselle kohdeyleisölle mahdollisuuden päästä osallisiksi sen tavaroita koskevasta tarjonnasta. Tällaista maksullista indeksointia on näin ollen pidettävä riittävänä liittymäkohtana jäsenvaltioon, jonka yleisölle esittäminen on näin kohdennettu (tuomio Lännen MCE, 49 ja 50 kohta).

21.Senwatecin edellä kuvatun Google-mainoksen osalta markkinaoikeus toteaa, että mainos on tullut esille Googlen suomenkielisessä hakupalvelussa, jonka verkko-osoitteessa google.fi on Suomea koskeva ylätason verkkotunnus. Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, minkälaiseen sopimukseen kyseisen mainoksen esittäminen on perustunut. Koska kysymyksessä kuitenkin on mainos eikä niin sanottu luonnollinen hakutulos, markkinaoikeus katsoo olevan selvää, että Senwatec on maksanut hakukoneen ylläpitäjälle mainoksen esittämisestä google.fi-verkkosivulla. Markkinaoikeus toteaa myös, että Senwatec ei ole edes väittänyt, että se ei olisi käyttänyt sanaa ”watermaster” avainsanana Google-hakupalvelussa. Hakutulos on näin ollen näkynyt Suomessa Senwatecin aktiivisen toiminnan johdosta.

22.Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että Senwatecin osalta kanteessa tarkoitettu loukkaustoimi eli Google-mainos on ollut suunnattu Suomessa olevalle kohdeyleisölle ja väitetty loukkaus on siten tapahtunut EU-tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 alakohdassa tarkoitetulla tavalla Suomen alueella. Markkinaoikeus on näin ollen toimivaltainen tutkimaan kanteen asetuksen 125 artiklan 5 alakohdan perusteella.

23.Vastaajayhtiöt ovat vielä vaatineet, että kanne tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta ja toissijaisesti hylätä myös sillä perusteella, että Lännen MCE:ltä puuttuu oikeudellinen intressi asiassa vaatimusten ollessa vanhentuneita tavaramerkkilain, yleisen vanhentumislainsäädännön tai muutoin Lännen MCE:n passiivisuuden vuoksi.

24.Vaikka samalla perusteella on vaadittu sekä tutkimatta jättämistä että toissijaisesti hylkäämistä, markkinaoikeus lausuu tässä yhteydessä tutkimatta jättämistä koskevasta vaatimuksesta. Kyseisen vaatimuksen tueksi esitettyjen perusteluiden vuoksi tässä välituomiossa on kuitenkin tarvittavilta osin lausuttava myös hyvitystä ja korvausta koskevien kannevaatimusten 3 ja 4 vanhentumisesta siitä huolimatta, että kyseiset kannevaatimukset muilta osin tarvittaessa ratkaistaan myöhemmin erikseen tämän välituomion antamisen jälkeen.

25.Edellä todetuin tavoin Senwatecin väitetty loukkaustoimi on tullut ilmi vuonna 2016. Lännen MCE on tässä asiassa nostanut Senwatecia vastaan loukkauskanteen vuonna 2020.

26.Tavaramerkin haltijan passiivisuudesta ja sen vaikutuksesta kielto-oikeuteen on säädetty tavaramerkkilain 15 ja 63 §:ssä. Tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi. Tavaramerkkilain 63 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin 15 §:ssä säädetään. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut säännökset eivät tule sovellettaviksi tässä asiassa, koska Lännen MCE on ryhtynyt toimiin alle viiden vuoden kuluessa saatuaan tietää kysymyksessä olevasta Senwatecin menettelystä, ja lisäksi ”watermaster” ei ole 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu Senwatecin myöhempi tavaramerkki.

27.Hyvitys- ja korvausoikeuden vanhentumisesta on säädetty tavaramerkkilain 70 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan hyvitystä ja korvausta vahingosta voidaan vaatia ainoastaan viimeisen viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Oikeus hyvitykseen ja korvaukseen vahingosta on menetetty, jos sitä koskevaa kannetta ei ole pantu vireille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisestä. On selvää, että Lännen MCE:n hyvitys- ja korvausvaatimukset eivät ole voineet ainakaan kokonaisuudessaan vanhentua tavaramerkkilain 70 §:n 1 momentin nojalla. Lännen MCE Oy:llä on siten oikeudellinen intressi asiassa. Edellä mainittu tavaramerkkilain erityissäännös huomioon ottaen asiassa eivät tule sovellettaviksi velan vanhentumisesta annetun lain yleissäännökset.

28.Edellä todetun perusteella kannetta ei tule Senwatecin osalta jättää tutkimatta väitetyn oikeussuojan tarpeen puuttumisen perusteella. Näin ollen kanne on Senwatecin osalta tutkittava ja asiassa tulee jäljempänä arvioitavaksi, onko Senwatec loukannut Lännen MCE:n tavaramerkkiä kanteessa väitetyllä tavalla.

2.1.3 Toimivallan arviointi Berkyä koskevan kanteen osalta

29.Berkyn osalta väite EU-tavaramerkin WATERMASTER loukkauksesta perustuu siihen, että Flickr.com-kuvanjakopalvelussa on käytetty avainsanasta muodostuvaa metatunnistetta ”watermaster” Berkyn koneita esittelevien kuvien yhteydessä (Lännen MCE:n asiakirjatodiste numero 2). Lännen MCE:n mukaan Google.fi -sivustolla hakusanoilla ”watermaster amphibious dredger” tehdyn haun hakutuloksena on tullut linkki Flickr.com-kuvanjakopalveluun kyseisiin Berkyn koneita koskeviin kuviin (Lännen MCE:n asiakirjatodiste numero 16).

30.Markkinaoikeus toteaa, että edellä tarkoitettu hakutulos on ollut niin sanottu luonnollinen hakutulos eikä haun perusteella esitetty mainos.

31.Berky on kiistänyt markkinaoikeuden kansainvälisen toimivallan ensinnäkin jo sillä perusteella, että Flickr.com-kuvanjakopalvelussa olevassa sisällössä ei ole mainoksia tai myyntitarjouksia, jolloin ei olisi edes tarvetta arvioida, onko tämä sisältö ollut suunnattu suomalaiselle kohderyhmälle. Markkinaoikeus toteaa, että mainitussa palvelussa on ollut lukuisia kuvia erilaisista Berkyn koneista. Kuvateksteissä on mainittu koneiden nimet englannin kielellä ja lisäksi koneiden mallinumeroita. Kuvien yhteydessä on lisäksi ollut Berkyn logo. Kuhunkin kuvaan on liitetty lukuisia avainsanoista koostuvia metatunnisteita eri kielillä. Eräs tällainen metatunniste on muiden ohella ollut ”watermaster”. Lisäksi kysymyksessä olevassa palvelussa on ollut mahdollisuus liittyä Berkyn sisällön seuraajaksi.

32.Vaikka edellä tarkoitettujen kuvien yhteydessä ei pääsääntöisesti ole ollut muuta tekstiä kuin kuvaus koneesta ja sen mallinumero, markkinaoikeus katsoo, että kuvilla on ollut myynninedistämistarkoitus. Kuvia koskevien metatunnisteiden käytön tarkoitus on vaikuttaa kuvien näkyvyyteen internethakujen tuloksissa ja näin saada internetin käyttäjät katsomaan kuvia joko Flickr.com-kuvanjakopalvelussa tai suoraan hakutuloksissa. Tällaisten hakutulosten avulla internetin käyttäjät voivat tulla tietoisiksi Berkystä ja sen tuotteista. Näin ollen seuraavaksi on arvioitava, onko kyseinen sisältö Flickr.com-kuvanjakopalvelussa ollut suunnattu suomalaiselle kohderyhmälle.

33.Unionin tuomioistuimen tässä asiassa antaman edellä mainitun ratkaisun mukaan siltä osin kuin kyse on tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin käytöstä metatunnisteena sähköisessä kuvanjakopalvelussa, joka toimii yleisellä ylätason verkkotunnuksella, on katsottava, että se eroaa maksullisesta indeksoinnista, kun arvioidaan edellytystä, jonka mukaan kyseessä on oltava sen jäsenvaltion alueeseen kohdistuva aktiivinen toiminta, jossa loukkaustoimi on tapahtunut tai uhkaa tapahtua. Kun kyse on tällaisesta luonnollisesta indeksoinnista, tämän edellytyksen ei voida katsoa täyttyvän, koska yleistä ylätason verkkotunnusta käyttävää internetsivustoa ei ole suunnattu erityisesti minkään jäsenvaltion yleisölle ja koska metatunnisteen tarkoituksena on vain mahdollistaa se, että hakukoneet tunnistavat helpommin kyseisellä internetsivustolla olevat kuvat, ja parantaa näin niiden saatavuutta. Unionin tuomioistuin on todennut, että markkinaoikeus ei näin ollen ole asiassa toimivaltainen 125 artiklan 5 kohdan nojalla, ellei ilmene muita seikkoja, joilla voitaisiin osoittaa, että tällaisen luonnollisen indeksoinnin kohteena on ollut Suomeen sijoittautunut yleisö (tuomio Lännen MCE, 51 ja 52 kohta).

34.Unionin tuomioistuin on edelleen todennut, että kyseessä olevien tavaroiden luonteen ja maantieteellisen markkina‑alueen ulottuvuuden osalta loukkauskannetta käsittelevän tuomioistuimen on kussakin tapauksessa erikseen arvioitava, missä määrin näillä seikoilla on merkitystä, jotta voitaisiin katsoa, että indeksointi, jota voidaan käyttää alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, on suunnattu kyseisellä alueella oleville kuluttajille (tuomio Lännen MCE, 53 kohta).

35.Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittujen Flickr.com-kuvanjakopalvelussa olleiden kuvien yhteydessä ei ole ollut minkäänlaisia tietoja, joista suoraan ilmenisi kuvissa esiintyvien Berkyn koneiden maantieteellinen toimitusalue. Asiassa esitetyn henkilötodistelun perusteella edellä mainittu Senwatecin verkkosivustolla oleva kartta maista, joihin Senwatec on toimittanut tuotteitaan, koskee yhtä lailla Berkyn markkina-aluetta. Suomi ei lukeudu näiden maiden joukkoon. Berkyn tavaroiden markkina-alueen voidaan edellä todetuin perustein katsoa ulottuvan ainakin lähes koko maailmaan. Myös se seikka, että Flickr.com-kuvanjakopalvelussa olleisiin kuviin liitetyt metatunnisteet ovat olleet englannin lisäksi useilla muilla kielillä, viittaa siihen, että kuvissa esiintyneiden Berkyn tuotteiden markkina-alue saattaa olla laaja. Metatunnisteita ei ole ollut suomen tai ruotsin kielillä. Kyseisessä sisällössä ei ole ollut mitään muutakaan, mikä nimenomaisesti viittaisi erityisesti Suomeen.

36.Edellä todetuin tavoin pelkkä pääsy Suomesta käsin Flickr.com-kuvanjakopalvelussa olevaan Berkyn sisältöön ei riitä sen johtopäätöksen tekemiseen, että kyseinen sisältö olisi tarkoitettu suomalaiselle kohderyhmälle eli olisi suunnattu Suomeen. Kun otetaan huomioon, että edellä kuvatussa Flickr.com-kuvanjakopalvelussa olleessa Berkyn sisällössä ei ole ollut minkäänlaista erityisesti Suomeen viittaavaa sisältöä, tällaisen johtopäätöksen tekemiseen ei riitä myöskään se, että Berkyn tuotteiden potentiaalinen markkina-alue saattaa olla ainakin lähes maailmanlaajuinen.

37.Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että väitetty loukkaustoimi ei ole Berkyn osalta tapahtunut Suomessa EU-tavaramerkkiasetuksen 125 artiklan 5 alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Berkyä koskevaa kannetta ei siten voida tutkia suomalaisissa tuomioistuimissa eikä markkinaoikeus ole asiassa toimivaltainen. Näin ollen kanne on kokonaisuudessaan jätettävä tutkimatta Berkyn osalta.

3 Tavaramerkin loukkausta koskeva arviointi Senwatecin osalta

3.1 Asian tarkastelun lähtökohdat

38.EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten muun ohella, jos tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity (a alakohta), tai jos tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä (b alakohta).

39.EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaan edellä 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää tunnuksen paneminen tavaroihin tai tavaroiden päällyksiin (a alakohta), tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen (b alakohta), tavaroiden maahantuonti tai maastavienti tunnusta käyttäen (c alakohta), tunnuksen käyttö toimi- tai liikenimenä taikka toimi- tai liikenimen osana (d alakohta), tunnuksen käyttö mainonnassa (e alakohta) ja tunnuksen käyttö vertailevassa mainonnassa direktiivin 2006/114/EY vastaisella tavalla (f alakohta).

40.Kysymyksessä oleva loukkauskanne on perustettu Lännen MCE Oy:n EU-tavaramerkkiin 003185758 WATERMASTER, jonka rekisteröintiä on haettu 30.5.2003. Lännen MCE on väittänyt, että Senwatec on loukannut sen EU-tavaramerkkiä käyttämällä tunnusta ”watermaster” ensinnäkin Senwatecin ruoppauskoneiden mainoksessa ja lisäksi avainsanana, joka on johtanut mainoksen tulemiseen esille Google.fi-verkkosivulla kyseisellä sanalla tehdyn haun perusteella.

41.Lännen MCE:n asiakirjatodisteena numero 1 olevasta Google.fi-verkkosivulla tehtyä hakua koskevasta tulosteesta käy ilmi, että hakusanalla ”watermaster” tehdyn haun perusteella on ensimmäisenä hakutuloksena tullut esille Senwatecin mainos, jonka otsikko on ollut ”Watermaster – Multipurpose amphibian dredgers – senwatec.de”. Mainos sisältänyt linkin Senwatecin verkkosivuille www.senwatec.de/en.

42.Markkinaoikeus arvioi väitettyä loukkausta seuraavassa erikseen sekä siltä osin kuin kysymys on tunnuksen ”watermaster” käytöstä itse mainoksessa, että käytöstä Google-hakupalvelun avainsanana.

3.2 Tunnuksen käyttö mainoksessa

43.Markkinaoikeus toteaa aluksi, että Senwatecin Google-mainoksensa otsikossa käyttämä tunnus ”watermaster” on identtinen Lännen MCE Oy:n EU-tavaramerkin WATERMASTER kanssa. Siltä osin kuin Senwatec on esittänyt, että sanaa ”watermaster” on käytetty vain geneerisesti eikä tavaroiden tunnuksena, markkinaoikeus toteaa, että EU-tavaramerkkiasetuksen 127 artiklan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet pitävät EU-tavaramerkkiä pätevänä, jollei vastaaja kiistä sen pätevyyttä menettämistä tai mitättömyyttä koskevalla vastakanteella. Näin ollen tässä asiassa kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä WATERMASTER on pidettävä erottamiskykyisenä. Identtisen erottamiskykyisen tunnuksen käyttö mainoksessa ei ole sillä tavoin geneeristä, että sen ei katsottaisi olevan tavaramerkinomaista käyttöä. Kun tunnusta on lisäksi käytetty mainoksessa, kysymys on tunnuksen käytöstä mainoksessa tarkoitetuille tavaroille.

44.Merkkien välisen sekaannusvaaran olemassaolo edellyttää lisäksi, että kysymyksessä olevat merkit koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita merkit kattavat. Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tavanomainen alkuperä.

45.Tavaroita voidaan pitää samoina, kun aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat sisältyvät myöhemmän merkin kattaman tavaran muodostamaan yleisempään nimikkeeseen tai kun myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamaan yleisempään tavaranimikkeeseen.

46.Lännen MCE Oy:n EU-tavaramerkki kattaa muun ohella seuraavat tavarat luokassa 7: Koneet ja konetyökalut; Moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); Kytkin- ja voimansiirtokomponentit (paitsi maa-ajoneuvoihin); Maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; Munanhautomakoneet; Vedenerottimet; Poran istukat [koneiden osina]; Poran terät [koneiden osina]; Poran päät [koneiden osina]; Iskurit [koneiden osina]; Pumput [koneiden tai moottoreiden osina]; Työkalut [koneiden osina].

47.Senwatecin edellä mainittu mainos ja mainokseen linkitetyt Senwatecin verkkosivut ovat koskeneet vesistöjen ruoppaukseen käytettäviä aluksia. Markkinaoikeus toteaa, että ”ruoppaajat (aluksina)” sisältyvät tavaraluokan 12 tavaranimikkeeseen ajoneuvot ja kulkuneuvot.

48.Kysymyksessä oleva Google-mainos on tullut haun perusteella esille 8.8.2016. Vuonna 2003 rekisteröitäväksi haetun EU-tavaramerkin WATERMASTER kattamat tavarat ovat olleet luokan 7 luokkaotsikon mukaisia. Ennen 22.6.2012 haettujen ja koko luokkaotsikon mukaisesti rekisteröityjen EU-tavaramerkkien osalta niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden suoja-alan arviointi on muuttunut 24.9.2016 jälkeen (EU-tavaramerkkiasetuksen 33 artikla 8 kohta). Nyt kysymyksessä olevassa asiassa väitetty loukkaus on tapahtunut ennen mainittua ajankohtaa, joten suoja-alan arvioinnin muuttumisella ei ole asiassa merkitystä.

49.Markkinaoikeus toteaa, että ruoppauskoneet, jotka eivät ole vesialuksia, sisältyvät tavaraluokkaan 7 ja näin ollen ovat kysymyksessä olevana ajankohtana sisältyneet EU-tavaramerkin WATERMASTER kattamiin tavaroihin ”koneet” kyseisessä luokassa. Markkinaoikeus katsoo, että ruoppaajat (aluksina) ja EU-tavaramerkin WATERMASTER kattamat kyseiset koneet ovat käyttötarkoitukseltaan samanlaisia, keskenään kilpailevia ja toisiaan korvaavia tai täydentäviä. Tavarat ovat hyvin samankaltaisia.

50.Kun Google-mainoksessa käytetty tunnus on identtinen EU-tavaramerkin kanssa ja kysymyksessä olevat tavarat ovat hyvin samankaltaisia, markkinaoikeus katsoo, että merkkien välillä on sekaannusvaara riippumatta siitä, että tavaroiden kohderyhmä koostuu tavanomaista tarkkaavaisemmista ammattikäyttäjistä.

51.Edellä todetuin perustein Senwatecin on vahvistettava loukanneen EU-tavaramerkkiä WATERMASTER Suomessa käyttämällä sitä luvattomasti tunnuksena koneidensa myynninedistämistoimissa.

3.3 Tunnuksen käyttö Google-hakupalvelun avainsanana

52.Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi, ja kyseistä merkkiä näin ollen käytetään tavaramerkkiasetuksen 9 artiklassa tarkoitetussa elinkeinotoiminnassa (ks. tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08−C-238/08, EU:C:2010:159, kohdat 50−52, tuomio 25.3.2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, kohta 18 ja tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, kohta 30). Kyse on lisäksi käytöstä mainostajan tavaroita tai palveluja varten, ja näin on myös silloin, kun avainsanaksi valittu merkki ei esiinny itse mainoksessa (ks. tuomio Interflora ja Interflora British Unit, kohta 31).

53.Kysymyksessä oleva mainos on tullut esille Google-haussa hakusanalla ”watermaster”. Markkinaoikeus toteaa, että tunnusta on käytetty edellä viitatussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla avainsanana, eikä asiassa ole edes muuta väitetty. Tunnuksen käyttö avainsanana on tapahtunut elinkeinotoiminnassa mainostajan eli Senwatecin tavaroita varten.

54.Edelleen Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tilanteessa, jossa kolmas käyttää avainsanana tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tavaramerkin haltijalla oikeus kieltää kyseisen merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara (tuomio BergSpechte, 22 kohta).

55.Sekaannusvaara on olemassa, kun internetin käyttäjälle näytetään tavaramerkin kanssa samankaltaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos, jonka perusteella tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta. (tuomio BergSpechte, 39 kohta).

56.Sekaannusvaara on olemassa myös, kun kolmannen mainoksessa annetaan ymmärtää, että tämän kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys. Samoin on niin, että vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen yhteyden olemassaoloon, mutta se on siinä määrin epämääräinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi tietää mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai päinvastoin taloudellisesti siihen yhteydessä, on myös katsottava, että tavaramerkin kyseiselle tehtävälle on aiheutettu vahinkoa (tuomio BergSpechte, 36 ja 40 kohta).

57.Markkinaoikeus katsoo, että avainsanalla ”watermaster” tehdyn haun tuloksena esille tullut Google-mainos ja sen ohessa oleva linkki ovat olleet siinä määrin epämääräisiä, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei ole voinut havaita niiden perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai päinvastoin taloudellisesti siihen yhteydessä. Näin ollen tunnuksen ”watermaster” käyttö edellä todetuin tavoin avainsanana Senwatecin ruoppausaluksia koskevan mainoksen esittämiseksi on aiheuttanut sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin WATERMASTER. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että Senwatec on loukannut EU-tavaramerkkiä WATERMASTER myös käyttämällä tunnusta ”watermaster” avainsanana Google-hakupalvelussa edellä kuvatun mainoksensa esittämiseksi.

4 Kiellon määrääminen

58.Edellä todetuin perustein Senwatec on loukannut EU-tavaramerkkiä WATERMASTER käyttäessään tunnusta ”watermaster” sekä edellä mainitussa mainoksessa että avainsanana Google-hakupalvelussa ruoppausaluksiaan koskevan mainoksensa esittämiseksi.

59.EU-tavaramerkkiasetuksen 130 artiklan 1 kohdan mukaan, jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin.

60.Unionin tuomioistuimen mukaan se, että vaara loukkauksen jatkumisesta ei ole ilmeinen tai vaara on muutoin vain rajallinen, ei ole erityinen syy olla antamatta kieltomääräystä (ks. tuomio 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, 36 kohta).

61. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt erityistä syytä pidättyä kannevaatimuksen 3 mukaisen kieltomääräyksen antamisesta. Kielto on määrätty tarkemmin tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

62.Kun otetaan huomioon, että loukkauksen ei ole osoitettu jatkuneen ja lisäksi asiassa ei ole tullut esille, että Senwatecillä olisi ollut myyntiä Suomeen, markkinaoikeus katsoo riittäväksi määrätä kiellon tehosteeksi uhkasakon määrältään 100.000 euroa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus jättää kanteen tutkimatta Berky GmbH:n osalta.

Markkinaoikeus vahvistaa, että Senwatec GmbH & Co. KG on loukannut EU-tavaramerkkiä numero 003185758 WATERMASTER Suomessa käyttämällä sitä luvattomasti avainsanana tai muuna tunnuksena omien koneidensa myynninedistämistoimissa.

Markkinaoikeus kieltää Senwatec GmbH & Co. KG:tä 100.000 euron sakon uhalla toistamasta EU-tavaramerkin numero 003185758 WATERMASTER loukkausta.

Markkinaoikeus velvoittaa Lännen MCE Oy:n korvaamaan Berky GmbH:n oikeudenkäyntikulut 30.181.15 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskoroa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 5.12.2023.

Markkinaoikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 6 §:n 1 momentin perusteella, että asian käsittelyä muilta osin jatketaan vasta sen jälkeen, kun välituomio on saanut lainvoiman.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Reima Jussila ja Markus Mattila.

Tämä asiakirja on sähköisesti varmennettu tuomioistuimen asianhallintajärjestelmässä.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.