Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 16.4.2020 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään virheellisesti hyväksynyt Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n (jäljempänä myös Orkla) tavaramerkkiä numero 273677 (kuvio) koskevan Oy Halva Ab:n (jäljempänä myös Halva) väitteen sillä perusteella, että rekisteröintihakemus olisi tehty vilpillisessä mielessä.

Tavaramerkki on muunnos Orklan (entinen Oy Panda Ab) jo 1970-luvulla kehittämästä ja siitä asti käyttämästä omintakeisesta seitsensakaraisesta lakritsipalan ulkoasusta. Kyseisiä Panda-lakritsipaloja on valmistettu ja myyty Suomessa ainakin vuodesta 1974 lähtien. Niitä on markkinoitu kukkateemalla, ja ensimmäiset kukkakuviovariaatiot markkinoinnissa on otettu käyttöön jo vuonna 1974.

Panda-lakritsin muotokieltä ja markkinoinnissa käytettyjä kuvioelementtejä on suojattu aiemmin samankaltaisin, erottamiskykyisin tavaramerkein numero 271655 (kuvio), numero 209230 (kolmiulotteinen merkki), numero 274091 (kolmiulotteinen merkki) ja numero 274147 (kuvio), joista mainitut kolmiulotteiset merkit saavat suojaa myös vakiintumisen perusteella. Toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, edellä mainitut tavaramerkit eivät olennaisesti eroa tässä asiassa kysymyksessä olevasta kuviotavaramerkistä.

Kuviotavaramerkin pohjana on käytetty Orklan laajasti lakritsi- ja makeistuotteissa Suomessa käyttämää reiällistä kukkakuviomerkkiä (tavaramerkki numero 271655 (kuvio)), jossa on täysin identtiset seitsemän ulkonevaa osaa tai kukkamaista terälehteä identtisessä asettelussa. Ainoa ero on, että tässä asiassa kysymyksessä olevassa tavaramerkissä aikaisemman reiällisen kukkakuviomerkin keskellä olevat reiät on värjätty mustaksi. Tässä asiassa kysymyksessä oleva tavaramerkki on lisäksi samankaltainen kuin aiempien tavaramerkkien numero 209230 (kolmiulotteinen merkki), numero 274091 (kolmiulotteinen merkki) ja numero 274147 (kuvio) mukaisen lakritsipalan päädyn muoto.

Edellä mainitun siluettimaisen muunnoksen rekisteröinti tässä asiassa kysymyksessä olevaksi tavaramerkiksi on ollut Orklan liiketoiminnan kannalta perusteltua osaltaan myös siksi, etteivät reiät läheskään aina erotu pakkauksissa tai tuotteissa, jolloin kuluttajien huomio kiinnittyy nimenomaisesti erottamiskykyiseen, huomiota herättävään seitsensakaraiseen kukkamaiseen muotoon. Tällaisesta lakritsimuodosta johdettuja variaatioita ja kysymyksessä olevan tavaramerkin kanssa samoja tai samankaltaisia kuviomerkkejä on hyödynnetty Orklan markkinoinnissa useiden vuosien ajan.

Tavaramerkkien kehittäminen ja useiden variaatioiden rekisteröinti tavaramerkkeinä ajan saatossa kuuluu normaaliin liiketoimintaan, eikä sitä voida pitää luonteeltaan vilpillisenä. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään jättänyt virheellisesti huomioon ottamatta Orklan esittämän näytön, joka on koskenut edellä mainittujen aiempien kuvio- ja kolmiulotteisten rekisteröintien vaikutusta Orklan intressiin tavaramerkkiä koskevaa rekisteröintihakemusta tehtäessä.

Orklan aiemmat edellä mainitut tavaramerkit muodostavat niin sanotun tavaramerkkiperheen. Orklan tunnettu tavaramerkkiperhe tai -sarja koostuu merkeistä, joiden hallitseva ja erottamiskykyisin osa on kysymyksessä olevasta tavaramerkistäkin ilmenevä kukkamainen muoto ja seitsemän ulkonevaa terälehteä. Orkla ei ole tyhjästä luonut ja rekisteröinyt aivan uutta tavaramerkkiä, jonka ainoa tarkoitus olisi ollut keinotekoisesti tai epärehellisesti estää Halvaa käyttämästä merkkiä, johon tällä olisi aiempi oikeusperuste. Orkla ei ole luonut tai käyttänyt tavaramerkkiään tarkoituksenaan aiheuttaa sekaannusvaaraa mihinkään kilpailijoidensa olemassa olevaan merkkiin nähden tai kilpaillakseen vilpillisesti Halvan kanssa. Orkla on liiketoiminnassaan loogisesti toimien halunnut suojata tunnetun ja sille tärkeän, laajalti tunnettuun Pandamerkkiin yleisesti kuluttajien keskuudessa liitettävän erottamiskykyisen lakritsin muodon muunnoksen, jota Orkla on aiemmin käyttänyt ja jota se on aikeissa tulevaisuudessakin käyttää.

Sekä reiällistä että reiätöntä seitsensakaraista kukkakuviota on käytetty 2010-luvulla tuotepakkauksissa ja markkinoinnissa kasvavissa määrin. Patentti- ja rekisterihallitus on jättänyt sille toimitetun käyttönäytön virheellisesti huomioon ottamatta. Tavaramerkki on luotu ja sitä on käytetty useita vuosia ennen Halvan tavaramerkkiä ja ennen Orklan rekisteröintihakemuksen tekemistä ainakin vuodesta 2012 alkaen. Vaikka reiällinen kukkakuvio onkin ollut vahvemmassa roolissa Panda-tuotteiden markkinoinnissa, myös reiätön, siluettimainen kuvio on toistunut Orklan markkinoinnissa ja pakkauksissa jo aiemmin useana vuonna. Orklalla on ollut perusteltu kaupallinen intressi hakea tavaramerkin rekisteröintiä.

Kieltokirjeen lähettämistä Halvalle ei voida pitää osoituksena Orklan vilpillisestä mielestä, sillä tällainen kieltovaatimus kuuluu tavaramerkin haltijan oikeuksiin ja loukkaavaan menettelyyn puuttuminen on myös tavaramerkin haltijan velvollisuus. Orklalla on ollut muun ohella Halvan sovintosopimusta koskevan sopimusrikkomuksen perusteella perusteltu syy puuttua Halvan syksyllä 2018 markkinoille tuoman Sweet Liquorice -nimisen tuotteen ulkoasuun ja pakkauksessa käytettyyn kuvioon. Kyseisen tuotteen sisältämä seitsensakarainen, kukkamuotoinen lakritsipala on muistuttanut hyvin läheisesti Orklan erilaisin tavaramerkein suojattua ja tunnettua Panda-lakritsia.

Vaikka Orkla olisi tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää, että Halva oli ennen Orklan tavaramerkkihakemusta ottanut käyttöön samankaltaisen kukkakuvion, tällä ei ole asian ratkaisun kannalta merkitystä. Halva ei ole oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla käyttänyt samaa merkkiä samoille tavaroille pitkän aikaa, vaan Halva on lausumansa perusteella tuonut tuotteen markkinoille vasta syksyllä 2018 samoihin aikoihin, kun Orkla on jättänyt tavaramerkkiään koskevan rekisteröintihakemuksen. Halvalle ei ole voinut syntyä minkäänlaisia oikeutettuja perusteita sekaannusvaaraa aiheuttavan merkin käyttöön tuona lyhyenä, pisimmilläänkin vain muutaman viikon pituisena aikana. Halvan käyttämä merkki ei ole saanut minkäänlaista tavaramerkkioikeuteen perustuvaa suojaa. Nimenomaan Orkla on omien ansioidensa perusteella saavuttanut tietyn oikeudellisen suojan samankaltaiselle merkille kuin nyt kysymyksessä oleva tavaramerkki, ei Halva.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään jättänyt soveltamatta Euroopan unionin vakiintunutta oikeuskäytäntöä siitä, kuinka vilpillisen mielen käsitettä on tulkittava. Valituksenalaisen päätöksen perustelut vilpillisen mielen toteamiseksi ovat lisäksi olleet riittämättömät.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Orklan esittämä käyttönäyttö on otettu väiteprosessissa huomioon. Orklan esittämässä noin sadan sivun laajuisessa aineistossa puheena olevaa tavaramerkkiä vastaava kukkakuvio on esiintynyt ainoastaan kahdessa eri kohdassa lakritsipatukkapakkauksen kyljessä. Näissä pakkauksissa merkin käyttö ei ole ollut tavaramerkinomaista, vaan merkki on esiintynyt lähinnä pakkauksen kuvituskuvana ja assosiaationa makeisen ulkomuotoon. Kyseiset kuvat ovat Orklan kertoman mukaan olleet tuotekatalogeista vuosilta 2012 ja 2013. Mitään näyttöä siitä, missä katalogit ovat olleet esillä tai missä tuotteita on ollut myynnistä taikka miten niitä on markkinoitu, ei ole toimitettu. Orklan toimittamasta näytöstä ei ole myöskään ilmennyt, että Orkla olisi vuoden 2013 katalogikuvan jälkeen käyttänyt kukkakuviota minkään tuotteensa yhteydessä. Orklan toimittaman aineiston ei siten ole voitu katsoa osoittavan, että merkki olisi ollut Orklan käytössä rekisteröintiä haettaessa.

Asiassa ei ole ollut erimielisyyttä siitä, että Halva on käyttänyt kukkakuviota ennen Orklan tavaramerkin hakemispäivää. Orklan Halvalle lähettämästä kieltokirjeestä on ilmennyt, että Orkla on ollut tietoinen Halvan kukkakuvion käytöstä ja hakenut rekisteröintiä merkille, jotta se voisi tämän rekisteröinnin perusteella kieltää Halvaa jatkamasta kukkakuvion käyttämistä.

Orklan aikaisemmin rekisteröidyt tavaramerkit numerot 271655, 209230, 274901 ja 274147 poikkeavat olennaisesti tässä asiassa kysymyksessä olevasta merkistä, eikä Orklalla ole niiden perusteella ollut parempaa oikeutta kukkakuvioon.

Oy Halva Ab:n vastaus

Vaatimukset

Oy Halva Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi Halva on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Orklan korvaaman sen oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

Perusteet

Orkla on tehnyt tavaramerkkiä numero 273677 (kuvio) koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Orkla on vain neljä päivää tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen toimittanut Halvalle kieltokirjeen, jossa se on vaatinut Sweet Liquorice tuotteiden pakkauksissa olevan kuvion käytön lopettamista. Suomessa makeismarkkinat ovat varsin pienet, ja on selvää, että Orkla suurena yrityksenä ja Halvan kilpailijana on ollut tietoinen Halvan tuotteesta tavaramerkkihakemusta jättäessään. Orkla ei ole pyrkinytkään kiistämään, ettei se olisi tiennyt Halvan tuotteesta ja suunnitellut siihen puuttumista tavaramerkkihakemusta jättäessään.

EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei ole asetettu vilpillisen mielen kriteeriksi sitä, että kolmannen toimesta tapahtuvan käytön olisi tullut olla pitkäaikaista tai edes niin laajaa, että se riittäisi merkin yksinoikeussuojaan vakiintumisen perusteella tai että aiempi merkki olisi tullut rekisteröidä. Näin ollen sillä, kuinka kauan Halvan Sweet Liquorice tuote on ollut markkinoilla ennen Orklan tavaramerkkihakemuksen jättämistä, ei ole ratkaisevaa merkitystä asiaa arvioitaessa.

Tavaramerkin rekisteröinti vilpillisessä mielessä on lisäksi siten ehdoton rekisteröintieste, ettei rekisteröintiä vastaan väitteen tehneen oikeus vedota samankaltaisen tavaramerkin ennen rekisteröintihakemuksen jättöpäivää tapahtuneeseen käyttöön riipu siitä, onko kysymys sen omasta vai kolmannen tahon käytöstä. Aiempana käyttönä ei siten tule ottaa huomioon pelkästään Halvan aiempaa käyttöä vaan myös kolmansien osapuolien vastaavan merkin käyttö vastaaville tavaroille. Suomessa Oy Karl Fazer Ab on jo 70-luvulla ottanut käyttöön niin sanottuja Lakupekkakuvioita, joissa on ollut jo pitkälti mukana kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä vastaava kukkakuvio perustuen lakritsien tyypilliseen ulkomuotoon. Oy Karl Fazer Ab:lla on myös ollut kukkakuvion muotoisia lakritsituotteita. Lisäksi kyseinen yhtiö käyttää edelleen makeispusseissaan kuvituksena monikerroksisia kukkakuvioita ja kukkaa muunkinlaisten makeisten muotona. Oy Karl Fazer Ab on myös rekisteröinyt puheena olevaa tavaramerkkiä vastaavan muotoisen merkin muille luokan 30 tuotteille. Kyseinen tavaramerkki on kuitenkin rekisteröity sisältäen erottamislausuman, jonka mukaan yksinoikeutta ei vaadita kuvion muotoon. Myös muut makeisvalmistajat, kuten Cloetta Suomi Oy, käyttävät kukkakuviomuotoa kuvituksena tuotepakkauksissaan ja myös nimenomaan viittaamaan lakritsiin, kuten esimerkiksi vadelmalakritsin makuisessa Xylitol Jenkki purukumipakkauksessa.

Orklan rekisteröitäväksi hakema kukkakuvio on näin ollen ollut kolmansien osapuolien käytössä ja myös osana rekisteröityjä tavaramerkkejä pitkään ennen Orklan tavaramerkkihakemuksen jättämistä. On selvää, että Orkla tuntee hyvin Suomen makeismarkkinat ja on siten ollut tietoinen myös kolmansien osapuolien aiemmasta käytöstä. Orkla ei kuitenkaan ole puuttunut muiden kuin Halvan toimintaan. On ilmeistä, että tavaramerkkiä on haettu yksinomaan sitä varten, että Orkla voisi puuttua nimenomaan Halvan toimintaan siitäkin huolimatta, että kolmannet osapuolet ovat käyttäneet vastaavaa yksinkertaista kukkakuviomuotoa jo vielä Halvaa pidempään, ja joka tapauksessa kyse on yksinkertaisesta, pääosin lakritsin perinteisen valmistustekniikan sanelemasta ja tavaramerkkinä erottamiskyvyttömän kuviomuodon käytöstä. Useilla valmistajilla, kuten Brunberg Oy ja Oy Walton’s Ab, on nimenomaan sakarareunaisia lakritsimakeisia. On yleisen edun mukaista, että tällaisia kukkakuvion muotoisia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki taloudelliset toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita. Halvan käyttämän kuvion erottamiskyvyn asteella ei ole merkitystä Orklan vilpillistä mieltä arvioitaessa.

Orkla ei ole esittänyt näyttöä, joka tukisi sen väitettä siitä, että se olisi itse jo pitkään ja ensimmäisenä Suomessa käyttänyt nyt kyseessä olevaa kukkakuviota tavaramerkkinään. Orklan vetoamassa materiaalissa heikosti erottuvia kukkakuvioita ei ole käytetty tavaramerkinomaisesti vaan kuvituskuvina. Lisäksi moni Orklan vetoamista käyttömuodoista osoittaa reiällisen kukkakuviomerkin käyttöä. Reiällisen kukkakuvion muodostama tavaramerkki eroaa olennaisesti kysymyksessä olevasta tavaramerkistä. Myös Orklan muut aiemmat tavaramerkit eroavat olennaisesti kysymyksessä olevan tavaramerkin mukaisesta kukkakuviosta. Orklalla ei ole mainittujen aiempien tavaramerkkiensä perusteella parempaa oikeutta reiättömään kukkakuvioon kuin Halvalla.

Halva ei ole rikkonut sovintosopimusta, sillä sopimus ei koske kysymyksessä olevan tavaramerkin mukaista kukkakuviota. Orkla on varmasti seurannut tarkasti sopimuksen noudattamista valvoakseen kaikkea Halvan toimintaa ja tuotteita, joten sopimus voi korkeintaan osaltaan vahvistaa, että Orkla on tiennyt Halvan Sweet Liquorice tuotteesta ja ollut vilpillisessä mielessä hakiessaan yksinoikeutta nyt kyseessä olevaan kukkakuvioon.

Orkla on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä, mutta jatkaa silti tavaramerkkinsä puolustamista lukuisin perusteettomin väittein aiheuttaen merkittävästi työtä ja kustannuksia Halvalle. Siten olisi kohtuutonta, että Halva joutuisi kärsimään asiasta sille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kokonaan omana vahinkonaan.

Orklan lausuma

Orklan toimittamasta näytöstä ilmenee, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä on käytetty Orklan kaupallisessa toiminnassa merkittävästi laajemmin kuin mitä Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, kuten vuosien 2012–2014 tuotekatalogeissa, vuonna 2013 Panda Lakupala lakritsijäätelössä sekä vuoden 2017 kampanjamainonnassa. Tuotekatalogeja tilataan noin 2.000 kappaletta per valikoimajakso, ja niitä jaetaan niin myymälöille kuin muillekin asiakkaille. Orklan markkinaoikeudelle toimittamasta lisänäytöstä koskien tiettyjen Panda lakritsi -tuotteiden myyntimääriä vuosina 2012–2014 ilmenee, että kaikki kysymyksessä olevan tavaramerkin sisältävät lakritsituotteet ovat olleet laajassa myynnissä Suomessa muun ohella seuraavien tahojen myymälöissä: Kesko, Inex, Tuko, Rautakirja, Hong Kong ja Tokmanni.

Nyt kyseessä olevaa merkkiä on käytetty Orklan toimesta nimenomaan tavaramerkkinä tarkoituksessa osoittaa tavaran kaupallista alkuperää, eikä sitä ole käytetty pelkkänä pakkauksen kuvituskuvana tai assosiaationa makeisen muotoon. Merkkiä on käytetty sekä sellaisenaan ilman mitään tekstejä että erilaisten yleissanojen kanssa. Toisaalta sillä, onko kuviomerkkiä käytetty tekstien kanssa vai ilman, ei ole väitetyn vilpillisen mielen arviointia koskevassa asiassa merkitystä.

Aiemman oikeuskäytännön perusteella on katsottu riittäväksi vilpittömän mielen osoitukseksi, että tavaramerkin hakija on osoittanut aiemmin käyttäneensä kyseessä olevaa tavaramerkkiä. Toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan esittänyt, missään ei ole edellytetty, että tavaramerkki tulisi olla käytössä juuri sillä hetkellä, kun tavaramerkkihakemus on tehty.

Vilpillisen mielen arvioinnin kannalta on myös olennaista, että toimitettu aineisto osoittaa, että Orkla on edellä mainitun lisäksi käyttänyt kysymyksessä olevaan tavaramerkkiin nähden useita hyvin samankaltaisia merkkejä hyvin pitkän aikaa ja laajalti. Olennaista on myös se, että Orkla on käyttänyt Halvan käyttämän merkin kanssa sekä identtistä että useita hyvin samankaltaisia merkkejä ennen kuin Halva on käyttänyt omaa merkkiään ja ennen Orklan tavaramerkin hakemista.

Orklan Halvalle lähettämässä kieltokirjeessä on vedottu Orklan aikaisempana oikeutena kaikkiin Orklan aiempiin rekisteröinteihin ja lisäksi osapuolten väliseen sopimukseen. Orklalla olisi siis ollut oikeusperusteet kieltokirjeen lähettämiselle riippumatta nyt kysymyksessä olevasta tavaramerkistä.

Merkin aiempana käyttönä tulee ottaa huomioon pelkästään Halvan oma väitetysti aiempi käyttö. Muiden Orklaan nähden kolmansien tahojen vastaavan merkin käyttöä vastaaville tavaroille ei tule ottaa huomioon. Joka tapauksessa Halvan viittaamat Oy Karl Fazer Ab:n, Cloetta Suomi Oy:n, Brunberg Oy:n ja Oy Walton’s Ab:n merkit tai makeiset eivät ole kysymyksessä olevan tavaramerkin tarkoittaman kuvion aiempaa käyttöä muun ohella siitä syystä, että ne eivät ole sen kanssa samankaltaisia tai koske samoja tavaroita.

Kysymyksessä olevan tavaramerkin mukaisen merkin käyttöä on esiintynyt ainoastaan Cloetta Suomi Oy:n Jenkki Enjoy raspberry liquorice -purukumipakkauksessa ja Halvan Sweet Liquorice tuotteessa. Kyseisen purukumipakkauksen käyttöön Orkla on jo puuttunut.

Perinteisellä lakritsien valmistustekniikalla valmistetut lakritsit eivät ole sidoksissa vain yksinkertaisiin muotoihin tai vain rajoitettuun määrään muotoja. Lisäksi lakritsinvalmistajat hyödyntävät myös muita valmistustekniikoita, kuten esimerkiksi valutekniikkaan perustuvaa lakritsinvalmistusmenetelmää, jonka avulla on mahdollista valmistaa hyvin erimuotoisia lakritsinpaloja. Lakritsia myydäänkin hyvin erilaisissa epäsäännöllisissä ja monimutkaisissa muodoissa, ja myös Halva itse valmistaa lakritsituotteita useissa erilaisissa muodoissa. Halvalla ei ole mitään lakritsin valmistustapaan liittyvää syytä käyttää tuotteessaan tai sen pakkauksessa kysymyksessä olevaan tavaramerkkiin verrattuna täysin identtistä kukkamaista, seitsensakaraista muotoa. Orkla ei näin ollen ole oman tuotteensa kukkamaisen kuvion käyttöä Halvalta kieltäessään toiminut vilpillisessä mielessä kilpailua rajoittaen.

Orklan tavaramerkkiä on Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaisesti pidettävä erottamiskykyisenä kuviotavaramerkkinä, eikä Halvan perusteettomia kommentteja tavaramerkin erottamiskyvyttömyydestä tule ottaa esillä olevassa asiassa huomioon.

Halvan oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton sekä perusteiltaan että määrältään. Orklalla on ollut oikeutettu peruste hakea rekisteröintiä ja valittaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä markkinaoikeuteen. Tässä asiassa ei ole esitetty tai ilmennyt sellaisia tyypillisestä valitusasiasta poikkeavia seikkoja, joiden johdosta voitaisiin pitää kohtuuttomana, että Halva joutuu asian laatu huomioon ottaen pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Muut lausumat

Orkla on lisälausumassaan 16.11.2020 esittänyt, että Cloetta Suomi Oy:n Jenkki Enjoy raspberry liquorice -purukumipakkauksessa ollut kukkakuvio on Orklan yhteydenoton jälkeen muutettu pyöreän muotoiseksi. Myöskään vanhaa purukumipakkausta ei ole joka tapauksessakaan käytetty ennen kuin Orkla on käyttänyt nyt kyseessä olevaa merkkiään.

Muun ohella edellä mainittu muutos osoittaa, että muut alan toimijat kunnioittavat Orklan rekisteröimiä oikeuksia seitsensakaraiseen kukkakuvioon eivätkä pidä kyseistä kuviomerkkiä yleisesti lakritsituotteissa käytössä olevana merkkinä. Purukumipakkauksen muuttaminen osoittaa lisäksi, että Orkla on tavaramerkkistrategiansa ja kaupallisen logiikkansa mukaisesti puuttunut muidenkin tavaramerkkeihinsä sekaannusvaaraa aiheuttavien merkkien käyttöön.

Halva on lisälausumassaan 1.12.2020 esittänyt, että myöskään Orklan toimittama lisänäyttö ei osoita kyseessä olevan tavaramerkin tarkoittaman reiättömän kukkakuvion käyttöä Orklan toimesta. Kysymys on ollut Orklan reiällisen kukkakuvion käyttämisestä. Näin ollen myöskään Orklan esittämät myyntimäärät koskien Panda Pepe Original lakritsipatukkaa eivät ole relevantteja esillä olevassa asiassa. Panda Pepe Original lakritsipatukan tuotepakkaus on myös muuttunut jo useita vuosia sitten, eikä se sisällä enää edes reiällistä kukkakuviota. Myöskään Orklan viittaamaa sen aiemmin käyttämää niin sanottua leimasinkuviota, joka ei sekään osoita kysymyksessä olevan merkin käyttöä, ei ole käytetty Orklan tuotteissa useisiin vuosiin.

Se, että Cloetta Suomi Oy on Orklan vaatimuksesta muuttanut tuotteensa ulkomuotoa, ei osoita, että kyseinen taho saati muut alan toimijat olisivat sitä mieltä, että Orklalla on yksinoikeus kysymyksessä olevaan reiättömään kukkakuvioon tai että kyseinen kuvio ei olisi yleisesti käytössä lakritsituotteille tai että kyseessä edes olisi tavaramerkki.

Orkla on lisälausumassaan 15.2.2021 esittänyt, että vuoden 2012 Panda Pepe Original -lakritsipatukassa esiintyneessä kukkakuviossa mustat reiät ovat esiintyneet mustalla taustalla. Näin ollen on selvää, että tällaisen, kysymyksessä olevan tavaramerkin kanssa muodoltaan identtisen seitsensakaraisen kukkakuvion käyttö lakritsille osoittaa mainitun tavaramerkin tarkoittaman reiättömän kukkakuvion käyttöä, vaikka kukkakuviossa olisi näkynyt mustan värisiä reikäkuvioita. Kyseiset reiät eivät ole kuluttajalle tavanomaisessa ostotilanteessa helposti havaittavissa. Kuluttajalle mieleen jäävä piirre on merkin seitsensakarainen muoto.

Rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Kysymyksessä olevan tavaramerkin erottamiskykyisin ja hallitsevin piirre on sen seitsensakarainen muoto. Väritykseltään ja sijoittelultaan mustat reikäelementit eivät muuta Panda Pepe Original lakritsipatukan kukkakuvion kokonaisvaikutelmaa tai erottamiskykyä. Lisäksi muun ohella Orklan Panda Pepe lakritsipatukan, Lakumix-tuotteen ja Panda Lakupala -jäätelön markkinoinnissa on käytetty samaa seitsensakaraista kukkakuviota. Koska kysymyksessä oleva kuviomerkki on rekisteröity vanhan tavaramerkkilain voimassa ollessa mustavalkoisena tavaramerkkinä, sen katsotaan edelleen kattavan merkin kaikki värimuunnokset. Näin ollen värimuunnokset on otettava huomioon myös arvioitaessa, onko Orkla ollut vilpillisessä mielessä kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä hakiessaan.

Halva on lisälausumassaan 1.4.2021 esittänyt, että lakritsin ulkomuodosta erottuvat reiät ovat osaltaan hyvin merkityksellinen ero verrattuna Orklan kokonaan täytettyyn tummaan kuviomerkkiin, mikä vaikuttaa olennaisesti merkkiin perustuvan kieltooikeuden laajuuteen. Ei ole mitään syytä katsoa, ettei kohdeyleisö kiinnittäisi huomioita myös kuviosta ilmeneviin reikiin. Myös Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että Orklan aiemmat, reiällistä kuviota tarkoittavat tavaramerkit poikkeavat olennaisesti nyt kyseessä olevasta reiättömästä kuviosta. Orklan merkeissä ei ole kyse tavaramerkkiperheestä. Kysymyksessä oleva kuviomerkki ei niin ikään koske Orklan aiemman tavaramerkin numero 271655 (kuvio) modernisointia. Yrittämällä saada yksinoikeuden myös kysymyksessä olevan kuviomerkin käyttöön Orkla tosiasiassa pyrkii tavaramerkkisäännösten vastaisesti laajentamaan tavaramerkkioikeudellista kielto-oikeuttaan. Tämä on olennaista Orklan vilpillisen mielen arvioinnissa.

Orkla on 20.5.2021 antanut lisälausuman.

Patentti- ja rekisterihallitus on lisälausunnossaan 27.5.2021 esittänyt, että se, että kolmas taho on muuttanut tuotteensa pakkausta, ei ole tässä valitusasiassa merkityksellinen seikka. Mitään näyttöä nyt kyseessä olevan merkin käytöstä viimeisten viiden vuoden aikana ennen rekisteröinnin hakemista ei ole toimitettu. Toimitetussa aineistossa esiintyvät muut kukkamaiset kuviot, muun ohella reiälliset kukkakuviot, keltainen kukkakuvio sanalla ”UUTUUS”, kukkakuvion negatiivi tekstillä ”Vuodesta 1927” ja jäätelön ulkoasu, eivät vastaa tavaramerkin mukaista kuviota, eikä niitä koskevaa näyttöä voida ottaa huomioon kyseisen tavaramerkin käyttönä.

Orkla on lisälausumassaan 9.6.2021 esittänyt, että Patentti- ja rekisterihallitus on itsekin pitänyt kyseessä olevaa kuviomerkkiä erottamiskykyisenä tavaramerkkinä, kun se on hyväksynyt sen rekisteröitäväksi. Kyseistä merkkiä ei ole käytetty ainoastaan kuvituskuvana tai ilmaisuna makeisten ulkomuodosta.

Tavaramerkin rekisteröinnin hakijan vilpitöntä mieltä arvioitaessa ei edellytetä, että kyseistä merkkiä olisi käytetty viimeisen viiden vuoden aikana ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Asian tarkastelut lähtökohdat

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:lle (jäljempänä myös Orkla) on 8.10.2018 tehdyn hakemuksen perusteella 14.11.2018 rekisteröity tavaramerkki numero 273677 (kuvio) tavaroille ”lakritsi” luokassa 30. Kyseinen merkki (kuvio alla) muodostuu seitsensakaraisesta, piparkakkua tai kukkaa muistuttavasta kuviosta, joka on väriltään kokonaisuudessaan musta.

Orklan tavaramerkki numero 273677 (kuvio)

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään 16.4.2020 hyväksynyt Oy Halva Ab:n (jäljempänä myös Halva) mainittua rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen ja kumonnut tavaramerkin rekisteröinnin. Päätöksen perustelujen mukaan tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty vilpillisessä mielessä. Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan Orkla on tavaramerkin rekisteröintiä hakiessaan ollut tietoinen Halvan vastaavan merkin käytöstä eikä se ole itse osoittanut käyttäneensä hakemaansa merkkiä aiemmin.

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko tavaramerkin rekisteröintihakemus tehty vilpillisessä mielessä.

Edellä todetuin tavoin Orkla on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä 8.10.2018. Vilpillistä mieltä on näin ollen arvioitava tuolloin olemassa olleiden seikkojen perusteella.

2. Sovellettavat oikeusohjeet

Asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, että vilpillistä mieltä koskevaa ehdotonta mitättömyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, että EUtavaramerkin haltija ei ole hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistä kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin (ks. tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, 46 kohta).

Oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta).

Lisäksi viimeksi mainitussa ratkaisussa on tuotu esiin (43–47 kohta), että aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä, ja näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei näet täytä keskeistä tehtäväänsä eli sitä, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä. Samoin se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä.

Edelleen kyseisen ratkaisun (50–52 kohta) mukaan myös haetun tavaramerkin luonteella voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä. Siinä tapauksessa, että kyseinen merkki muodostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, hakijan vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta helpommin, jos kilpailijoiden vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai kaupalliset näkökohdat, jolloin tavaramerkin haltija voi estää kilpailijoitaan paitsi käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä myös markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita. Arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä on mahdollista ottaa huomioon lisäksi se, miten vakiintunut merkki oli sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi tavaramerkiksi jätettiin. Juuri sillä, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa.

Oikeuskäytännössä on katsottu esimerkiksi, että tietyissä erityisissä olosuhteissa se, että väliintulija rekisteröi tavaramerkin estääkseen sekaannusvaaran sellaisen toisen tavaramerkin kanssa, jonka haltija se jo oli, tai suojatakseen tässä yhteydessä näiden tavaramerkkien yhteistä osatekijää, ei liity tavaramerkin tehtäviin, joihin kuuluu muun muassa olennainen alkuperän osoittamistehtävä, ja myötävaikutti pikemminkin väliintulijan ensimmäisen tavaramerkin vahvistamiseen ja suojaamiseen (ks. tuomio 28.10.2020, Target Ventures Group v. EUIPO - Target Partners (TARGET VENTURES), T-273/19, EU:T:2020:510, 38 kohta).

Edelleen oikeuskäytännössä on katsottu, että hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä muun ohella seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä, ja hakijalla mitättömyysvaatimuksen esittäjän kanssa oleva sopimusperusteinen, sopimusta edeltävä tai sen jälkeinen suhde, vastavuoroiset velvoitteet mukaan lukien mitättömyysvaatimuksen esittäjäyhtiön hallituksen jäsenenä tai johtotehtävissä aiemmin tai edelleen toimimisesta seuraava lojaalisuus- ja rehellisyysvelvoite, ja yleisemmin kaikki tavaramerkin hakijaa koskeneet objektiiviset eturistiriitatilanteet (ks. tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, 28 kohta).

Oikeuskäytännössä on edelleen katsottu, että kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, sekä kyseistä rekisteröintihakemusta koskevien tapahtumien aikajärjestys (ks. esim. tuomio 7.7.2016, Copernicus-Trademarks v. EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, 32 kohta).

3. Halvan ja kolmansien osapuolien käyttämät merkit

Edellä todetuin tavoin vilpillisen mielen arvioinnissa on yhtenä seikkana otettava huomioon etenkin se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohtaa koskevien esitöiden (HE 24/2016 vp s. 18) mukaan vilpillistä mieltä koskevan säännöksen tarkoituksena on muun ohella estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella.

Halva on esittänyt, että Orkla on tavaramerkin rekisteröintihakemusta jättäessään 8.10.2018 ollut tietoinen ensinnäkin Halvan Sweet Liquorice lakritsituotteiden pakkauksissa käyttämästä samankaltaisesta merkistä ja lisäksi myös kolmansien osapuolien käyttämistä samankaltaisiksi väitetyistä merkeistä.

Asiassa esitetyn mukaan Halva on ottanut käyttöön syyskuussa 2018 Sweet Liquorice lakritsituotteidensa pakkauksissa seitsensakaraisen, piparkakkua tai kukkaa muistuttavan kuviomerkin, joka on ollut väriltään kokonaisuudessaan musta muutoin kuin kuvion sisälle allekkain valkoisella tekstillä suuraakkosin kirjoitettujen sanojen ”lakritsi” ja ”lakrits” osalta. Halvan kyseiset lakritsituotteet ovat muodoltaan vastanneet kyseistä kuviota, ja ne ovat olleet väriltään kokonaisuudessaan mustia.

Halvan käyttämä merkki

Halvan myymät lakritsituotteet

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että Halvan käyttämän merkin ja Orklan tavaramerkin välillä on Patentti- ja rekisterihallituksen toteamalla tavalla sekaannusvaara. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella merkkien välistä sekaannusvaaraa ei ole syytä arvioida toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt katsoessaan sekaannusvaaran olevan olemassa.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Orkla on 12.10.2018 lähettänyt Halvalle niin sanotun kieltokirjeen, jossa se on vaatinut Halvaa poistamaan edellä kuvatun merkin Sweet Liquorice tuotteistaan ja niiden pakkauksista sekä lopettamaan kyseisen merkin sisältävien tuotteiden ja pakkausten myynnin ja markkinoinnin. Kyseisessä kirjeessä on viitattu muun ohella puheena olevan tavaramerkin rekisteröintihakemukseen.

Ottaen huomioon, että edellä mainittu Orklan asiamiehen laatima kieltokirje on lähetetty Halvalle vain neljä päivää Orklan tekemän tavaramerkkihakemuksen jälkeen, markkinaoikeus katsoo olevan selvää, että Orkla on tavaramerkkinsä rekisteröintihakemusta tehdessään 8.10.2018 tiennyt Halvan samoille tavaroille käyttämästä samankaltaisesta merkistä. Orkla ei ole myöskään kiistänyt tätä.

Edellä esitetyn oikeuskäytännön mukaisesti tavaramerkin hakijan vilpillisen mielen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös se oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä on. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, ettei Halva ole käyttänyt omaa merkkiään kuin hyvin lyhyen aikaa ennen Orklan rekisteröintihakemuksen tekemistä, eikä kyseinen Halvan merkki ole myöskään saanut Orklan rekisteröintihakemuksen tekohetkellä minkäänlaista oikeudellista suojaa, jota esillä olevassa asiassa tulisi suojata. Tämäkin voidaan ottaa huomioon arvioitaessa Orklan vilpillistä mieltä.

Kun otetaan huomioon Halvan käyttämä merkki ja Orklan sitä koskeva tietoisuus sekä jäljempänä todettu markkinaoikeuden ratkaisun lopputulos, markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole tarpeen lausua erikseen niistä kolmansien osapuolien käyttämistä samankaltaisiksi väitetyistä merkeistä, joihin Halva on vedonnut asiassa, tai Orklan niitä koskevasta tietoisuudesta.

Edellä esitetyn oikeuskäytännön mukaisesti siinä tapauksessa, että haettava merkki muodostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, hakijan vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta helpommin, jos kilpailijoiden vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai kaupalliset näkökohdat, jolloin tavaramerkin haltija voi estää kilpailijoitaan paitsi käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä myös markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita. Markkinaoikeus toteaa, että vaikka Orklan tavaramerkki voi kuvastaa sen kattamien tuotteiden ulkomuotoa, kysymys ei ole koko tuotteen muodosta tai ulkoasusta eikä Orklan voida asiassa erimuotoisista lakritsituotteista esitetyn selvityksen perusteella katsoa rekisteröintihakemuksen tekemisellä perusteettomasti rajoittaneen kilpailijoidensa mahdollisuuksia valita omien lakritsimakeistensa ulkomuotoa.

4. Orklan aiemmat tavaramerkit ja Orklan käyttämät kuviot

Edellä todetuin tavoin Orklan on katsottava tienneen Halvan merkin käytöstä rekisteröintihakemuksen tekohetkellä. Kuten edellä myös on todettu, tietoisuus samankaltaisesta merkistä, jota kolmas käyttää samankaltaisille tavaroille, ei sinällään riitä sen toteamiseksi, että hakija on ollut tavaramerkkinsä rekisteröintiä hakiessaan vilpillisessä mielessä.

Asiassa on tältä osin vielä arvioitava muiden objektiivisten seikkojen perusteella Orklan subjektiivista aikomusta tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekohetkellä ja sitä, onko Orklalla edellä todetusta huolimatta katsottava olleen hyväksyttävä syy rekisteröintihakemuksen tekemiselle.

Orkla on tällaisen hyväksyttävän syyn osalta vedonnut siihen, että se on käyttänyt kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä jo aiemmin ja se on aikeissa käyttää sitä myös tulevaisuudessa. Lisäksi Orkla on vedonnut muun ohella seuraaviin lakritsille luokassa 30 rekisteröityihin aikaisempiin tavaramerkkeihinsä numerot 209230, 271655, 274091 ja 274147 (kuvat alla), joita se on esittänyt myös käyttäneensä, sekä eräisiin muihin käyttämiinsä merkkeihin.

Orklan tavaramerkki numero 209230 (kolmiulotteinen merkki)

Orklan tavaramerkki numero 274091(kolmiulotteinen merkki)

Orklan tavaramerkki numero 274147 (kuvio)

Orklan tavaramerkki numero 271655 (kuvio)

Markkinaoikeus toteaa, että Orklan yllä kuvatut tavaramerkit numerot 209230 ja 274091, jotka on rekisteröity 28.7.1996 ja 26.2.2018 tehtyjen hakemusten perusteella, ovat kolmiulotteisia tavaramerkkejä, jotka koostuvat lakritsipalan tai -patukan ulkomuodosta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Orklan edellä mainittuja kolmiulotteisia tavaramerkkejä on käytetty markkinoilla ennen tässä asiassa merkityksellistä ajankohtaa 8.10.2018. Kyseisten kolmiulotteisten tavaramerkkien lakritsipatukan tai -palan päätyosat sinänsä osaltaan muistuttavat nyt kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä päätyosan seitsensakaraisen muodon osalta. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että kyseiset kolmiulotteiset tavaramerkit, joiden suojan kohteena on koko lakritsipatukan tai -palan ulkoasu, ovat kokonaisuutena arvioiden siinä määrin erilaisia kuin tässä asiassa kysymyksessä oleva kuviotavaramerkki, että niillä ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko Orkla hakenut viimeksi mainitun tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Orklalle 19.12.2018 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity tavaramerkki numero 274147 (kuvio) on sinänsä samanlainen kuin edellä mainittu kolmiulotteinen tavaramerkki numero 274091, mutta kysymyksessä on kuviotavaramerkki. Koska Orklan tavaramerkin numero 274147 (kuvio) rekisteröintiä on haettu vasta tässä asiassa merkityksellisen ajankohdan 8.10.2018 jälkeen, tavaramerkkirekisteröinnillä ei ole merkitystä nyt esillä olevassa asiassa.

Siltä osin kuin Orkla on jo ennen hakemispäivää mahdollisesti käyttänyt mainitun tavaramerkkirekisteröinnin mukaista kuviota tuotepakkauksissa, markkinaoikeus katsoo, ettei kohdeyleisö ole välttämättä voinut ymmärtää, että lakritsipalaa kuvaavaa kuviota olisi käytetty tavaramerkinomaisesti osoittamaan tavaroiden kaupallista alkuperää, vaan pikemminkin tuotepakkauksen kuvituksena kuvaamaan pakkauksen sisältöä. Ottaen lisäksi huomioon, ettei mainittu kuviomerkki myöskään kokonaisuutena arvioiden ole erityisen samankaltainen tässä asiassa kysymyksessä olevan kuviotavaramerkin kanssa, markkinaoikeus katsoo, että myöskään tavaramerkillä numero 274147 (kuvio) ja sen mukaisen merkin mahdollisella rekisteröintihakemusta edeltävällä käytöllä ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko Orkla hakenut nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Orkla on vielä vedonnut 22.12.2017 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröidyn tavaramerkkinsä numero 271655 (kuvio) käyttöön. Kyseinen merkki muodostuu seitsensakaraisesta, piparkakkua tai kukkaa ulkomuodoltaan muistuttavasta kuviosta, joka on väriltään muuten musta, mutta sen sisällä on kahdeksan valkoista ympyränmuotoista osaa, jotka voidaan nähdä reikinä kyseisessä kuviossa.

Asiassa esitetty selvitys osoittaa, että Orkla on jo hyvin pitkään myynyt ja markkinoinut lakritsimakeisia, jotka suoraan päätysuunnasta katsottuna vastaavat muodoltaan Orklan viimeksi mainittua tavaramerkkiä numero 271655. Kyseisten makeisten markkinointimateriaalissa on käytetty erilaisia kuvia sanotuista reiällisistä makeisista ja ainakin vähäisessä määrin myös edellä mainitun tavaramerkin tarkoittamaa kuviota sellaisenaan. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkki numero 271655 eroaa tässä asiassa kysymyksessä olevasta tavaramerkistä seitsensakaraisen mustan taustakuvion sisällä olevien pisteiden osalta. Tavaramerkit eivät kuitenkaan eroa niin olennaisesti, ettei tavaramerkin numero 271655 käytölle voitaisi antaa mitään merkitystä arvioitaessa sitä, onko Orkla hakenut nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä vai onko hakemukselle ollut hyväksyttävä syy.

Orkla on esittänyt käyttäneensä lakritsimakeistensa markkinoinnissa edellä mainittujen tavaramerkkien lisäksi jossain määrin myös muita merkkejä, joissa on piparkakku- tai kukkateemainen seitsensakarainen kuvio.

Orklan mukaan se on ensinnäkin käyttänyt nyt kysymyksessä olevan tavaramerkkinsä mukaista reiätöntä seitsensakaraista kuviota muun ohella Panda Pepe Original lakritsipatukan tuotepakkauksessa. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan Orkla on ainakin vuosina 2012 ja 2014 myynyt Panda Pepe Original lakritsipatukoita tuotepakkauksessa, jossa on sanojen ”Panda”, ”Pepe” ja ”Original” lisäksi ollut muun ohella musta seitsensakarainen piparkakku- tai kukkakuvio. Vaikka kyseisessä tuotepakkauksessa oleva mainittu kuvio voi kauempaa katsottuna näyttää reiättömältä, tuotepakkauksien lähempi tarkastelu osoittaa, että myös kyseisissä tuotepakkauksissa käytetyssä kuviossa on reiät, vaikkakin eri sävyisellä mustalla taustalla. Näin ollen kysymys ei ole ollut nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin mukaisen kuvion käytöstä, vaan käytetty kuvio on muistuttanut myöhemmin rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä numero 271655 sillä erotuksella, että kuviossa olevat reiät eivät ole olleet valkoisella vaan erisävyisellä mustalla värillä.

Lisäksi Orkla on esittänyt käyttäneensä leimaa muistuttavaa merkkiä (kuva alla), jossa reunoiltaan mustan ympyränmuotoisen kuvion sisällä on seitsensakarainen piparkakku- tai kukkakuviota ulkomuodoltaan muistuttava kuvio.

Orklan leimaa muistuttava merkki

Kyseisen kuvion sisällä on puolestaan allekkain kirjoitettu mustalla värillä teksti ”Vuodesta 1927”. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan merkin sisällä olevan seitsensakaraisen piparkakku- tai kukkakuvion taustaväri on vaihdellut riippuen siitä, minkävärisessä tuotepakkauksessa kyseinen merkki on ollut.

Markkinaoikeus katsoo, että merkissä, jota on käytetty asiassa esitetyn selvityksen mukaan ainakin vuonna 2012, huomio kiinnittyy ensisijaisesti mustanväriseen tekstiin ja kuvioon eikä niinkään tekstin taustana olevaan seitsensakaraiseen muotoon, eikä kyseisen merkin voida katsoa kokonaisuutena arvioiden olevan niin samankaltainen Orklan nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin tarkoittaman kuvion kanssa, että sen käyttö voitaisiin ottaa huomioon arvioitaessa, onko Orkla hakenut nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

Asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee vielä, että Orkla on ainakin vuonna 2013 myynyt Lakupalanimistä jäätelöpuikkoa, jonka jäätelöosa on ulkomuodoltaan vastannut nyt kysymyksessä olevan Orklan tavaramerkin tarkoittamaa seitsensakaraista reiätöntä kuviota. Myös tuotteen tuotepakkauksessa on ollut kuva kyseisestä jäätelöpuikosta siten, että jäätelöstä näyttää haukatun osan pois.

Kyseisessä tuotepakkauksessa olevaa kuvaa on kuitenkin katsottava käytetyn pikemminkin niin sanottuna kuvituskuvana kuvaamaan itse tuotetta eikä niinkään tavaramerkinomaisesti. Asiassa ei ole myöskään esitetty mitään selvitystä siitä, että kohdeyleisö ymmärtäisi kyseisen jäätelöpuikon muodon viittaavan tavaramerkinomaisesti tiettyyn alkuperään. Edellä todetun perusteella ja ottaen lisäksi erityisesti huomioon, että kyseiset tuotteet eivät ole asiassa kysymyksessä olevan tavaramerkin kattamia makeisia, kyseistä jäätelöpuikkoa tai sen pakkausta ei voida ottaa huomioon arvioitaessa sitä, onko Orkla ollut vilpittömässä mielessä hakiessaan tavaramerkkinsä rekisteröintiä.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että Orkla olisi omassa liiketoiminnassaan käyttänyt kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä täysin vastaavaa merkkiä nyt kyseessä oleville tavaroille ennen kuin se on tehnyt tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen lokakuussa 2018.

Orklan vilpillisen mielen arvioinnissa voidaan kuitenkin sinänsä ottaa huomioon Orklan tavaramerkkinä numero 271655 (kuvio) rekisteröity reiällinen piparkakku- tai kukkakuvio ja sen käyttö ennen asiassa merkityksellistä ajankohtaa. Muilla tavaramerkeillä tai merkeillä, joita Orkla on esittänyt käyttäneensä ennen asiassa merkityksellistä ajankohtaa, ei sen sijaan voida edellä todetuin tavoin katsoa olevan sellaisenaan merkitystä arvioitaessa sitä, onko Orklalla ollut kaupalliseen logiikkaan perustuva hyväksyttävä syy rekisteröintihakemuksen tekemiselle.

Orkla on näiltä osin kuitenkin vedonnut asiassa vielä siihen, että sen edellä mainitut rekisteröidyt tavaramerkit muodostavat niin sanotun tavaramerkkiperheen tai -sarjan ja että tämän olisi katsottava osoittavan Orklan toiminnan kaupallista logiikkaa reiättömän kuvion hakemisessa tavaramerkiksi.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkit voivat joissain tapauksissa muodostaa yhteisten piirteidensä perusteella tavaramerkkiperheen tai tavaramerkkisarjan. Tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolon edellytyksenä on yhtäältä se, että tällaisen tavaramerkkiperheen tai -sarjan muodostavia tavaramerkkejä on riittävä määrä ja toisaalta se, että tällaiseen tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan kuuluvat aikaisemmat tavaramerkit ovat jo markkinoilla (ks. esim. tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, C-234/06 P, EU:C:2007:514, 64 ja 65 kohta).

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Orklan vetoamista neljästä tavaramerkistä kolmella ei ole merkitystä arvioitaessa Orklan vilpitöntä mieltä. Näin ollen ja lisäksi kun tavaramerkkiperheen tai -sarjan käsite liittyy sekaannusvaaran arviointiin, nyt esillä olevassa vilpillistä mieltä koskevassa asiassa ei ole tarpeen lausua siitä, muodostavatko Orklan vetoamat tavaramerkit tavaramerkkiperheen tai -sarjan.

5. Asian kokonaisarviointi ja johtopäätös

Edellä todetuin tavoin tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä koskeva arviointi on kokonaisarviointia, jossa tulee ottaa huomioon kaikki merkitykselliset tekijät.

Nyt esillä olevassa asiassa Orkla on hakenut tässä asiassa kysymyksessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä 8.10.2018 ja pian tämän jälkeen, 12.10.2018 lähettänyt Halvalle niin sanotun kieltokirjeen, jossa se on vaatinut Halvaa poistamaan Halvan käyttämän merkin tuotteistaan ja niiden pakkauksista sekä lopettamaan kyseisen merkin sisältävien tuotteiden ja pakkausten myynnin ja markkinoinnin. Kyseisessä kirjeessä on viitattu muun ohella puheena olevaan rekisteröintihakemukseen.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Orklan on täytynyt rekisteröintihakemusta tehdessään olla ollut tietoinen Halvan samoille tavaroille käyttämästä samankaltaisesta merkistä. Tämä tietoisuus ei kuitenkaan sellaisenaan merkitse, että Orkla olisi ollut tavaramerkin rekisteröintiä hakiessaan vilpillisessä mielessä.

Edellä todetuin tavoin myös rekisteröintihakemusta koskevien tapahtumien aikajärjestys ja tavaramerkin hakijan aikomus estää kolmatta jatkamasta sekaannusvaaran aiheuttavan merkin käyttöä ovat seikkoja, jotka on otettava huomioon tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä arvioitaessa. Orkla on hakenut tavaramerkkiään vain joitain viikkoja sen jälkeen, kun Halva on ottanut markkinoinnissaan käyttöön edellä esitetyn kuvion. Orkla on myös lähettänyt Halvalle edellä mainitun kieltokirjeen vain neljä päivää rekisteröintihakemuksen tekemisen jälkeen.

Myöskään kieltokirjeen lähettäminen Halvalle ei sellaisenaan osoita Orklan vilpillistä mieltä, koska tällaisten kirjeiden lähettämisen voidaan katsoa kuuluvan tavanomaiseen liiketoimintaan ja pyrkimyksiin suojata omia tavaramerkkioikeuksia. Kieltokirjeen osalta on lisäksi otettava huomioon, että Orkla ei ole kirjeessä vedonnut yksinomaan kyseessä olevaa tavaramerkkiä koskevaan rekisteröintihakemukseen vaan sen lisäksi myös muihin tavaramerkkeihinsä sekä Orklan edeltäjän ja Halvan väliseen aikaisempaan sovintosopimukseen, jonka sisällöstä ei kuitenkaan ole esitetty mitään selvitystä. Näistä seikoista huolimatta markkinaoikeus katsoo erityisesti tapahtumien aikajärjestyksen perusteella olevan selvää, että Halvan toiminta on merkittäviltä osin vaikuttanut siihen, että Orkla on päättänyt hakea tavaramerkin rekisteröintiä ja että Orklan hakemukseen on ainakin osittain vaikuttanut pyrkimys estää Halvaa jatkamasta vastaavan merkin käyttöä.

Halva ei ollut käyttänyt omaa merkkiään kuin lyhyen ajan ennen Orklan rekisteröintihakemuksen tekemistä. Halvan merkki ei näin ollen ole saanut Orklan rekisteröintihakemuksen tekohetkellä minkäänlaista oikeudellista suojaa, jota esillä olevassa asiassa tulisi erityisesti ottaa huomioon. Orklan ei voida myöskään katsoa rekisteröintihakemuksen tekemisellä perusteettomasti rajoittaneen kilpailijoidensa mahdollisuuksia valita omien lakritsimakeistensa ulkomuotoa. Toisaalta edellä todetuin tavoin Orkla ei myöskään itse ollut käyttänyt nyt kyseessä olevaa tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä rekisteröintihakemuksen tarkoittamille tavaroille ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä.

Tavaramerkin hakijan ei tarvitse hakemusta tehdessään eikä myöhemminkään hakemuksen käsittelyaikana ilmoittaa hakemansa tavaramerkin käyttöä, ja hakijalla on viisi vuotta aikaa ottaa tavaramerkki tosiasialliseen käyttöön tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti. Tästä huolimatta Orklan mahdollisen vilpillisen mielen arvioinnissa voidaan osaltaan ottaa huomioon myös se, ettei asiassa ole esitetty mitään selvitystä siitä, että Orkla olisi käyttänyt kyseessä olevaa tavaramerkkiä myöskään rekisteröintihakemuksen tekemisen tai merkin rekisteröinnin vuonna 2018 jälkeen, tai edes selvitystä tällaisen käytön valmistelusta.

Sinänsä Orklan aiemmin käyttämä tavaramerkin numero 271655 (kuvio) tarkoittama reiällinen kukkakuvio ja sen käyttö voidaan ottaa osaltaan huomioon arvioitaessa Orklan subjektiivista aikomusta sen nyt kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekohetkellä. Ottaen huomioon, että molemmat kyseiset tavaramerkit muodostuvat kuitenkin suhteellisen yksinkertaisista kuvioista, jotka voivat viitata myös tuotteen ulkomuotoon, markkinaoikeus toteaa, että mainitun aiemman tavaramerkin käyttö ei sellaisenaan osoita, että Orklalla olisi ollut sen väittämin tavoin Halvaa parempi oikeus nyt kysymyksessä olevaan reiättömään kukkakuvioon tai että Orklalla olisi ollut tavaramerkkirekisteröinnin hakemiselle hyväksyttävä syy.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitut seikat viittaavat siihen, että Orkla on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä Halvan väittämin tavoin pikemminkin Orklan aiempien tavaramerkkien suojan vahvistamiseksi kuin perustellusta kaupallisesta syystä. Oikeuskäytännössä todetuin tavoin tällaisen aikomuksen on katsottava osoittavan tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä, koska tavaramerkkiä ei tällöin käytetä sen tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin.

Asiaa kokonaisuutena arvioiden ja ottaen erityisesti huomioon Orklan tietoisuus Halvan aiemmin käyttämästä merkistä, Orklan tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevien tapahtumien aikajärjestys ja se, ettei Orklan voida katsoa näyttäneen mitään tavaramerkkioikeudellisesti hyväksyttävää syytä tavaramerkin erilliselle rekisteröimiselle, markkinaoikeus katsoo, että Orklan on katsottava tehneen tavaramerkin numero 273677 (kuvio) rekisteröintihakemuksen tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin esitöiden (HE 29/2018 vp s. 167) mukaan lähtökohtana on, että mikäli päätöksen tehnyt viranomainen tai muu julkinen osapuoli häviää asian, se velvoitetaan korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Sama koskee myös yksityisen asianosaisen velvollisuutta korvata muiden yksityisten asianosaisten oikeudenkäyntikuluja silloin, kun asiassa on monta asianosaista, joilla on vastakkaisia intressejä. Pykälän 2 momentin osalta mainituissa esitöissä (s. 167 ja 168) on todettu muun ohella, että momentissa luetellaan keskeiset arviointiperusteet, joita sovelletaan täydentävästi kaikissa 1 momentissa mainituissa tilanteissa. Muihinkin näkökohtiin on mahdollista kiinnittää huomiota arvioinnissa. Esitöiden mukaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevassa ratkaisussa on kysymys kuluvastuun kohtuullisuuden kokonaisarvioinnista ja esimerkiksi oikeusriidan luonne on yksi seikka, joka voidaan ottaa tässä arvioinnissa huomioon.

Ottaen huomioon asiassa annettu ratkaisu ja se, että Orklan on katsottu tehneen nyt kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä, olisi kohtuutonta, jos Halva joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Orkla on näin ollen velvoitettava korvaamaan Halvan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n korvaamaan Oy Halva Ab:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 18.10.2022 taltionumero H3032/2022.