Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 1.12.2021

Asian käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa

MS TRADEMARKS Sp. z o.o:n hakemus

MS TRADEMARKS Sp. z o.o. on 24.9.2019 tekemällään hakemuksella vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus määrää FK:n Suomessa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 706285 IQ (kuvio) osittain menetetyksi luokkien 18 ja 25 tavaroiden osalta tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi.

Kansainvälinen rekisteröinti on hyväksytty Suomen tavaramerkkirekisteriin yli viisi vuotta ennen menettämistä koskevan hakemuksen tekemistä. FK ei ole käyttänyt merkkiä tosiasiallisesti tavaroille, joita varten se on rekisteröity ja joihin MS TRADEMARKS Sp. z o.o:n hakemus on kohdistunut.

MS TRADEMARKS Sp. z o.o:lla on oikeudellinen intressi saada Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisu asiaan, koska se on 8.3.2018 hakenut EU-tavaramerkkiä iQ CROSS THE LINE (kuvio). Kyseistä EU-tavaramerkkihakemusta vastaan on tehty väite, joka on perustunut saksalaiseen kansalliseen tavaramerkkirekisteröintiin numero 39759262 IQ (kuvio), jonka haltija on FK. Kun MS TRADEMARKS Sp. z o.o. on hakenut kaikki EU-jäsenvaltiot kattavaa EU-tavaramerkkirekisteröintiä ja Suomessa on voimassa FK:n aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti numero 706285 IQ (kuvio), MS TRADEMARKS Sp. z o.o:lle aiheutuu haittaa kyseisestä kansainvälisestä rekisteröinnistä.

FK:n lausunto

FK on esittänyt, että New Yorker -yhtiöryhmä on käyttänyt hänen suostumuksellaan kansainvälistä rekisteröintiä numero 706285 IQ (kuvio) Suomessa elinkeinotoiminnassaan luokkien 18 ja 25 tavaroille hallinnollista menettämishakemusta edeltäneiden viiden vuoden aikana yhtäjaksoisesti. FK on esittänyt näyttönä kansainvälisen rekisteröinnin käyttämisestä valokuvia, tuotteiden suunnittelukaavoja, laskuja, todistuksia, kassakuitteja ja alennuskuponkeja.

MS TRADEMARKS Sp. z o.o:n lausunto

MS TRADEMARKS Sp. z o.o. on esittänyt, että toimitettu näennäisesti runsas ja samoja asiakirjoja sisältävä käyttönäyttö on hyvin yleispiirteistä eikä siitä käy ilmi, että kansainvälistä rekisteröintiä IQ (kuvio) olisi käytetty sen kattamille tavaroille luokissa 18 ja 25 Suomessa relevanttina ajanjaksona. Materiaalista ei käy riittävällä tavalla ilmi vaadittavat tiedot eli itse tavaramerkki, mille tavaroille sitä olisi käytetty sekä käytön paikka, aika ja laajuus. Monet asiakirjat osoittavat lisäksi ainoastaan mahdollista konsernin sisäistä käyttöä.

FK:n lausunto

FK on antanut lisälausunnon.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös

Patentti- ja rekisterihallitus on 1.12.2021 tekemällään päätöksellä määrännyt kansainvälisen rekisteröinnin numero 706285 IQ (kuvio) menetetyksi Suomessa luokkien 18 ja 25 tavaroiden osalta.

Päätöksen mukaan FK:n esittämästä kansainvälisen rekisteröinnin käyttämistä koskevasta näytöstä ei ole käynyt ilmi, että kansainvälistä rekisteröintiä olisi käytetty Suomessa relevanttina ajanjaksona luokkien 18 ja 25 tavaroiden osalta.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

FK on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi, toissijaisesti palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle menettämishakemuksen hylkäämiseksi sekä kolmassijaisesti kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen ja hylkää hakemuksen. Lisäksi FK on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan hänen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulunsa 14.758,52 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen. Vielä FK on pyytänyt, että asiassa järjestetään suullinen käsittely markkinaoikeudessa ja että markkinaoikeus pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisun käyttönäytön arvioinnin perusteista.

Perusteet

Valituksenalaisessa päätöksessä tehty kokonaisarvio Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetusta kansainvälisen rekisteröinnin numero 706285 IQ (kuvio) käyttönäytöstä on virheellinen.

Patentti- ja rekisterihallitus on arvioinut väärin sille toimitettujen suunnittelukaavojen merkitystä asiassa. Vaikka suunnittelukaava ei yksistään osoita, että tuotetta olisi valmistettu tai myyty Suomessa, tämä on havaittavissa yhdessä lähetysluetteloissa, laskuissa ja kassakuiteissa olevien tietojen perusteella.

Valituksenalainen päätös on virheellinen, kun siitä ilmenee, että käyttönäytöksi toimitetuissa laskuissa olisi tullut olla kuvia tuotteista tai mainittuna tuotteiden sisältämiä tavaramerkkejä. Osassa lähetysluetteloita, laskuja ja kassakuitteja esiintyy merkki IQ. Lisäksi valittajan teettämästä uudesta selvityksestä käy ilmi lähetysluetteloita, laskuja ja kassakuitteja, joissa kenkien yhteydessä esiintyy merkki IQ.

Valittajan Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamista todistuksista ja lausumista ilmenee, että suunnittelukaavoja on käytetty tavaroiden valmistamiseksi, kyseisiä tavaroita on tuotu ja myyty Suomeen New Yorker myymälöihin ja Suomessa sijaitsevat New Yorker -myymälät ovat myyneet kyseisiä tuotteita Suomessa aikavälillä 24.9.2014–24.9.2019. Kansainvälistä rekisteröintiä on tosiasiallisesti käytetty luokkien 18 ja 25 tavaroille kyseisenä aikavälinä.

Kansainvälinen rekisteröinti on esiintynyt myös myymälöiden jakamissa alennuskupongeissa. Merkitystä ei ole sillä, ettei kupongeissa ole ollut vaatteen tai jalkineen kuvaa, koska New Yorker -myymälöissä myydään vaatteita ja jalkineita.

Patentti- ja rekisterihallitus on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole järjestänyt asiassa suullista käsittelyä henkilötodistelun vastaanottamiseksi.

Samojen asianosaisten välisiä tavaramerkkiasioita on käsitelty myös Ruotsissa ja Saksassa, joissa käyttönäytön on katsottu olevan riittävää merkin IQ rekisteröinnin pysyttämiseksi voimassa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnot

Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä tai pyytää ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Valittajan Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamat valokuvat eivät ole olleet päivättyjä eikä niistä ole käynyt ilmi kuvauspaikkaa. Patentti- ja rekisterihallitukselle ei ole toimitettu yhtään kuvaa, joka osoittaisi, miten kansainvälistä rekisteröintiä on tosiasiallisesti käytetty luokkien 18 ja 25 tavaroiden yhteydessä Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetut suunnittelukaavat, laskut, myyntiluvut ja kirjalliset todistukset eivät osoita, miten merkkiä on käytetty myydyissä tuotteissa. Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettu muu näyttö on sinänsä ollut hyväksyttävää, mutta ilman yhtäkään hyväksyttävää kuvaa merkin tosiasiallisesta käytöstä tuotteissa sen ei ole katsottu osoittavan kansainvälisen rekisteröinnin käyttöä Suomessa. Myöskään valittajan vasta valituksessaan toimittama lisäaineisto ei osoita merkin käyttöä.

Tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö ei ole luonteeltaan sellaista, ettei sitä voisi esittää kirjallisesti. Patentti- ja rekisterihallituksen päätökset tehdään vallitsevan käytännön perusteella pelkästään kirjallisen menettelyn pohjalta. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole menetellyt asiassa virheellisesti, kun asiassa ei ole järjestetty tilaisuutta suullisen todistelun esittämiseen. Koska henkilötodistelu asiassa on esitetty kirjallisissa lausunnoissa, tarvetta suullisen käsittelyn järjestämiselle myöskään markkinaoikeudessa ei ole.

Ruotsissa ja Saksassa tehdyt päätökset eivät ole yhteneviä tai Suomea sitovia. Suomen vallitsevan käytännön perusteella, jos merkin todellisesta käytöstä relevanttina ajanjaksona ei ole selkeää todistusaineistoa, ei asiassa voida katsoa osoitetun tavaramerkin käyttöä.

Asiassa ei ole perusteita määrätä Patentti- ja rekisterihallitusta korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja.

MS TRADEMARKS Sp. z o.o:n vastaus

MS TRADEMARKS Sp. z o.o. on ilmoittanut, ettei se anna vastausta asiassa.

Valittajan lausuma

Patentti- ja rekisterihallituksen markkinaoikeudessa esittämän perusteella on todettavissa, että se on antanut ratkaisua tehtäessä painoarvoa vain valokuville. Valokuvien edellyttäminen kirjallisessa muodossa toimitettujen ja rekisteriviranomaiselle tarjottujen suullisten lausuntojen ohella ei perustu lakiin ja on myös kohtuutonta. Osa kansainvälisen rekisteröinnin käyttämisen näytöstä tässä tapauksessa on mahdollista esittää vain henkilötodistelun avulla. Joka tapauksessa valittajan toimittamat päiväämättömät ja ilman kuvauspaikkaa olevat valokuvat ovat yhdessä muun näytön kanssa riittäviä osoittamaan kansainvälisen rekisteröinnin tosiasiallista käyttöä.

Muut lausumat

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut lisälausuman.

FK on antanut lisälausuman. Oikeudenkäynnin aiheuttamia kustannuksia ei olisi aiheutunut, mikäli rekisteriviranomainen olisi toiminut siltä edellytettävällä huolellisuudelta, käynyt kaiken toimitetun todistusaineiston läpi oikein ja kuullut myös ehdotettuja todistajia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Tavaramerkin menettämistä voidaan tavaramerkkilain 53 §:ssä säädetyn mukaisesti vaatia paitsi kanteella tuomioistuimessa myös hakemuksella hallinnollisessa menettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa, mistä tässä asiassa on kysymys.

Tavaramerkkilain 57 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin menettämistä koskeva asia ratkaistaan hallinnollisessa menettelyssä hakemuksen ja sen johdosta annettujen lausuntojen perusteella.

Tavaramerkkilain 46 §:ssä säädetään tavaramerkin rekisteröinnin menettämisestä tosiasiallisen käytön puuttumisen perusteella.

Tavaramerkkilain 88 §:n 2 momentin mukaan kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, ellei tavaramerkkilain 9 luvussa (88–99 §) toisin säädetä.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 57 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen on järjestettävä suullinen käsittely, jos tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena tai yksityinen asianosainen sitä vaatii. Pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta huolimatta jättää suullisen käsittelyn järjestämättä, jos suullisen käsittelyn järjestäminen on muuten ilmeisen tarpeetonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi hyväksyä tai hylätä valituksen tai jättää sen tutkimatta kokonaan tai osittain. Päätöksessään tuomioistuin voi muun ohella palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi (3 kohta).

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu muun ohella perussopimuksen ja unionin toimielimen säädöksen tulkinnasta. Jos tällainen kysymys tulee esille jäsenvaltion tuomioistuimessa, tämä tuomioistuin voi, jos se katsoo, että kysymys on ratkaistava, jotta se voi antaa päätöksen, pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta ratkaisemaan sen.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on esillä olevassa menettämishakemusta koskevassa asiassa todistustaakka merkin tosiasiallisesta käytöstä.

Kysymyksessä oleva 21.8.1998 rekisteröity kansainvälinen rekisteröinti on seuraava kuviomerkki:

Kansainvälinen rekisteröinti numero 706285 IQ (kuvio)

Valittaja on esittänyt markkinaoikeudessa sellaista runsasta todistelua ja muuta selvitystä kansainvälisen rekisteröinnin käyttämisestä, joka ei ole ollut esillä asiaa Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltäessä. Uusi näyttö koostuu muun ohella kirjallisesta todistajanlausunnosta sekä kenkiä koskevista lähetysluetteloista, laskuista ja kassakuiteista. Todetun vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus ei ole voinut ottaa päätösharkinnassaan huomioon muun ohella sitä valittajan esittämää seikkaa, että asiassa esitettyjen lähetysluettelojen tuotekoodeja tulisi verrata esitettyjen suunnittelukaavojen ja kassakuittien sisältämiin tietoihin, ja sitä, mikä merkitys esitetyllä selvityksellä on arvioitaessa kansainvälisen rekisteröinnin tosiasiallista käyttämistä.

Ottaen huomioon asiassa esitetyn uuden näytön, joka ei ole ollut Patentti- ja rekisterihallituksen käytettävissä valituksenalaista päätöstä tehtäessä, markkinaoikeus palauttaa pääasian kaikilta osin sitä asiallisesti ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Kun otetaan huomioon edellä todetut seikat ja erityisesti pääasian lopputulos, suullisen käsittelyn järjestäminen markkinaoikeudessa on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 57 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesti ilmeisen tarpeetonta, eikä asiassa ole myöskään tullut pääasian lopputulokseen nähden esille tarvetta esittää ennakkoratkaisupyyntöä Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 98 §:n 3 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan, jos asia palautetaan viranomaiselle, kysymys siihenastisista kuluista ratkaistaan palauttavassa tuomioistuimessa.

Valittajan vasta markkinaoikeudessa esittämä uusi näyttö ja pääasian lopputulos huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Näin ollen valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää FK:n vaatimukset suullisen käsittelyn järjestämisestä markkinaoikeudessa ja ennakkoratkaisun pyytämisestä Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 1.12.2021 tekemän päätöksen ja palauttaa kansainvälisen rekisteröinnin numero 706285 IQ (kuvio) menettämistä Suomen osalta koskevan asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Markkinaoikeus hylkää FK:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Muilta osin tähän päätökseen ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan saa hakea muutosta.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Mirva Näsi ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.