MAO:64/15

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.12.2013 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

mobile.international GmbH on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin mobile.de rekisteröimiseksi.

Perusteet

Toisin kuin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, haettu merkki mobile.de on erottamiskykyinen. Haettu merkki ei liity tai kuvaa vakuutuspalveluita luokassa 36.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jo tavaramerkin vähäinenkin erottamiskyky riittää merkin rekisteröimiseen. Tavaramerkin erottamiskykyä tulee arvioida suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joille suojaa haetaan.

Sanalla mobile on useita merkityksiä, kuten matkapuhelin, liikkuva, karuselli. Lisäksi Amerikan yhdysvalloissa Alabaman ja Arizonan osavaltioissa on Mobile-niminen paikkakunta. Mainitun sanaan mobile liittyvän monimerkityksellisyyden on katsottava lisäävän sen erottamiskykyä. Lisäksi on huomattava, että haettu merkki koskee vakuutuspalveluita, joita hankkiessaan keskivertokuluttaja on korostetun tarkkaavainen.

Haetun merkin erottamiskykyä lisää siinä suoritettu kahden eri elementin yhdistäminen. Yhdistettyinä elementit "mobile" ja ".de" nauttivat korostettua erottamiskykyä. Tavaramerkin osa ".de" ei ole tavanomainen verkkotunnus Suomessa tai Suomeen kohdistuvissa palveluissa.

Haettuun merkkiin mobile.de ei myöskään kohdistu tarvetta vapaana pitämiselle. Haettu merkki on rekisteröity unioninlaajuisesti Euroopan unionin sisämarkkinoilla toimivassa yhdenmukaistamisvirastossa (tavaramerkit ja mallit).

Haettu merkki mobile.de on myös rekisteröity 13 muussa EU:n jäsenvaltiossa.

Haettu merkki mobile.de on joka tapauksessa tullut erottamiskykyiseksi käytön perusteella. Valittajan mobile.de -palvelu on EU:n suurin internetissä toimiva autokauppapaikka. Palvelu on myös hyvin tunnettu Suomessa, koska palvelussa on ollut keskimäärin noin 390.000 suomalaista vierailua kuukaudessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Haettu merkki mobile.de koostuu erottamiskyvyttömästä sanasta "mobile", joka ilmaisee, että kysymyksessä olevat palvelut ovat saatavilla matkapuhelimen välityksellä missä tahansa, tai että kysymyksessä ovat matkapuhelimia koskevat vakuutuspalvelut. Vaikka sanalla olisi useampi merkitys, tämä ei tee merkistä erottamiskykyistä sen tarkoittamille palveluille, mikäli jokin sanan merkitys on merkin tarkoittamia palveluita kuvaileva.

Patentti- ja rekisterihallituksen vakiintuneen käytännön mukaan merkki, joka muodostuu erottamiskyvyttömästä sanasta ja maatunnusta ilmaisevasta päätteestä, ei muodosta erottamiskykyistä kokonaisuutta, vaan merkki ymmärretään lähinnä internet-osoitteesksi, jossa hakijan palvelut ovat saatavilla. Keskivertokuluttajat tunnistavat todennäköisesti keskeisimpien Euroopan maiden maatunnukset, joihin Saksan virallinen maatunnus DE kuuluu. Maatunnus ".de" ilmaisee palveluiden maantieteellistä alkuperää, eikä sen lisääminen riitä tekemään haetusta merkistä erottamiskykyistä.

Muiden maiden rekisteriviranomaisten ratkaisujen perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä siitä, että haettu merkki olisi erottamiskykyinen Suomessa. Haettu merkki on voitu rekisteröidä toisissa maissa esimerkiksi käyttönäytön perusteella.

Verkkotunnuksen omistaminen ja palvelun tarjoaminen verkkotunnuksen sivuston välityksellä ei ole vakiintuneen käytännön mukaan tavaramerkin tavaramerkinomaista käyttöä. Valittaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että haettua merkkiä mobile.de olisi käytetty tässä maassa tavaramerkinomaisesti niin kauan ja laajalti, että haettu merkki olisi tullut käytön kautta erottamiskykyiseksi.

Valittajan lausuma

Valittajan haettua merkkiä mobile.de koskevassa hakemuksessa ei ole millään tavalla viitattu siihen, että palvelut luokassa 36: "Vakuutustoiminta, vakuutuksien järjestäminen," liittyisivät matkapuhelimiin tai että niitä tarjottaisiin matkapuhelinten välityksellä.

Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan harkittaessa tavaramerkin erottamiskykyä sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Keskivertokuluttaja ei voi pitää haettua merkkiä mobile.de kuvailevana.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko haettua merkkiä mobile.de pidettävä erottamiskykyisenä luokan 36 palveluille: "Vakuutustoiminta; vakuutuksien järjestäminen".

Sovellettavat oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Erottamiskyvyn arviointi

Haettu merkki mobile.de koostuu kahdesta osasta, sanasta "mobile" sekä Saksan kansallisesta verkkotunnuspäätteestä ".de". Merkkiä on haettu palveluille "Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat" luokassa 36.

Verkkotunnuksien geneerisiä ja kansallisia päätteitä, kuten päätettä ".de", voidaan käyttää tavaramerkeissä osana rekisteröityä tunnusta. Tällainen pääte ei kuitenkaan ole itsessään erottamiskykyinen, eikä se tee muutoin erottamiskyvyttömästä tunnuksesta erottamiskykyistä, koska pääte vain osoittaa internet-osoitteen. Näin ollen arvioitaessa haetun merkin mobile.de erottamiskyvyttömyyttä on merkitystä erityisesti annettava sanalle "mobile".

Haetun merkin kohderyhmänä ovat suomalaiset kuluttajat, joiden voidaan olettaa osaavan englannin kieltä varsin hyvin. Englannin kielessä sanan "mobile" voidaan ymmärtää tarkoittavan muun ohella liikkumista, liikkuvuutta tai siirtämistä. Sana voidaan ymmärtää myös viittaukseksi ajoneuvoihin, kuten autoihin ("automobile"). Kenties yleisimmin nykypäivänä sana "mobile" ymmärretään kuitenkin viittaukseksi matkapuhelimeen taikka matkapuhelinnumeroon.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, että rekisteröitäväksi haettu merkki mobile.de ei ole erottamiskykyinen luokan 36 palveluille "vakuutustoiminta; vakuutuksien järjestäminen", koska merkkikokonaisuus ilmaisee, että kysymyksessä ovat saksalaiset vakuutuspalvelut, jotka ovat saatavilla missä tahansa tai matkapuhelimen välityksellä, tai että kysymyksessä ovat matkapuhelimia koskevat vakuutuspalvelut.

Markkinaoikeus toteaa, että sana mobile tai merkkikokonaisuus mobile.de ei itsessään sisällä mitään viittausta siihen, että kyse olisi vakuutustoiminnasta tai vakuutuspalveluiden järjestämisestä. Haetun merkin ei voida myöskään muutoin katsoa ilmaisevan palveluiden lajia tai käyttötarkoitusta kysymyksessä olevien palveluiden osalta. Sitä voidaan pitää enintään suggestiivisena merkkinä, joka antaa ainoastaan vihjeen tavaramerkillä suojattavien palveluiden ominaisuuksista.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että haettu merkki mobile.de on tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokan 36 palveluille "vakuutustoiminta; vakuutuksien järjestäminen".

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 12.12.2013 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin mobile.de rekisteröimiseksi luokan 36 palveluille "vakuutustoiminta; vakuutuksien järjestäminen".

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Ari Wirén (eri mieltä) ja Tomi Rantasaari.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Markkinaoikeustuomari Wirén:

Sovellettavat oikeusohjeet

Erottamiskyvyn arviointi

Haettu merkki T201202956 mobile.de koostuu kahdesta osasta, sanasta "mobile" sekä Saksan kansallisesta verkkotunnuspäätteestä ".de". Merkkiä on haettu palveluluokkaan 36 "Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat" vakuutustoimintaa ja vakuutuksien järjestämistä koskeville palveluille.

Totean, että merkin sisältämä sana "mobile" on latinan kielen sanasta "mobilis" sittemmin useille eri kielille lainattu ja niissä muuttunut ilmaisu, joka tarkoittaa muun ohella liikkumista ja liikkuvuutta tai siirrettävyyttä. Englannin kielessä sanaa "mobile" käytetään muun muassa matkapuhelimen lyhenteenä.

Katson edellä kerrotuilla perusteilla, että haetun merkin osa "mobile" ilmaisee, että kysymys on luokkaan 36 kuuluvien palveluiden osalta vakuutuspalveluista, joita tarjotaan matkapuhelimien välityksin. Totean edelleen, että kaikilla vakuutuspalveluita tarjoavilla yrityksillä on oltava mahdollisuus käyttää omille vakuutuspalveluilleen sanottua yleisnimitystä "mobile" tai sitä vastaavia ilmaisuja kuten "mobil" sekä nyt että tulevaisuudessa. Katson sen vuoksi, että haetun merkin osa "mobile" ei ole omiaan erottamaan hakijayhtiön palveluita muiden vakuutuksia tarjoavien yritysten vastaavista palveluista.

Se, että sanalla "mobile" voi olla myös muita merkityksiä kuin matkapuhelin, ei käsitykseni mukaan anna aihetta arvioida toisin. Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (EU-tuomioistuimen tuomio asiassa SMHV v. Wrigley (DOUBLEMINT), ECLI:EU:C:2003:579, kohta 32).

Verkkotunnuksien geneerisiä ja kansallisia päätteitä, kuten päätettä .de, voidaan sinänsä käyttää tavaramerkeissä osana rekisteröityä tunnusta. Tällainen pääte ei kuitenkaan ole itsessään erottamiskykyinen, eikä se tee muutoin erottamiskyvyttömästä tunnuksesta erottamiskykyistä, koska pääte vain osoittaa haltijansa käytössä olevan Internet-osoitteen.

Kummatkin haetun merkin mobile.de osat ovat siten erottamiskyvyttömiä. Katson, että myöskään näistä osista toisiinsa liitettyinä ei muodostu sellaista yhdistelmää, joka olisi enemmän kuin osiensa summa ja joka antaisi kokonaisuutena arvioituna vaikutelman, joka eroaisi riittävästi pelkästä osien yhdistelmästä.

Edellä esitetty huomioon ottaen katson, että haettu merkki mobile.de ei ole erottamiskykyinen.

Erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella

Valittaja mobile.international GmbH -yhtiö on esittänyt markkinaoikeudelle selvitykseksi erottamiskyvyn saavuttamisesta Suomessa selvityksen siitä, minkä verran suomalaisten henkilöiden tekemiä Internet-hakuja yhtiön Internet-sivustolla on ollut kuukausittain, artikkelin Autoliiton Internet-sivustolta sekä kuvaruutukaappauksia valittajayhtiön Internet-sivustolta.

Totean, että markkinaoikeudelle esitetyn aineiston perusteella ei ole mahdollista tehdä päätelmiä siitä, että rekisteröitäväksi haettua merkkiä mobile.de olisi käytetty Suomessa esimerkiksi mainostamalla valittajayhtiön palveluita eikä asiassa ole muutoinkaan esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi mahdollista tehdä päätelmää siitä, että haettu merkki olisi tullut erottamiskykyiseksi Suomessa merkin käytön perusteella. Tämän vuoksi katson, ettei valittajan markkinaoikeudelle toimittama selvitys osoita myöskään kokonaisuutena arvioituna sitä, että tunnus mobile.de olisi tullut hakemuksen tekemishetkeen mennessä käytön perusteella tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskykyiseksi.

Johtopäätös

Edellä kerrotuilla perusteilla katson, ettei rekisteröitäväksi haettu merkki mobile.de ole erottamiskykyinen hakemuksessa tarkoitetuille palveluille "Vakuutustoiminta; vakuutuksien järjestäminen" luokassa 36, minkä vuoksi hylkään valituksen.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja Jussi Karttunen

PRH päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.