MAO:32/12
HAKEMUS
Vaatimukset
Prezzo Plc. on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää La prezzo Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla käyttämästä elinkeinotoiminnassaan tavaramerkkiä PREZZO, toiminimeä La prezzo Oy taikka muuta Prezzo Plc:n merkin ja tunnuksen PREZZO kanssa sekoitettavissa olevaa tunnusta. Lisäksi Prezzo Plc. on vaatinut, että La prezzo Oy velvoitetaan korvaamaan Prezzo Plc:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 12.400 eurolla korkoineen.
Perusteet
Vastaajayhtiö La prezzo Oy on rekisteröinyt toiminimensä ja ottanut elinkeinotoiminnassaan käyttöön tavaramerkin ja tunnuksen PREZZO tietoisena siitä, että hakijayhtiö Prezzo Plc. on noin kymmenen vuoden aikana käyttänyt samaa tunnusta Isossa-Britanniassa toimivien ravintoloidensa tunnuksena. Pitkäkestoisen ja laajan käytön myötä hakijayhtiön tavaramerkki PREZZO on tullut laajalti tunnetuksi erityisesti Isossa-Britanniassa. Vastaajayhtiö on pyrkinyt käyttämään hakijayhtiön mainetta ja brändin PREZZO goodwill-arvoa sopimattomasti hyväkseen jäljittelemällä tarkoitushakuisesti hakijayhtiön elinkeinotoiminnassaan vakiintuneita ja rekisteröityjä tunnuksia. Vastaajayhtiön toiminimen käyttö on ollut tavaramerkinomaista.
Hakijayhtiön tunnus PREZZO on vähintäänkin normaalin erottamiskyvyn omaava tavaramerkki. Hakija- ja vastaajayhtiöiden käyttämät foneettisesti identtiset ja visuaalisesti hyvin samankaltaiset tunnukset ovat omiaan aiheuttamaan sekaantumisvaaran, koska niitä käytetään täysin samalla alalla. Sekaantumisvaaraan on myös omiaan vaikuttamaan hakijayhtiön tunnettuus alan markkinoilla sekä vastaajayhtiön tietoisuus hakijayhtiön toiminnan laajuudesta ja maineesta. Edelleen ottaen huomioon hakijayhtiön toiminnan laajuus Isossa-Britanniassa, jossa käy vuosittain tuhansia suomalaisia, ja kun toisaalta Suomessa käy runsaasti brittiläisiä turisteja, sekaantumisvaara on olemassa.
Vastaajayhtiön todettu menettely on ollut vilpillistä. Vastaajayhtiön tietoisuus ja tahallisuus korostuu, kun otetaan huomioon se, että vastaajayhtiön lähipiiriin kuuluva henkilö on hakijayhtiön entinen työntekijä. Edelleen vastaajayhtiön vilpillistä mieltä osoittaa se, että vastaajayhtiö on käyttänyt elinkeinotoiminnassaan ®-tunnusta siitäkin huolimatta, että sillä ei ole rekisteröityä tavaramerkkiä. Tunnuksen käyttö luo olettaman siitä, että vastaajayhtiö on rekisteröinyt käyttämänsä PREZZO tavaramerkin, mikä siten heikentää hakijayhtiön tavaramerkkirekisteröinnin erottamiskykyä. Lisäksi vastaajayhtiön ruokalistalta löytyy samanniminen ruoka-annos kuin hakijayhtiön ruokalistalta.
Vastaajayhtiön toiminimen rekisteröinnin ja käyttöönoton taustalla on saattanut myös olla ajatus estää hakijayhtiön pääsy Suomen markkinoille nimellä PREZZO. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan hakijayhtiö ei voi rekisteröidä tavaramerkkiä PREZZO suomalaiseen tavaramerkkirekisteriin vastaajayhtiön toiminimestä johtuen.
Hakijayhtiön elinkeinotoiminnassaan käyttämän tunnuksen ja tavaramerkin kopioiminen on sen näkökulmasta sopimatonta menettelyä, erityisesti kun otetaan huomioon se, että hakijayhtiö on perustanut huomattavan suuren ja tunnetun ravintolaketjun, joka on lukuisten ravintolatoimipaikkojen johdosta tullut tutuksi myös suomalaisille turisteille.
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisen menettelyn arviointiin voidaan hakea johtoa muista laeista, kuten tavaramerkkilaista ja toiminimilaista sekä niiden soveltamiskäytännöstä.
VASTAUS
Vaatimukset
La prezzo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen. Kiellon määräämisen varalta La prezzo Oy on katsonut vaaditun uhkasakon määrältään ylimitoitetuksi ja vaatinut kiellon noudattamiselle kuuden kuukauden sopeutumisaikaa. Lisäksi La prezzo Oy on vaatinut, että Prezzo Plc. velvoitetaan korvaamaan La prezzo Oy:n arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 7.851,55 eurolla korkoineen.
Perusteet
Vastaajayhtiön toiminimi La prezzo Oy on rekisteröity ennen kuin hakijayhtiö Prezzo Plc. on hakenut yhteisön tavaramerkkien rekisteröintiä. Omaa toimialuetta laajempi yksinoikeus nimeen tai kuvioon saadaan rekisteröimällä se tavaramerkkinä. Prezzo Plc. on oman myöhästymisensä perusteella menettänyt mahdollisuuden estää tavaramerkkioikeuden perusteella La prezzo Oy:tä käyttämästä toiminnassaan kyseistä toiminimeä. Nyt Prezzo Plc. pyrkii samaan lopputulokseen esittämällä, että vastaajayhtiön menettely olisi elinkeinotoiminnassa sopimatonta.
Prezzo Plc:n toimialue on Iso-Britannia. La prezzo Oy puolestaan harjoittaa ravintolatoimintaa Espoon Leppävaarassa. Prezzo Plc:n ravintolat tai sen tavaramerkit eivät ole laajalti tunnettuja Isossa-Britanniassa eivätkä lainkaan tunnettuja Suomessa, joten vastaajayhtiö ei voi hyödyntää Prezzo Plc:n mainetta tai tunnettuutta eli goodwill-arvoa omia palveluitaan markkinoidessa. Vastaajayhtiön asiakkaat eivät ylipäätään voi saada sellaista käsitystä, että yhtiöiden välillä olisi yhteys. Pelkkä kahden maan välinen matkailu ei osoita, että Prezzo Plc. tai sen tuotemerkit olisivat Suomessa tunnettuja.
La prezzo Oy on ottanut käyttöön iskuosaltaan saman nimen kuin Prezzo Plc. tietoisena samannimisen ravintolan olemassaolosta ja vastaajayhtiö on ottanut tiettyjä vaikutteita Prezzo Plc:n ravintolakonseptista (italialainen ravintola). Tällainen menettely on kuitenkin erittäin tavanomaista italialaisten ravintoloiden kesken. Nimeä Prezzo käyttäviä ravintoloita on maailmalla useita, joten todettua nimeä ei voida yhdistää yksinomaan hakijayhtiöön.
La prezzo Oy:n käyttämä logo PREZZO RISTORANTE on täysin erilainen hakijayhtiön käyttämään logoon verrattuna. La prezzo Oy on luopunut käyttämästä ®-merkkiä logonsa yhteydessä. Hyvän tahdon eleenä vastaajayhtiö on myös poistanut eräät ravintolansa ulkopuolella ja ruokalistassa olleet merkinnät. Toimenpiteillä ei kuitenkaan ole asian oikeudellisen arvioinnin kannalta merkitystä.
La prezzo Oy:n tarkoituksena ei ole estää Prezzo Plc:n tuloa Suomen markkinoille. Hakijayhtiö ei ole laajentamassa toimintaansa Suomeen eikä vastaajayhtiö ole ollut tietoinen, että tällaista laajentamista olisi edes suunniteltu. La prezzo Oy on myös tarjoutunut myymään toiminimensä Prezzo Plc:lle sellaista korvausta vastaan, jolla voidaan kattaa ravintolan nimenvaihtamisesta aiheutuvat kustannukset.
La prezzo Oy ei ole syyllistynyt sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa eikä hakijayhtiön vaatiman kiellon määräämiselle siten ole perusteita. Hyväksi havaituista konsepteista vaikutteiden ottaminen ja jopa niiden suora kopiointi on ravintola-alalla kehitystä eteenpäin vievä eikä suinkaan haitallinen ilmiö.
TODISTELU
Kirjalliset todisteet
Prezzo Plc.
1. Yhteisön tavaramerkkirekisteriotteet 009068032 PREZZO ja 009087032 PREZZO (kuvio)
2. Tulosteita La prezzo Oy:n ravintolan internetsivuilta (tulostettu 16.1.2012)
La prezzo Oy
1. La prezzo Oy:n logo PREZZO RISTORANTE
2. Valokuva La prezzo Oy:n ravintolan sisätiloista sen internetsivuilta (osa hakijan kirjallista todistetta 2)
MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU
Perustelut
1. Asian riidaton tausta
Prezzo Plc. on Isossa-Britanniassa toimiva ja italialaiseen ruokaan erikoistunut ravintolaketju. Yritys on perustettu vuonna 2000, ja vuodesta 2002 se on toiminut nimellä Prezzo Plc. tunnuksenaan PREZZO. Yrityksellä on noin 160 ravintolaa ja noin 2.500 työntekijää. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2010 yli 48 miljoonaa puntaa. Ravintolaketjun kaikki toimipisteet käyttävät samantyyppistä sisustusta ja logoa.
Prezzo Plc. on kahden yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin nro 009068032 PREZZO ja nro 009087032 PREZZO (kuvio) haltija. Merkit ovat rekisteröity luokkaan 43 palveluille “Restaurant, catering and bar services; reservation services relating to the aforesaid”. Ensiksi mainitun merkin osalta hakemuksen jättämispäivä on ollut 29.4.2010 ja rekisteröintipäivä 8.11.2010 sekä jälkimmäisen merkin osalta vastaavat päivät 7.5.2010 ja 25.11.2010.
La prezzo Oy on rekisteröity Suomessa toiminimenä 7.12.2009 toimialanimikkeellä ”ravintola”. La prezzo Oy harjoittaa ravintolatoimintaa Espoon Leppävaarassa sijaitsevassa ravintolassa nimeltään PREZZO RISTORANTE. La prezzo Oy on verkkotunnuksen www.prezzo.fi haltija. Todettu verkkotunnus on vastaajayhtiön ravintolan käytössä.
Patentti- ja rekisterihallituksen 1.3.2011 suorittaman ennakkotutkimuksen mukaan hakijayhtiö ei voi rekisteröidä tavaramerkkiä PREZZO suomalaisen tavaramerkkirekisterin luokkaan 43 vastaajayhtiön rekisteröidystä toiminimestä johtuen.
SS on työskennellyt vastaajayhtiön palveluksessa ja ollut yhtiön osaomistaja 50 prosentin osuudella. Aiemmin syyskuusta 2004 vuoden 2009 loppuun saakka SS työskenteli hakijayhtiön palveluksessa. SS tai kukaan muukaan vastaajayhtiön edustaja ei ole loppuvuonna 2009 tiennyt, että hakijayhtiö olisi ollut aikeissa laajentaa toimintansa Suomeen.
La prezzo Oy:n mukaan se on ottanut käyttöönsä iskuosaltaan saman nimen kuin Prezzo Plc. tietoisena samannimisen ravintolan olemassaolosta. La prezzo Oy on myös ilmoittanut ottaneensa tiettyjä vaikutteita Prezzo Plc:n ravintolakonseptista, mikä menettelytapa on erittäin tavanomaista italialaisten ravintoloiden kesken.
2. Kysymyksenasettelu
Prezzo Plc. on käyttänyt Isossa-Britanniassa ravintolatoimintansa yhteydessä useita vuosia tunnusta PREZZO, mistä La prezzo Oy:n perustajataholla on ennen sen perustamista oltu tietoisia. Tämän jälkeen La prezzo Oy on saanut Suomessa rekistöröidyksi toiminimensä käytettäväksi niin ikään ravintolatoiminnassa, jolla alalla toiminimeä ja sen osaa ”prezzo”, muun ohessa logossa PREZZO RISTORANTE, on sittemmin myös tosiasiallisesti ryhdytty käyttämään.
Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys La prezzo Oy:n tunnustensa käyttöä koskevan menettelyn, siltä osin kuin niitä on käytetty markkinoinnissa, arvioinnista sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella.
3. Asian oikeudellinen arviointi
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.
Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella jo pelkkä tavaramerkin käyttö voi antaa suojaa sitä vastaan, joka on ollut tietoinen todetusta käytöstä. Oikeuskäytännössä (KHO 1971 A II 96) on katsottu, että vuoden 1995 lainsäädännöllisessä muutoksessa (1715/1995) sisällöllisesti muuttumattomana säilyneessä tavaramerkkilain puheena olevassa kohdassa tarkoitettuna käyttönä on pidetty myös ulkomailla tapahtunutta käyttöä. Todetun korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tavaramerkin rekisteröintiä kelloalan tuotteille koskeva hakemus on tullut hylätä, kun sveitsiläinen väitteen tehnyt yhtiö oli käyttänyt hakemuksessa tarkoitettua merkkiä ulkomailla kelloja varten ja kun hakija oli ollut tietoinen mainitusta käytöstä, eikä hakija ollut voinut luotettavasti selvittää käyttäneensä merkkiä ennen väitteentekijää.
Toiminimilaissa ei ole vastaavaa sääntelyä. Toiminimilain 10 §:n 4 kohdan esitöissä (HE 238/1978 vp s. 25–26) on tuotu esiin, että lainkohdalla suojataan nimenomaisesti rekisteröidyn tai vakiinnutetun toiminimen tai tavaramerkin haltijaa, mutta ei sitä, joka on ottanut toiminimen tai tavaramerkin käyttöönsä. Kuitenkin esitöistä ilmenevän mukaan toiminimen tai tavaramerkin käyttöön ottanut taho saa suojaa vilpillistä kilpailua eli sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa sääntelevän yleislausekkeen perusteella sitä vastaan, joka vilpillisessä mielessä eli tietoisena todetusta toiminimen tai tavaramerkin käyttöönotosta on myöhemmin saanut rekisteröidyksi käyttöönotettuihin tunnuksiin sekoitettavissa olevan toiminimen.
Teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen (SopS 43/1975) 10 bis artiklan 1 kohdan tehokkuusperiaatteesta johtuu, että elinkeinonharjoittajaa voidaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla kieltää käyttämästä myös rekisteröityä toiminimeä.
Edellä mainitut oikeuslähteet huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että käyttöönotetun tavaramerkin haltija voi saada suojaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen nojalla myöhempää toiminimen rekisteröintiä vastaan, mikäli toiminimi on rekisteröity vilpillisessä mielessä eli tietoisena tavaramerkin aikaisemmasta käytöstä, vaikka todettu käyttö olisi tapahtunut ainoastaan ulkomailla, ja mikäli vertailtavat tunnukset ovat sekoitettavissa toisiinsa.
Asiassa on riidatonta, että La prezzo Oy on ollut tietoinen Prezzo Plc:n tunnuksen aikaisemmasta käytöstä. Tietoisuus on perustunut siihen, että La prezzo Oy:ssä toiminut sen osaomistaja oli aikaisemmin työskennellyt Prezzo Plc:n palveluksessa.
Tavaramerkki PREZZO on omaperäinen luokan 43 kattamille palveluille, mitä arviota tukee edellä mainitut yhteisön tavaramerkkirekisteröinnit. Yhtäältä Prezzo Plc:n tunnus PREZZO ja toisaalta La prezzo Oy:n rekisteröity toiminimi ja sen osa ”prezzo”, joita käytetään samalla toimialalla, ovat myös sekoitettavissa toisiinsa. Sekoitettavuuden arvioinnin kannalta, kun otetaan huomioon La prezzo Oy:n vilpillinen menettely, on riittävää, että Prezzo Plc. voisi niin halutessaan ryhtyä käyttämään tunnustaan PREZZO samoilla markkinoilla La prezzo Oy:n kanssa.
Mainitut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että La prezzo Oy on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti, kun se on käyttänyt ravintolatoimintaansa markkinoidessaan toiminimensä La prezzo Oy osaa ”prezzo”.
4. Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 1–3 §:n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.
La prezzo Oy:n on edellä todettu menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti käyttäessään ravintolatoimintaansa markkinoidessaan toiminimensä La prezzo Oy osaa ”prezzo”. Todettu lainvastainen menettely on kiellettävä.
Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöissä (HE 114/1978 vp s. 17) todetulla tavalla kiellon tehokkuus edellyttää, ettei annettavaa kieltoa ole muotoiltu liian suppeasti. Kiellon on siten katettava paitsi toteutettu lainvastainen menettely myös vastaavanlaatuiset toimenpiteet. Mainitusta syystä kielto voidaan ulottaa kieltovaatimuksen mukaisesti myös toiminimen La prezzo Oy käyttöön ravintolatoiminnan markkinoinnissa.
Mainitut seikat huomioon ottaen kielto on muotoiltu jäljempänä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.
Määrättävässä kiellossa on kysymys markkinoinnin kieltämisestä. Riittävä sopeutumisaika tällaisen kiellon noudattamiselle käsillä olevassa asiassa on noin kuukausi. Kielto määrätään noudatettavaksi 15.3.2012 lukien.
Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka tekisivät uhkasakon määräämisen tarpeettomaksi. La prezzo Oy on paljoksunut vaaditun uhkasakon rahamäärää. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on ensisijaisesti otettava huomioon se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen. Tähän nähden uhkasakko on asetettava 30.000 euron määräisenä.
5. Oikeudenkäyntikulut
Eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 20 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisissa asioissa markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.
Prezzo Plc. on vaatinut La prezzo Oy:tä korvaamaan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulunsa 12.400 eurolla korkoineen. La prezzo Oy on kiistänyt Prezzo Plc. vaatimuksen vastapuolen kannalta asiaa arvioituna määrältään ylimitoitettuna siltä osin kuin se ylittää La prezzo Oy:n arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujen määrän 6.383,37 euroa.
La prezzo Oy on hävinnyt asian, joten se on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan Prezzo Plc:n oikeudenkäyntikulut.
Prezzo Plc:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvien kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen määrää arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että yleisesti ottaen hakijalle on omiaan aiheutumaan oikeudenkäynnistä enemmän työtä kuin vastaajalle. Tämä on ollut tilanne myös nyt käsillä olevassa asiassa. Toisaalta asian oikeudelliseen laatuun nähden Prezzo Plc:n asiamiehen oikeudenkäyntikululaskusta ilmenevää työmäärää on pidettävä ylimitoitettuna. Mainitut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus arvioi Prezzo Plc:n oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 8.000 euroa.
Päätöslauselma
Markkinaoikeus kieltää La prezzo Oy:tä 30.000 euron sakon uhalla käyttämästä ravintolatoimintaansa markkinoidessaan toiminimeään La prezzo Oy tai sen osaa ”prezzo”.
La prezzo Oy velvoitetaan suorittamaan Prezzo Plc:lle korvauksena oikeudenkäyntikuluista 8.000 euroa. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.
MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.
Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 11.4.2012.
Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Jaakko Ritvala sekä asiantuntijajäsen Taina Pihlajarinne.
LAINVOIMAISUUS
Lainvoimainen