MAO:135/20

Beslut som överklagas

Transport- och kommunikationsverkets beslut 6.3.2019 dnr 1039/522/2018 (bifogat)

Handläggning i marknadsdomstolen

Besvären

Yrkanden

Bluestep Holding AB har yrkat att marknadsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Transport- och kommunikationsverket för registrering av domännamnet bluestepfinans.fi på Bluestep Holding AB.

Grunder

Domännamnet bluestepfinans.fi liknar Bluestep Holding AB:s registrerade varumärken. Bluestep Holding AB är innehavare av EU-varumärke nr 9018896 BLUESTEP, som har sökts 12.4.2010 och registrerats 2.9.2010. Utöver det ovan nämnda ordmärket är Bluestep Holding AB innehavare av EU-varumärke nr 15116999 BLUESTEP BANK (figur), som har sökts 17.2.2016 och registrerats 16.9.2017. Svaranden har registrerat domännamnet bluestepfinans.fi 10.9.2016, vilket betyder att de båda ovan nämnda varumärkena åtnjuter tidsprioritetsskydd i förhållande till domännamnet bluestepfinans.fi.

I det överklagade beslutet har Transport- och kommunikationsverket inte beaktat ordmärket BLUESTEP utan endast ﬁgurmärket BLUESTEP BANK. Såsom Transport- och kommunikationsverket har konstaterat i sitt beslut, får ett ordmärke bättre skydd än ett figurativt varumärke i förhållande till domännamn. Eftersom domännamnet är härlett från de båda ovan nämnda EU-varumärkena ska dessa beaktas vid bedömningen av domännamnets lagenlighet.

Domännamnet bluestepfinans.fi innehåller som sådant namnet Bluestep Finans vilket är Bluestep Holding AB:s dotterbolags tidigare firma, som var i bruk vid tidpunkten för registreringen av domännamnet bluestepfinans.fi. Firman ändrades i oktober 2016 till Bluestep Bank AB. Eftersom bedömningen ska göras enligt den situation som rådde vid registreringstidpunkten, ska den tidigare firman beaktas.

Transport- och kommunikationsverket har i det överklagade beslutet konstaterat att varken Bluestep Holding AB eller Bluestep Finans AB har registrerats i Patent- och registerstyrelsens handelsregister, varför ﬁrmorna inte är skyddade i enlighet med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Den svenska ﬁrman Bluestep Finans AB är känd åtminstone i någon mån i den relevanta omsättningskretsen i Finland och svaranden måste ha varit medveten om det ifrågavarande bolaget. Eftersom både Finland och Sverige har tillträtt Pariskonventionen för industriellt rättsskydd ska den svenska ﬁrman Bluestep Finans AB skyddas i Finland på samma sätt som en ﬁnsk ﬁrma skyddas i Finland.

Svaranden har registrerat domännamnet bluestepfinans.fi i uppenbart vinnings- och skadesyfte.

Bluestep Holding AB är hela Bluestep-koncernens moderbolag. Bluestep-koncernen inledde sin verksamhet redan år 2005 och har för närvarande verksamhet i Sverige och Norge. Koncernbolaget Bluestep Bank AB är en av Sveriges växande banker och bolaget övervakas av den svenska Finansinspektionen. Bluestep Bank AB erbjuder konsumenter utöver bostadslån och personliga lån också depositionstjänster. Koncernens låneportfölj uppgick i slutet av år 2018 till ungefär 14 494 miljarder svenska kronor och depositionerna till ungefär 10 417 miljarder svenska kronor. I slutet av år 2018 hade Bluestep-koncernen cirka 253 anställda. Bruket av Bluestep-kännetecknet och kännetecken som är härledda från det har varit omfattande under Bluestep-koncernens hela affärsverksamhet.

Genom att inkludera bl.a. Bluestep Holding AB:s registrerade märken i domännamnet bluestepfinans.fi har svaranden strävat efter och strävar fortfarande efter att obehörigen dra nytta av det anseende och den välkändhet som Bluestep Holding AB:s skyddade namn och skyddade varumärken har.

Såsom det har understrukits i förarbetena till den lagstiftning som gäller domännamn betonas ansvaret hos den som ansöker om ett domännamn. Detta innebär att sökanden aktivt ska utreda att domännamnet inte kränker någon annans skyddade rättigheter.

Med beaktande av att Bluestep-koncernen har varit verksam i över ett decennium med inriktning särskilt på Sverige, har svaranden, som är bosatt i Sverige, sannolikt vid registreringen av domännamnet bluestepfinans.fi varit medveten dels om firman Bluestep Finans AB och dels om de ovan avsedda varumärkena.

I sitt yttrande till Transport- och kommunikationsverket 1.9.2018 har svaranden konstaterat bl.a. följande: "In my future I need those names for letting people have loans to descriptions of private accounts of energy" och "But for the right price I can release them to the other parts of this case!"

Registreringen har skett i vinningssyfte. Ytterligare bör beaktas att svaranden även har registrerat domännamnet bluestep.fi, vilket dock Transport- och kommunikationsverket med ett beslut 6.3.2019 har registrerat på Bluestep Holding AB.

Domännamnet bluestepfinans.fi kan försvåra utvidgandet av Bluestep Holding AB:s affärsverksamhet till Finland och utgör ett hinder för Bluestep Holding AB att registrera ett motsvarande domännamn. Att registreringen skett i skadesyfte framgår även av att webbplatsen som hör till domännamnet inte har något innehåll och av att svaranden har registrerat ﬂera domännamn med Bluestep Holding AB:s skyddade namn och märken.

Domännamnet bluestepfinans.fi kan dessutom förväxlas med Bluestep Holding AB:s ﬁgurmärke BLUESTEP BANK.

Transport- och kommunikationsverkets utlåtande

I besvären har inte anförts något sådant som skulle ge anledning till att upphäva det överklagade beslutet. Domännamnet bluestepﬁnans.ﬁ liknar Bluestep Holding AB:s skyddade varumärke, men domännamnet har inte registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Firman Bluestep Finans AB har inte funnits i Patent- och registerstyrelsens handelsregister vid den tidpunkt då domännamnet bluestepfinans.ﬁ registrerades. Ett icke registrerat namn eller varumärke kan utgöra en grund för avregistrering av domännamn endast om namnet eller märket obestridligt är etablerat. Detta ska vara så uppenbart att Transport- och kommunikationsverket utan vidare utredning kan konstatera att namnet eller varumärket är etablerat.

Det skyddade märkets välkändhet kan också beaktas då avsikten med registreringen av ett domännamn bedöms. De varumärken som Bluestep Holding AB hänvisat till har inte varit så välkända att svarandens uppenbara vinnings- eller skadesyfte vid tidpunkten för registreringen av domännamnet bluestepﬁnans.fi skulle ha visats.

Den som registrerar ett fi-domännamn har en skyldighet att i offentliga register kontrollera att domännamnet inte kränker någon annans skyddade namn eller märke. Ett fi-domännamn får inte kränka ett namn som är skyddat i Finland eller ett märke som är skyddat i Finland och inom EU. Enbart det att svaranden har varit medveten om Bluestep Holding AB:s dotterbolags tidigare firma visar inte svarandens uppenbara vinnings- eller skadesyfte. Enbart det att domännamnen bluestep.ﬁ och bluestepfinans.fi har registrerats vid samma tidpunkt påvisar inte att domännamnen har ansökts i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Användningen av ett domännamn för egen verksamhet är inte i sig lagstridigt och det är tillåtet att sälja ett domännamn. Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation förutsätter inte att domännamnet överhuvudtaget behöver användas eller att det behöver användas för ett visst syfte.

Såsom Bluestep Holding AB har framfört, kan domännamnet bluestepfinans.fi förväxlas med dess ﬁgurmärke BLUESTEP BANK. En risk för förväxling är ändå inte en grund för avregistrering.

Ett uppenbart vinnings- eller skadesyfte bedöms alltid från fall till fall och avgörandet baserar sig alltid på en helhetsbedömning. De utredningar och omständigheter som Bluestep Holding AB har framfört i sina besvär påvisar inte var för sig eller sammantaget att svaranden skulle ha haft en uppenbar avsikt att dra nytta av anseendet eller välkändheten hos Bluestep Holding AB:s skyddade märke eller att avsikten med registreringen skulle ha varit att skada bolaget.

Svarandens bemötande

Svaranden har yrkat att marknadsdomstolen avslår besvären och anfört bl.a. att domännamnet bluestepfinans.fi inte har registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Bluestep Holding AB:s utsaga

Svaranden har skaffat domännamnen bluestep.fi och bluestepfinans.fi för att i framtiden kunna erbjuda lån till privatpersoner. Detta är även en del av Bluestep Holding AB:s affärsverksamhet. Svaranden har således skaffat båda domännamnen för att bedriva likadan affärsverksamhet som Bluestep Holding AB.

Genom att registrera domännamnen bluestep.fi och bluestepfinans.fi har svarandens syfte varit att dra orättmätig nytta av anseendet och välkändheten hos Bluestep Holding AB:s skyddade namn och skyddade märken och således som ny aktör inom branschen främja sina egna tjänster. Då svarandens affärsverksamheter är likadana som Bluestep Holding AB:s är det möjligt att domännamnet bluestepfinans.fi kan förväxlas med det skyddade namnet Bluestep Finans AB och särskilt med de ovan nämnda skyddade varumärkena, vilket medför olägenhet för bolaget.

"Bluestep" är inte ett allmänt använt ord inom lånebranschen, och det har inte heller i övrigt någon trovärdig och vederbörlig koppling till svarandens verksamhet.

Dessutom har svaranden ﬂera gånger framfört att han är beredd att sälja domännamnet bluestepfinans.fi till Bluestep Holding AB. Svarandens syfte har således också varit att dra ekonomisk nytta.

Vid bedömningen av vinnings- och skadesyftet ska det också beaktas att svaranden i sitt bemötande till marknadsdomstolen har framfört att han äger ﬂera bluestep-domännamn.

Övriga skrivelser

Svaranden har lämnat in flera tilläggsskrivelser.

Marknadsdomstolens avgörande

Skäl

Bakgrund

I ärendet är det fråga om domännamnet blustepfinans.fi, som har registrerats på svaranden 10.9.2016.

Ändringssökanden Bluestep Holding AB har som grund för sina yrkanden hänvisat till att bolaget sedan tidigare är innehavare av EU-varumärket nr 15116999 BLUESTEP BANK (figur) och därtill även EU-varumärket nr 9018896 BLUESTEP. Bluestep Holding AB har även hänvisat till att vid tidpunkten för registreringen av domännamnet har dess dotterbolags firma varit Bluestep Finans AB.

Transport- och kommunikationsverket har i det överklagade beslutet förkastat Bluestep Holding AB:s krav på avregistrering av domännamnet och dess registrering på bolaget. Enligt beslutet är Bluestep Finans AB inte ett skyddat namn enligt tillämplig lag och domännamnet bluestepfinans.fi, som liknar EU-varumärke BLUESTEP BANK (figur) har inte registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte. Enligt beslutet har det således inte funnits förutsättningar för avregistrering av domännamnet i enlighet med 166 § (917/2014) 2 mom. lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Bluestep Holding AB har överklagat Transport- och kommunikationsverkets beslut till marknadsdomstolen och som grund för sina yrkanden hänvisat till ovan nämnda firma och EU-varumärken.

Rättsregler

Enligt 166 § (917/2014) 2 mom. 1 punkten lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation får ett domännamn vid registreringstidpunkten inte motsvara någon annans skyddade namn eller märke, om inte domännamnsanvändaren kan ge en godtagbar grund för registreringen av domännamnet.

Enligt 166 § (917/2014) 2 mom. 2 punkten lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation får ett domännamn vid registreringstidpunkten inte likna någon annans skyddade namn eller märke, om domännamnet registreras i uppenbart vinnings- eller skadesyfte.

Enligt 169 § (917/2014) 3 mom. lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation kan Kommunikationsverket, om innehavaren av en rättighet som avses i 166 § 2 mom. sagda lag begär att ett domännamn ska avregistreras, avregistrera ett domännamn som har registrerats i strid med lagens bestämmelser och avlägsna det ur fi-roten, eller registrera domännamnet på innehavaren av rättigheten.

Enligt 3 § 21 punkten lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation avses med ett skyddat namn och skyddat märke i ifrågavarande lag ett namn och märke som är infört i handels-, varumärkes-, förenings-, stiftelse- eller partiregistret eller en inarbetad ﬁrma, ett sekundärt kännetecken eller ett varumärke enligt ﬁrmalagen eller varumärkeslagen samt namnet på ett offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig förening samt på en främmande stats beskickning eller på ett organ i dem.

Marknadsdomstolens bedömning

Bluestep Holding AB har för det första grundat sina yrkanden på att dess dotterbolags firma har varit Bluestep Finans AB. Enligt den utredning som framlagts i ärendet har dotterbolagets firma ändrats till Bluestep Bank AB från och med 31.10.2016. Firman Bluestep Finans AB är inte längre i bruk och därmed inte ett namn som har införts i handelsregistret. Det har inte ens påståtts att firman skulle vara inarbetad eller ett sekundärt kännetecken i enlighet med firmalagen. Således är Bluestep Finans AB inte ett skyddat namn på det sätt som avses i 3 § 21 punkten lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Till följd av det som konstaterats ovan är det i ärendet inte nödvändigt att bedöma huruvida domännamnet bluestepfinans.fi vid registreringstidpunkten motsvarade en annans skyddade namn på det sätt som avses i 166 § (917/2014) 2 mom. 1 punkten lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

Bluestep Holding AB har därtill framfört att domännamnet bluestepfinans.fi vid registreringstidpunkten har liknat dess tidigare registrerade EU-varumärken nr 9018896 BLUESTEP och nr 15116999 BLUESTEP BANK (figur) och att domännamnet har registrerats i uppenbart vinnings- och skadesyfte.

I domännamnet bluestepfinans.fi ingår det registrerade varumärket BLUESTEP och den första orddelen i varumärket BLUESTEP BANK (figur). Marknadsdomstolen finner att domännamnet bluestepfinans.fi vid registreringstidpunkten har liknat dessa skyddade varumärken på det sätt som avses i 166 § (917/2014) 2 mom. 2 punkten lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

I ärendet ska således härnäst bedömas huruvida domännamnet har registrerats i uppenbart vinnings- eller skadesyfte. Marknadsdomstolen konstaterar att enbart faktisk vinning av ett domännamn inte är tillräckligt för att bevisa uppenbart vinningssyfte hos den som registrerar domännamnet. Bedömningen av huruvida den som registrerar domännamnet haft ett subjektivt syfte att få vinning av en annans skyddade namn eller märke baserar sig på en helhetsbedömning av förhållandena i varje enskilt fall. Vinningssyftet ska däremot inte anses förutsätta att en annans skyddade namn eller märke nödvändigtvis skulle åtnjuta särskilt anseende eller särskild välkändhet.

Det framgår ur förarbetena till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 221/2013 rd s. 164) att sökanden av ett domännamn aktivt ska utreda att det domännamn som ansökan gäller inte kränker någon annans skyddade rättigheter, såsom registrerade varumärken. Svaranden har således vid ansökan om domännamnet bluestepfinans.fi haft en skyldighet att aktivt utreda att det ansökta domännamnet inte kränker någon annans skyddade rättigheter.

Enligt den utredning som framlagts i ärendet är Bluestep Holding AB det svenska moderbolaget för Bluestep-koncernen, som har påbörjat sin verksamhet år 2005. Bluestep Holding AB är verksamt åtminstone i Sverige och Norge och dess affärsverksamhet inbegriper bl.a. erbjudande av lån till privatpersoner. Enligt den utredning som framlagts har koncernens låneportfölj i slutet av år 2018 varit ungefär 14 494 miljarder svenska kronor och koncernen har haft cirka 250 anställda.

Svaranden, som är en svensk privatperson, har i sitt yttrande till Transport- och kommunikationsverket 1.9.2018 uppgett att avsikten med att registrera domännamnet bluestepfinans.fi var att i framtiden använda domännamnet i affärsverksamhet till vilken hör att erbjuda lån till privatpersoner. Det är följaktligen fråga om liknande verksamhet som den som Bluestep-koncernen bedriver i bl.a. Sverige. I ärendet har inte framgått att ordkombinationen bluestep skulle ha någon betydelse som anknyter till bank- eller finansieringsverksamhet. Med beaktande av det ovan sagda och det som framförts om omfattningen av Bluestep-koncernens affärsverksamhet finner marknadsdomstolen att svaranden bör ha varit medveten om Bluestep Holding AB:s affärsverksamhet och dess skyddade märken. Denna slutsats stöds därtill av att det ovan nämnda dotterbolagets firma vid tidpunkten då domännamnet bluestepfinans.fi registrerades var Bluestep Finans AB och därtill av att svaranden samma dag även har ansökt om domännamnet bluestep.fi, som har motsvarat det skyddade märket BLUESTEP.

Då svaranden på ovannämnda grunder bör ha varit medveten om den affärsverksamhet som bedrivs av Bluestep Holding AB och om dess skyddade märken och då svaranden i enlighet med vad som ovan konstaterats själv uppgett att avsikten varit att använda domännamnet i liknande affärsverksamhet, finner marknadsdomstolen att domännamnet bluestepfinans.fi har registrerats i ett sådant uppenbart vinnings- eller skadesyfte som avses i 166 § (917/2014) 2 mom. lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Denna slutsats stöds även av att det enligt den utredning som framförts i ärendet inte finns något innehåll på webbplatsen bluestepfinans.fi.

På ovan nämnda grunder ska det överklagade beslutet upphävas och ärendet återförvisas till Transport- och kommunikationsverket för registrering av domännamnet bluestepfinans.fi på rättsinnehavaren Bluestep Holding AB.

Slutresultat

Marknadsdomstolen upphäver Transport- och kommunikationsverkets beslut 6.3.2019 (dnr 1039/522/2018) och återförvisar ärendet till Transport- och kommunikationsverket, som ska registrera domännamnet bluestepfinans.fi på Bluestep Holding AB.

Hur besvär anförs

Enligt 7 kap. 2 § 1 mom. lagen om rättegång i marknadsdomstolen får ändring i detta beslut sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. En besvärsanvisning finns som bilaga.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila och Riikka Innanen.

Traficom beslut pdf-form

Observera

Beslutet har överklagats. Den som vill veta om beslutet har vunnit laga kraft ska kontakta högsta förvaltningsdomstolen.