MAO:391/18

Puma SE > X

tavaramerkki – prosessuaalinen palautus – päätöksen perusteleminen

Diaarinumero: 2017/768
Antopäivä: 13.7.2018

ASIA Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 30.10.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Puma SE on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 30.10.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 268047 RUMA rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Rekisteröity tavaramerkki RUMA aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aikaisempaan tavaramerkkiin numero 102722 PUMA (kuvio) ja valittajan aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 12579728 PUMA (kuvio).

Rekisteröity tavaramerkki RUMA sekä edellä mainitut valittajan tavaramerkit kattavat identtiset tavarat luokissa 25 ja 28. Kyseisten merkkien kattamia tavaroita toimitetaan käyttäen samoja jakelukanavia ja niitä myydään samoissa myyntipaikoissa todennäköisesti vierekkäin.

Rekisteröity tavaramerkki RUMA on lisäksi 75 prosenttisesti identtinen edellä mainittujen valittajan tavaramerkkien kanssa. Vertailtavat merkit ovat samankaltaisia erityisesti ulkonäön osalta, sillä P- ja R-kirjainten ero on minimaalinen. Kun keskivertokuluttaja tarkastelee RUMA-merkin kattamia tavaroita tyypillisessä ostotilanteessa, on erittäin todennäköistä, että hän olettaa kyseisten tavaroiden olevan jollakin tavalla yhteydessä PUMA-tuotteisiin. Pienet erot vertailtavien merkkien välillä eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa.

Sanalla "puma" ei ole merkityssisältöä suomen kielessä, sillä keskivertokuluttaja erottaa sanan suomen kielen sanasta "puuma". Joka tapauksessa, sana "puuma" ei kuvaile niitä tavaroita tai viittaa niihin tavaroihin, joille kysymyksessä olevat valittajan tavaramerkit on rekisteröity. Mainittujen valittajan tavaramerkkien erottamiskyvyn astetta on siten pidettävä erittäin korkeana. On sanomattakin selvää, että valittajan tavaramerkit ovat erittäin tunnettuja relevantin kohderyhmän keskuudessa suhteessa tavaroihin, joille ne rekisteröity luokissa 25 ja 28. Näin ollen sekaannusvaaran riski on nyt vertailtavina olevien hyvin samankaltaisten merkkien välillä tavanomaista korkeampi.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

X:n vastaus

Rekisteröity tavaramerkki RUMA ei aiheuta sekaannusvaaraa tai mielleyhtymää kysymyksessä oleviin valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin. Lausuntavan ja merkityssisällön osalta vertailtavien merkkien välinen ero on huomattava. Sanan "ruma" merkityssisällön ymmärtää vain suomalainen, ja se aiheuttaa kaikilla suomalaisilla mielleyhtymän tähän merkityssisältöön.

Valittajan lausuma

Vaikka vertailtavina olevat merkit eroavat toisistaan hieman lausuntatavan osalta, kokonaisuutena arvioiden merkkien välille aiheutuu sekaannusvaara.

Rekisteröidyn tavaramerkin RUMA merkitykselle suomen kielessä ei ole annettavissa merkitystä asiassa. Sanan "ruma" voidaan katsoa kuvailevan merkin kattamien tavaroiden laatua, mikä osaltaan alentaa merkin jo ennestään alhaista erottamiskyvyn astetta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on X:n 19.8.2016 tekemästä hakemuksesta rekisteröinyt 22.11.2016 X:lle tavaramerkin RUMA tämän päätöksen liitteenä olevasta valituksenalaisesta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä ilmeneville tavaroille luokissa 25 ja 28.

Puma SE on 30.1.2017 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen edellä mainittua tavaramerkkirekisteröintiä vastaan. Puma SE on perustanut väitteensä 26.5.1986 tehdystä hakemuksesta 5.12.1988 rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 102722 PUMA (kuvio) sekä 6.2.2014 tehdystä hakemuksesta 30.6.2014 rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 12579728 PUMA (kuvio).

Tavaramerkki numero 102722 PUMA (kuvio) on rekisteröity muun ohella luokkiin 25 ja 28.

EU-tavaramerkki numero 12579728 PUMA (kuvio) on puolestaan rekisteröity muun ohella luokan 25 tavaroille "Vaatteet, jalkineet, päähineet" sekä luokan 28 tavaroille "Pelit, leikkikalut, voimistelu- ja urheiluvälineet, voimistelu- ja urheilutarvikkeet (luokassa 28); Hiihto- ja tennisurheiluvälineet; Sukset, suksisiteet, suksisauvat, suksien reunavahvikkeet, nousukarvat; Pallot, mukaan lukien urheilu- ja pelipallot, golfpallot, tennispallot; Käsipainot, Kuulat kuulantyöntöön, Kiekot, keihäät, voimistelukeilat, Urheiluvanteet; Säärisuojukset, Polvi-, kyynärpää- ja nilkkasuojat urheilutarkoituksiin; Urheilukäsineet (luokassa 28); Tennis-, kriketti-, golf-, maahockey-; Pöytätennis-, sulkapallo- ja squashmailat ja niiden osat, erityisesti kahvat, jänteet, kahva- ja lyijynauhat; Kannettavien tarvikkeiden mukaan sovitetut urheiluvälinekassit; Sovitetut kassit ja kotelot tennis-, pöytätennis-, sulkapallo-, squash-, kriketti-, golf- ja maahockeymailoille; Rullaluistimet ja luistimet, inline-rullaluistimet, pöytätennispöydät ja -verkot; Verkot urheilutarkoituksiin, maali- ja palloverkot; Läpinäkyvät lähtö- ja maalitekstit, lähtö- ja maalinauhat ja -peitteet urheilutilaisuuksiin, häikäisysuojat tenniskentille, tuomarintuolit".

Puma SE on perustanut edellä mainitun väitteensä siihen, että rekisteröity tavaramerkki RUMA aiheuttaa sekaannusvaaran yhtiön aikaisempaan tavaramerkkiin numero 102722 PUMA (kuvio) sekä yhtiön aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 12579728 PUMA (kuvio). Sanottuun liittyen Puma SE on muun ohella esittänyt, että tavaramerkki PUMA on yksi maailman tunnetuimmista tavaramerkeistä alallaan, minkä johdosta sen aikaisempia väitteen perusteeksi esitettyjä tavaramerkkejä on pidettävä erittäin erottamiskykyisinä. Lisäksi Puma SE on tekemänsä väitteen tueksi viitannut siihen, että rekisteröityä tavaramerkkiä RUMA on pidettävä erottamiskyvyltään heikkona.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Puma SE:n väitteen. Valituksenalaisessa päätöksessään Patentti- ja rekisterihallitus on todennut, että rekisteröity tavaramerkki RUMA on rekisteröity samoja ja samankaltaisia tavaroita varten luokissa 25 ja 28 kuin Puma SE:n aikaisempi tavaramerkki numero 102722 PUMA (kuvio) ja Puma SE:n aikaisempi EU-tavaramerkki numero 12579728 PUMA (kuvio). Päätöksessään Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin katsonut, ettei rekisteröity tavaramerkki RUMA kokonaisuutena arvioiden aiheuta sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää mainittuihin Puma SE:n aikaisempiin tavaramerkkeihin.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla, taikka mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena. Huomioon on tällöin otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (esim. tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 16 kohta sekä tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 18 kohta).

Edelleen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (esim. em. tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, 24 kohta; em. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, 18 kohta sekä em. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 20 kohta). Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen (esim. em. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 21 kohta).

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Asian arviointi

Edellä ilmenevällä tavalla asiassa on Patentti- ja rekisterihallituksessa ollut Puma SE:n tekemän väitteen johdosta ratkaistavana kysymys siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin RUMA ja Puma SE:n aikaisempien tavaramerkkien välillä sekaannusvaara.

Kuten edellä on selostettu, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Lisäksi edellä selostetulla tavalla oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään tavaroiden vertailun osalta todennut ainoastaan, että rekisteröity tavaramerkki RUMA on rekisteröity samoja ja samankaltaisia tavaroita varten luokissa 25 ja 28 kuin Puma SE:n aikaisempi tavaramerkki numero 102722 PUMA (kuvio) ja Puma SE:n aikaisempi EU-tavaramerkki numero 12579728 PUMA (kuvio).

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei sen sijaan ole merkkikohtaisesti otettu kantaa siihen, miltä osin vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samoja ja miltä osin vain samankaltaisia. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että valituksenalaisesta päätöksestä ei myöskään ilmene, mitä tavaroita Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut valittajan aikaisempien tavaramerkkien kattavan ottaen huomioon kysymyksen arviointiin liittyvä viimeaikainen oikeuskäytäntö (ks. esim. unionin tuomioistuimen tuomio 19.6.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361).

Edelleen valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei ole otettu kantaa Puma SE:n vetoamaan seikkaan siitä, että sen tavaramerkkiä PUMA on pidettävä yhtenä maailman tunnetuimmista tavaramerkeistä alallaan, minkä johdosta yhtiön aikaisempia väitteen perusteeksi esitettyjä tavaramerkkejä on pidettävä erittäin erottamiskykyisinä, eikä näin ollen myöskään siihen, mikä merkitys kyseiselle seikalle on annettava arvioitaessa sekaannusvaaraa vertailtavien merkkien välillä. Päätöksessä ei myöskään ole otettu kantaa siihen, mikä merkitys on annettava Puma SE:n viittaamalle seikalle siitä, että rekisteröityä tavaramerkkiä RUMA on pidettävä erottamiskyvyltään heikkona.

Ottaen huomioon, että Patentti- ja rekisterihallitus ei ole valituksenalaisessa päätöksessään lausunut edellä mainituista seikoista, markkinaoikeus palauttaa asian sitä asiallisesti lainkaan ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 30.10.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Päätöksen valituskelpoisuutta koskevan hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Kun asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle sitä asiallisesti lainkaan ratkaisematta, tähän päätökseen ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin perusteella hakea muutosta.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Riikka Innanen ja Jukka Koivusalo.

PRH:n päätös

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 27.7.2018