MAO:940/15
PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.12.2014 (liitteenä)
ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA
Valitus
Vaatimukset
Arla Foods amba on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle merkin IHANA rekisteröintiä varten.
Perusteet
Haettua merkkiä IHANA on käytetty hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tunnuksena niin kauan ja laajalti, että se on käytön kautta saavuttanut erottamiskyvyn hakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin nähden. Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään arvioinut sille toimitettua käyttönäyttöä perusteettoman tiukasti.
Haettuun merkkiin sisältyvä sana "ihana" on tosin yleiskielen sana, jota on käytetty erilaisten ruokatuotteiden yhteydessä sanan yleiskielisessä merkityksessä osana eri osista muodostuvaa kokonaisuutta. Kuitenkaan kukaan muu kuin valittajayhtiö ei ole käyttänyt tavaramerkkinä sanaa "ihana" sellaisenaan. Haetussa merkissä, joka muodostuu yksinomaan sanasta "ihana", on näin ollen yllätyksellisyyttä, joka tuo merkkiin tietynlaista omaperäisyyttä.
Haetulla merkillä IHANA varustetut jugurtit on tuotu markkinoille vuonna 2010. Tuotelanseerauksen yhteydessä toteutetun laajan markkinointikampanjan johdosta haettu merkki IHANA on tullut nopeasti kohderyhmän tietoisuuteen. Merkkiä IHANA haettaessa oli sillä varustettuja jugurtteja myyty ja markkinoitu näyttävästi joka puolella Suomea jo neljän vuoden ajan. Haettu merkki IHANA on ollut keskeisessä asemassa mainitulla ajanjaksolla toistuvasti toteutetuissa laajoissa ja monipuolisissa valtakunnanlaajuisissa markkinointikampanjoissa.
Markkinointiin on tältä osin sisältynyt muun ohella paljon televisiomainontaa, ja suosittujen televisio-ohjelmien yhteydessä esitetyt mainokset ovat tehneet merkin hyvin tunnetuksi kohderyhmän keskuudessa. Kysymyksessä olevien tuotteiden kohderyhmä on tavoitettu hyvin myös radiomainonnan avulla. Markkinointia on suoritettu myös jalkautumalla kaupunkien keskustoihin sekä työpaikoille. Sanotunlaiset poikkeukselliset kampanjat, joissa kohderyhmä on päässyt kokeilemaan tuotetta, ovat tehneet merkillä IHANA varustetut tuotteet hyvin tunnetuksi kohderyhmän keskuudessa.
Myös haetun merkin IHANA tunnettuutta koskeva tutkimus osoittaa, että kohderyhmä mieltää sen kaupallisen alkuperän osoittavaksi erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi. Tutkimuksen mukaan haetun merkin IHANA kokonaistunnettuus on merkkiä haettaessa ollut noin 90 prosenttia.
Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto
Patentti- ja rekisterihallitus on todennut, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Valitukseen ei ole liitetty lisänäyttöä merkin käytöstä.
Valittajan esittämässä tunnettuustutkimuksessa on esiintynyt merkkikokonaisuus, jossa on ylimmäisenä värillinen Arla-tavaramerkki, sen alapuolella värillinen INGMAN-tavaramerkki ja alimmaisena punaisella värillä kirjoitettu sana "ihana". Tutkimuksesta on saanut käsityksen, että suurin osa haetun merkin tunnettuudesta on autettua tunnettuutta ja että tutkimukseen osallistuneille henkilöille esitettynä merkkinä on ollut edellä mainittu kuviomerkkikokonaisuus, ei sana "ihana" sellaisenaan.
Valittajan lausuma
Valittaja on esittänyt muun ohella, että käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn arviointi on kokonaisharkintaa, jossa tulee ottaa huomioon käytön kesto ja intensiivisyys. Tavaramerkkien rekisteröintiä koskevassa ratkaisukäytännössä on lukuisia tapauksia, joissa pitkään jatkuneen käytön ja merkin käytön markkinoinnissa näkyvällä tavalla on jo sellaisenaan katsottu osoittavan saavutettua erottamiskykyä ilman, että tunnettuutta olisi todistettu minkäänlaisella tutkimuksella. Valittajan toimittama käytön kestoa, laajuutta ja tapaa osoittava muu näyttö on tunnettuustutkimuksesta riippumattakin riittävää osoittamaan, että haettu merkki IHANA on tullut erottamiskykyiseksi. Mikäli tunnettuustutkimuksen arviointia kuitenkin tarvitaan muun näytön tueksi, arvioinnissa on otettava huomioon myös kyseisessä tutkimuksessa todettu niin sanottu autettu tunnettuus.
Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään noudattanut tavanomaisesta käytännöstään poikkeavaa tiukempaa linjaa. Patentti- ja rekisterihallitus on esimerkiksi hiljattain rekisteröinyt tietyntyyppistä maitovalmistetta kuvailevasta yleissanasta "SKYR" muodostuvan tavaramerkin, jonka katsottiin tulleen erottamiskykyiseksi yksinomaan autettua tunnettuutta mittaavien tutkimusten perusteella.
Sillä, että haetun merkin IHANA läheisyydessä on sitä käytettäessä esiintynyt myös tuotteiden valmistajan kuviotavaramerkki ARLA INGMAN, ei ole arvioinnissa merkitystä. Erityisesti elintarvikkeiden osalta on tavanomaista, että sekä mainonnassa että tuotepakkauksissa esiintyy tuotteen oman tavaramerkin lisäksi myös valmistajan tavaramerkki. Kohderyhmä on ymmärtänyt kysymyksessä olevien tuotteiden osalta, että ARLA INGMAN on valmistajan osoittava tavaramerkki, kun taas haettu merkki IHANA on kysymyksessä olevan tuoteperheen tavaramerkki.
MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU
Perustelut
Oikeudelliset lähtökohdat
Valituksessa ei ole riitautettu sitä, että haettu merkki IHANA on valituksenalaisessa päätöksessä todetuin tavoin lähtökohtaisesti erottamiskyvytön hakemuksessa tarkoitettuihin luokan 29 tavaroihin "jugurtti; rahka" nähden.
Asiassa on valituksessa esitetyn johdosta kysymys siitä, onko haettua merkkiä IHANA käytetty niin pitkäaikaisesti ja laajalti, että siitä on käytön perusteella rekisteröintiä 9.5.2014 haettaessa tullut tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen luokan 29 tavaroille "jugurtti; rahka".
Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.
Käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn arviointi
Valittaja on esittänyt, että haettu merkki IHANA on tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi. Valittaja on viitannut tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamaansa näyttöön, joka on sisältänyt yhteenvedon IHANA-mainonnasta, televisiomainontanäytteen sekä otteen 28.5.2014 päivätystä jugurtti-, viili- ja rahkatuotteiden tuotemerkkien tunnettuutta koskevasta raportista Suomen osalta.
Tavaramerkin on Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännössä katsottu tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi, mikäli asiaomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi (esimerkiksi tuomio Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 52 kohta).
Edellä mainittu tunnistaminen ja näin ollen erottamiskyvyn saavuttaminen voi tapahtua myös sen seurauksena, että tavaramerkkiä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa edellyttäen, että kohderyhmässä tiedetään hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (tuomio Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 26–27 ja 30 kohta).
Käyttöön perustuvaa erottamiskykyä koskevassa kokonaisarvioinnissa voidaan ottaa huomioon muun ohella kysymyksessä olevalla tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot sekä mielipidetutkimukset (ks. tuomio Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, 49 ja 51 kohta; tuomio Nestlé, EU:C:2005:432, 31 kohta sekä tuomio Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 41 ja 48 kohta).
Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetty yhteenveto IHANA-mainonnasta kuvaa kysymyksessä olevien jugurttituotteiden markkinointia keväästä 2010 vuoden 2013 lopulle saakka. Yhteenvedosta käy ilmi, että sanotulla ajanjaksolla puheena olevia jugurttituotteita on aktiivisesti markkinoitu siten, että muun ohella televisio-, internet-, radio- sekä julistemainonnassa on esiintynyt sana "ihana" ja että esimerkiksi kuluttajille on järjestetty tuotteiden maistatusta muun ohella työpaikkojen lähistöllä ja työpaikoilla sekä kauppakeskuksissa ja messuilla.
Kaikessa yhteenvedossa kuvatussa markkinointimateriaalissa sanaa "ihana" on käytetty läheisessä yhteydessä tavaramerkkien ARLA ja INGMAN kanssa. Tuotepakkauksissa sanaa "ihana" on käytetty esimerkiksi muodossa "vanilja ihana jugurtti" ja "mansikka-raparperi ihana jugurtti" siten, että sana "ihana" on kirjoitettu muuta tekstiä suuremmalla kirjasinkoolla. Suurimmassa osassa yhteenvedossa kuvattua markkinointia sana "ihana" on esiintynyt mainoslauseiden yhtenä osana, kuten esimerkiksi "uudet ihana jugurtit", "Tutustu samettisen pehmeään Arla Ingman Ihanaan", "Valitse ihana suosikkimakusi", "Olisiko aika pitää ihana tauko" sekä "Löydät Ihana-jugurtit kaupan kylmähyllystä". Osassa markkinointimateriaalia sana "ihana" on esiintynyt myös sellaisenaan, kuitenkin yhdessä tavaramerkkien ARLA ja INGMAN kanssa esitettynä.
Valittajan esittämään, edellä mainittuun tuotemerkkien tunnettuutta koskevaan raporttiin sisältyvästä diagrammista voidaan päätellä, että raportin mukaan niin sanottu kokonaistunnettuus tunnuksen "Arla Ingman Ihana" osalta on ollut 89 prosenttia, mistä valtaosa, 83 prosenttia, on ollut niin sanottua autettua tunnettuutta.
Edellä viitatusta yhteenvedosta ilmenevien markkinointitoimien perusteella on pääteltävissä, että kysymyksessä olevia jugurttituotteita on markkinoitu muun ohessa sanaa "ihana" käyttäen aktiivisesti ja että niiden markkinointiin on tehty merkittävinä pidettäviä panostuksia tuotteiden lanseeraamisesta lukien. Haetun merkin IHANA käyttöä keväästä 2010 tavaramerkin hakemispäivään 9.5.2014 saakka ei kuitenkaan ole pidettävä esitetyn näytön perusteella kestoltaan ja laajuudeltaan sellaisena, että merkki olisi saavuttanut rekisteröinnin edellytyksenä olevan erottamiskyvyn.
Tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi myös yhdessä toisen tavaramerkin kanssa tapahtuneen käytön perusteella. Erottamiskyvyn saavuttamisen on kuitenkin tällöin katsottava edellyttävän, että merkki tunnistettaisiin kysymyksessä olevien tuotteiden tavaramerkiksi myös silloin, kun se esiintyy ilman toista, esimerkiksi sen haltijaan viittaavaa tavaramerkkiä.
Asiassa mainonnasta esitetty näyttö koskee yksinomaan haetun merkin IHANA käyttöä yhdessä tavaramerkkien ARLA ja INGMAN kanssa. Myöskään tavaramerkkien tunnettuutta koskeva raportti ei ole esitetyn selvityksen perusteella koskenut haetun merkin IHANA tunnettuutta sellaisenaan vaan tunnuksen "Arla Ingman Ihana" tunnettuutta.
Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole pääteltävissä, että haettu merkki IHANA, jota vastaavaa sanaa "ihana" tavanomaisessa kielenkäytössä voidaan käyttää ja monet käyttävätkin kuvailemaan myönteisesti elintarvikkeita tai niiden positiivisia ominaisuuksia, olisi saavuttanut jugurtin ja rahkan tavaramerkkinä rekisteröinnin edellytyksenä olevan itsenäisen erottamiskyvyn.
Johtopäätös
Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröitäväksi haettu merkki IHANA ole rekisteröintihakemuksen tekemishetkeen mennessä tullut käytön perusteella tavaramerkkilain 13 §:n tarkoittamalla tavalla erottamiskykyiseksi luokan 29 tavaroille "jugurtti; rahka". Valitus on näin ollen hylättävä.
Lopputulos
Markkinaoikeus hylkää valituksen.
MUUTOKSENHAKU
Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.
Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Sanna Holkeri.
HUOMAA
Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.