MAO:844/15

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Viestintäviraston päätös 3.1.2014 dnro 1007/522/2013 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

The Absolut Company AB (jäljempänä myös Absolut) on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Viestintävirastoon verkkotunnuksen club-malibu.fi peruuttamista varten ja siirtämiseksi Absolutille.

Perusteet

Malibu on maailman myydyn kookoksella maustettu rommilikööri, jota markkinoidaan yli 150 maassa. Malibu on Suomessa ja kansainvälisesti tunnettu merkki. Merkittävä osa suomalaisesta alkoholijuomien kohderyhmästä on tutustunut Malibu-merkkiin ja tunnistaa sen Absolutin erityiseksi tunnukseksi.

Absolut vastaa maailmanlaajuisesti Malibu-liköörin tuotannosta, kehityksestä ja strategisesta markkinoinnista ja on sekä kansallisen että yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin MALIBU haltija.

Nyt kysymyksessä olevan verkkotunnuksen käyttäjä Valkyria Turku Oy (jäljempänä Valkyria) ylläpitää Turussa "Club Malibu" -nimistä herrasmiesklubia, jonka palveluiden markkinoimiseen verkkotunnusta käytetään. Viestintäviraston mukaan verkkotunnus on myönnetty 24.8.2007 Intertrud Oy:lle (jäljempänä Intertrud), joka antamiensa tietojen mukaan omistaa Valkyrian harjoittaman liiketoiminnan.

Kaupparekisterimerkintöjen mukaan Intertrudin toimialaan kuuluu muun muassa alkoholijuomien maahantuonti, myynti, vienti ja agentuuritoiminta ja Valkyrian toimialaan kuuluu muun muassa ravitsemisliikkeen harjoittaminen.

Absolut on hakemuksessaan vaatinut Viestintävirastoa peruuttamaan verkkotunnuksen club-malibu.fi verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella ja siirtämään verkkotunnuksen Absolutille. Valituksenalaisessa päätöksessä on oikein katsottu, että verkkotunnusta club-malibu.fi voidaan pitää verkkotunnuslaissa tarkoitettuna merkin Malibu johdannaisena. Näin ollen verkkotunnus on peruutettavissa edellä todetun lainkohdan perusteella.

Arvioidessaan Intertrudin osalta edellä mainitussa lainkohdassa edellytettyä hyötymistarkoitusta Viestintävirasto on kuitenkin virheellisesti jättänyt ottamatta huomioon Malibu-tavaramerkin nauttiman poikkeuksellisen vahvan suojan laajalti tunnettuna tavaramerkkinä sekä sen, että "club"-liite luo Malibu-tavaramerkkiin kaupallisen mielleyhtymän. Huomioon ei ole otettu myöskään sitä, että Intertrudin toimialaan kuuluu muun muassa alkoholijuomien maahantuonti, myynti, vienti ja agentuuritoiminta ja että Valkyrian toimialana on muun muassa ravitsemisliikkeen harjoittaminen. Tästä johtuen rekisteriviranomainen on päätynyt virheelliseen lopputulokseen sen suhteen, onko verkkotunnusta haettu ilmeisessä hyötymistarkoituksessa.

Hyötymistarkoitus konkretisoituu tyypillisesti verkkotunnuksen haltijan tavoitteena hyötyä toisen suojatun merkin maineesta tai tunnettuudesta, esimerkiksi edistämällä palvelujensa myyntiä. Toisen tunnusmerkin tunnettuisuuden asteen tulee vaikuttaa verkkotunnuksen haltijan motiivien arviointiin.

Intertrud ei ole herrasmiesklubin ja anniskeluluvan haltijana voinut olla ennen verkkotunnuksen myöntämistä tietämättä Absolutin vuosina 2006 ja 2007 järjestämistä näyttävistä sponsoroiduista Malibu-tapahtumista ravintoloissa ympäri Suomea sekä radio-, televisio- ja lehtikampanjoista. Valkyria myy ja tarjoaa yökerho- ja striptease-palveluiden rinnalla samassa osoitteessa mietoja ja väkeviä alkoholituotteita ja toimii siten alkoholijuomien jälleenmyyjänä Suomessa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tavaramerkkiä läheisesti muistuttavan verkkotunnuksen käyttäminen tavaramerkillä identifioitujen tavaroiden jälleenmyyntiä varten merkitsee ilmeistä hyötymis- ja vahingoittamistarkoitusta.

Intertrudilla ei ole rekisteröityä toiminimeä, tavaramerkkiä tai niihin rinnastettavaa oikeutta nimeen club-malibu.fi. Näin ollen sillä ei voi myöskään olla verkkotunnuslain tarkoittamin tavoin hyväksyttävää perustetta puheena olevalle verkkotunnukselle.

Viestintäviraston lausunto

Valittajan vaatimusten hyväksymiselle ei ole perusteita.

Verkkotunnus club.malibu.fi on tämän valitusasian vireille tulon jälkeen 2.3.2014 siirretty Intertrudilta Valkyrialle, joka ei ole ollut verkkotunnuksen haltija peruutusvaatimuksen käsittelyaikana. Valituksenalainen päätös on pantu täytäntöön ja verkkotunnus, joka ei siis ole ollut jäädytettynä 2.3.2014, on siten ollut haltijansa vapaasti siirrettävissä. Verkkotunnuksen siirto on tapahtunut verkkotunnuslain mukaisesti.

Valituksenalaisen päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen osalta Viestintävirasto on viitannut mainittuun päätökseen ja sen perusteisiin. Verkkotunnuksen peruuttamiskynnys on verkkotunnuslaissa haluttu pitää korkeana. Viestintävirasto on arvioinut hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta kokonaisuutena. Mikään yksittäinen seikka tai tällaiset seikat yhdessäkään eivät välttämättä ole riittävä osoitus hyötymis- tai vahingoittamiskynnyksen ylittymisestä.

Verkkotunnuksen haltijan hyväksyttävän perusteen olemassaoloa arvioidaan samanaikaisesti väitetyn ilmeisen hyötymis- ja vahingoittamistarkoituksen kanssa. Hyväksyttävä peruste voi olla muukin kuin rekisteröinnillä vahvistettu toiminimi- tai tavaramerkkioikeus kyseiseen tunnukseen.

Intertrud Oy:n vastaus

Vaatimukset

Intertrud Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai hylkää sen.

Perusteet

Verkkotunnus club-malibu.fi on 2.3.2014 siirretty Valkyrialle. Intertrudilla ei ole enää intressiä asiassa eikä verkkotunnuksen rekisterimerkintään perustuvaa asianosaisasemaa asiassa. Näin ollen markkinaoikeus ei voi tutkia valitusta. Valkyria yhtyy kuitenkin siihen, mitä jäljempänä on pääasian osalta lausuttu.

Verkkotunnusta ei ole hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Verkkotunnuksella tai klubin nimellä ei ole ollut tarkoitus viitata Malibu-likööriin vaan Kaliforniassa sijaitsevaan Malibun kaupunkiin, joka on tunnettu uimarannoista ja kalliista elämäntyylistä. Nimellä Malibu on haluttu luoda mielikuva tasokkaasta herrasmiesklubista. Nimeä on perinteisesti käytetty monien tuotteiden markkinoinnissa.

Club Malibu on eroottinen baari, jonka kiinnostavuus perustuu siellä esiintyviin naisiin. Alkoholin myynti tai viittaukset joihinkin alkoholimerkkeihin eivät ole kiinnostavuuden kannalta merkityksellisiä.

Intertrudilla on joka tapauksessa ollut hyväksyttävä peruste verkkotunnukselle. Club Malibu on toiminut Turussa samalla liikepaikalla ja samalla nimellä 15 vuotta. Verkkotunnus on haettu tukemaan samalla nimellä jo vakiintuneesti harjoitettua liiketoimintaa ja tunnusta haettaessa liiketoimintaa on harjoittanut Intertrud. Yhtiön omistajayrittäjän kuoleman jälkeen Club Malibun käytännön liiketoiminnasta on vastannut Valkyria, joka ennen verkkotunnuksen siirtoa sille oli ollut verkkotunnuksen valtuutusavaimen haltija.

Valittajan lausuma

Valittajan mukaan se, että verkkotunnus ei pysy jäädytettynä siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut valitusasian, on verkkotunnuslain nykyisestä sanamuodosta johtuva epäkohta. Verkkotunnuksen haltijan ei tule pystyä välttämään verkkotunnuksen peruuttamista ja siirtämistä siirtämällä verkkotunnus kolmannelle taholle valitusprosessin aikana. Koska nyt puheena oleva verkkotunnus on valituksen vireille tulemisen ajankohtana ollut myönnettynä Intertrudille, on valitus ratkaistava sitä vastaan. Mikäli valitus kuitenkin tulee käsitellä Valkyriaa vastaan, oikeuskäytännön (KHO 30.11.2009 taltionumero 3437) mukaan siirronsaajaa vastaan tulee tutkia verkkotunnuksen myöntämisen edellytykset sellaisina, kun ne olivat myönnettäessä verkkotunnus alkuperäiselle haltijalle.

Viestintävirasto ei ole lausunnossaan antanut riittävää painoarvoa sille, että Valkyria toimii sekä valittajan tuotteiden että sen tuotteiden kanssa kilpailevien alkoholipitoisten tuotteiden jälleenmyyjänä.

Malibu-tavaramerkki on laajalti tunnettu Euroopassa ja herättää mielleyhtymän valittajan rommipohjaiseen likööriin, ei yhdysvaltalaiseen rantakaupunkiin.

Muut kirjelmät

Absolut on esittänyt, että mikäli asiaa ei olisi mahdollista verkkotunnuksen siirron takia enää ratkaista Intertrudia vastaan, markkinaoikeuden tulee oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 5 a §:n perusteella kutsua Valkyria valitusasian vastaajaksi Intertrudin tilalle.

Intertrud on vastustanut Valkyrian kutsumista vastaajaksi. Asian käsittelyyn ei voida soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä, vaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain mukaan asian käsittelyyn tulee soveltaa hallintolainkäyttölakia.

Absolut on vielä esittänyt, että oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 5 a §:n 3 momenttiin sisältyvää periaatetta voidaan soveltaa hallintoprosessissa. Uutta siirronsaajaa Valkyriaa vastaan tulee tutkia verkkotunnuksen club-malibu.fi myöntämisen edellytykset sellaisina kuin ne olivat ennen verkkotunnuksen myöntämistä sen alkuperäiselle haltijalle Intertrudille.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arvioinnin lähtökohdat

Viestintävirasto on 3.1.2014 tekemällään valituksenalaisella päätöksellä hylännyt Absolutin vaatimuksen asiassa kyseessä olevan verkkotunnuksen club-malibu.fi peruuttamisesta ja siirtämisestä Absolutille. Sanotun asian käsittely- ja päätöksen tekoajankohtana verkkotunnuksen haltija on ollut Intertrud. Absolut on valittanut Viestintäviraston päätöksestä markkinaoikeuteen 6.2.2014. Viestintävirastolta saadun tiedon mukaan verkkotunnus on siirretty Intertrudilta Valkyrialle 2.3.2014 eli valituksenalaisen päätöksen tekemisen ja tämän valitusasian vireille tulon jälkeen.

Valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että valitusasia on ensisijaisesti käsiteltävä Intertrudia koskevana, koska verkkotunnus on valituksen vireille tulemisen ajankohtana ollut myönnettynä Intertrudille. Toissijaisesti valittajan mukaan siinä tapauksessa, että asiaa ei olisi mahdollista verkkotunnuksen siirron takia enää ratkaista Intertrudia vastaan, markkinaoikeuden tulee kutsua Valkyria valitusasian vastaajaksi Intertrudin tilalle. Valittaja on tältä osin vedonnut oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 5 a §:n 3 momentin säännökseen, jonka mukaan asianosainen, jonka vastapuoli on oikeudenkäynnin aikana luovuttanut riidan kohteen toiselle, voi pyytää, että sanottu luovutuksensaaja kutsutaan asianosaiseksi oikeudenkäyntiin, tai säännökseen sisältyvään periaatteeseen.

Intertrud on puolestaan vaatinut, että valitus tulee jättää sen osalta tutkimatta, koska sillä ei ole enää asianosaisasemaa.

Edellä todetun perusteella asiassa on ensi vaiheessa arvioitava verkkotunnuksen siirron merkityksestä asian tutkimiselle ja tarvittaessa sitä, onko markkinaoikeuden oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 5 a §:n 3 momentin tai sen mukaisen periaatteen perusteella kutsuttava Valkyria valitusasian vastaajaksi Intertrudin tilalle. Tämän jälkeen on tarvittaessa ratkaistava asiassa esitetty valituksenalaisen päätöksen kumoamista koskeva pääasiavaatimus.

Oikeusohjeet

Verkkotunnuksista säädetään tietoyhteiskuntakaaressa, ennen muuta sen 21 luvussa. Tietoyhteiskuntakaari on sen 351 §:n 1 momentin voimaantulosäännöksen mukaan tullut voimaan 1.1.2015. Sanotun pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan tietoyhteiskuntakaarella on kumottu verkkotunnuslaki (228/2003). Pykälän 4 momentin mukaan verkkotunnuslakia sovelletaan kuitenkin 4.9.2016 saakka ja tietoyhteiskuntakaaren verkkotunnuksia koskevat säännökset tulevat voimaan 5.9.2016.

Verkkotunnuslain 8 §:n 2 momentin mukaan verkkotunnus voidaan siirtää toiselle. Mainitun lainkohdan mukaan siirtoa koskevaa hakemusta ei ratkaista, jos verkkotunnuksen peruuttamista tai siirtämistä koskeva asia on vireillä Viestintävirastossa.

Verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen, jos on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki taikka luonnollisen henkilön nimen johdannaisnimi ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista, eikä tunnuksen haltija kahden viikon määräajassa esitä hyväksyttävää perustetta oikeudelleen. Pykälän 2 momentin mukaan Viestintävirasto voi myöntää peruutetun verkkotunnuksen uudelle hakijalle aikaisintaan kuukauden kuluttua peruutuksesta. Sen estämättä, mitä edellä kyseisessä momentissa säädetään, Viestintävirasto voi hakemuksesta siirtää 1 momentin

2–4 kohdan nojalla peruutetun tunnuksen peruuttamista pyytäneelle kyseisessä laissa säädetyin edellytyksin.

Verkkotunnuslain 18 §:n 1 momentin mukaan Viestintäviraston sanotun lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun valituksen käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa.

Asian arviointi

Verkkotunnus club-malibu.fi on verkkotunnuslain 8 §:n 2 momentin mukaisesti voitu valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen siirtää tässä asiassa vastaajana olevalta Intertrudilta edelleen Valkyrialle, koska Viestintävirasto on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Absolutin vaatimuksen verkkotunnuksen peruuttamisesta ja siirtämisestä eikä asia näin ollen ole enää ollut vireillä Viestintävirastossa. Asiassa ei ole ilmennyt, että mainittua siirtoa toteutettaessa olisi menetelty muutoinkaan lainvastaisesti, eikä asiassa ole esitetty hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin perusteella vaatimusta valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamisesta tai haettu muuta väliaikaista oikeussuojaa.

Viestintävirasto on valituksenalaista päätöstä tehdessään verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti varannut verkkotunnuksen silloiselle haltijalle Intertrudille tilaisuuden esittää hyväksyttävä peruste tämän oikeudelle. Sen sijaan verkkotunnuksen nykyiselle haltijalle Valkyrialle ei ole päätöstä tehtäessä ollut mahdollista varata tilaisuutta tulla kuulluksi, koska verkkotunnus on siirretty Valkyrialle vasta päätöksenteon jälkeen.

Verkkotunnuksen peruuttamista ja siirtämistä koskevassa asiassa annettavalla ratkaisulla on välitön vaikutus verkkotunnuksen nykyisen haltijan Valkyrian oikeusasemaan. Valkyrialla on siten oltava peruuttamista ja siirtoa koskevan vaatimuksen johdosta tilaisuus esittää oikeudelleen hyväksyttävä peruste verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valittajan vetoamassa korkeimman hallinto-oikeuden 30.11.2009 antamassa päätöksessä taltionumero 3437 verkkotunnus oli siirretty sen alkuperäiseltä haltijalta uudelle haltijalle jo ennen Viestintäviraston päätöksen antamista. Nyt käsillä olevassa asiassa tilanne on siis toinen.

Nyt käsillä olevassa asiassa verkkotunnuksen peruuttamisen ja siirron edellytysten arviointi sekä Valkyrian kutsuminen vastaajaksi oikeudenkäyntiin Intertrudin tilalle merkitsisivät sitä, että Valkyrian osalta päätöksen verkkotunnuksen peruuttamista ja siirtämistä koskevasta vaatimuksesta tekisi valitusasiassa ensi asteena markkinaoikeus. Verkkotunnuslain 12 §:n mukaan päätöksen verkkotunnuksen peruuttamisesta ja siirtämisestä sanotun pykälän perusteella tekee Viestintävirasto, jonka päätöksestä on mahdollista valittaa sanotun lain 18 §:n mukaisesti markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Oikeuskirjallisuudessa (Mäenpää, Hallintoprosessioikeus, 2007, s. 491) on todettu, että hallintotuomioistuimen päätösvaltaan vaikuttaa erityisesti toimeenpano- ja tuomiovallan välinen ero. Hallintotuomioistuin ei ratkaisuvaltaansa käyttäessään voi ottaa itselleen hallintoviranomaisen tehtäviä eikä asettua sen asemaan. Lainsäädäntöä soveltaessaan hallintotuomioistuimen tehtävänä ei siten ole tehdä itsenäisiä hallintopäätöksiä, vaan sen päätösvalta kohdistuu oikeusriidan kohteena olevan hallintopäätöksen lainmukaisuuden arviointiin.

Kun verkkotunnuksen haltija ei enää ole valituksenalaisen päätöksen mukaisesti Intertrud, markkinaoikeus katsoo, että verkkotunnuksen

club-malibu.fi peruuttamista ja siirtämistä koskevan vaatimuksen edellytyksiä ei ole enää mahdollista arvioida tässä valitusasian oikeudenkäynnissä. Näin ollen valittajan vaatimus edellä todetun Viestintäviraston päätöksen kumoamisesta ja asian palauttamisesta Viestintävirastolle verkkotunnuksen peruuttamiseksi ja siirtämiseksi on jätettävä tutkimatta.

Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole tarvetta enemmälti lausua valittajan vaatimuksesta, jonka mukaan Valkyria tulisi kutsua vastaajaksi tähän oikeudenkäyntiin.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Ville Parkkari ja Markus Mattila.

Viestintäviraston päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.