MAO:776/15

DNA Oy > A

tavaramerkki - sekoitettavuus

Diaarinumero: 2014/414
Antopäivä: 3.11.2015

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 30.1.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

DNA Oy on vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 30.1.2014 kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin dn@cloud rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on sekoitettavissa valittajan aikaisemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin numero 224328 DNA (kuvio), numero 239761 DNA (kuvio) ja numero 243813 DNA (kuvio), mainitut kolme kuviomerkkiä jäljempänä yhteisesti DNA-kuviomerkit, sekä valittajan aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin numero 010326809 DNA.

Tavaramerkki dn@cloud on rekisteröity samoille tai samankaltaisille luokkaan 42 kuuluville palveluille kuin mitä valittajan tavaramerkki numero 239761 DNA (kuvio) ja yhteisön tavaramerkki numero 010326809 DNA kattavat. Rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud kattamia luokan 42 palveluita on pidettävä samankaltaisina myös valittajan tavaramerkin numero 224328 DNA (kuvio) luokan 38 matkapuhelinpalvelujen kanssa sekä tavaramerkin numero 243813 DNA (kuvio) luokan 41 koulutus- ja ajanvietepalvelujen kanssa.

Rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on samankaltainen valittajan tavaramerkkien kanssa. Sana "cloud" on erottamiskyvytön luokkaan 42 kuuluvien teknologisten palveluiden osalta, sillä se viittaa pilvilaskentaan (cloud computing) tai pilvipalveluihin (cloud services), jotka ovat luokkaan 42 kuuluvia teknologisia palveluja.

Rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud ainoan erottamiskykyisen osan muodostaa näin ollen osa dn@, jossa kohdeyleisö ymmärtää merkin @ kirjaimeksi a. Merkkiä @ ei ymmärretä sähköpostiosoitteisiin sisältyväksi niin sanotuksi ät-merkiksi erityisesti siksi, että rekisteröity tavaramerkki dn@cloud ei sisällä ylätason verkkotunnusta (kuten .fi tai .com). Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on säännönmukaisesti katsonut merkin @ olevan ymmärrettävissä kirjaimeksi a. Rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud alkuosa dn@ on siten sekä visuaalisesti että foneettisesti käytännössä identtinen valittajan DNA-kuviomerkkien sanaelementin "DNA" sekä yhteisön tavaramerkin numero 010326809 DNA kanssa.

Valittajan aikaisemmat tavaramerkit ovat itsessään erottamiskykyisiä, minkä lisäksi niiden erottamiskyky on vahvistunut pitkäaikaisen ja laajamittaisen käytön seurauksena. Merkkien ja niiden kattamien palvelujen samankaltaisuudesta johtuen kohdeyleisölle voi syntyä virheellinen käsitys, että rekisteröity tavaramerkki dn@cloud viittaisi valittajan tarjoamiin pilvipalveluihin.

Lisäksi on huomattava, että DNA-kuviomerkkeihin sisältyvää DNA Oy:n logoa on pidettävä laajalti tunnettuna tavaramerkkinä luokassa 38 matkapuhelinpalveluille, mistä osoituksena kyseinen logo on merkitty laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon. Rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on sekoitettavissa myös kyseiseen valittajan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin. Joka tapauksessa rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud käyttö ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi mainitun valittajan laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi sille.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu virheellisesti, että edellä mainitun valittajan laajalti tunnetun merkin kattamat luokan 38 matkapuhelinpalvelut eroaisivat rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud kattamista luokan 42 palveluista niin oleellisesti, että mielleyhtymää ei synny kohdeyleisön keskuudessa.

Vaikka hyväksyttäisiin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä esitetty tulkinta rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud luomasta mielikuvasta, mielleyhtymän syntymistä edellä mainittuun valittajan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin on pidettävä mahdollisena. Rekisteröity tavaramerkki dn@cloud olisi myös omiaan saamaan oikeudetonta hyötyä tai aiheuttamaan oikeudetonta haittaa valittajan kyseiselle laajalti tunnetulle tavaramerkille. Samankaltaisen merkin käyttö lisäksi heikentää laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä (vesittyminen). Haitta syntyy jo sillä, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa, vaikka se ei niitä sekoittaisikaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä. Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on otettu huomioon myös valituksessa viitattu valittajan laajalti tunnettu tavaramerkki.

Kirjainyhdistelmä dna on lyhennys deoksiribonukleiinihaposta, josta geenit eli perintötekijät muodostuvat. Ne valittajan merkit, jotka sisältävät kyseisen kirjainyhdistelmän, antavat siten kuvan deoksiribonukleiinihappoihin liittyvistä palveluista.

A:n vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Rekisteröity tavaramerkki dn@cloud ei ole sekoitettavissa valittajan tavaramerkkeihin.

Valittajan esittämä näkemys tavaramerkkien samankaltaisuudesta pohjautuu rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud harhaanjohtavaan tulkintaan, jossa häivytetään merkkijonon dn@cloud ilmiselvä assosiaatio sähköpostiosoitteeseen. Valittajan esittämä siitä, että kohdeyleisö ei mieltäisi merkkijonoa dn@cloud sähköpostiosoitteeksi, vaan sanaksi, on harhaanjohtava. Domain-nimi ei ole hierarkialtaan kaksi- vaan moniosainen kokonaisuus; siihen ei merkitä verkkotunnuksen tasoja, jos niitä ei ole erityisesti määritelty. Sähköpostiosoitteen geneerinen muoto on nimi@domain, jota tavaramerkki dn@cloud noudattaa.

Valittajan esittämä siitä, että rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud osa "cloud" olisi erottamiskyvytön luokan 42 palveluiden osalta, on harhaanjohtava. Rekisteröityä tavaramerkkiä dn@cloud tullaan käyttämään verkotettavan sulautetun järjestelmän ja Internet-verkon yhteenliittämisessä (= deep networking) sovellettavan menetelmän ja spesifikaation "Deep Networking at Cloud" lyhytnimenä. Merkkijono "dn@cloud" tulee olemaan sellaisenaan myös järjestelmien liityntärajapinnassa olevan liityntäagentin (dn-agentti) käyttämän XMPP-pikaviestiprotokollan oletusarvo-osoite, jonka liityntäprotokolla korvaa liittymisvaiheessa kohdejärjestelmän domain-nimellä dn@cloud > dn@domain.xxx. Tavaramerkin rekisteröinti toimii tässä spesifikaation "suojana", estäen spesifikaation sirpaloitumisen.

Valittajan lausuma

A:n vastauksesta on todettavissa, että hänen aikomuksenaan on ollut hakea suojaa tekniselle ratkaisulle, eikä kaupallista alkuperää osoittavalle tunnukselle. Näin ollen rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud rekisteröinti on kumottava myös erottamiskyvyn puuttumisen johdosta.

Sillä seikalla, että dna viittaisi deoksiribonukleiinihappoon tarkoittaen geenejä tai perintötekijöitä, ei ole asiassa mitään merkitystä. Valittajan viittaamien tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut eivät liity millään tavalla geeneihin, genetiikkaan tai geeniteknologiaan. Näin ollen sanan dna kyseinen tieteellinen merkitys ei millään tavalla heikennä valittajan tavaramerkkien erottamiskykyä.

Merkkien välistä sekoitettavuutta tulee arvioida objektiivisesti, ei sen perusteella, miten tavaramerkin haltija katsoo tarkoittaneensa merkin ymmärrettäväksi.

Rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud erottamiskyky on hyvin alhainen. A:n vastauksessa on todettu, että sähköpostiosoitteen geneerinen muoto on nimi@domain ja että dn@cloud noudattaa tarkalleen tätä geneeristä muotoa sekä että tavaramerkin rekisteröinti toimii tässä tapauksessa spesifikaation suojana estäen spesifikaation sirpaloitumisen. Käytännössä sanottu tarkoittaa sitä, että tavaramerkkirekisteröinnillä yritetään suojata tiettyä teknistä ratkaisua eikä kaupallista alkuperää osoittavaa tunnusmerkkiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan siltä osin kuin mainitussa laissa taikka lain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1 tai 5–14 kohdassa mainituissa laeissa ei toisin säädetä, valitusasian käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Tavaramerkkilaissa tai Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa ei ole uusien perusteiden esittämistä koskevaa rajoitusta valitettaessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä rekisteröintiä koskevassa asiassa eli valitusasiassa markkinaoikeuteen.

Hallintolainkäyttölain valituksen muuttamista koskevan 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

DNA Oy on perustanut rekisteröityä tavaramerkkiä dn@cloud vastaan tekemänsä väitteen siihen, että kyseinen merkki on sekoitettavissa tiettyihin yhtiön aikaisempiin tavaramerkkeihin. Myös valituksenalaisesta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tekemänsä valituksen markkinaoikeudelle DNA Oy on perustanut yksinomaan samaan seikkaan siitä, että rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on sekoitettavissa yhtiön aikaisempiin tavaramerkkeihin. Rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud puuttuvaa erottamiskykyä koskevan valitusperusteen DNA Oy on esittänyt ensimmäisen kerran markkinaoikeudessa vasta valituksen tekemiselle säädetyn määräajan päättymisen jälkeen.

Jotta tavaramerkki olisi rekisteröitävissä, sen tulee olla erottamiskykyinen. Tämän lisäksi tavaramerkin rekisteröinti edellyttää muun ohella, ettei tavaramerkki ole sekoitettavissa toisen aikaisempaan tavaramerkkiin. Tavaramerkin erottamiskyvyssä yhtäältä sekä sekoitettavuudessa toisaalta on kyse kahdesta erillisestä, toisistaan täysin riippumattomasti arvioitavasta oikeudellisesta kysymyksestä. Myös erottamiskyvyn ja sekoitettavuuden taustalla olevien suojattavien oikeushyvien voidaan katsoa eroavan toisistaan. Tästä osaltaan osoituksena voidaan pitää sitä, että vaikka sekä erottamiskyvyn että sekoitettavuuden täyttyminen arvioidaan Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta rekisteröintimenettelyn yhteydessä viran puolesta, niin siitä huolimatta, että haetun merkin katsotaan olevan sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkiin, tulee Patentti- ja rekisterihallituksen, muiden rekisteröintiedellytysten ollessa käsillä, hyväksyä haetun merkin rekisteröinti, jos sanottu aikaisemman tavaramerkin haltija antaa siihen suostumuksen.

Edellä esitetty huomioon ottaen hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentin on katsottava estävän DNA Oy:n vasta valituksen tekemiselle säädetyn määräajan jälkeen esittämän rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud puuttuvaan erottamiskykyyn perustetun valitusperusteen huomioon ottamisen käsillä olevassa tapauksessa. DNA Oy:n valitus on siten jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se on perustettu rekisteröidyn tavaramerkkiin dn@cloud puuttuvaan erottamiskykyyn.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asiassa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko rekisteröity tavaramerkki dn@cloud sekoitettavissa valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin.

Sovellettavat oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä muun ohella, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Saman momentin 9 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on mainitun lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkit ovat sekoitettavissa, jos kohdeyleisö saattaa luulla, että tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkien sekoitettavuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Sekoitettavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekoitettavuutta on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat.

Sekoitettavuuden arviointi

Kysymyksessä oleva rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on rekisteröity luokassa 42 koko luokkaotsikolla: "Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen."

Asiassa on valittajan valituksen perusteella tältä osin kyse siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud rekisteröinnille olemassa este sillä perusteella, että se on sekoitettavissa valittajan tavaramerkkiin numero 224328 DNA (kuvio), numero 239761 DNA (kuvio) tai numero 243813 DNA (kuvio) taikka yhteisön tavaramerkkiin numero 010326809 DNA.

Asiassa on selvää, että kaikki edellä mainitut valittajan tavaramerkit on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Edellä mainituista valittajan tavaramerkeistä tavaramerkki numero 239761 DNA (kuvio) ja yhteisön tavaramerkki numero 010326809 DNA ovat muun ohella rekisteröity samaan luokkaan 42 kuin rekisteröity tavaramerkki dn@cloud. Tavaramerkki numero 239761 DNA (kuvio) on rekisteröity luokassa 42 palveluille: "Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; oikeudelliset palvelut" ja yhteisön tavaramerkki numero 010326809 DNA on rekisteröity luokassa 42 palveluille: "Tieteelliset ja teknologiset palvelut informaatio- ja kommunikaatio-teknologian alalla; tekninen asiakastuki."

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkki numero 239761 DNA (kuvio) kattaa luokassa 42 kaikki samat palvelut kuin rekisteröity tavaramerkki dn@cloud. Myös edellä mainitut yhteisön tavaramerkin numero 010326809 DNA luokassa 42 kattamat palvelut sisältyvät rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud palvelunimikkeeseen "tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu".

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että rekisteröity tavaramerkki dn@cloud yhtäältä sekä valittajan tavaramerkki numero 239761 DNA (kuvio) ja yhteisön tavaramerkki numero 010326809 DNA toisaalta kattavat samoja palveluja luokassa 42.

Arvioitaessa rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud sekoitettavuutta edellä mainittuihin valittajan tavaramerkkiin numero 239761 DNA (kuvio) ja yhteisön tavaramerkkiin numero 010326809 DNA relevanttina kohdeyleisönä on pidettävä tavallista suomalaista kuluttajaa, sillä merkkien rekisteröinnit luokassa 42 kattavat myös tavanomaiselle kuluttajalle suunnattuja palveluja.

Rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on sanamerkki, joka koostuu kirjainyhdistelmästä dn, erikoismerkistä @ sekä sanasta cloud. Merkkiin sisältyvä englanninkielinen sana cloud, suomeksi pilvi, on yleisesti käytössä luokkaan 42 sisältyviin pilvipalveluihin viitattaessa. Sanaa cloud on täten pidettävä korkeintaan heikosti erottamiskykyisenä luokan 42 palveluiden osalta.

Arvioitaessa rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud samankaltaisuutta tavaramerkkiin numero 239761 DNA (kuvio) ja yhteisön tavaramerkkiin numero 010326809 DNA luokan 42 palveluiden osalta ei ensiksi mainitun merkin loppuosalle "cloud" voida siten sen erottamiskyvyn vähäisyyden vuoksi antaa juurikaan merkitystä. Lisäksi on otettava huomioon, että moniosaisen merkin alkuosalle tulee lähtökohtaisesti antaa samankaltaisuusarvioinnissa enemmän painoarvoa kuin merkin loppuosalle.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittu erikoismerkki @ voidaan ymmärtää kirjoitetussa tekstissä, samoin kuin tavaramerkeissä, usealla eri tavalla. Ensinnäkin kyseinen merkki on ymmärrettävissä a kirjaimeksi. Lisäksi se voidaan ymmärtää pelkkänä erikoismerkkinä, kuten sitä käytetään esimerkiksi sähköpostiosoitteissa. Mikäli mainittu merkki esiintyy englanninkielisessä sanayhdistelmässä, se voidaan myös ymmärtää englannin kielen at-prepositiona.

Rekisteröidyn tavaramerkin dn@cloud alkuosa dn@ on edellä esitetty huomioon ottaen ymmärrettävissä joko sanaksi "dna" tai kirjainyhdistelmäksi "dn" + erikoismerkki @. Rekisteröidyn tavaramerkin muodostaman kokonaisuuden voi ymmärtää myös englanninkielisenä ilmaisuna "dn at cloud", eli dn pilvessä.

Markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröidylle tavaramerkille dn@cloud ole selvästi annettavissa yhtä tiettyä merkityssisältöä edellä mainituista kolmesta vaihtoehdosta.

Edellä mainittu valittajan tavaramerkki numero 239761 DNA (kuvio) on kuviomerkki, joka koostuu tummasta soikionmuotoisesta kuviosta, jonka sisällä lukee "dna". Edellä mainittu valittajan yhteisön tavaramerkki numero 010326809 DNA on puolestaan sanamerkki. Molempien merkkien erottamiskykyisenä ja hallitsevana osana on pidettävä sanaa dna. Sanan dna voidaan sinänsä ymmärtää viittaavan genetiikkaan ja deoksiribonukleiinihappoon. Tällaista mielleyhtymää ei kuitenkaan ole pidettävä kovin todennäköisenä nyt kyseessä olevien palveluiden yhteydessä.

Edellä lausuttu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat merkit ovat ulkoasuiltaan, lausuntatavoiltaan ja merkityssisällöiltään samankaltaisia niiden hallitsevien osien dn@ ja dna osalta erityisesti silloin, kun kohdeyleisö tulkitsee merkin @ a-kirjaimena.

Kun otetaan huomioon merkinosien dna ja dn@ samankaltaisuus, osan cloud heikko erottamiskyky sekä se, että merkkien kattamat palvelut ovat samoja, markkinaoikeus katsoo, että rekisteröity tavaramerkki dn@cloud on myös kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa valittajan aikaisempaan tavaramerkkiin numero 239761 DNA (kuvio) ja yhteisön tavaramerkkiin numero 010326809 DNA kysymyksessä olevien palveluiden osalta.

Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista valituksessa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen kumoamisen tueksi esitetyistä seikoista.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 30.1.2014 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin rekisterinumero 256065 dn@cloud rekisteröinnin kumoamista varten.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Teija Kotro.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 13.11.2015