MAO:662/15

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.11.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Bayerische Motoren Werke AG on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.11.2014, jolla on hylätty sen väite tavaramerkin BLAUKREUZ WHEELS rekisterinumero 259060 (kuvio) rekisteröinnistä, kumotaan.

Perusteet

Rekisteröity vannetukku.fi Oy:n tavaramerkki BLAUKREUZ WHEELS rekisterinumero 259060 (kuvio) on sekoitettavissa valituksen kohteena olevassa päätöksessä viitattuun Bayerische Motoren Werke AG:n yhteisön tavaramerkkiin rekisterinumero 91884 (kuvio). Toisin kuin päätöksessä on arvioitu, mainittujen merkkien kuviot ovat visuaalisesti samankaltaiset huolimatta siitä, että vannetukku.fi Oy:n merkissä kolmiomaisia kuvioita on kahdeksan ja Bayerische Motoren Werke AG:n merkissä neljä. Merkkien sisältämien kolmiomaisten kuvioiden symmetria on samankaltainen ja luo vaikutelman siitä, että vannetukku.fi Oy:n merkki olisi jollakin tavalla yhteydessä valittajan tavaramerkkeihin.

Lisäksi Bayerische Motoren Werke AG:n merkki on erittäin laajalti käytetty ympäri maailmaa, ja BMW-brändi on yksi maailman arvokkaimmista. Vaikka Bayerische Motoren Werke AG:n edellä mainittu yhteisön tavaramerkki on mustavalkoinen, käytetyssä muodossaan se muodostuu täsmälleen samoista väreistä kuin vannetukku.fi Oy:n merkki eli mustasta, sinisestä ja valkoisesta.

Forbes-lehden loppuvuoden 2014 listauksen mukaan BMW-brändi on maailman yhdenneksitoista arvokkain. Vuonna 2014 Suomen 30 myydyimmän auton listalla on kaksi BMW-mallia. Näin ollen on yksiselitteistä, että Bayerische Motoren Werke AG:n tavaramerkki on Suomessa vakiintunut ja äärimmäisen laajalti tunnettu myös väriyhdistelmänä, joka sisältää mustan, sinisen ja valkoisen.

Verkkosivuillaan vannetukku.fi Oy on käyttänyt tavaramerkkiään ainoastaan BMW-autojen kanssa yhteensopivien tuotteiden yhteydessä varustettuna lisäyksellä "WHEELS FOR BMW". Lisäksi vannetukku.fi Oy:n verkkosivujen hakutoiminnoilla hakusanalla "blaukreuz" saadaan 38 osumaa, jotka kaikki viittaavat BMW-autojen renkaisiin ja vanteisiin. Todetun perusteella ei voi päätyä muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että vannetukku.fi Oy:n rekisteröity tavaramerkki on haettu rekisteriin ainoastaan tarkoituksena johtaa kuluttajia harhaan ja aiheuttaa sekaannusta asianosaisten merkkien välillä.

Valituksen oheen on liitetty myös rekisteritiedot Bayerische Motoren Werke AG:n kansainvälisestä rekisteröinnistä rekisterinumero 955419 (kuvio).

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnot

Valittajan esteeksi esittämä yhteisön tavaramerkki rekisterinumero 91884 (kuvio) on mustavalkoinen. Sillä, millaisena merkkiä on tosiasiallisesti käytetty, ei ole asiassa merkitystä. Valittaja ei ole edelleenkään toimittanut sellaista näyttöä, joka osoittaisi, että sen merkki, joka kattaa samat värit kuin valituksen kohteena olevalla päätöksellä rekisteröity merkki, olisi Suomessa laajalti tunnettu tai vakiintunut tavaramerkki.

Bayerische Motoren Werke AG on väitteessään Patentti- ja rekisterihallitukselle todennut olevansa lukuisten BMW-tavaramerkkien haltija. Väitteeseen on oheistettu tiedot edellä mainitusta yhteisön tavaramerkistä. Valitukseen markkinaoikeudelle Bayerische Motoren Werke AG on liittänyt myös tulosteen Euroopan yhteisössä voimassa olevasta kansainvälisestä rekisteröinnistä rekisterinumero 955419 (kuvio), joka on kuviomerkki ilman mitään tekstiä. Tätä rekisteröintiä ei tulisi ottaa huomioon asiaa ratkaistaessa. Bayerische Motoren Werke AG:n väitteessään esittämän toteamuksen siitä, että se on useiden BMW-tavaramerkkien haltija, ei voida mitenkään katsoa tarkoittavan valitukseen liitettyä kansainvälistä rekisteröintiä rekisterinumero 955419 (kuvio).

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä.

vannetukku.fi Oy:n vastaus

Vaatimukset

vannetukku.fi Oy on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Perusteet

Rekisteröidyn vannetukku.fi Oy:n tavaramerkin dominantit osat ovat kuviomerkin ulko- ja alapuolella oleva nimi "BLAUKREUZ WHEELS" ja sisemmän ympyrän sisällä olevat neljä sinistä ja neljä valkoista kolmionmuotoista kuviota, joista muodostuva kokonaiskuvio muistuttaa auton rengasta ja nelipuolavannetta. Tämän kokonaiskuvion tarkoituksena on ollut esittää vannetukku.fi Oy:n elinkeinotoiminnan ydin eli auton renkaiden vanteiden markkinointi.

Bayerische Motoren Werke AG:n yhteisön tavaramerkin rekisterinumero 91884 (kuvio) dominantti osa on kuviomerkin sisällä ulommaisen ympyrän yläosan kehällä kaartuva isoin kirjaimin esitetty nimi "BMW". Tässä merkissä ei ole kuvattu auton rengasta tai vannetta eikä se anna tällaista mielikuvaa.

Näiden vertailtavien merkkien visuaalinen ilme ja kokonaisvaikutelma poikkeavat täysin toisistaan erityisesti merkkien tekstiosat huomioon ottaen. Visuaalisen ilmeen ja kokonaisvaikutelman erot korostuvat edelleen, kun otetaan huomioon Bayerische Motoren Werke AG:n kuviomerkin värillinen versio. Kummankin asianosaisen kuviomerkeissä on selkeitä ja voimakkaita erottamiskykyisiä ja hallitsevia osia, joiden seurauksena vannetukku.fi Oy:n tavaramerkki ei ole sekoitettavissa Bayerische Motoren Werke AG:n tavaramerkkiin.

Valittajan lausuma

Lisäesimerkki Bayerische Motoren Werke AG:n musta-sini-valkoisen tavaramerkin laajalti tunnettuudesta Suomessa ja vakiintumisesta on sen kansallinen tavaramerkki rekisterinumero 25184 (kuvio), joka mustavalkoisena kattaa kaikki väriyhdistelmät, myös musta-sini-valkoisen.

Esteen myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnille asettaa jo vaara tavaramerkin ja aiemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä relevanttien kuluttajien keskuudessa. Nyt kysymys on tällaisesta tilanteesta.

Bayerische Motoren Werke AG:n kansainvälinen rekisteröinti rekisterinumero 955419 (kuvio) kattaa yhtiön erittäin tunnetun logoelementin ilman kirjainyhdistelmää "BMW".

Rekisteröidyn vannetukku.fi Oy:n tavaramerkin ja Bayerische Motoren Werke AG:n tavaramerkkien sisältämät tekstit eivät ole niiden dominantteja osia. Sitä vastoin näiden merkkien dominantteja osia ovat kuvion musta ulkokehä sekä siniset ja valkoiset kolmiokuviot. Vertailtavat merkit ovat kolmiokuvioiden lukumäärää lukuun ottamatta keskenään täysin identtiset. Näin ollen sekaannusvaara relevanttien kuluttajien keskuudessa merkkien ja niiden luomien mielleyhtymien välillä on ilmeinen.

Pyydetyt lisälausumat

Markkinaoikeus on pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitusta lausumaan käsityksensä siitä, katsooko se mahdollisesti, että tavaramerkkiasiassa väiteajan kulumisen jälkeen väitteentekijä ei voisi esittää vaatimuksensa tueksi uusia perusteita esimerkiksi tavaramerkkiasetuksen 11 §:n 1 momentin perusteella, ja mikäli katsoo, onko tällaisesta rajoituksesta säädetty riittävän selvästi ja asianmukaisella säädöstasolla. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitusta on pyydetty lausumaan käsityksensä muun ohessa hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentin ja hallintolain 31 §:n 1 momentin merkityksestä asiaa arvioitaessa.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausumassaan esittänyt ennen muuta, että koska tavaramerkkiasetuksen 11 §:n 1 momentin mukaan väite on perusteltava, väitteentekijän on yksilöitävä väitteessään sen perusteena olevat tavaramerkit. Sen selvittäminen, perustaako väitteentekijä väitteensä mahdollisesti myös johonkin väitteessä yksilöimättömäksi jääneeseen tavaramerkkiin, ei kuulu Patentti- ja rekisterihallituksen selvittämisvelvollisuuden piiriin. Ottaen huomioon tavaramerkkiasetuksen 11 §:n 1 momentin sisällön ja väitteen kohteena olevan merkin haltijan oikeussuojan olisi kohtuutonta, jos väitteentekijä voisi valituksessaan markkinaoikeudelle vedota täysin muuhun merkkiin kuin mihin väitteessä on vedottu. Tällaisesta rajoituksesta ei tosin ehkä ole säädetty riittävän selvästi. Liittyen hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momenttiin ja uusiin perusteisiin, lausumassa on viitattu siinä aiemmin esitettyyn.

Markkinaoikeus on toimittanut valittajalle ja vastaajalle edellä mainitun Patentti- ja rekisterihallituksen lausuman ja sitä koskevan markkinaoikeuden lausumapyynnön ja varannut niille tilaisuuden antaa lausumat Patentti- ja rekisterihallituksen lausuman johdosta.

Bayerische Motoren Werke AG on lausumassaan esittänyt ennen muuta, että sen väitteessään vetoama yksi tavaramerkki on väitteessä nimenomaisesti mainitun yhteisön tavaramerkin rekisterinumero 91884 (kuvio) ohella ollut kansallinen tavaramerkki rekisterinumero 25184 (kuvio). Sitä, että valituksessa on viitattu kansainväliseen rekisteröintiin rekisterinumero 955419 (kuvio), ei voida millään tavoin pitää uutena väiteperusteena.

vannetukku.fi Oy on lausumassaan yhtynyt Patentti- ja rekisterihallituksen lausumassa esitettyyn. Lisäksi Bayerische Motoren Werke AG:n vetoamalla kansainvälisellä rekisteröinnillä rekisterinumero 955419 (kuvio) ei ole asiassa merkitystä, koska Bayerische Motoren Werke AG ei ole vannetukku.fi Oy:n käsityksen ja tiedon mukaan käyttänyt kyseistä merkkiä tuotteidensa ja palveluidensa tunnusmerkkinä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat

Bayerische Motoren Werke AG on tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen vannetukku.fi Oy:n tavaramerkin rekisterinumero 259060 (kuvio) rekisteröinnin johdosta vaatien rekisteröinnin poistamista eli tosiasiallisesti rekisteröinnin kumoamista. Väitekirjelmässään väitteentekijä on esittänyt olevansa lukuisten BMW-tavaramerkkien haltija. Esimerkkinä väitekirjelmään on oheistettu tiedot väitteentekijän yhteisön tavaramerkistä rekisterinumero 91884 (kuvio). Väitekirjelmän mukaan asianosaisten merkkien kuvioelementit ovat käytännössä lähes identtiset ja väitteentekijän merkin kuvioelementti on tullut äärimmäisen tunnetuksi Suomessa. Edelleen väitekirjelmässä on esitetty käytännössä kaikkien tiedossa olevan, että BMW-logo sisältää identtisen väriyhdistelmän väitteen kohteena olevan tavaramerkin kanssa.

Edelleen väitemenettelyssä Bayerische Motoren Werke AG on vannetukku.fi Oy:n vastineen johdosta antamassaan lausumassa esittänyt, että väitteen kohteena oleva tavaramerkki on sekoitettavissa ja että se jäljittelee erittäin laajalti tunnettua väitteentekijän tavaramerkkiä.

Valituksessaan markkinaoikeudelle Bayerische Motoren Werke AG on viitannut väitemenettelyssä arvioidun rekisteröintinsä eli valituksen kohteena olevassa päätöksessä mainitun väitemerkin lisäksi myös tavaramerkkinsä kansainväliseen rekisteröintiin rekisterinumero 955419 (kuvio). Sen perusteella, mitä Bayerische Motoren Werke AG on markkinaoikeudelle toimittamissaan lausumissa tästä viimeksi mainitusta rekisteröinnistä esittänyt, asiassa on markkinaoikeudessa katsottava vedotun myös siihen. Lisäksi Bayerische Motoren Werke AG:n on lausumissaan myös katsottava vedonneen kansalliseen tavaramerkkiinsä rekisterinumero 25184 (kuvio).

Valituksen kohteena olevassa päätöksessä mainittu väitemerkki on tekstiä sisältävä mustavalkoinen kuviomerkki, kun taas Bayerische Motoren Werke AG:n markkinaoikeudessa valituksessaan vetoama sen kansainvälinen rekisteröinti rekisterinumero 955419 (kuvio) on tekstiä sisältämätön musta-sini-valkoinen kuviomerkki. Bayerische Motoren Werke AG:n markkinaoikeudessa lausumassaan vetoama kansallinen tavaramerkki rekisterinumero 25184 (kuvio) on puolestaan mustavalkoinen, ja valituksen kohteena olevassa päätöksessä esitetyn perusteella tämänkaltainen kansallinen tavaramerkki kattaa kaikki väriyhdistelmät toisin kuin mainitussa päätöksessä huomioon otettu väitemerkki. Bayerische Motoren Werke AG:n mukaan sen lausumassa vedotulla rekisteröinnillä on merkitystä arvioitaessa väitettä sen merkin laajalti tunnettuudesta Suomessa ja vakiintumisesta.

Asiassa on ensisijaisesti kysymys siitä, tuleeko asiaa arvioitaessa ottaa huomioon myös Bayerische Motoren Werke AG:n markkinaoikeudessa vetoamat rekisteröinnit ja niihin perustuvat seikat.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa 2013:99 on ollut kysymys valitusperusteiden esittämisestä tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa asiassa vasta Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa, joka aiemmin oli ensimmäinen muutoksenhakuaste tällaisessa asiassa. Ratkaisun mukaan valittaja oli valituksessaan valituslautakunnalle uudistanut väitevaatimuksensa ja valituslautakunnalle antamassaan vastaselityksessä täsmentänyt niitä viittaamalla väiteperusteidensa lisäksi eräisiin muihin tavaramerkkilain mukaisiin rekisteröinnin esteisiin. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei valittaja näin toimimalla ollut muuttanut alkuperäistä vaatimustaan eikä esittänyt sellaisia uusia valitusperusteita, joiden johdosta asia olisi muuttunut valituslautakunnassa toiseksi. Näin ollen valituslautakunnan ei hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentti huomioon ottaen olisi tullut jättää asiaa näiltä osin tutkimatta vaan sen olisi tullut joko tutkia kysymyksessä olevat valitusperusteet itse tai palauttaa asia Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

2. Asian tutkimisen laajuus

2.1 Uudet perusteet oikeudenkäynnissä

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 16 §:n perusteella siltä osin kuin tässä laissa taikka 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1 tai 5–14 kohdassa mainituissa laeissa, muun ohessa tavaramerkkilaissa sekä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa, ei toisin säädetä, valitusasian käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Tavaramerkkilaissa tai Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa ei ole uusien perusteiden esittämistä koskevaa rajoitusta valitettaessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä rekisteröintiä koskevassa asiassa eli valitusasiassa markkinaoikeuteen.

Hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöstä siitä, saako valituksessa esittää uusia perusteita suhteessa hallintomenettelyssä esitettyihin. Hallintolainkäyttölain valituksen muuttamista koskevan 27 §:n 2 momentin mukaan valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää uusia perusteita vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi.

Bayerische Motoren Werke AG on väitekirjelmässään Patentti- ja rekisterihallitukselle viitannut rekisteröinnin kumoamisvaatimuksensa tueksi lukuisiin tavaramerkkeihinsä yksilöiden esimerkkinä yhden rekisteröidyn tavaramerkin eli yhteisön tavaramerkin rekisterinumero 91884 (kuvio). Bayerische Motoren Werke AG:n on katsottava edellä todetulla tavalla jo valituksessaan ennen valitusajan päättymistä vedonneen myös tavaramerkkinsä kansainväliseen rekisteröintiin rekisterinumero 955419 (kuvio). Edellä mainituista säännöksistä ei johdu, etteikö Bayerische Motoren Werke AG:n markkinaoikeudessa ennen valitusajan päättymistä esittämä rekisteröinti tulisi ottaa asiaa arvioitaessa huomioon.

Valitusajan päättymisen jälkeen Bayerische Motoren Werke AG on markkinaoikeudessa vedonnut myös kansalliseen tavaramerkkiinsä rekisterinumero 25184 (kuvio). Kun otetaan huomioon muun ohella, että tähän merkkiin on markkinaoikeudessa vedottu jo väitemenettelyssä esitettyjen tavaramerkkioikeudellisten perusteiden eli sekoitettavuuden ja laajalti tunnettuuden tueksi ja kun tällä merkillä on väitemenettelyssä yksilöidyn merkin kanssa yhteistä sama kuvio-osa, asian ei tämän valitusajan päättymisen jälkeen tapahtuneen vetoamisen johdosta voida katsoa hallintolainkäyttölain 27 luvun 2 §:ssä tarkoitetuin tavoin muuttuvan toiseksi siten, ettei Bayerische Motoren Werke AG:n valitusajan päättymisen jälkeen yksilöimää ja vetoamaa kansallista tavaramerkkiä rekisterinumero 25184 (kuvio) tulisi ottaa asiaa arvioitaessa huomioon.

2.2 Väitemenettelyä koskeva sääntely sekä Patentti- ja rekisterihallituksen selvittämisvelvollisuus

Patentti- ja rekisterihallituksen vetoama tavaramerkkiasetuksen 11 §:n 1 momentti, jonka mukaan väite on perusteltava, ei selkeästi rajoita perusteiden, kuten väitemerkkien, esittämistä väitteen tekemisen määräaikaan. Toiseksi, mikäli tämänkaltaisesta perusteiden esittämisen viimeistä määrähetkeä koskevasta prekluusiotyyppisestä rajoituksesta voitaisiin tulkinnalla katsoa säädetyn puheena olevalla säännöksellä, tällaisesta väitteentekijän oikeusasemaan vaikuttavasta rajoituksesta tulisi perustuslain 80 §:n 1 momentti huomioon ottaen säätää lailla eikä asetuksella.

Näin ollen myöskään väitemenettelyä koskevasta sääntelystä ei seuraa, että Bayerische Motoren Werke AG:n vasta oikeudenkäynnissä markkinaoikeudessa yksilöimät ja vetoamat tavaramerkit voitaisiin jättää ottamatta asiaa arvioitaessa huomioon.

Bayerische Motoren Werke AG on Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamassaan väitekirjelmässä esittänyt olevansa "lukuisten BMW-tavaramerkkien haltija, joista esimerkkinä oheistamme tiedot yhteisön tavaramerkkirekisteröinnistä nro 91884". Väitekirjelmässä esitetyn perusteella on epäselvää, mihin tavaramerkkeihinsä Bayerische Motoren Werke AG:n on ollut tarkoitus väitteensä perustaa. Ottaen huomioon hallintolain 31 §:n 1 momentin mukainen viranomaisen selvittämisvelvollisuus ja väiteasian käsittelyn kaltaiseen menettelyyn, jossa ovat vastakkain kahden yksityisen tahon intressit, kuuluvat yleiset prosessinjohdolliset velvollisuudet, Patentti- ja rekisterihallituksen olisi väitekirjelmän epäselvyyden vuoksi tullut Bayerische Motoren Werke AG:ltä kysymällä pyrkiä poistamaan väitteen perusteita koskeva epäselvyys.

2.3 Johtopäätös

Edellä todettu huomioon ottaen Bayerische Motoren Werke AG:n vasta markkinaoikeudessa yksilöimät ja vetoamat rekisteröinnit on siis otettava asiaa arvioitaessa huomioon.

3. Asian palauttaminen

Bayerische Motoren Werke AG:n markkinaoikeudessa yksilöimät uudet rekisteröinnit liittyvät niihin sekoitettavuutta ja laajalti tunnettuutta koskeviin perusteisiin, joista valituksen kohteena olevassa päätöksessä on keskeisesti kysymys. Markkinaoikeus katsoo, että tässä tilanteessa vasta markkinaoikeudessa esitetyt aikaisemmin yksilöimättä jääneet rekisteröinnit, on arvioitava yhdessä jo aiemmin esitettyjen seikkojen kanssa. Tässä tarkoituksessa markkinaoikeus palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 12.11.2014 ja palauttaa kansallisen tavaramerkin rekisterinumero 259060 rekisteröinnin kumoamista koskevan asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Päätöksen valituskelpoisuutta koskevan hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Kun asia on palautettu Patentti- ja rekisterihallitukselle asiakysymystä ratkaisematta, tähän päätökseen ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin perusteella hakea muutosta.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom Wörlund, Sami Myöhänen ja Sanna Holkeri.

PRH:n päätös

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.