MAO:503/15

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Asian tausta ja Picosun Oy:n patentin mitättömäksi julistamista koskeva kanne

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.10.2010 myöntänyt Beneq Oy:lle patentin numero FI 121341 (liitteenä 1).

Picosun Oy 5.3.2014 markkinaoikeudessa vireille tulleella kanteellaan vaatinut, että Beneq Oy:n patentti numero FI 121341 (jäljempänä myös riitapatentti) julistetaan mitättömäksi.

Beneq Oy:n patenttilain 52 §:n 2 momentissa tarkoitettu patentin rajoittamista koskeva pyyntö

Beneq Oy on Picosun Oy:n edellä mainittuun kanteeseen vastatessaan esittänyt patenttilain 52 §:n 2 momentissa tarkoitetun patentin rajoittamista koskevan pyynnön ja pyytänyt, että markkinaoikeus rajoittaa Beneq Oy:n patenttia numero FI 121341 ensisijaisesti liitteiden 2 ja 3 mukaisten muutettujen patenttivaatimusten (ensisijaiset muutetut patenttivaatimukset suomeksi liitteenä 2 ja ruotsiksi liitteenä 3; lisäksi versio, josta muutokset näkyvät liitteenä 4) sekä toissijaisesti liitteiden 5 ja 6 mukaisten muutettujen patenttivaatimusten (toissijaiset muutetut patenttivaatimukset suomeksi liitteenä 5 ja ruotsiksi liitteenä 6; lisäksi versio, josta muutokset näkyvät liitteenä 7) mukaisena.

Sekä ensisijaisten muutettujen patenttivaatimusten että toissijaisten muutettujen patenttivaatimusten mukainen pyyntö patentin rajoittamisesta täyttää patenttilain 53 b §:ssä säädetyt edellytykset rajoittamisen hyväksymiselle.

Ensisijaisessa muutetussa patenttivaatimusasetelmassa on ensinnäkin voimassa olevan patentin menetelmää koskeva itsenäinen patenttivaatimus 1 ja epäitsenäinen patenttivaatimus 2 yhdistetty uudeksi itsenäiseksi patenttivaatimukseksi 1.

Lisäksi voimassa olevan patentin käyttöä koskevaa itsenäistä patenttivaatimusta 9 (= ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 8) on muutettu pinnoitteen paksuuden osalta.

Kolmanneksi ensisijaiseen muutettuun patenttivaatimusasetelmaan on lisätty uusi käyttöä koskeva itsenäinen patenttivaatimus (= ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 9). Tämä perustuu alkuperäisiin patenttiasiakirjoihin, eikä sisällä mitään, mitä ei olisi esitetty alkuperäisissä asiakirjoissa, eikä myöskään laajenna patentin suoja-alaa alkuperäisestä.

Ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäiset patenttivaatimukset 8 ja 9 sisältävät samat piirteet kuin voimassa olevan patentin itsenäinen patenttivaatimus 9 ja rajoittavat keksintöä yhtäläisesti. Ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäisten patenttivaatimusten mukainen suoja-ala ei siis ole laajentunut.

Patenttilain 53 b §:n 3 kohta sallii suoja-alan määrittämisen siten, että suoja-ala säilyy alkuperäisessä laajuudessa. Ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman mukainen itsenäinen patenttivaatimus 9 on selkeä rajoitus voimassa olevan patentin itsenäiseen patenttivaatimukseen 1, koska mainitussa muutetussa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 9 on esitetty raja-arvot pinnoitteen paksuudelle. Patentin rajoittamisen yhteydessä voidaan menetelmävaatimus muuntaa käyttövaatimukseksi ja lisätä se uudeksi itsenäiseksi patenttivaatimukseksi. Asiassa ei ole merkitystä, ovatko ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman mukaisten itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 9 taikka itsenäisten patenttivaatimusten 8 ja 9 suoja-alat samoja.

Toissijainen muutettu patenttivaatimusasetelma sisältää muutoin samat muutokset kuin edellä on selostettu ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman osalta paitsi, että toissijaiseen muutettuun patenttivaatimusasetelmaan ei sisälly ensisijaiseen muutettuun patenttivaatimusasetelmaan sisältyvää uutta itsenäistä patenttivaatimusta 9. Näin ollen toissijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 1 vastaa ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäistä patenttivaatimusta 1 ja toissijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 8 vastaa ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäistä patenttivaatimusta 8. Patentin rajoittamista koskeva pyyntö tulee joka tapauksessa hyväksyä toissijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman mukaisena.

Picosun Oy:n vastaus Beneq Oy:n esittämään patentin rajoittamista koskevaan pyyntöön

Picosun Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Beneq Oy:n esittämän ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Beneq Oy:n esittämä ensisijainen patentin rajoittamista koskeva pyyntö merkitsee patentin suoja-alan laajentumista patenttilain 53 b §:n 3 kohdan vastaisesti.

Patentin rajoittamisen tulee olla todellista. Uuden käyttövaatimuksen ottamista patenttivaatimusasetelmaan ei voida pitää patentin rajoittamisena. Ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 9 merkitsee suoja-alan laajentumista, sillä siitä puuttuu pinnoitteen aikaansaaminen, joka on olennainen piirre itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1. Mikäli ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 9 tai itsenäisten patenttivaatimusten 8 ja 9 suoja-ala olisi sama, kyseessä ei olisi patentin rajoittaminen, vaan patenttivaatimusten uudelleen muotoilu, joka ei ole rajoituspyynnön tarkoituksen mukainen.

Ensisijaista patentin rajoittamista koskevaa pyyntöä ei tule hyväksyä myöskään sen vuoksi, että ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman mukaiset patenttivaatimukset eivät täytä patenttilain 53 b §:n 2 kohdan vaatimusta, jonka mukaan muutetut patenttivaatimukset eivät saa käsittää sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä. Riitapatentin alkuperäisasiakirjassa ei ole esitetty menetelmää, käyttöä tai suoritusmuotoa, jossa hopeatuotteen tai tavaran pinta suojattaisiin ilman pinnoitteen aikaansaamista ja ilman, että pinnoite olisi hopeatuotteen, -osan tai -tavaran pinnalla.

Beneq Oy:n esittämän toissijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön osalta Picosun Oy:llä ei ole ollut huomauttamista.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut markkinaoikeuden pyytämän lausunnon.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamista koskeva pyyntö on tehtävä ennen asian siirtämistä pääkäsittelyyn. Jos rajoittamista koskeva pyyntö tehdään, sitä koskeva kysymys on ratkaistava erikseen ennen patentin mitättömäksi julistamista koskevan asian käsittelyn jatkamista. Rajoittamisen on täytettävä mainitun lain 53 b §:n mukaiset edellytykset. Jos tuomioistuin hyväksyy rajoittamispyynnön, näin rajoitettu patentti on jatkokäsittelyn perustana. Muutosta rajoittamispyyntöä koskevaan päätökseen voi hakea vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen johdosta annetun tuomion yhteydessä.

Patenttilain 53 b §:n mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä patenttiviranomaisessa tai tuomioistuimessa on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti täyttää seuraavat ehdot:
1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;
2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä; ja
3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

Hallituksen esityksessä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta (HE 92/2005 vp s. 40) todetaan patenttilain 53 b §:n säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa, että patentin rajoittamisen tulee kuitenkin olla todellinen siten, että patentin suoja-alaa on rajoitettava. Rajoitettujen patenttivaatimusten tulee käsittää patenttisuojan rajoituksen siihen nähden, mitä myönnetyn patentin tai myöhemmin muutetun patentin patenttivaatimukset sisältävät. Patentinhaltijan ei siis ole mahdollista muotoilla patenttivaatimuksia uudelleen esimerkiksi vain patenttivaatimusten selventämiseksi tai käyttämällä toisenlaista terminologiaa eli rajoittaa patenttiaan vain näennäisesti.

Asian arviointi

Voimassa olevan patentin mukainen patenttivaatimusasetelma muodostuu itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1, joka koskee pinnoitusmenetelmää (ALD), ja itsenäisestä patenttivaatimuksesta 9, joka koskee ALD-menetelmän käyttöä, sekä itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 liittyvistä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–8.

Beneq Oy:n ensisijainen patentin rajoittamista koskeva pyyntö

Beneq Oy:n ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukaisessa patenttivaatimusasetelmassa on ensinnäkin voimassa olevan patentin itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 yhdistetty sen epäitsenäinen patenttivaatimus 2. Tämä on merkinnyt, että voimassa olevan patentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista pinnoitteen paksuutta koskevaa määritelmää on rajoitettu voimassa olevan patentin epäitsenäisen patenttivaatimuksen 2 mukaiseen suppeampaan muotoon 5–200 nm. Samalla voimassa olevan patentin patenttivaatimusasetelman numerointia on muutettu sanottua muutosta vastaavasti. Tämän lisäksi voimassa olevan patentin itsenäiseen patenttivaatimukseen 9

(= ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman mukainen itsenäinen patenttivaatimus 8) on tehty vastaava pinnoitteen paksuutta rajoittava muutos.

Edellä mainitun lisäksi Beneq Oy:n ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan on sisältynyt uusi, itsenäinen patenttivaatimus 9, joka on kuulunut: "ALD-menetelmällä (Atomic Layer Deposition) aikaansaadun ohuen pinnoitteen, jonka paksuus on välillä 5 nm–200 nm, käyttö ainakin osan hopeatuotteesta, hopeatavarasta tai hopeapinnasta suojaamiseksi."

Patenttilain 53 b §:n mukaan tuomioistuimen on hyväksyttävä sille esitetty patentin rajoittamista koskeva pyyntö, mikäli mainitussa pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Kuten hallituksen esityksessä HE 92/2005 vp on todettu, patenttilain 53 b §:ssä tarkoitetun patentin rajoittamisen tulee olla todellista. Tämä tarkoittaa, että rajoittamispyynnön mukaisten muutettujen patenttivaatimusten mukaisen patentin suoja-alan tulee olla rajoitetumpi kuin myönnetyn patentin mukaisten patenttivaatimusten suoja-alan.

Beneq Oy:n ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukaisessa patenttivaatimusasetelmassa patentin suoja-alan rajoittaminen on esitetty toteutettavaksi ensinnäkin sen patenttivaatimusten 1–8 osalta supistamalla muodostettavan pinnoitteen paksuus kattamaan väli 5–200 nm, kun voimassa olevan patentin itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 ei ole sisältynyt minkäänlaista pinnoitteen paksuutta koskevaa määritelmää ja voimassa olevan patentin itsenäiseen patenttivaatimukseen 9 (= ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman mukainen itsenäinen patenttivaatimus 8) sisältynyt pinnoitteen paksuutta koskeva määritelmä on puolestaan ollut 1 nm–1 µm.

Markkinaoikeus katsoo, että koska ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 on otettu pinnoitteen paksuutta koskeva rajoitus ja koska ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman itsenäisen patenttivaatimuksen 8 osalta pinnoitteen paksuutta on vastaavasti supistettu, edellä kuvattu rajoittamisen toteuttaminen täyttää ensisijaisen muutetun patenttivaatimusasetelman patenttivaatimusten 1–8 osalta patenttilain 53 b §:ssä säädetyt ehdot rajoittamisen hyväksymiselle.

Kuten edellä on selostettu, tämän lisäksi Beneq Oy:n ensisijaiseen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan sisältyy myös kokonaan uusi, voimassa olevaan patenttiin sisältymätön pinnoitteen käyttöä koskeva itsenäinen patenttivaatimus 9, joka on edellä todetulla tavalla rajoitettu myös pinnoitteisiin, joiden paksuus on välillä 5 nm–200 nm.

Beneq Oy on tältä osin esittänyt, että patentin rajoittamisen yhteydessä menetelmävaatimus voidaan muuntaa käyttövaatimukseksi. Tähän liittyen on kuitenkin huomattava, ettei käsillä olevassa tapauksessa ole kysymys pelkästä menetelmävaatimuksen muuntamisesta käyttövaatimukseksi, vaan mainittu käyttövaatimus tulisi menetelmävaatimuksen rinnalle.

Ottaen huomioon, että voimassa olevan patentin mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan ei kuulu lainkaan edellä mainitun rajoittamispyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan sisältyvän itsenäisen patenttivaatimuksen 9 kaltaista pinnoitteen käyttöä koskevaa itsenäistä patenttivaatimusta, markkinaoikeus katsoo, että patenttilain 53 b §:n mukaisten edellytysten täyttymistä mainitulta osin arvioitaessa tulee sanotun rajoittamispyynnön mukaista itsenäistä patenttivaatimusta 9 arvioida suhteessa koko voimassa olevan patentin mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan.

Käsillä olevassa tapauksessa mainittu ensisijaisen rajoittamispyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan sisältyvä itsenäinen patenttivaatimus 9 merkitsisi voimassa olevan patentin mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan nähden kokonaan uuden, ylimääräisen pinnoitteen käyttöä koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen sisällyttämistä patenttivaatimusasetelmaan. Tähän liittyen on lisäksi huomattava, että Beneq Oy on markkinaoikeudessa itsekin kyseisen itsenäisen patenttivaatimuksen 9 osalta, vaikka on lähtenyt sinänsä siitä, että myös mainitulta osin patenttilaissa säädetyt edellytykset rajoittamisen hyväksymiselle täyttyvät, esittänyt, että mainitun patenttivaatimuksen sanamuodolla saattaa olla tietyissä erityistapauksissa vaikutusta patenttivaatimuksen uutuuden ja keksinnöllisyyden arviointiin. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsookin, ettei ole pidettävä poissuljettuna, ettei mainittu ensisijaisen rajoittamispyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan sisältyvä itsenäinen patenttivaatimus 9 voisi merkitä voimassa olevan patentin itsenäisiin patenttivaatimuksiin 1 ja 9 nähden laajempaa suoja-alaa, huolimatta siitä, että pinnoitteen paksuus on määritelty ensisijaiseen patenttivaatimusasetelmaan sisältyvässä itsenäisessä patenttivaatimuksessa 9 suppeammaksi kuin voimassa olevan patentin itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1 ja 9.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei mainitun pinnoitteen käyttöä koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen 9 osalta Beneq Oy:n ensisijaista rajoittamispyyntöä ole pidettävä edellä selostetulla tavalla patenttilain 53 b §:n osalta edellytetyllä lailla todellisena rajoittamisena.

Beneq Oy ei näin ollen ole osoittanut, että sen ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukainen patenttivaatimusasetelma täyttäisi patenttilain 53 b §:ssä säädettyjä ehtoja patentin rajoittamispyynnön hyväksymiselle. Beneq Oy:n ensisijainen patentin rajoittamista koskeva pyyntö on siten hylättävä.

Beneq Oy:n toissijainen rajoittamispyyntö

Beneq Oy:n esittämän toissijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukainen patenttivaatimusasetelma eroaa yhtiön esittämästä ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukaisesta patenttivaatimusasetelmasta ainoastaan siinä, ettei mainittuun toissijaisen rajoittamispyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan sisälly lainkaan ensisijaisen rajoittamispyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan sisältyvää käyttöä koskevaa, itsenäistä patenttivaatimusta 9. Beneq Oy:n esittämä toissijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukainen patenttivaatimusasetelma vastaa siten edellä selostettua Beneq Oy:n ensisijaisen rajoittamispyynnön mukaista patenttivaatimusasetelmaa patenttivaatimusten 1–8 osalta.

Tältä osin, kuten markkinaoikeus on jo edellä Beneq Oy:n ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön yhteydessä todennut, patentin rajoittamista koskeva pyyntö täyttää patenttilain 53 b §:ssä säädetyt ehdot rajoittamisen hyväksymiselle.

Myös esitettyjen toissijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön mukaisten ruotsinkielisten patenttivaatimusten on katsottava täyttävän patenttilain 53 b §:ssä säädetyt ehdot patentin rajoittamiselle sekä vastaavan edellä käsiteltyjä suomenkielisiä patenttivaatimuksia.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Beneq Oy:n esittämä toissijainen patentin rajoittamista koskeva pyyntö on siten hyväksyttävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Beneq Oy:n esittämän ensisijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Markkinaoikeus hyväksyy Beneq Oy:n esittämän toissijaisen patentin rajoittamista koskevan pyynnön ja vahvistaa, että näin hyväksytyn rajoittamisen jälkeen patentin numero FI 121341 patenttivaatimukset kuuluvat suomen kielellä, kuten tämän päätöksen liitteessä 5 on esitetty, ja ruotsin kielellä, kuten tämän päätöksen liitteessä 6 on esitetty.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Patenttilain 52 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevaa pääasiakannetta koskevassa asiassa annettavan lopullisen ratkaisun yhteydessä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinööri Erkki Tiala.

Markkinaoikeuden päätöksen liitteet 1-7

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.