MAO:304/15

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.9.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kolster Oy Ab on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 254065 SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ rekisteröinnin kumoamista varten luokan 30 tavaroiden "jäätelöt" osalta.

Perusteet

Tavaramerkin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ hyväksyminen rekisteriin antaa haltijalleen täysin kohtuuttoman aseman suhteessa nyt kysymyksessä olevan tavaramerkin kanssa samankaltaisia merkkejä vastaan. Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään todennut, että ilmaisu "Suomen rakastetuin jäätelö" on kuvaileva tavaroiden ominaisuuksien suhteen. Rekisteröidyn merkin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ perusteella haltija voisi puuttua tämän merkin nojalla ilmaisun "Suomen rakastetuin jäätelö" käyttöön, vaikka tämä onkin todettu kuvailevaksi.

Merkissä SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ sana "pakastetuin" viittaa välittömästi ja suoraan jäätelöihin. Sillä, onko kysymyksessä sanaleikki vai ei, ei ole asiassa merkitystä. Tärkeintä asiassa on turvata kaikkien alalla toimivien tahojen vapaus käyttää markkinoinnissaan kuvailevia ilmaisuja.

Se, että tavaramerkki SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ viittaa suoraan ja välittömästi jäätelön säilytystapaan eikä jäätelön käyttötarkoitukseen eli syömiseen, ei tee siitä vähemmän kuvailevaa. Pakastaminen on jäätelöihin suoraan ja välittömästi liittyvä toiminto, joka kotitalouksien yhteydessä on jäätelön käyttötarkoitukseen nähden välttämätöntä. Kaikkea jäätelöä ei syödä välittömästi ostotapahtuman jälkeen, vaan sitä säilytetään myös kotona pakastimessa. Näin ollen pakastettavuutta tulee pitää yhtä lailla jäätelöön liittyvänä erityisenä ominaisuutena, joka kuvailee kysymyksessä olevaa tuotetta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittaja on esittänyt väittämän, että Patentti- ja rekisterihallitus olisi katsonut päätöksessään ilmaisun "Suomen rakastetuin jäätelö" olevan erottamiskyvytön, ja että yhden kirjaimen ero tästä ilmaisusta poistaisi merkin kuvailevuuden. Patentti- ja rekisterihallitus on ainoastaan todennut, että kohderyhmä yhdistää helposti merkin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ ilmaisuun "Suomen rakastetuin jäätelö".

Sociètè des Produits Nestlè S.A:n vastaus

Vaatimukset

Sociètè des Produits Nestlè S.A. on vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteet

Iskulauseesta muodostuvan tavaramerkin erottamiskykyä tulee arvioida samoin kuin muiden tavaramerkkien osalta.

Ilmaisulla "Suomen pakastetuin jäätelö" ei ole mitään merkityssisältöä, eikä se kuvaa jäätelön lajia, laatua, paljoutta, tai käyttötarkoitusta. Ilmaisu ymmärretään viittaukseksi ilmaisuun "Suomen rakastetuin jäätelö" ja iskulauseen ymmärtäminen edellyttää siten kuluttajalta mielikuvitusta. Iskulause sisältää myös käsitteellistä ristiriitaisuutta, mitkä seikat puhuvat erottamiskyvyn käsillä olon puolesta. Iskulause "Suomen pakastetuin jäätelö" itsessään on kaupallisesti täysin merkityksetön ja on luonnollista, että kuluttajat käsittävät sanonnan viittaavan ilmaisuun "Suomen rakastetuin jäätelö".

Kysymyksessä olevan iskulauseen vapaana pitämiselle ei ole tarvetta. Alalla ei ole tapana kilpailla siitä, kenen jäätelö on pakastetuinta, vaan siitä, kenen jäätelö on parasta, maukkainta ja niin edelleen. Muilla elinkeinonharjoittajilla ei ole tarvetta ilmaista esimerkiksi markkinaosuuksia tai myyntilukuja käyttämällä edellä mainittua iskulausetta. On olemassa ilmaisuja, jotka paljon paremmin sopivat tähän tarkoitukseen.

Pakastaminen ei ole mikään erityinen jäätelön ominaisuus, vaan säilytystapa. Pakastaminen ei ole myöskään ominaisuus, jolla tyypillisesti kuvaillaan tuotteiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta, mikäli lähdetään siitä, että jäätelön käyttötarkoitus on syöminen. Ilmaisua "Suomen pakastetuin jäätelö" ei lisäksi käytetä kuvailemaan edes jäätelön säilytystapaa.

Rekisteröidyn merkin erottamiskykyä arvioitaessa on merkitystä sillä, että merkki on kekseliäs sanaleikki, joka luo mielikuvan ilmaisuun "Suomen rakastetuin jäätelö". Merkin nokkela ja sattuva sanaleikki johtaa mielikuvaan jostakin, jota ei merkissä erityisesti lausuta. Merkki SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ on siten ainutlaatuinen ja omaa riittävän erottamiskyvyn.

Valittajan lausuma

Tavaramerkki SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ on erottamiskyvytön. Pakastaminen on jäätelöiden ainoa mahdollinen säilytystapa. Tämä johtuu nimenomaan jäätelön ominaisuuksista, sillä jäätelö lakkaa olemasta jäätelöä, mikäli sitä ei ole pakastettu.

Tavaramerkin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ merkityssisältö on kuvata sitä, että tällä lauseella varustettua jäätelöä ostetaan kaikkein eniten. Merkityssisältö on täsmälleen sama kuin väittämillä Suomen rakastetuin jäätelö tai Suomen myydyin jäätelö. Näitäkään väittämiä ei todennäköisesti hyväksyttäisi rekisteriin erottamiskyvyn puutteen vuoksi.

Tavaramerkki SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ ei täytä tavaramerkin tehtävää tuotteen kaupallisen alkuperän ilmaisijana. Iskulause "Suomen pakastetuin jäätelö" on täysin suomen kielen kieliopin mukainen, ja tarkoittaa tiettyjä jäätelöitä, joita Suomessa pakastetaan eniten. Kyseessä ei ole mikään sanaleikki.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko Sociètè des Produits Nestlè S.A:lle luokan 30 tarkoittamille tavaroille rekisteröity tavaramerkki numero 254065 SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ erottamiskykyinen myös tavaroiden "jäätelöt" osalta.

Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain säännöksiä tulkittaessa on otettava huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (tavaramerkkidirektiivi) ja yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (yhteisön tavaramerkkiasetus) sekä niitä koskeva oikeuskäytäntö.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottuvuus, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömäksi. Mainitun 1 kohdan c alakohdan perusteella sama koskee yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palveluiden lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palveluiden suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia. Vastaavansisältöiset säännökset sisältyvät yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtiin.

Edellä kuvattuun säännökseen sisältyvä luettelo huomioon otettavista ominaisuuksista ei ole tyhjentävä ja tavaramerkin kuvailevuutta arvioitaessa voidaankin ottaa huomioon myös muut tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet kuin siinä nimenomaisesti mainitut laji, laatu, määrä, käyttötarkoitus, arvo tai maantieteellinen alkuperä, tavaroiden valmistusajankohta tai palveluiden suoritusajankohta. Euroopan unionin tuomioistuin on yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta tuonut esiin muun ohella, että lainsäätäjän tässä valitsema termi "ominaisuus" korostaa, että mainitussa säännöksessä tarkoitetut kuvailevat merkit ovat vain niitä, joita käytetään niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä haetaan, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleisö voi helposti tunnistaa, osoittamiseen. Tavaramerkin rekisteröinti tulee unionin tuomioistuimen toteaman mukaan kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen kuvailevuuden perusteella evätä vain, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo sen kuvailevan jotakin näistä ominaisuuksista (tuomio Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10, EU:C:2011:139, kohta 49 ja 50).

Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännöstä ilmenee myös, ettei tavaramerkin rekisteröinnin esteenä ole merkin käyttö mainoslauseena, laatua koskevana ilmaisuna tai kehotuksena ostaa kysymyksessä olevan tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja ja ettei iskulauseisiin tule niiden erottamiskykyä arvioitaessa soveltaa ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin (tuomio Smart Technologies v. SMHV, C-311/11, EU:C:2012:460, 25 kohta; tuomio Erpo Möbelwerk, C-64/02, EU:C:2004:645, 32 ja 41 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan perusteella puolestaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömäksi.

Tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon toisaalta ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Vaatimus tavaramerkin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ kumoamiseksi on tehty päivittäistavaroiden "jäätelöt" osalta, joten merkin erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon, miten tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja käsittää merkin. Kysymyksessä olevan sanamerkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko mainitun kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde. Sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee tavaroiden ominaisuuden.

Tavaramerkkiin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ sisältyvä sana "suomen" ilmaisee maantieteellistä alkuperää kuten tavaroiden valmistuspaikkaa ja sana "jäätelö" kuvailee suoraan kysymyksessä olevia tavaroita. Jäätelöt ovat pakastettuja tuotteita ja merkin viittauksen pakastamiseen voidaankin sinänsä katsoa kuvailevan jäätelön ominaisuuksia.

Merkissä SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ on jäätelöjen ominaisuutta ilmaiseva sana kuitenkin muodossa "pakastetuin". Sana "pakastetuin" ei ole yleisessä käytössä alan tuotteiden markkinoinnissa, eikä keskivertokuluttaja siten ole tottunut siihen, että jäätelöjä vertailtaisiin sen perusteella, mikä niistä on pakastetuin. Hän ei pysty siten välittömästi mieltämään, mikä merkitys tällä vertailulla on. Keskivertokuluttaja ei siten tunnista sanan "pakastetuin" osoittavan tuotteen ominaispiirrettä.

Vaikka merkki SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ kokonaisuutenakin arvioiden viittaa jäätelöihin, se ei kuitenkaan suoraan eikä täsmällisesti kuvaile näitä tavaroita tai niiden ominaisuuksia. Kuluttajalle jää siten epäselväksi, mitä ilmaisulla on haluttu tosiasiassa viestiä. Mainoslauseen luonteinen ilmaisu mielletään jäätelöiden yhteydessä todennäköisesti pikemminkin sanaleikiksi tai muuten odottamattomaksi tai yllättäväksi ilmaisuksi.

Asiassa ei ole myöskään osoitettu, että SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ olisi viestinnässä tai mainonnassa yleisessä käytössä oleva tavanomainen ilmaisu. Näin ollen rekisteröidyltä merkiltä ei tälläkään perusteella ole katsottava puuttuvan erottamiskykyä.

Markkinaoikeus katsoo, että rekisteröity tavaramerkki numero 254065 SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ on tavaramerkkilain 13 §:ssä edellytetyllä tavalla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Siten perusteita rekisteröidyn merkin kumoamiseksi tavaroiden "jäätelöt" osalta ei ole.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sirkku Seppälä ja Sanna Holkeri (eri mieltä).

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN ÄÄNESTYSLAUSUNTO

Markkinaoikeustuomari Holkeri:

Erimielisyyteni koskee tavaramerkin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ erottamiskyvyn arviointia.

Tavaramerkkiin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ sisältyvä sana "Suomen" ilmaisee tavaroiden maantieteellistä valmistus- tai myyntipaikkaa ja sana "jäätelö" kuvailee suoraan kysymyksessä olevia tavaroita. Jäätelöt ovat pakastettuja tuotteita ja merkin viittauksen pakastamiseen voidaankin sinänsä katsoa kuvailevan jäätelön ominaisuuksia.

Tavaramerkki on muodostettu rakenteeltaan sellaiseksi, että se kieliopin sääntöjen mukaisesti ilmaisee sanottujen tavaroiden vertailua toisiinsa nähden. Merkin haltijan mukaan sanan "pakastettu" esittäminen muodossa "pakastetuin" on kuitenkin epätavallista ja muodostaa kekseliään sanaleikin. Tältä osin totean, että vaikka merkkiin sisältyvä sana "pakastetuin" saattaakin tuoda kohdeyleisön mieleen myös esimerkiksi sanan "rakastetuin", on suomalaisen keskivertokuluttajan kuitenkin katsottava välittömästi ymmärtävän vertailua osoittavat sanat "Suomen pakastetuin" tässä yhteydessä viittaukseksi kysymyksessä olevien tavaroiden eli jäätelön suureen menekkiin. Katson, että yhteys merkin SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ sekä jäätelön ja sen ominaisuuksien välillä on näin ollen niin suora ja konkreettinen, että kohdeyleisö ymmärtää merkin kokonaisuutena kysymyksessä olevia tavaroita ja niiden ominaisuuksia kuvailevaksi ilmaisuksi.

Edellä mainituilla perusteilla katson, että tavaramerkki SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ ei kokonaisuutena arvioiden ole tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen tavaroille "jäätelöt" luokassa 30.

Kumoan Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 25.9.2014 ja palautan asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 254065 SUOMEN PAKASTETUIN JÄÄTELÖ rekisteröinnin kumoamista varten luokan 30 tavaroiden "jäätelöt" osalta.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Anne Ekblom-Wörlund

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.