MAO:516-517/14

ASIAN RIIDATONTA TAUSTAA

Wellmen Oy:lle on 15.10.2012 rekisteröity numerolla 256763 tavaramerkki Selätin tavaroille "pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet" luokassa 28.

KANNE JA HAKEMUS

Vaatimukset

Kantaja/hakija Wellmen Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kieltää tavaramerkkilain 38 §:n nojalla vastaajaa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:ta jatkamasta tavaramerkin Selätin oikeudetonta käyttöä omassa verkkokaupassaan,

2. määrää vastaajan suorittamaan kantajalle hyvitystä 120.000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen tuomion antamisesta lukien,

3. velvoittaa vastaajan suorittamaan vahingonkorvausta 9.763,40 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 16.12.2013 lukien

4. kieltää sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n nojalla 50.000 euron sakon uhalla vastaajaa jatkamasta tai toistamasta hakijan tuotteen nimen Selätin käyttöä omassa verkkokaupassaan kaikessa tarkoituksessa hakusanana verkkokaupan kotisivulla ja kieltää hakijan tuotteen ostopaikan pitämisen vastaajan verkkosivuilla harhaanjohtavana, koska vastaaja ei ole ottanut tuotetta myytäväksi, sekä

5. velvoittaa vastaajan korvaamaan kantajan/hakijan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 11.780,15 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut ratkaisun antamisesta.

Perusteet

Vaatimuskohdat 1-3

Vastaaja oli loukannut kantajalle rekisteröidyn tavaramerkin Selätin tuottamaa yksinoikeutta. Vastaaja oli käyttänyt kantajalle rekisteröityä tavaramerkkiä Selätin markkinoidessaan Steam tasapainolauta -nimistä tuotettaan prisma.s–verkkokaupan sivuilla 26.11.2013−28.11.2013. Hakutieto Selätin prisma.s–verkkokaupan sivulla johti suoraan verkkokaupan sivulle, jossa myytiin vastaajan markkinoimaa halvempaa Steam tasapainolauta –nimistä tuotetta. Tuote oli aivan eri tuote samasta tuoteryhmästä kuin Selätin, joka ei ollut tasapainolauta. Verkkokaupan kuvan perusteella asiakkaan oli mahdotonta erottaa tuotteet. Lisäksi vastaajan ylläpitämillä verkkokauppasivuilla oli 29.11.2014 ollut kantajan tavaramerkkioikeutta loukkaava kirjoitus, jossa vertailtiin Selätin tuotetta ja vastaajan myymää edullisempaa tuotetta.

Sanan Selätin käyttö verkkomainonnan avainsanana loukkasi kantajan yksinoikeutta tavaramerkkiin ja se oli totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa. Vastaaja pyrki luomaa sillä tietoisesti kuluttajalle mielikuvan, että verkkokaupassa Selätin-nimellä myytävät tuotteet olivat lähtöisin kantajalta. Kuluttajalle jäi kuitenkin epäselväksi, mitä tuotteita verkkokaupassa myyntiin Selätin-hakusanalla. Verkkokaupassa ei ollut lainkaan myynnissä kantajan tuotetta, mutta kuluttajalle ei välttämättä koko ostotapahtuman aikana selvinnyt tuotteen alkuperä.

Vastaajalla ei ollut mitään hyväksyttävää syytä käyttää sanaa Selätin verkkomainonnan avainsanana. Sana ei ollut yleisnimi eikä sen taivuttaminen tehnyt siitä yleisnimeä. Kyse oli ainoastaan kantajan tavaramerkin maineen epäoikeutetusta hyväksikäyttämisestä ja pyrkimyksestä aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle vesittämällä tavaramerkki.

Kantajalla oli oikeus kieltää tavaramerkin käyttö, koska vastaaja käytti tunnusta Selätin verkkokaupassa myynnissä olleiden samankaltaisten tavaroiden tunnusmerkkinä. Tunnuksen käyttö loukkasi edellä kerrotuin tavoin tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää. Tunnuksen käyttö loukkasi myös kantajan tavaramerkin mainostehtävää, koska vastaaja pyrki käyttämään hyväkseen kantajan mainonnallaan aikaansaamaa tavaramerkin tunnettuisuutta kohdeyleisön piirissä.

Tavaramerkin oikeudeton käyttö oli tahallista. Vastaaja oli tietoisena tavaramerkin olemassaolosta ja itse kyseisellä tavaramerkillä kantajan valmistamaa tuotetta myyneenä aloittanut tavaramerkin Selätin käytön muiden kuin kantajan tuotteiden yhteydessä. Asiaa oli käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ennen kanteen perusteena olevia loukkauksia, vastaaja oli tällöin myöntänyt tavaramerkin käytön tietyltä ajalta ja pyrkinyt lopettamaan loukkaavan menettelyn. Vastaajan kokoisen, valtakunnallista päivittäistavarakauppaa harjoittavan yrityksen oli tiedettävä minkälainen toiminta loukkasi tavaramerkkioikeutta.

Hyvitys ja vahingonkorvaus

Vastaaja oli velvollinen tahallisen loukkauksen johdosta suorittamaan kantajalle huomattavan hyvityksen merkin käyttämisestä 26.11.2013 − 18.3.2014. Tuomittavan hyvityksen tuli vastata vähintäänkin vastaajan tavaramerkin käyttämisestä saamaa hyötyä. Tavaramerkillä Selätin myyty tuote oli kantajan päätuote, jonka myyntiin koko toiminta perustui. Tuote oli sopiva joulumyyntiin ja sen myynti joulun alla kasvoi voimakkaasti. Hyvityksen määrässä oli otettava huomioon vastaajan moitittava toiminta erityisesti kun otetaan huomioon, että vastaaja isona ja valtakunnallisena toimijana käytti hyväkseen pienen markkinoille tulevan yrityksen mainontaa ja pyrkii tällä tavalla estämään kilpailijan markkinoille tulon.

Lisäksi vastaaja oli velvollinen korvaamaan kantajalle tahallisen loukkauksen johdosta syntyneen vahingon 9.763,40 euroa. Kantajalle oli syntynyt vahinkoa tavaramerkillä Selätin myydyn tuotteen myynnin vähentymisenä 26.11.2013 alkaen siihen asti, kun loukkaus loppui siitä huolimatta, että kantaja oli käyttänyt huomattavan määrän tuotteensa markkinointiin. Vaadittu määrä perustui joulumyynnin 2013 vähentymiseen 50.444,29 eurolla verrattuna vuoden 2012 joulumyyntiin. Vahinkona korvattavaksi vaadittu määrä vastasi 24 prosentin katetta arvonlisäverottomasta myynnin vähentymisestä.

Vaatimuskohta 4

Vastaaja oli menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti elinkeinotoiminnassa käyttäessään hakijan tuotteen nimeä Selätin harhaanjohtavalla tavalla omassa verkkokaupassaan. Vastaaja oli antanut kuluttajien ymmärtää, että vastaajalla myynnissä olleet tuotteet olivat samanlaisia ja toimivat samalla periaatteella, vaikka vastaajan tuotteet eivät olleet vertailukelpoisia hakijan tuotteen kanssa. Vastaaja oli pyrkinyt näin käyttämään hyväkseen hakijan tuotteen mainetta. Menettely oli omiaan vaikuttamaan hakijan tuotteen kysyntään ja vahingoittamaan hakijan elinkeinotoimintaa.

Lisäksi vastaaja oli menetellyt elinkeinotoiminnassa sopimattomasti lisäämällä verkkokauppansa sivulle myyntipaikan, jolla oli 26.11.2013 − 18.3.2014 myyty hakijan tuotetta. Vastaaja ei kuitenkaan ollut hankkinut tuotetta hakijalta eikä ollut edes neuvotellut hakijan kanssa tuotteen hankkimisesta. Tästä huolimatta verkkokaupassa oli ollut ilmoitus, että tuote oli tilapäisesti loppu.

VASTAUS KANTEESEEN JA HAKEMUKSEEN

Vaatimukset

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Wellmen Oy:n kanteen ja velvoittaa Wellmen Oy:n korvaamaan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 26.143,80 euroa ja asianosaiskulut 3.990 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut ratkaisun antamisesta.

Perusteet

Vaatimuskohdat 1-3

Vastaaja ei ollut loukannut kantajan yksinoikeutta kantajalle rekisteröityyn tavaramerkkiin Selätin.

Vastaaja ei ollut käyttänyt kantajan väittämänä aikana prisma.s verkkokauppasivuilla tarjottavien tuotteitten erityisenä tunnusmerkkinä nimeä Selätin muiden kuin kantajalta peräisin olevien, luokkaan 28 kuuluvien tuotteitten yhteydessä. Muut samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetut kilpailevat tavarat oli verkkokauppasivuilla yksilöity nimillä Steam tasapainolauta ja Body Scuplture Figure Twister, mitkä tunnukset eivät voineet sekoittua kantajan tavaramerkin kanssa tai saada aikaan käsitystä, että tuotteet olisi valmistettu yhteistyössä kantajan kanssa.

Vastaaja oli käyttänyt sanaa Selätin ainoastaan marraskuussa 2013 sen ylläpitämän prisma.s verkkokauppasivujen metatekstissä internet-hakusanana, jonka perusteella verkkokauppasivuilta tuotteita etsivä kuluttaja löysi sivustolta tunnuksella Selätin markkinoitavien tuotteiden kanssa samantyyppisiä tuotteita. Tällainen kantajalle kuuluvan tavaramerkin käyttö verkkomainonnan avainsanana ei ollut loukannut kantajan yksinoikeutta tavaramerkkiin, koska käyttöä ei ollut toteutettu siten, että sen perusteella olisi voinut aiheutua epäselvyyttä siitä, mitä tuotteita verkkokauppasivuilla mainostettiin. Body Sculpture Figure Twister -tuotteita oli ollut kaupan Suomessa useita vuosia ennen kantajan tuotteen tuloa markkinoille, joten tarjottaessa vaihtoehtoa edellä kerrotuin tavoin kantajan tuotteille ei voinut olla kyse kantajan tuotteiden matkimisesta. Kun kerrotunlaisella sanan Selätin käytöllä ei ollut myöskään vesitetty eikä tahrattu kantajalle rekisteröityä tavaramerkkiä, kantajan tavaramerkin käyttö verkkomainonnan avainsanana ei ollut loukannut kantajan tavaramerkkiä.

Kun vastaaja oli käyttänyt tavaramerkkiä muuhun tarkoitukseen kuin markkinoitavana olleiden tuotteiden erottamiseen muiden elinkeinoharjoittajien vastaavista tuotteista, kantajalla oli oikeus kieltää käyttö vain, jos käyttö voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä. Sanan Selätin käyttö vastaajan verkkokauppasivujen metatekstissä hakusanana ei ollut aiheuttanut vahinkoa kantajan tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle. Verkkokauppasivuilla olevista mainoksista oli selvinnyt helposti, että niillä tarjotut tuotteet olivat peräisin muilta kuin kantajalta. Sivujen sisällön huomioon ottaen vaaraa siitä, että käyttäjät olisivat erehtyneet luulemaan sivuilla myytävien muiden kuin kantajan tuotteiden olevan peräisin kantajalta, ei siten ollut.

Sanan Selätin käyttö vastaajan verkkokauppasivujen metatekstissä hakusanana ei ollut aiheuttanut vahinkoa kantajan tavaramerkin mainostehtävälle. Tavaramerkin tarkoituksen ei ollut suojata sen haltijaa kilpailuun erottamattomasti kuuluvilta toimilta. Tavaramerkkejä vastaaviin avainsanoihin perustuva internet-mainonta oli erottamattomasti tällaista kilpailuun kuuluvaa toimintaa, koska sillä pyrittiin pelkästään ehdottomaan internetin käyttäjille vaihtoehtoja tavaramerkin haltijan tavaroille.

Sanan Selätin käyttö vastaajan verkkokauppasivujen metatekstissä hakusanana ei myöskään ollut aiheuttanut vahinkoa tavaramerkin investointitehtävälle. Vastaaja oli käyttänyt sanaa Selätin ainoastaan vilpittömälle kilpailulle tyypillisellä tavalla siitä huolimatta, että sanan Selätin käyttämisestä kerrotulla tavoin oli voinut seurata kantajan pakottaminen mukauttamaan ponnistelujaan sellaisen maineen hankkimiseksi tai säilyttämiseksi, jolla voitiin houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi, tai asiakkaiden luopuminen tavaramerkillä myytävistä tavaroista.

Vastaajan menettely ei ollut ollut tahallista. Vastaajan verkkomarkkinoinnista vastanneet henkilöt eivät olleet mieltäneet sanaa Selätin yhden elinkeinonharjoittajan tuotteita yksilöiväksi tavaramerkiksi, vaan kyseessä olevien kuntoilutuotteiden tyyppiä kuvaavaksi yleisnimitykseksi.

Hyvitys ja vahingonkorvaus

Vastaaja ei ollut velvollinen suorittamaan kantajalla hyvitystä eikä vahingonkorvausta, koska sanan Selätin käyttö internet-hakusanana ei loukannut kantajan tavaramerkkioikeutta. Kantajan hyvityksenä ja vahingonkorvauksessa käräjäoikeudessa ja markkinaoikeudessa yhteensä vaatima määrä 385.021 euroa, joka oli noin kaksi kolmasosaa kokonaisliikevaihdosta tilikaudella 1.10.2012−31.8.2013, oli liiallinen sanan Selätin käyttämisestä kahden viikon ajan prisma.s verkkokauppasivuilla yleisnimityksenä tuotteen lajille ja lyhyen ajan internet-hakusana, jonka perusteella verkkosivuilta tuotiin esiin samantyyppisiä ja samaan käyttöön tarkoitettuja tuotteita.

Tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentissa tarkoitettu kohtuullinen hyvitys määräytyi sen hyödyn perusteella, jonka mahdollisen loukkaajan arvioitiin saaneen tavaramerkin loukkaavan käytöksen johdosta. Vastaaja ei ollut saanut lainkaan hyötyä merkin käytöstä, koska vastaaja oli verkkokauppasivuillaan mainostanut nimellä Selätin ainoastaan kantajalta peräisin olevia tasapainolautoja. Joka tapauksessa vaadittu määrä oli vähintään kymmenkertainen siihen nähden, mikä todellisuudessa enintään voisi olla hyötynä korvattava määrä.

Kantajan joulumyynnin vähenemisen ja vastaajan väitetyn loukkauksen välillä ei ollut syy-yhteyttä. Prisma.s–verkkokauppasivut olivat vain yksi tasapainolautojen monista myyntikanavista. Tällä yhdellä myyntikanavalla tapahtuneeksi väitetty loukkaus ei ollut voinut vaikuttaa merkittävästi Selätin-tuotteen maanlaajuiseen joulumyyntiin. Todellinen syy myynnin laskulle oli ollut se, ettei tuotteelle enää ollut samalla tavalla kysyntää kuin edellisenä vuonna. Asiakkaat olivat ostaneet edellisen joulun markkinoille tuodun tuotteen jo aiemmin tai ostivat muiden valmistajien tuotteita.

Korkovaatimukset olivat perusteettomia. Mikäli vastaajalla katsottaisiin olevan velvollisuus suorittaa korkoa hyvitykselle ja vahingonkorvaukselle, kantajalla oli oikeus vaaditun korkoprosentin mukaiseen korkoon vaadituista päivistä lukien.

Vaatimuskohta 4

Valittaja ei ollut elinkeinotoiminnassaan käyttänyt hyvän liiketavan vastaista tai toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Sana Selätin oli marraskuussa 2013 toiminut prisma.s verkkokauppasivuilla verkkohaun avainsanana, jonka perusteella verkkokauppasivuilta tuotteita etsivä kuluttaja löysi sivuilta Selätin-nimellä markkinoitavien tuotteiden kanssa samantyyppisiä tuotteita. Tuotteet, joita sivulla oli markkinoitu ja tarjottu ostettavaksi, oli yksilöity nimellä Steam tasapainolauta sekä Body Sculpture Figure Twister. Mainituilla nimillä tuotteet erotettiin toisen elinkeinonharjoittajan vastaavista, samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetuista kilpailevista tuotteista. Verkkosivuilla oli maininta, että kyseiset tuotteet löytyivät hakusanalla Selätin. Kuvatunlainen sanan Selätin käyttö oli täysin sallittavaa.

Steam tasapainolauta -nimellä markkinoitava tuote oli tarkoitettu täsmälleen samaan käyttötarkoitukseen kuin hakijan nimellä Selätin markkinoima tuote. Se, että tuotteen yksityiskohdat erosivat toisistaan, ei tehnyt tuotteista siten erilaisia, ettei vastaaja voisi tarjota asiakkailleen Steam tasapainolautaa vaihtoehtona hakija Selätin tuotteelle.

Hakija oli itse myötävaikuttanut siihen, että sana Selätin oli helposti ymmärrettävissä tuotteen lajia ja laatua tarkoittavaksi yleissanaksi. Hakija oli käyttänyt sanaa Selätin markkinointimateriaalissaan yleissanan tyyppisesti eri sijamuotoihin tavutettuna.

Vastaaja oli tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 myynyt Prisma myymälöissä ja prisma.s verkkokaupassa joitain tuhansia kappaleita Wellmen Oy:ltä peräisin olleita Selätin -nimellä yksilöityjä tuotteita, mihin sillä oli ollut oikeus. Se, että tuote oli ollut verkkokaupasta tilapäisesti loppu ja että tuotetta siitä huolimatta markkinoitiin 18.3.2014 verkkokaupassa, ei ollut harhaanjohtavaa.

Vaatimus kieltää vastaajaa pitämästä hakijan tuotteen ostopaikkaa oli lakiin perustumaton. Kantajalla ei myöskään ollut oikeussuojan tarvetta tältä osin, koska hakijan tuotteita ei enää myyty vastaajan verkkokauppasivuilla.

TODISTELU

Kirjalliset todisteet

Kantaja

1a. Tuloste prisma.s-verkkokauppasivusta 26.11.2013

1b. Tuloste prisma.s-verkkokauppasivusta 27.11.2013

2. Tuloste prisma.s-verkkokauppasivusta 28.11.2013

3. ja 4. Tuloste Google-hausta sanalla prisma, selätin 7.12.2013

5a-e. Prisma s-verkkokaupan tuoteneuvojan kanssa käytyä keskustelua

6. Tuloste prisma.s-verkkokaupppasivulta 18.3.2014

7. Kirjanpitäjän laatima verkkokaupan joulumyyntien vertailu

8. Tuloste prisma.s-verkkokauppasivuilta 7.12.2013

9. Selätin tuotteen myynti alueosuuskauppoihin ajalta 2012-2014

Vastaaja

1.Tuloste prisma.s-verkkokauppasivusta "Hakusanalla "Selätin" löysimme 1 hakutulosta", (= kantajan todiste 1a)

2. Tuloste prisma.s-verkkokauppasivusta "Hakusanalla "Selätin" löysimme 1 hakutulosta" (= kantajan todiste 1b)

3. Tuloste prisma.s-verkkokauppasivusta "Hakusanalla "Selätin" löysimme 1 hakutulosta" (= kantajan todiste 2)

4. Tuloste Google-hausta hakusanoilla "Selätin prisma" (= kantajan todiste 3)

5.Tuloste prisma.s-verkkokauppasivulta Pienkuntoiluvälineet (= kantajan todiste 4)

6. Tuloste prisma.s-verkkokauppasivulta Pienkuntoiluvälineet / Body Sculpture Figure Twister

7.Tuloste prisma.s–verkkokauppa-asiakaskommenttisivulta (= kantajan todiste 8)

8. Prisma.s-verkkokaupan tuoteneuvojan kanssa käytyä keskustelua (= kantajan todisteet 5a-e)

9. Tuloste prisma.s-verkkokaupan sivulta 18.3.2014

10.Tuloste Wellmen Oy:n sivulta 16.8.2013

Henkilötodistelu

Kantaja

1. Wellmen Oy:n hallituksen jäsen X todistelutarkoituksessa

2. Wellmen Oy:n hallituksen jäsen Y todistelutarkoituksessa

Vastaaja

1. Valikoimapäällikkö Z

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Vaatimuskohta 1

Kantaja Wellmen Oy:lle on 15.10.2012 rekisteröity numerolla 256763 tavaramerkki Selätin tavaroille "pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet" luokassa 28. Vastaaja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK on käyttänyt 26.−28.11.2013 ylläpitämillään prisma.s-verkkokauppasivuilla hakusanana sanaa selätin. Hakusana selätin on vienyt verkkokaupan sivulle, jossa on myyty Steam tasapainolauta nimistä tuotetta. Sivulla on ollut tuotteen nimen ohella kuvat tuotteesta ja sen osista. Lisäksi sivulla on ilmoitettu tuotteen valmistajaksi Steam, kerrottu tuotteen tyyppi ja väri sekä mainittu, että hakusanalla selätin on löytynyt yksi hakutulos (kantajan kirjalliset todisteet 1a ja b sekä 2).

Lisäksi prisma.s-verkkokauppasivuilla on 29.11.2013 ollut asiakkaan kirjoitus, jossa on vertailtu tavaramerkillä Selätin markkinoilla olevaa tuotetta ja verkkokaupassa myynnissä ollutta halvempaa tuotetta. Asiakas on kirjoituksessa todennut: "Aitoa selätintä hieman pienempi ja heppoisempi kuntoiluväline. Ajaa kuitenkin hyvin asiansa ainakin pienempikokoisella ja painoisella kuntoilijalla. Kätevä säilyttää pienen kokonsa ansiosta." (kantajan kirjallinen todiste 8)

Asiassa on kysymys siitä, loukkaako kuvatunlainen, ilman kantajan lupaa tapahtunut tavaramerkin Selätin käyttö kantajan yksinoikeutta tavaramerkkiin ja voiko markkinaoikeus tällä perusteella kieltää vastaajaa jatkamasta tekoaan.

Oikeusohjeet ja oikeuskäytäntö

Tavaramerkkilain 1 §:n 1 momentin mukaan rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista.

Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkilain 1-3 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen.

Tavaramerkkilain 38 §:n mukaan, jos joku loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

Tavaramerkkilain säännöksiä tulkittaessa on otettava huomioon muun ohessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, jolla on kumottu ja kodifioitu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1998 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, ja sitä koskeva oikeuskäytäntö.

Mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassaan:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Euroopan unionin tuomioistuin on tuomiossaan Google France ja Google, C-236/08−C-238/08, EU:C:2010:159, jossa on ollut kyse internetissä tapahtuvasta, tavaramerkkejä vastaaviin avainsanoihin perustuvasta mainonnasta ja sellaisten linkkien esittämisestä, jotka ovat johtaneet kyseisten tavaramerkkien haltijoiden kilpailijoiden sivustoille tai tavaroiden jäljitelmiä tarjoaville sivustoille, katsonut muun ohella seuraavaa:

Mainostaja, joka valitsee avainsanaksi merkin, joka on sama kuin toisen tavaramerkki, käyttää kyseistä merkkiä elinkeinotoiminnassa. (kohdat 51 ja 52)

Kun mainostaja käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä avainsanana indeksointipalvelussa, kyse on merkin käytöstä tavaroita ja palveluja varten. Näin on myös silloin, kun avainsanaksi valittu merkki ei esiinny itse mainoksessa. (kohdat 65-73)

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö, jos se voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä. (kohta 79)

Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara. (kohta 78)

Tavaramerkin alkuperän osoittamis- ja mainontatehtävät ovat merkityksellisiä tarkasteltaessa, onko vahinkoa aiheutunut. (kohta 81).

Mainontatehtävälle ei voi aiheutua vahinkoa, kun toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä käytetään AdWordsin kaltaisessa indeksointipalvelussa. (kohta 98)

Erityisesti mainoksen esittämistavasta riippuu, aiheutetaanko tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle vahinkoa, kun internetin käyttäjälle näytetään tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos. Tavaramerkin osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä tai kolmannelta. (kohdat 83 ja 84)

Tällaisessa tilanteessa, jolle on lisäksi tyypillistä se, että mainos ilmestyy näkyviin heti sen jälkeen, kun internetin käyttäjä on käyttänyt tavaramerkkiä hakusanana, ja se esitetään silloin, kun myös tavaramerkki hakusanana mainitaan kuvaruudulla, internetin käyttäjä voi erehtyä tavaroiden ja palveluiden alkuperästä. Näissä olosuhteissa se, että kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä avainsanana, joka saa aikaan kyseisen mainoksen esittämisen, on omiaan vahvistamaan näkemystä siitä, että elinkeinotoiminnassa asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ja tavaramerkin haltijan välillä on konkreettinen yhteys. (kohta 85)

Kun kolmannen mainoksessa annetaan ymmärtää, että tämän kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys, on katsottava, että alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa. (kohta 89)

Vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen yhteyden olemassaoloon, mutta se on siinä määrin epämääräinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi tietää mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai päinvastoin taloudellisesti siihen yhteydessä, on katsottava, että tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa. (kohta 90)

Asian arviointi

Edellä mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisussa on ollut muun ohella kyse Googlen internetissä ylläpitämässä hakukoneessa tavaramerkin kanssa samoihin tai samankaltaisiin avainsanoihin perustuvien sellaisten linkkien esittämisestä, jotka ovat johtaneet kyseisten tavaramerkin haltijoiden kilpailijoiden sivustoille. Ratkaistavana olevassa asiassa kantajan tavaramerkin kanssa samanlaisen hakusanan käyttäminen vastaajan verkkokaupassa on tuonut esille kilpailevan tuotteen. Toimintaympäristön erosta huolimatta ratkaistavassa olevassa asiassa tulee arvioitavaksi vastaavanlaisen tavaramerkin käytön loukkaavuus kuin Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisussa, minkä vuoksi ratkaisusta ilmenevien oikeusohjeiden on katsottava soveltuvan myös ratkaistavana olevaan asiaan.

Asiassa on selvää, että vastaaja on käyttänyt kantajan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä hakusanana kaupallisessa toiminnassa, jossa on tavoiteltu taloudellista hyötyä. Vastaajan on edellä mainitun Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisusta ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti (Google France ja Google, EU:C:2010:159, kohdat 65-73) katsottava käyttäneen hakusanaa verkkokaupassa myytäviä tavaroita varten. Vastaaja on siten käyttänyt kantajan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena.

Vastaajan prisma.s verkkokauppasivuilla hakusanana käyttämä merkki selätin on ollut samanlainen kantajalle rekisteröidyn tavaramerkin Selätin kanssa. Tämän vuoksi sen selvittämiseksi, onko kantajan oikeutta kieltää tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttö hakusanana arvioitava tavaramerkin tehtävän vahingoittamisen vai sekaannusvaaran perusteella, on ratkaistava, onko merkkiä käytetty samoille tai samankaltaisille tavaroille kuin tavaramerkki on rekisteröity.

Tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi otetaan huomioon kaikki tavaroiden väliseen yhteyteen liittyvät tekijät kuten erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä ovatko ne kilpailevia tavaroita vai täydentävätkö ne toisiaan. Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan rekisteröidyn merkin osalta rekisteriin merkityn tavaraluettelon perusteella.

Tavaramerkki Selätin kattaa luokassa 28 luokkaotsikon voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät kuulu muihin luokkiin. Steam tasapainolauta -nimisen tuotteen, jonka myyntisivulle hakusana on johtanut, käyttötarkoitus, kohderyhmä ja myyntikanavat ovat samanlaisia kuin mainituilla rekisteröinnin kattamilla tavaroilla. Todetun perusteella kyseisen tuotteen on katsottava sisältyvän tavaramerkkirekisteröinnin tarkoittamiin tavaroihin. Vertailtavat tavarat ovat siten samoja.

Kun hakusanana käytetty merkki on ollut samanlainen kuin rekisteröity tavaramerkki ja sitä on käytetty samoja tavaroita varten kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on kysymystä siitä, voidaanko vastaajaa kieltää käyttämästä prisma.s–verkkokauppasivuilla hakusanana kantajan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä, Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisusta ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti arvioitava sen perusteella, loukkaako käyttö tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää (Google France ja Google, EU:C:2010:159, kohta 79).

Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä. Kuluttajan tulee voida tavaramerkin perusteella erottaa kyseinen tavara tai palvelu muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin ei kuitenkaan tarvitse osoittaa kuluttajalle, mistä nimenomaisesta yrityksestä tavarat tai palvelut ovat peräisin.

Erityisesti hakutuloksen esittämistavasta on edellä selostetun Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisusta ilmenevän oikeusohjeen (Google France ja Google, EU:C:2010:159, kohdat 83 ja 84) mukaisesti katsottava riippuvan, aiheutetaanko tavaramerkkiä vastaavan merkin käytöllä hakusanana vahinkoa tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle. Edellä kuvatunlainen sivu vastaajan verkkokaupassa on ilmestynyt näkyviin heti sen jälkeen, kun verkkokaupan asiakas on käyttänyt hakusanana kantajan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä. Kyseinen seikka on jo yksinään riittävä luomaan käsityksen tavaramerkin ja verkkokaupassa myynnissä olevan tuotteen välisestä taloudellisesta yhteydestä varsinkin, kun hakusana on antanut hakutuloksena ainoastaan yhden tuotteen, joka on ollut Steam tasapainolauta, ja kun kantajan tavaramerkillä myytävä tuote ei ole tällöin lainkaan esiintynyt hakutuloksena. Tätä käsitystä taloudellisesta yhteydestä vahvistaa vielä se, että hakutuloksena esiintyneen kolmannen osapuolen tuotteen kanssa sivulla on samanaikaisesti ollut näkyvillä hakusanana kantajan tavaramerkkiä vastaava sana selätin. Verkkokaupan asiakkaalle näin syntyvää mielikuvaa myynnissä olevan tuotteen ja tavaramerkin haltijan välisestä konkreettisesta yhteydestä ei riitä poistamaan se, että sivulla on ilmoitettu tuotteen tavaramerkistä poikkeava nimi ja tuotteen valmistaja, koska verkkokaupan tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen asiakkaan ei voi edellyttää tuntevan Selätin tavaramerkillä myytävän tuotteen valmistajaa ja koska asiakas tämän vuoksi voi erehtyä pitämään hakutuloksena saamaansa tuotetta samaan tuoteperheeseen kuuluvana. Lisäksi se, että hakusanalla avautuneella sivulla sana Steam on mainittu sekä tuotteen merkkinä että valmistajana, on ollut omiaan lisäämään verkkokaupan asiakkaan epätietoisuutta kyseisen tuotteen alkuperästä. Vaikka hakusanan käytön jälkeen avautuneella verkkokaupan sivulla ei ole ollut mitään suoranaisia viitteitä taloudellisesta yhteydestä myynnissä olevan tuotteen ja tavaramerkin haltijan välillä, kyseinen verkkokaupan sivu on edellä todetut seikat huomioon ottaen ollut niin epämääräinen, että asiakas ei ole voinut sen perusteella tietää, onko hakutuloksena esitetty tuote peräisin tavaramerkin Selätin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta.

Edellä kerrotuilla perusteilla kantajan tavaramerkin Selätin käyttäminen prisma.s verkkokauppasivuilla hakusanana on katsottava aiheuttavan vahinkoa tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle ja siten loukkaavan kantajan yksinoikeutta tavaramerkkiin. Sen vuoksi vastaajaa on tavaramerkkilain 38 §:n perusteella kiellettävä jatkamasta tekoa.

Lisäksi kantaja on väittänyt vastaajan loukanneen sen yksinoikeutta tavaramerkkiin prisma.s verkkokauppasivuilla 29.11.2013 olleella kirjoituksella. Kyseessä on ollut verkkokaupan asiakkaan mielipidekirjoitus, jossa sanaa selätin on käytetty ainoastaan erottamaan tavaramerkin haltijan tuote kolmannen tuotteesta. Kerrotunlaisen tavaramerkin käytön ei voida katsoa loukkaavan kantajan yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Vaatimuskohta 2

Kantaja on vaatinut vastaajan velvoittamista suorittamaan kohtuullisena hyvityksenä 120.000 euroa.

Tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin mukaan joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

Säännöksen esitöiden mukaan (HE 26/2006 vp s. 23) hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua.

Vastaajan on edellä katsottu loukanneen 26.−28.11.2013 kantajan oikeutta tavaramerkkiin käyttämällä tavaramerkkiä Selätin prisma.s verkkokauppasivujen hakusanana. Kun vastaaja on tiennyt saman tavaramerkin loukkausta koskeneen, vireillä olleen riita-asian perusteella kantajan tavaramerkin olemassaolosta ja kun se on käyttänyt kantajan tavaramerkkiä hakusanana varmistamatta, ettei menettely loukkaa kantajan yksinoikeutta tavaramerkkiin, loukkauksen on katsottava olleen tahallinen.

Vastaaja on edellä kerrotuilla perusteilla velvollinen suorittamaan kantajalle tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetun kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä. Ottaen huomioon loukkauksen kesto ja laatu sekä vastaajan tavanomaisen myynnin määrä prisma.s-verkkokauppasivulla markkinaoikeus katsoo, että kohtuullinen hyvitys merkin käyttämisestä on 1.000 euroa.

Vastaaja on velvollinen suorittamaan hyvitykselle korkoa korkolain 4 §:n 1 momentin perusteella. Vastaaja on myöntänyt korkovaatimuksen määrältään.

Vaatimuskohta 3

Kantaja on vaatinut tavaramerkin loukkauksen johdosta syntyneenä vahinkona korvattavaksi sen verkkosivuilla joulumyynnin vähentymisen johdosta saamatta jääneen tuoton.

Tavaramerkkilain 38 §:n 2 kohdan mukaan joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa.

Säännöksen esitöiden mukaan (HE 26/2006 vp s. 23) tavaramerkin haltijalla on oikeus saada korvaus kaikesta kärsimästään vahingosta, jos tavaramerkinloukkaus on tahallista tai huolimattomuudesta johtuvaa. Kaikkien teon aiheuttamien kulujen ja menetysten lisäksi korvataan täysimääräisesti teosta aiheutunut muu taloudellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti oikeudenhaltijan on pääsääntöisesti näytettävä toteen vahinkonsa määrä.

Esitöissä on todettu lisäksi, että tavaramerkkiloukkauksissa taloudellisista vahingoista tyypillisin lienee saamatta jäänyt voitto. Saamatta jääneen voiton määrän arvioinnissa joudutaan turvautumaan monesti epävarmoihin tekijöihin. Viitettä vahingon määrästä voidaan saada lähinnä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden menekin muutoksista.

Kantajan esittämän selvityksen mukaan sen ylläpitämän verkkokaupan myynti 26.11.−16.12.2013 on ollut 117.829,96 euroa. Myynti on ollut 50.444,29 euroa pienempi kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna (kantajan kirjallinen todiste 7). Samanaikaisesti kantajan myynti alueosuuskaupoille on ollut moninkertainen edelliseen vuoteen verrattuna (kantajan kirjallinen todiste 9).

Kantajayhtiön hallituksen jäsen X on kertonut, että kantajan liikevaihto oli muodostunut yksinomaan Selätin-tuotteen myynnistä. Vuonna 2013 kantajan liikevaihdosta 70 prosenttia oli tullut sen oman verkkokaupan myynnistä. Kantajan verkkokaupan joulumyynti oli vuonna 2013 vähentynyt edellisvuoteen verrattuna tavaramerkin loukkauksen johdosta. Myös kantajayhtiön hallituksen jäsen Y on kertonut joulumyynnin vähentymisestä verkkokaupassa. Lisäksi hän on maininnut muun myynnin kuitenkin olleen tavanomaista.

Vastaajan palveluksessa oleva valikoimapäällikkö Z on kertonut, että prisma.s verkkokauppa oli myynyt Selätin-tuotetta ja muita vastaavia tuotteita yhteensä 161 kappaletta vuonna 2013.

Vastaaja on edellä kerrotuin tavoin käyttänyt kantajan tavaramerkkiä hakusanana ylläpitämillään verkkokauppasivuilla kolmen päivän ajan. Vastaavana aikana, jolta kantaja on vaatinut korvausta sen verkkokauppamyynnin vähentymisen perusteella, kantajan myynti alueosuuskaupoille on merkittävästi kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Kun otetaan lisäksi huomioon, että myyntikanavia on ollut useita ja Selätin-tuotteiden ja muiden vastaavien tuotteiden myynti prisma.s-verkkokaupan kautta on ollut suhteellisen vähäistä, asiassa on jäänyt näyttämättä, että kantajan ylläpitämän verkkokaupan myynti olisi vähentynyt vastaajan menettelyn johdosta. Kantajan ylläpitämän verkkokaupan myynnin vähentymiseen perustuva vahingonkorvausvaatimus on siten hylättävä.

Vaatimuskohta 4

Asiassa on ratkaistava, onko vastaaja menetellyt sopimattomasti elinkeinotoiminnassa käyttäessään ylläpitämillään prisma.s verkkokauppasivuilla hakusanana kantajan tavaramerkkiä Selätin siten, että hakusana on antanut hakutulokseksi muun kuin kantajan tavaramerkillä markkinoitavan tuotteen ja pitämällä verkkokaupassa myynnissä kantajan Selätin tavaramerkillä markkinoitua tuotetta ilmoituksin, että tuote on tilapäisesti loppu, vaikka sitä ei enää ole ollut lainkaan vastaajalla myynnissä.

Sopimattomasta menettelystä annetun lain 1 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Pykälän 2 momentin mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Elinkeinotoiminnassa ei saa mainitun lain 2 §:n mukaan käyttää totuuden vastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Vastaaja on käyttänyt kantajalle rekisteröityä tavaramerkkiä Selätin ylläpitämillään prisma.s-verkkokauppasivuilla hakusanana 26.11.−28.11.2013 siten, että verkkokaupan asiakas on saanut hakutulokseksi muun kuin kantajan tavaramerkillä Selätin markkinoidun tuotteen. Hakutuloksessa ei ole ollut mitään mainintaa eikä viitettä siitä, että tuotetta vastaajan väittämin tavoin olisi tarjottu vaihtoehtona tavaramerkillä Selätin markkinoitavalle tuotteelle. Verkkokaupan asiakas on voinut saada selvityksen vaihtoehtoisuudesta vasta ottamalla yhteyttä verkkokaupan tuoteneuvojaan (kantajan kirjalliset todisteet 5a-5e). Näissä olosuhteissa, vaikka hakutuloksessa on ilmoitettu tuotteen nimi ja valmistaja, merkin käyttäminen vastaajan verkkokauppasivujen avainsanana on saattanut aiheuttaa verkkokauppa-asiakkaiden keskuudessa epätietoisuutta siitä, ovatko verkkokaupassa myynnissä olevat tuotteet peräisin kantajalta. Vastaajan menettely on edellä katsotun mukaisesti loukannut kantajan yksinoikeutta tavaramerkkiin.

Lisäksi vastaajan ylläpitämillä prisma.s verkkokauppasivuilla on 18.3.2014 ollut myynnissä kantajan Selätin tavaramerkillä markkinoima tuote, jonka on ilmoitettu olevan tilapäisesti loppu (kantajan kirjallinen todiste 6). Näyttöä siitä, että tuote olisi ollut myynnissä verkkokauppasivuilla muuna kantajan väittämänä aikana, ei ole esitetty.

Asiassa on riidatonta, että prisma.s verkkokauppa on myynyt Selätin tavaramerkillä markkinoitua tuotetta vuonna 2013 tammikuusta syyskuuhun. X:n ja Z:n kertoman mukaan kantaja on lokakuussa 2013 tarjonnut tuotettaan vastaajalle verkkokauppamyyntiin, mutta sopimusta ei ole syntynyt. Se, että vastaajalla on kuitenkin vielä 18.3.2014 ollut verkkokauppasivuilla myynnissä kantajan Selätin tavaramerkillä markkinoima tuote ilmoituksin, että tuote on tilapäisesti loppu, on ollut mainitut seikat huomioon ottaen omiaan antamaan virheellisen käsityksen siitä, että vastaaja toimii edelleen kantajan Selätin tavaramerkillä markkinoitavien tuotteiden jälleenmyyjänä. Ilmoitus on siten ollut harhaanjohtava ja omiaan vaikuttamaan tuotteen kysyntään ja vahingoittamaan kantajan elinkeinotoimintaa.

Edellä kerrotuilla perusteilla vastaajan on katsottava menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti, kun se on 26.−28.11.2013 käyttänyt prisma.s verkkokauppasivuilla hakusanana kantajan Selätin tavaramerkkiä siten, että hakutuloksena on ollut muu kuin kantajan kyseisellä tavaramerkillä markkinoima tuote, ja kun sillä on 18.3.2014 ollut verkkokaupassa myynnissä Selätin tavaramerkillä markkinoitua tuotetta ilmoituksin, että tuote on tilapäisesti loppu, vaikka tuotetta ei ole ollut enää lainkaan myyty verkkokaupassa. Vastaajan menettely on ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta annetun lain 1 ja 2 §:n vastaista. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin sillä perusteella, että kantaja on käyttänyt sanaa selätin markkinointimateriaalissaan myös yleissanan tyyppisesti eri sijamuotoihin taivutettuna (vastaajan kirjallinen todiste 10).

Sopimattomasta menettelystä annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 1-3 §:n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Mainitun säännöksen mukaisten markkinaoikeudellisten kieltojen tarkoituksena on estää tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuva lainvastainen menettely. Kun elinkeinonharjoittajan jo toteuttama menettely katsotaan lainvastaiseksi, tällöin pääsääntöisesti tulee määrätä myös kielto.

Edellä esitetyn perusteella on selvää, ettei kiellettäväksi vaadittu vastaajan lainvastainen menettely ole rajoittunut ainoastaan yhteen tapaukseen. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka puoltaisivat kiellon määräämättä jättämistä. Asiassa ei ole myöskään mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa määrättävän kiellon tehosteeksi. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on ensisijaisesti otettava huomioon se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti estämään määrättävän kiellon rikkomisen. Tähän nähden uhkasakko on asetettava 10.000 euron määräisenä.

Oikeudenkäyntikulut

Asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevissa asioissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä.

Kantaja on esittänyt asiassa useita vaatimuksia, joista kantajan tavaramerkin loukkausta ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat vaatimukset on ratkaistu kantajan hyväksi. Tavaramerkin loukkaukseen perustunut hyvitysvaatimus on ratkaistu kantajan hyväksi osittain. Ainoastaan tavaramerkin loukkaukseen perustunut vahingonkorvausvaatimus on kokonaisuudessaan ratkaistu vastaajan hyväksi. Koska hyvitysvaatimuksen hyväksymättä jäänyt osa on koskenut vain harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole ollut sanottavaa vaikutusta oikeudenkäyntikulujen määrään, ja koska tavaramerkin loukkaukseen perustuneella vahingonkorvausvaatimuksella on katsottava olleen vähäinen merkitys asiassa, kantajan tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Vastaaja on myöntänyt kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus kieltää Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:ta jatkamasta tai toistamasta Wellmen Oy:lle rekisteröidyn tavaramerkin Selätin käyttöä hakusanana prisma.s verkkokauppasivuilla siten, että hakusana tuo esiin yksinomaan muun kuin tavaramerkillä Selätin varustetun tuotteen.

Markkinaoikeus kieltää Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:ta jatkamasta tai toistamasta tavaramerkillä Selätin varustetun tuotteen pitämistä esillä ikäänkuin tuote olisi myynnissä prisma.s-verkkokauppasivuilla ilman, että tuotetta on otettu myyntiin verkkokauppaan.

Kieltoja on noudatettava heti 10.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:n suorittamaan Wellmen Oy:lle hyvityksenä 1.000 euroa. Hyvitykselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan markkinaoikeuden tuomion antamisesta 2.7.2014 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:n suorittamaan Wellmen Oy:lle oikeudenkäyntikulujen korvauksena 11.780,15 euroa. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muilta osin markkinaoikeus hylkää kanteen ja hakemuksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 1.9.2014.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Anna-Mari Porkkala-Hietala ja Markus Mattila.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen